OPP 24-1240 24/12/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société CLARTE DIVINE GUADELOUPE (société par actions simplifiée) a déposé, le 17 janvier 2024, la demande d’enregistrement n° 5 022 038 portant sur le signe verbal ETERNA. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Le 8 avril 2024, la société ETERNUM SA (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion sur la base de la marque figurative de l’Union Européenne déposée le 8 mars 2012, enregistrée sous le n° 010711075 et dûment renouvelée. Le 12 avril 2024, l’Institut a notifié à la société déposante une notification d’irrégularités matérielles assortie d’une proposition de régularisation, acceptée par sa titulaire. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. La société déposante a présenté des observations en réponse dans lesquelles elle a uniquement invité la société opposante à fournir des preuves d’usage de la marque antérieure pour les produits revendiqués à l’appui de l’opposition. La société opposante a présenté des observations et a fourni des pièces visant à démontrer l’usage de la marque antérieure. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur la preuve de l’usage Conformément à l’article L.712-5-1 du code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] 3° l’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». Aux termes de l’article L.712-5-1 in fine du code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Appréciation de l’usage sérieux Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. En l’espèce, la date de dépôt de la demande contestée est le 17 janvier 2024. La société opposante est donc tenue de prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux en France au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 17 janvier 2019 au 17 janvier 2024, pour les produits invoqués à l’appui de l’opposition, à savoir les « Coutellerie, fourchettes et cuillers ». En l’espèce, la société opposante a fourni un certain nombre de pièces démontrant l’usage sérieux de la marque antérieure pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent, pour les « Coutellerie, fourchettes et cuillers ». Cet usage sérieux n’est pas contesté par la société déposante suite à la fourniture des pièces. La marque antérieure est donc réputée enregistrée, dans le cadre de l’opposition, pour les « Coutellerie, fourchettes et cuillers ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

B. Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement effectuée par l’Institut et acceptée par sa titulaire, le libellé à prendre en considération pour la demande d’enregistrement contestée est le suivant : « verre brut ou mi ouvré (à l’exception du verre de construction) ; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes ; couvercles de pots ; cristaux [verrerie] ; bouchons de verre ; boules de verre ; bouteilles ; bouteilles isolantes ; chinoiseries [porcelaines] ; flacons ; porcelaines ; poteries ; pots ; vases ; Vente au détail et vente en gros, y compris vente au détail et vente en gros en ligne pour conteneurs non métalliques, conteneurs flottants non métalliques, présentoirs, récipients non métalliques pour combustibles liquides, verre argenté [miroiterie], verre brut ou mi ouvré (à l’exception du verre de construction), verrerie, porcelaine et faïence, couvercles de pots, cristaux [verrerie], bouteilles isolantes, chinoiseries [porcelaines] ». Aux fins de la présente procédure d’opposition et suite à l’appréciation des preuves d’usage, la marque antérieure est réputée enregistrée notamment pour les produits suivants : « Coutellerie, fourchettes et cuillers ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits et services suivants : « verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes ; couvercles de pots ; cristaux [verrerie] ; bouchons de verre ; boules de verre ; bouteilles ; bouteilles isolantes ; chinoiseries [porcelaines] ; flacons ; porcelaines ; poteries ; pots ; vases ; Vente au détail et vente en gros, y compris vente au détail et vente en gros en ligne pour verrerie, porcelaine et faïence, couvercles de pots, cristaux [verrerie], bouteilles isolantes, chinoiseries [porcelaines] » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux produits de la demande d’enregistrement contestée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. En revanche, contrairement à ce que soutient la société opposante, le « verre brut ou mi ouvré (à l’exception du verre de construction) » de la demande d’enregistrement contestée qui désigne une matière brute ou mi-ouvrée à savoir une substance fabriquée, dure, cassante et transparente, essentiellement formée de silicates alcalins, destinée à des usages très divers ne présente pas les mêmes nature, fonction et destination que les produits suivants : « Coutellerie, fourchettes et cuillers » de la marque antérieure qui s’entendent d’ustensiles de cuisine et de table. En effet, les produits précités ne s’adressent pas à la même clientèle (les industries utilisant des matières premières brutes ou semi-finies pour les premiers, le consommateur final d’articles de vaisselle ou d’ustensiles de cuisine pour les seconds) et ne suivent pas les mêmes circuits de distribution. Ces produits ne sont donc pas similaires. Les services de « Vente au détail et vente en gros, y compris vente au détail et vente en gros en ligne pour conteneurs non métalliques, conteneurs flottants non métalliques, présentoirs, récipients non métalliques pour combustibles liquides, verre argenté [miroiterie] » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les produits de la marque antérieure dès lors que les premiers n’ont pas pour objet les seconds. Il ne s’agit donc pas de services et produits complémentaires, ni dès lors similaires. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent pour partie similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ETERNA. La marque antérieure porte sur le signe figuratif, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué d’un unique élément verbal et que la marque antérieure est composée d’un élément verbal, d’un élément figuratif, d’une calligraphie et d’une présentation particulières. Visuellement, les signes en présence sont de longueur proche et possèdent cinq lettres identiques sur sept, placées dans le même ordre, selon le même rang et formant la longue séquence d’attaque commune ETERN-, ce qui leur confère une physionomie très proche. Phonétiquement, ces éléments verbaux présentent un même rythme en trois temps, des sonorités d’attaque [é] et centrales [tèr] identiques ainsi que des sonorités finales proches comportant le même son [n], de sorte que ces éléments verbaux présentent une prononciation proche. Si ces éléments verbaux se distinguent par la substitution de la lettre A du signe contesté aux lettres UM de la marque antérieure, cette différence n’altère pas leur perception globale très proche, dès lors qu’elle ne porte que sur deux lettres sur sept, placées qui plus est en position finale, les deux éléments verbaux restant marqués par la même succession de lettres d’attaque et centrales ETERN- et des sonorités correspondantes. Enfin, si les signes diffèrent par la présence d’un élément figuratif, d’une présentation et d’une calligraphie particulières au sein de la marque antérieure, cette dernière n’altère pas la lisibilité et le caractère immédiatement perceptible de l’élément verbal ETERNUM par lequel la marque antérieure sera lue et prononcé. Ainsi, compte tenu des grandes ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté ETERNA apparaît donc similaire à la marque figurative antérieure ETERNUM, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. L’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité de certains des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine des produits et services précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

CONCLUSION En conséquence, le signe verbal ETERNA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes ; couvercles de pots ; cristaux [verrerie] ; bouchons de verre ; boules de verre ; bouteilles ; bouteilles isolantes ; chinoiseries [porcelaines] ; flacons ; porcelaines ; poteries ; pots ; vases ; Vente au détail et vente en gros, y compris vente au détail et vente en gros en ligne pour verrerie, porcelaine et faïence, couvercles de pots, cristaux [verrerie], bouteilles isolantes, chinoiseries [porcelaines] ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI