OPP 24-1903 18/11/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques. Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société par actions simplifiée HORATIUS a déposé le 13 mars 2024, la demande d’enregistrement n° 5038458 portant sur le signe verbal SHIFTIT SCORE. Le 31 mai 2024, la société ACTION2SENS (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque française SHIFT déposée le 1er avril 2020 et enregistrée sous le n° 4636087, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; développement de logiciels ; conception de systèmes informatiques ; conduite d’études de projets techniques ; analyse de systèmes informatiques ; conseils en technologie de l’information». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; conduite d’études de projets techniques; conseils en technologie de l’information; consultation en matière de logiciels; développement de logiciels dans le cadre de l’édition de logiciels; élaboration [conception] de logiciels; expertises [travaux d’ingénieurs]; ingénierie; installation de logiciels; location de logiciels informatiques; logiciel-service [SaaS]; maintenance de logiciels d’ordinateurs; mise à jour de logiciels; programmation pour ordinateurs; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conception, développement et essais de produits ; étude [services d’essais] de produits ». L’opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Force est de constater que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont pour certains, identiques et pour d’autres fortement similaires à ceux de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal SHIFTIT SCORE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe SHIFT, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux dont deux accolés et que la marque antérieure est composée d’une dénomination. Les signes ont en commun le terme SHIFT ce qui leur confère de fortes similitudes visuelles et phonétiques. Les signes diffèrent par la présence des éléments verbaux IT et SCORE dans le signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, la dénomination commune SHIFT est distinctive au regard des services en cause. En outre, au sein du signe contesté, le terme SHIFT apparaît dominant en ce que les lettres IT, qui lui sont accolées sont dépourvues de distinctivité en ce qu’elles constituent une abréviation anglo-saxonne fréquemment utilisée en France pour désigner les technologies de l’information. Le terme SCORE de par son positionnement en en dernière position sera moins apte à retenir l’attention du consommateur des services en présence. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, les signes doivent être considéré comme similaires. 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Le signe figuratif contesté SHIFTIT SCORE est donc similaire à la marque verbale antérieure SHIFT. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la forte similarité des services en cause et des similitudes entre les signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté SHIFTIT SCORE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée ; Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI