OP24-1959 23/07/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur M M a déposé le 14 mars 2024, la demande d’enregistrement n° 5038893 portant sur le signe figuratif .

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Le 5 juin 2024, la société ONEY BANK (société anonyme), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale de l’Union européenne SMARTNEY déposée le 29 octobre 2018 et enregistrée sous le n° 017975683, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition est formée contre l’intégralité de la demande d’enregistrement contestée. Le 21 juin 2024, l’Institut a émis une notification d’irrégularités matérielles de la demande d’enregistrement assortie d’une proposition de régularisation, réputée acceptée à défaut d’observations pour y répondre dans le délai imparti. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le 4 septembre 2024 puis le 2 janvier 2025, les parties ont présenté conjointement, conformément à l’article R.712-17 4° Code de la propriété intellectuelle, des demandes de suspension de la procédure d’opposition pour une période de quatre mois chacune. Aucun accord n’étant intervenu entre les parties, la procédure d’opposition a repris le 5 mai 2025, au stade où elle se trouvait le 4 septembre 2024, date de la première suspension. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Le titulaire de la demande d’enregistrement a procédé à un retrait partiel de la demande d’enregistrement, inscrit au Registre national des marques le 9 octobre 2024 sous le n° 0930857. Une copie de ce retrait a été transmise à la société opposante par l’Institut, en application du principe du contradictoire. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

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Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite au retrait effectué par le déposant et à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement faite par l’Institut et acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Equipements de traitement de données ; appareils et instruments électrotechniques et électroniques pour l’accomplissement de démarches administratives ; appareils électroniques de saisie, de traitement, de transmission, de stockage et d’édition de données, de logiciels, d’ordinateurs ; logiciels de communication de données ; appareils de communication et de traitement des données ; Solutions de mobilité sans fil et points sensibles sans fil (logiciels et matériel informatique) pour fournir un accès à l’internet à des entreprises et des institutions, y compris, gestion d’identité ; bornes interactives à écran tactile permettant l’accomplissement de démarches administratives ; Appareils électroniques de vérification de l’authenticité de cartes, badges, passeports, visas à savoir de systèmes électroniques attestant de l’autorisation d’entrée sur un territoire et de papiers sécurisés apposés d’un sceau permettant d’entrer sur un territoire, permis de conduire, pièces d’identité ou d’identification biométriques, détecteurs électroniques de billets de banques ou titres d’accès ; appareils, instruments, terminaux, lecteurs et scanneurs biométriques d’empreintes digitales, palmaires, des caractéristiques de l’iris, de la veine, de la voix, des caractéristiques du visage ou de la figure ou d’autres caractéristiques biométriques ; systèmes de contrôle et d’identification biométriques ; ordinateurs et logiciels pour les systèmes biométriques pour l’identification et l’authentification des personnes ; logiciels de systèmes biométriques d’identification et d’authentification de personnes ; logiciels de détection de personnes ; logiciels d’interprétation d’empreintes digitales, palmaires, des caractéristiques de l’iris, de la veine, de la voix, des caractéristiques du visage ou de la figure ou d’autres caractéristiques biométriques ; programmes d’ordinateurs et logiciels pour la mémorisation, la récupération et la transmission sécurisée d’informations ou données ; programmes d’ordinateurs et logiciels d’identification, d’authentification de la personne et/ou de signature électronique pour la réalisation de démarches administratives ; tous ces produits excluant les services de banque, de finance et d’assurance. Communications d’informations par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; communication de données informatisées ; transmission de données dans le cadre de la réalisation de démarches administratives à l’aide de bornes interactives ; exploitation d’équipements pour

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la télécommunication ou la télédiffusion de données dans le cadre de la réalisation de démarches administratives à l’aide de bornes interactives ; transmission d’informations, de données ou de logiciels par ligne téléphonique, par réseaux de télécommunications et/ou informatiques, par câble, par satellite, par voie hertzienne ; tous ces services excluant les services de banque, de finance et d’assurance. Conception, développement, installation et maintenance de logiciels ; location de logiciels ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; stockage électronique de données ; surveillance électronique d’informations d’identification personnelle ; conception, développement de systèmes d’identification, d’authentification de la personne ; services d’assistance technique, de conseils techniques pour la mise en oeuvre de systèmes d’identification, d’authentification de la personne ; conception, mise au point et mise à jour de programmes et de logiciels d’interprétation d’empreintes digitales, palmaires, des caractéristiques de l’iris, de la veine, de la voix des caractéristiques du visage ou de la figure ou d’autres caractéristiques biométriques dans le domaine du contrôle d’accès ou d’authentification des personnes ; location, mise à disposition, installation, maintenance de bornes interactives à écran tactile permettant l’accomplissement de démarches administratives ; tous ces services excluant les services de banque, de finance et d’assurance ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Appareils et instruments scientifiques (autres qu’à usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage); Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; Appareils et instruments éducatifs; Appareils pour la transmission ou la reproduction du son et des images; Supports d’enregistrement magnétiques; Disques acoustiques, magnétiques, optiques, disques compacts audio et vidéo; Bandes vidéo; Machines pour la transmission de télécopies; Supports de données (magnétiques et optiques); Dispositifs de stockage de données tels que disques, disquettes, bandes, cassettes; Cartes à mémoire ou à microprocesseur; Carte d’accès; Cartes de crédit et de paiement; Cartes magnétiques d’identification; Émetteurs de signaux électroniques; Encodeurs magnétiques; Mécanismes pour appareils de prépaiement; Caisses enregistreuses, machines à calculer, appareils de traitement de l’information, ordinateurs, périphériques informatiques (à l’exception des appareils téléphoniques), logiciels, disquettes; Connecteurs [appareils de traitement de données]; Lecteurs optiques; Agendas électroniques; Aucun de ces services ne concerne les services de change. Transmission d’images, de sons, d’informations et de données par l’intermédiaire du réseau téléinformatique ou informatique; Communications (transmission) par terminaux d’ ordinateurs; Télécommunications et messagerie électronique par l’intermédiaire du réseau mondial de communication (internet) ou d’un réseau local (intranet) ou par voie téléinformatique; Transmission de données commerciales et/ou publicitaires par l’intermédiaire du réseau internet ou par voie téléinformatique; services de transmission d’ informations par catalogues électroniques sur le réseau Internet; Émission et réception de données, de signaux et d’informations traitées par ordinateurs ou par appareils et instruments de télécommunications; Services de télétraitement; Transmission d’ informations par voie télématique; Informations radiophoniques, transmission d’informations par télescripteur, transmission de messages, d’images codées, fourniture d’informations en

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matière de télécommunications, à savoir assistance à l’exploitation et à la supervision de messageries électroniques, télématiques et informatiques; Émission de télégrammes et transmission télégraphique, échange de documents sous forme numérique, échange électronique d’informations, services d’envoi de télex et de télécopies, location de temps d’accès à des serveurs; Messagerie électronique; Services de télécommunications donnant accès à des informations sur des produits et à des informations financières, services et transactions; Communication d’informations (y compris de pages web), de programmes informatiques et de toutes autres données; Fourniture d’accès et de liens à des bases de données informatiques et à Internet par télécommunication; Messagerie électronique; Service de télécopie, de télex et de télégraphie; Services de télécommunications, à savoir réception, enregistrement, mise en réseau et transmission de données et d’informations par voie électronique, informatique, de câble, de fibre optique, de radio, de radiomessagerie, de communication télévisuelle, de courrier électronique, de télévision; Transmission de données par télécopie, ondes, rayons laser, rayons infrarouges ou satellites de communication; Services de télécommunication, à savoir réception, sauvegarde, transmission, mise en réseau, stockage ou affichage de messages provenant d’une banque de données; Fourniture d’accès à l’internet à des utilisateurs (fournisseurs de services); Mise à disposition de services de connexions de télécommunication à Internet ou à des bases de données; Tous fournis pour ou concernant des services bancaires et financiers; Aucun de ces services ne concerne les services de change. Recherches techniques; Recherches en physique; Recherches en mécanique; Contrôle de qualité; Essai de matériaux; Levés de terrain; Conception en ingénierie, Services de conseil en ingénierie; Conduite d’études de projets techniques; Programmation informatique; Conception de systèmes informatiques; Élaboration, conception, installation, mise à jour et maintenance de logiciels informatiques; location d’ ordinateurs, de logiciels informatiques; Consultation en matière d’ordinateurs, consultation technique en matière d’informatique; Analyse scientifique de résultats dans le domaine de la santé et de la forme physique; Récupération de données informatiques; Création et entretien de sites web pour des tiers; Administration de sites informatiques (sites web); Copie de logiciels; Conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique; Conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; Conception de bâtiments; Architecture, décoration intérieure; Planification en matière d’urbanisme; Conseils en architecture; Services de conseil en matière de protection de l’environnement; Mise à disposition d’informations météorologiques; Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; Services de conception d’emballage; Services de dessinateurs de mode; Conception d’oeuvres d’art; Dessin industriel; Services de stylistes (design industriel); Authentification d’œuvres d’art; Services de conversion de codes; Aucun de ces services ne concerne les services de change ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produit et services invoqués de la marque antérieure. En l’espèce, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu.

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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif SMARTY, reproduit ci-dessous : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe verbal SMARTNEY.

La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’un élément verbal, d’éléments figuratifs, de couleurs et d’une calligraphie particulière et la marque antérieure, d’un élément verbal. Visuellement, les éléments verbaux SMARTY du signe contesté et SMARTNEY de la marque antérieure sont de longueur proche (six lettres pour le signe contesté / huit lettres pour la marque antérieure) et ont six lettres en commun placées dans le même ordre (S/M/A/RT/*/*/Y) et selon un rang très proche, formant la séquence d’attaque SMART ainsi que la lettre finale Y, ce qui leur confère une physionomie des plus proches. Phonétiquement, ces dénominations présentent le même rythme en deux temps et associent une sonorité d’attaque identique à savoir [smarte], ce qui leur confère de grandes ressemblances phonétiques.

La seule différence entre ces deux dénominations résidant dans la présence des lettres N et E dans la marque antérieure, n’est pas de nature à écarter la perception globale proche de ces dénominations, dès lors que ces lettres sont placées au centre de la marque antérieure, les dénominations en présence restant dominées par de nombreuses lettres communes ainsi que par un rythme et des sonorités d’attaque identiques.

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En outre, la présence au sein du signe contesté, d’un élément graphique consistant en une prise qui sera perçu comme la lettre finale Y et la présentation particulière en couleurs du signe contesté, simples éléments décoratifs, n’altèrent en rien le caractère lisible et immédiatement perceptible de la dénomination SMARTY par laquelle le signe contesté sera désigné. Il résulte de ces ressemblances d’ensemble, une similarité entre les signes. Le signe figuratif contesté SMARTY est donc similaire à la marque verbale antérieure SMARTNEY, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Ainsi, en raison de l’identité et la similarité des produits et services en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté SMARTY ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE

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Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.