OPP 24-1993 10/02/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société TERMINAL 9 STUDIOS (société par actions simplifiée) a déposé, le 15 mars 2024, la demande d’enregistrement n° 5 039 013 portant sur le signe verbal ICON(S). Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Le 5 juin 2024, la société REWORLD MEDIA ITALIA S.R.L (société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque figurative de l’Union Européenne ICON WHEELS déposée le 10 juillet 2019, enregistrée sous le n° 018093046 et dont la société opposante indique être devenue propriétaire suite à une transmission de propriété inscrite au registre. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le 14 juin 2024, la titulaire de la demande a procédé à un retrait partiel de la demande d’enregistrement inscrit au Registre national des marques le 17 juin 2024 sous le n° 0921978. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement effectué par sa titulaire, le libellé de la demande d’enregistrement contestée à prendre en considération dans la présente procédure est le suivant : « films vidéo ; films cinématographiques ; diffusion et transmission d’émissions télévisées ; diffusion de programmes audiovisuels par réseau de communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé (de type Intranet), ou câble, ou satellite, ou onde ; transmission en ligne de films et autres programmes audio et audiovisuels ; transmission de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

séquences vidéo à la demande ; production de spectacles, de films, de téléfilms, d’émissions télévisées, de reportages, de débats, de vidéogrammes, d’enregistrements phonographiques ; production de programmes audiovisuels, radiophoniques et multimédia ; services de studio de cinéma ; production de spectacles, de téléfilms, d’émissions de télévision, d’émissions musicales ; Production de documentaires ; rédaction de scénarios ; montage de programmes, d’émission, de débats, de reportages ; mise à disposition de films et d’émissions, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; Préparation de programmes documentaires pour leur diffusion ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Publications électroniques téléchargeables; Livres parlants; Publications électroniques enregistrées sur support informatique; Aucun des produits concernés n’étant lié au domaine de l’informatique ; Revues [périodiques]; Ex-libris; Journaux; Livres; Manuels d’utilisation; Revues; Publications imprimées; Publications éducatives; Périodiques; Publications promotionnelles; Publicités imprimées; Journaux quotidiens; Livres scolaires; Livres illustrés; Brochures; Romans; Aucun des produits concernés n’étant lié au domaine de l’informatique ;Services d’agences de presse; Services d’agence de presse [transmission d’actualités]; Services de transmission de messages; Services de transmission électronique d’images; Transfert de données par télécommunication; Transmission de messages et d’images; Services de messagerie textuelle; Services de messagerie téléphonique; Services de messagerie vocale; Fourniture d’accès à des réseaux informatiques et à Internet; Fourniture de services de tableaux d’affichage électronique en ligne et de forums [chat] de discussion; Messagerie électronique; Fourniture de lignes de discussion [chat] via Internet; Communication par le biais de blogs en ligne; Aucun des services concernés n’étant lié au domaine de l’informatique ; Publication de revues en ligne; Services d’éducation et de divertissement; Télévision interactive, jeux intéractifs et compétitions interactives; Divertissements interactifs, services éducatifs, sportifs et culturels destinés aux téléspectateurs; Organisation de cours d’instruction, de formation et de recyclage, de réunions, de séminaires, de salons, de rassemblements, de spectacles, de manifestations, de foires, d’expositions, de concours à des fins informatives et culturelles; Activités sportives et culturelles; Publication en ligne et publication de livres, journaux, magazines, publications imprimées, produits de l’imprimerie, périodiques et textes; Fourniture via un réseau informatique mondial de publications électroniques en ligne non téléchargeables sous forme de livres, de journaux, de revues, de blogs et de revues en ligne; Publication de livres électroniques, de livres audio et d’illustrations; Services de bibliothèque en ligne et en particulier fourniture de services d’une bibliothèque électronique concernant des quotidiens, des revues, des photographies et des images via un réseau informatisé; Services de bibliothèque composée d’une base de données informatisée contenant des informations extraites de la presse; Aucun des services concernés n’étant lié au domaine de l’informatique ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Contrairement à ce que soutient la société déposante, les services de « diffusion et transmission d’émissions télévisées ; diffusion de programmes audiovisuels par réseau de communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé (de type Intranet), ou Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

câble, ou satellite, ou onde ; transmission en ligne de films et autres programmes audio et audiovisuels ; transmission de séquences vidéo à la demande » de la demande d’enregistrement contestée, tout comme les « services de transmission de messages; services de transmission électronique d’images; transfert de données par télécommunication; transmission de messages et d’images, Aucun des services concernés n’étant lié au domaine de l’informatique » désignent pareillement des prestations techniques de communication à distance permettant de transmettre et d’échanger des messages et des informations de toutes sortes, par des moyens techniques appropriés. Ils présentent dès lors les mêmes nature, objet et destination. Il s’agit donc de services similaires. A cet égard, il n’est pas nécessaire d’analyser l’autre lien invoqué par la société opposante et contesté par la société déposante dès lors que la similarité des services précités a déjà été démontrée. Les services de « production de spectacles ; production de spectacles » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des prestations visant à réunir les moyens financiers et techniques en vue de la réalisation de spectacles présentent les mêmes nature, objet et destination que les services d’ « organisation […] de spectacles […] à des fins informatives et culturelles » de la marque antérieure qui s’entendent de prestations consistant à créer, préparer et mettre en place des spectacles de diverses natures (théâtres, ballets, music-hall…). A cet égard, le fait comme l’invoque la société déposante, que les services précités de la demande d’enregistrement contestée « ne poursuivent pas nécessairement des fins informatives et culturelles », ne saurait suffire à les considérer comme différents de ceux de la marque antérieure, dès lors qu’il s’agit pareillement de services de prestations destinés à la préparation et à la gestion de spectacles. Il s’agit donc de services similaires. A cet égard, il n’est pas nécessaire d’analyser les autres liens invoqués par la société opposante et contestés par la société déposante dès lors que la similarité des services précités a déjà été démontrée. En revanche, les services de « production de films, de téléfilms, d’émissions télévisées, de reportages, de débats, de vidéogrammes, d’enregistrements phonographiques ; production de programmes audiovisuels, radiophoniques et multimédia ; services de studio de cinéma ; production de téléfilms, d’émissions de télévision, d’émissions musicales ; Production de documentaires ; rédaction de scénarios ; montage de programmes, d’émission, de débats, de reportages ; préparation de programmes documentaires pour leur diffusion » de la demande d’enregistrement désignent respectivement :

- des prestations visant à réunir les moyens financiers et techniques en vue de la réalisation de films, de téléfilms, d’émissions télévisées, de reportages, de débats, de vidéogrammes, d’enregistrements phonographiques, d’émissions musicales et de documentaires, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

— des prestations de mise à disposition de locaux techniques équipés pour réaliser des enregistrements de sons et d’images en vue de la création d’un film cinématographique,
- des prestations d’écriture d’une trame détaillée des différentes scènes d’un film, comprenant généralement le découpage et les dialogues,
- et des prestations visant à choisir et assembler les plans d’un programme, d’une émission, d’un débat ou d’un reportage, dans certaines conditions d’ordre et de temps. Les services précités ne relèvent pas de la catégorie générale des « services de divertissement ; activités sportives et culturelles ; aucun des services concernés n’étant lié au domaine de l’informatique » de la marque antérieure qui s’entendent de prestations visant à distraire et à amuser le public, de prestations visant à proposer la pratique d’un sport à un public qui souhaite rétablir ou entretenir sa forme physique et de prestations d’ordre intellectuel proposant au public des activités dans les domaines les plus divers à des fins de loisirs. Les services précités ne présentent pas davantage les mêmes nature, objet et destination, les services de la demande d’enregistrement contestée n’ayant pas directement pour finalité de distraire et amuser le public, contrairement à ce que soutient la société opposante. En outre, ne répondant pas aux mêmes besoins, ces services ne s’adressent pas à la même clientèle ni ne sont rendus par les mêmes prestataires (sociétés de production et scénaristes pour les premiers / sociétés spécialisées dans l’organisation de divertissements et dans la préparation d’événements sportifs et culturels pour les seconds). A cet égard, la fourniture par la société opposante d’un seul exemple d’une société qui produit « des films, des séries télévisées, […] des documentaires, du contenu audiovisuel » et fournit également des services de divertissement, à savoir « gère des parcs d’attraction », ne saurait suffire à démontrer la généralisation d’une telle pratique. Il ne s’agit donc pas de services similaires. Contrairement à ce que soutient la société opposante, les services de « production de films, de téléfilms, d’émissions télévisées, de reportages, de débats, de vidéogrammes, d’enregistrements phonographiques ; production de programmes audiovisuels, radiophoniques et multimédia ; services de studio de cinéma ; production de téléfilms, d’émissions de télévision, d’émissions musicales ; Production de documentaires ; rédaction de scénarios ; montage de programmes, d’émission, de débats, de reportages ; préparation de programmes documentaires pour leur diffusion » tels que précédemment définis, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « télévisions interactives, jeux interactifs et compétitions interactives ; divertissement interactifs, services éducatifs, sportifs et culturels destinés aux téléspectateurs ; aucun des services concernés n’étant lié au domaine de l’informatique » de la marque antérieure qui désignent respectivement :

- des services techniques permettant à un téléspectateur d’interagir avec le programme Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

de télévision qu’il regarde, avec le jeux auquel il joue, et dans la compétition à laquelle il participe,
- des services divertissants sur lesquels ou avec lesquels l’utilisateur final peut agir ou interagir,
- des services rendus dans le domaine télévisuel visant à instruire, à proposer la pratique d’un sport ou des activités intellectuelles dans le domaines des arts, de la religion et des structures sociales. En effet, ne répondant pas aux mêmes besoins, ces services ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (sociétés de production et sociétés de rédaction de scénarios pour les premiers / sociétés spécialisées dans le divertissement audiovisuel pour les seconds). Il ne s’agit donc pas de services similaires. Contrairement à ce que soutient la société opposante, les services de « production de films, de téléfilms, d’émissions télévisées, de reportages, de débats, de vidéogrammes, d’enregistrements phonographiques ; production de téléfilms, d’émissions de télévision, d’émissions musicales » de la demande d’enregistrement contestée, tels que précédemment définis, ne relèvent pas de la catégorie générale des services d’ « Organisation de cours d’instruction, de formation et de recyclage, de réunions, de séminaires, de salons, de rassemblements, de spectacles, de manifestations, de foires, d’expositions, de concours à des fins informatives et culturelles; Aucun des services concernés n’étant lié au domaine de l’informatique » de la marque antérieure qui désignent respectivement :

- des prestations visant à créer, préparer et mettre en place des présentations visant à instruire, à faire acquérir des connaissances théoriques et pratiques dans une technique ou un métier,
- des prestations destinées à la préparation et à la gestion de réunions de professionnels (ingénieurs, techniciens, cadres, chercheurs) pour l’étude d’une ou de plusieurs questions précises,
- des prestations visant à créer, préparer, mettre en place et présenter au public des spectacles de diverses natures,
- des prestations visant à préparer et gérer des expositions publiques à thèmes culturels ou instructifs,
- et des prestations visant à préparer et à mettre en place des compétitions et des jeux intellectuels pour le public dans les domaines des arts, de la religion, et des structures sociales. En outre, les services précités ne présentent pas davantage les mêmes nature, objet et destination. En effet, ne répondant pas aux mêmes besoins, ces services ne s’adressent pas la même clientèle, ni sont rendus par les mêmes prestataires (sociétés de production pour les Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

premiers / sociétés spécialisées dans l’organisation d’événements éducatifs et culturels pour les seconds). Enfin, les services précités ne présentent pas de lien étroit et obligatoire, dès lors que ces services peuvent être rendus indépendamment les uns des autres. Il ne s’agit donc pas de services complémentaires ni dès lors similaires. Les services de « mise à disposition de films et d’émissions, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des prestations visant à mettre des films et émissions à la disposition de tiers contre paiement et pour une durée indéterminée ne relèvent pas de la catégorie générale des services de « divertissement ; aucun des services concernés n’étant lié au domaine de l’informatique » de la marque antérieure tels que précédemment définis dès lors qu’ils n’ont pas nécessairement finalité de distraire et amuser le public, contrairement à ce que soutient la société opposante. Pour ces raisons, ces services ne présentent pas non plus les mêmes nature, objet et destination. En effet, répondant à des besoins distincts, ces services ne s’adressent pas à la même clientèle, ni ne sont assurés par les mêmes prestataires (sociétés spécialisées dans la location de films pour les premiers / structures et entreprises spécialisées dans les prestations de divertissement de toutes sortes pour les seconds). A cet égard, la fourniture par la société opposante d’un seul exemple d’une société qui « met à disposition une plateforme de contenu en ligne » et fournit également des services de divertissement, à savoir « gère des parcs d’attraction », ne saurait suffire à démontrer la généralisation d’une telle pratique. Il ne s’agit donc pas de services similaires. De même les services précités de la demande d’enregistrement contesté, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « Publication en ligne et publication de livres, journaux, magazines, publications imprimées, produits de l’imprimerie, périodiques et textes; Fourniture via un réseau informatique mondial de publications électroniques en ligne non téléchargeables sous forme de livres, de journaux, de revues, de blogs et de revues en ligne; Publication de livres électroniques, de livres audio et d’illustrations; Services de bibliothèque en ligne et en particulier fourniture de services d’une bibliothèque électronique concernant des quotidiens, des revues, des photographies et des images via un réseau informatisé; Services de bibliothèque composée d’une base de données informatisée contenant des informations extraites de la presse; Aucun des services concernés n’étant lié au domaine de l’informatique » de la marque antérieure qui désignent des services de mise à disposition en ligne ou en version électronique des produits suivants : ouvrages écrits pour le compte de leurs auteurs, publications quotidiennes consacrées à l’actualité, publications périodiques généralement illustrées, publications d’écrits publiés, d’ouvrages ou documents reproduits par impression, ainsi que des services de mise à disposition par des bibliothèques d’informations de presse réunies dans une base de données. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

En effet, répondant à des besoins différents, ces services ne s’adressent pas à la même clientèle, ni ne sont assurés par les mêmes prestataires (sociétés spécialisées dans la location de films pour les premiers / sociétés d’éditions, société de médias et bibliothèques pour les seconds). A cet égard, la fourniture par la société opposante d’un seul exemple d’une société qui « propose à ses clients de souscrire en option à des services de mise à disposition de contenus en ligne, comprenant à la fois des « bouquets TV » (MAX, Disney +, Netflix) mais aussi des magazines et des livres (Cafeyn et Nextory One) », ne saurait suffire à démontrer la généralisation d’une telle pratique. Il ne s’agit donc pas de services similaires. Enfin, les « films vidéo ; films cinématographiques » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des enregistrements de sons et/ou d’image ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « publications électroniques téléchargeables ; Aucun des produits concernés n’étant lié au domaine de l’informatique » de la marque antérieure qui s’entendent d’écrits publiés via un réseau de télécommunication en ligne. A cet égard, si ces produits peuvent être vendus par une même entreprise comme le soutient la société opposante, ce qui n’est au demeurant pas démontré en l’espèce, ces derniers répondent à des besoins différents et ne visent donc pas la même clientèle (personnes souhaitant se divertir pour les premiers / personnes souhaitant s’informer ou s’instruire pour les seconds). Il ne s’agit donc pas de produits similaires. Ainsi, les produits et services précités de la demande d’enregistrement sont, pour partie, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ICON(S). La marque antérieure porte sur le signe figuratif ICON WHEELS, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’un élément verbal comportant des parenthèses et que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux, d’une calligraphie et d’une présentation particulières. Visuellement, les éléments verbaux ICON(S) constitutif du signe contesté et ICON de la marque antérieure sont de longueur très proche et possèdent quatre lettres identiques sur cinq, placées dans le même ordre, suivant un même rang et formant la séquence ICON-, ce qui leur confère une physionomie des plus semblables. Phonétiquement, ces éléments verbaux présentent un même rythme en deux temps, une sonorité d’attaque identique ([aïe] ou [i] si les signes sont prononcés à la française) ainsi qu’un sonorité finale proche [conz] pour le signe contesté et [cone] pour la marque antérieure, ce qui leur confère une prononciation très proche. En outre, il ne peut être exclu que ces deux éléments verbaux soient prononcés de manière identique [aïe-cone] ou [i-cone], en raison de la présence de parenthèses encadrant la lettre finale S du signe contesté, ce qui renforce leurs ressemblances phonétiques. En tout état de cause, la présence de cette lettre S entre parenthèses à la fin du signe contesté ne saurait écarter leur perception globale très proche dès lors que quelle que soit la prononciation de cette lettre, les deux signes restent marqués par la même succession de lettres d’attaque et centrales ICON ainsi que par les sonorités correspondantes. Les deux signes diffèrent par ailleurs, par la présence au sein de la marque antérieure, de l’élément verbal WHEELS, d’une calligraphie et d’une présentation particulières. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, les éléments verbaux ICON(S) et ICON des signes en présence présentent un caractère distinctif au regard des produits et services en cause. Au sein de la marque antérieure, l’élément verbal ICON présente un caractère manifestement dominant en raison de sa position d’attaque et de sa présentation sur une ligne supérieure en caractères gras très épais et de très grande taille, chaque lettre étant bien espacée, cette présentation le mettent particulièrement en exergue ; l’élément verbal WHEELS quant à lui, inscrit sous la lettre N en tout petits caractères apparaît dès lors à peine visible et n’est pas de nature à retenir particulièrement l’attention du consommateur. Enfin, intellectuellement, la présence des termes ICON(S) pour le signe contesté et ICON pour la marque antérieure, aisément compris par le consommateur français comme signifiant « icône(s) » en anglais, entraîne une même évocation. A cet égard, rien ne permet d’affirmer, comme le soutient la société déposante, que la marque Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

antérieure sera perçue comme une « évocation au secteur du transport » du fait de la présente du terme WHEELS « qui est la traduction en anglais du terme « roues » » ; en effet cette évocation risque vraisemblablement d’échapper au consommateur d’attention et de culture moyennes, auquel il convient seul de se référer et dont les connaissances en vocabulaire anglais sont moyennes. En tout état de cause, à la supposer perçue, cette évocation supplémentaire au domaine du transport ne saurait écarter, au point de les supplanter, les grandes ressemblances visuelles et phonétiques précédemment relevées. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté ICON(S) apparaît donc similaire à la marque figurative antérieure ICON WHEELS. L’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité de certains des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine des services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal ICON(S) ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « diffusion et transmission d’émissions télévisées ; diffusion de programmes audiovisuels par réseau de communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé (de type Intranet), ou câble, ou satellite, ou onde ; transmission en ligne de films et autres programmes audio et audiovisuels ; transmission de séquences vidéo à la demande ; production de spectacles ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI