OP24-1982 27 novembre 2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société CARSON PROD (société par actions simplifiée à associé unique) a déposé, le 15 mars 2024, la demande d’enregistrement n° 5 039 203 portant sur le signe verbal EMPIRES. Le 5 juin 2024, la société H BAUER PUBLISHING (société organisée selon les lois du Royaume- Uni) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne EMPIRE, déposée le 28 juin 2005 et régulièrement renouvelée sous le n° 4 512 166, sur le fondement du risque de confusion. Par ailleurs, le 8 juillet 2024, l’Institut a notifié au déposant une objection provisoire à enregistrement, portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d’enregistrement, assortie d’une 1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

proposition de régularisation réputée acceptée par son titulaire à défaut d’observation pour y répondre dans le délai imparti. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». Suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement faite par l’Institut et réputée acceptée par sa titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; Éducation ; formation ; activités sportives ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits et services suivants : « Produits de l’imprimerie, publications périodiques et magazines, tous liés au cinéma et à la télévision et/ou à l’industrie du cinéma ou de la télévision ; services d’édition; Services liés à la publication de produits de l’imprimerie; Publication de périodiques; Publications imprimées, livres et magazines; Publication de données accessibles à partir de bases de données ou sur l’internet; Fourniture d’informations accessibles sur des réseaux de communications et informatiques; Édition électronique; Publication de produits de l’imprimerie ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. En l’espèce, les produits et services suivants : « articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires, à des degrés divers, à certains des produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. A cet égard, l’Institut fait siens les arguments de l’opposante. En revanche, en n’établissant pas de lien précis entre les « mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; Éducation ; formation ; activités sportives ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; production de films cinématographiques ; location de décors de 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

spectacles ; réservation de places de spectacles  » de la demande d’enregistrement et les produits et services de la marque antérieure servant de base à l’opposition, l’opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à l’opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres, excepté lorsque le lien entre ceux-ci est évident, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; ainsi, ces produits et services ne peuvent être considérés comme similaires. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination EMPIRES, représentée ci-après : La marque antérieure porte sur la dénomination EMPIRE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté et la marque antérieure sont pareillement composés d’une dénomination unique. Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les dénominations EMPIRES et EMPIRE en présence sont des plus proches, le signe contesté étant simplement le pluriel de la marque antérieure. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble précitées, il existe une similarité entre les signes. La dénomination contestée EMPIRES est donc similaire à la marque verbale antérieure EMPIRE, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion est d’autant plus important que les signes sont très proches. Par conséquent, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services de la demande d’enregistrement pour lesquels aucune similarité n’a été établie. CONCLUSION 5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

En conséquence, le signe verbal contesté EMPIRES ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte à la marque antérieure de l’opposante. 6 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ».

Article deux : La demande d’enregistrement n° 5 039 203 est partiellement rejetée, pour les produits et services précités. 7 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI