OP24-2044 04/02/2025

DÉCISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

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Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;

Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;

Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;

Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Madame K L a déposé le 20 mars 2024, la demande d’enregistrement n°5040567 portant sur le signe verbal MAISON TOTEM.

Le 11 juin 2024, la société TOTEME AB (Société de droit suédois) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne TOTEME, enregistrée le 26 avril 2023 sous le n°018867307.

L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.

Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

Par ailleurs, l’Institut a notifié à la déposante une objection provisoire à enregistrement, portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d’enregistrement, assortie d’une proposition de régularisation acceptée par son titulaire. 1

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II.- DECISION

Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association.

L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à l’objection provisoire émise par l’Institut et acceptée par le titulaire de la demande d’enregistrement, le libellé à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clés (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médailles ; Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; articles décoratifs pour la chevelure ; Dentelles ; broderies ; boutons ; crochets (mercerie) ; épingles ; aiguilles ; plantes artificielles ; fleurs artificielles ; articles de mercerie à l’exception des fils ; passementerie ; perruques ; attaches pour vêtements ; fermetures pour vêtements». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Horloges; Joaillerie; Porte-clés en métaux précieux et pierres précieuses; Porte-clefs en cuir.Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes; Linge de lit et couvertures; Nappes de table; Feutre; Linge de bain à l’exception de l’habillement; Linge de maison, y compris serviettes de toilette pour le visage; Rideaux; Linge de lit; Couettes; Plaids; Couvertures de lit; Couvre-lits; Couvre-lits; Dessous de verre [linge de table]; Couettes; Serviettes de toilette pour le visage; Mouchoirs de poche en matières textiles; Linge de maison; Enveloppes de matelas; Housses pour coussins; Taies d’oreillers; Sets de table en matières textiles; Mouchoirs en matière textile; Linge de table; Matières textiles au mètre pour la fabrication des produits précités; Serviettes de table en matières textiles; Napperons; Chemins de table; Serviettes pour les mains; Revêtements en tissu matelassé pour murs; Linge éponge; Tissus; Tissus non tissés pour rembourrages.Vêtements; Articles chaussants; Chapellerie; Chapeaux; Ceintures en cuir [vêtements].». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.

Les produits suivants de la demande d’enregistrement : « Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en 2

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métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clés (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médailles ; : Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; articles décoratifs pour la chevelure ; Dentelles ; broderies ; boutons ; crochets (mercerie) ; épingles ; aiguilles ; plantes artificielles ; fleurs artificielles ; articles de mercerie à l’exception des fils ; passementerie ; perruques ; attaches pour vêtements ; fermetures pour vêtements » apparaissent identiques et similaires aux produits précités de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu.

En revanche, les « métaux précieux et leurs alliages » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des matières brutes destinées à être mises en œuvre dans de nombreux domaines autres que ceux de la marque antérieure (médecine, facteurs d’instruments de musique, industrie électronique et de haute technologie, industrie chimique, industrie photographique, technologie spatiale, etc…) ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Joaillerie » de la marque antérieure.

En effet, les produits de la demande d’enregistrement ne sont pas nécessairement utilisés dans le cadre de la réalisation des seconds mais peuvent avoir de multiples autres applications, comme précédemment démontré.

Il ne s’agit donc pas de produits complémentaires ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent en partie identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MAISON TOTEM, ci-dessous reproduit :

La marque antérieure porte sur la dénomination TOTEME présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires.

La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.

Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure d’une dénomination unique. 3

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Visuellement et phonétiquement, ils ont en commun un terme proche TOTEM(E), la présence de la lettre E en position finale de la marque antérieure ne modifiant pas la prononciation identique de ces deux termes.

Ils diffèrent par la présence du terme MAISON situé en attaque dans le signe contesté.

Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer ces différences.

En effet, l’élément verbal TOTEM(E), commun aux deux signes, apparaît distinctif au regard des produits en présence, dès lors qu’il ne présente pas de lien direct et concret avec ces derniers pas plus qu’il n’en indique une caractéristique précise.

En outre, dans le signe contesté, l’élément verbal TOTEM, présente un caractère dominant dès lors que le terme MAISON qui le précède présente un caractère faiblement distinctif au regard des produits en cause, ce terme étant couramment utilisé dans la vie des affaires pour désigner un établissement commercial.

A cet égard, l’argument de la déposante selon lequel « la marque MAISON TOTEM fait référence au nom historique de l’emplacement physique de la boutique sise 13 rue Saint Salomon 56000 VANNES référencée comme la maison aux lions par l’office de tourisme » ne serait être retenu dès lors que cette référence n’est nullement évidente pour le consommateur d’attention et de culture moyenne auquel s’adressent les produits en cause. En outre, il convient de rappeler qu’une marque a vocation a être protégée sur tout le territoire national et non uniquement sur la ville de Vannes.

Ainsi, intellectuellement, les deux marques évoquent la représentation d’un animal ou d’un végétal, considéré comme l’ancêtre et le protecteur d’un clan.

Le signe verbal contesté MAISON TOTEM est donc similaire à la marque verbale antérieure TOTEME.

Sur l’appréciation globale du risque de confusion

L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.

En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces produits de la demande d’enregistrement et des produits de la marque antérieure.

En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes.

Enfin, est extérieur à la présente procédure l’argument de la déposante tenant à l’existence de droits antérieurs, dès lors que le bien-fondé d’une opposition doit s’apprécier eu égard aux droits conférés par les seuls droits antérieurs invoqués et à l’atteinte susceptible d’être portée à leurs droits par l’enregistrement de la seule demande contestée, indépendamment de l’existence d’autres droits appartenant à des tiers. En tout état de cause, la société opposante est seule juge de l’opportunité d’engager des poursuites à l’encontre des tiers pour la défense de ses droits de marque. 4

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CONCLUSION

En conséquence, que le signe verbal MAISON TOTEM ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.

PAR CES MOTIFS,

DECIDE

Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte- clés (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médailles ; : Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; articles décoratifs pour la chevelure ; Dentelles ; broderies ; boutons ; crochets (mercerie) ; épingles ; aiguilles ; plantes artificielles ; fleurs artificielles ; articles de mercerie à l’exception des fils ; passementerie ; perruques ; attaches pour vêtements ; fermetures pour vêtements».

Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.

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