OP24-2254 02/12/2024 DÉCISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION ****

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712- 26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;

Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.- FAITS ET PROCÉDURE

Madame Garance PAK a déposé, le 5 avril 2024, la demande d’enregistrement n°5044886 portant sur le signe verbal HISAE.

Le 26 juin 2024, la société HISAE (société par actions simplifiée à associé unique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la dénomination sociale HISAE immatriculée au Registre du commerce et des sociétés le 30 novembre 2021 sous le n° 907691398.

L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.

Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

II.- DÉCISION

Aux termes de l’article L 711-3 du Code de la Propriété Intellectuelle « Ne peut être valablement enregistrée […] une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : […] 3° Une dénomination ou une raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; 4°) Un nom commercial […] dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ».

L’article L 712-4 de ce code dispose que « Dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, une opposition peut être formée auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle à l’encontre d’une demande d’enregistrement en cas d’atteinte à l’un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : [….] 3° Une dénomination ou une raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; 4° Un nom commercial […] dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ».

Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services et les activités en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.

L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits, des services et des activités, le caractère distinctif du signe antérieur, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

A cet égard, le risque de confusion doit être apprécié au regard des activités effectivement exercées sous la dénomination sociale et sous le nom commercial.

1. Sur l’exploitation effective de la dénomination sociale

Il est de jurisprudence constante que la dénomination ou raison sociale ne bénéficie d’une protection que pour les activités effectivement exercées par son titulaire et non pour celles énumérées dans ses statuts et ce, au jour du dépôt de la marque contestée (Cass. Com, 10 juillet 2012, n°08-12.010).

Dans l’acte d’opposition, la société opposante fait valoir qu’elle exerce les activités suivantes sous la dénomination sociale HISAE : « Conseils, services et prestations dans le domaine du marketing et de la communication; Conseils, services et prestations en stratégie digitale; conseils, services et prestations en technologie de l’information; formations non règlementées dans lesdits domaines».

La demande d’enregistrement contestée a été déposée le 5 avril 2024. La société opposante doit donc démontrer l’exploitation effective des activités invoquées avant cette date.

Aux fins de justifier l’existence et l’exploitation effective de sa dénomination sociale, la société opposante a joint au formulaire d’opposition les pièces suivantes :

— Pièces 1 et 1 bis – copie d’extraits kbis de la société opposante ;

- Pièce 3 – copie d’une fiche APEC sur le métier de consultant en communication ;

- Pièce 4 – copies de factures adressées aux clients de la société opposante ;

- Pièce 5 – copie d’un email envoyé par la société opposante à un client ;

- Pièce 6 – copies de captures d’écran des publications sur le compte Instagram de la société opposante ;

- Pièce 7 – copies de captures d’écran montrant les services de la société opposante sur Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Instagram ;

- Pièce 8 – copies de captures d’écran des témoignages fournis sur les services de la société opposante ;

- Pièce 9 – copies de captures d’écran du tableau de bord du compte Instagram de la société opposante ;

- Pièce 10 – copies de captures d’écran des performances des publicités de la société opposante ;

- Pièce 11 – copies de captures d’écran du compte Linkedin de la société opposante ;

- Pièce 12 – copies de bilans comptables de la société opposante pour 2022 et 2023.

Les pièces précitées permettent de démontrer une exploitation effective de la dénomination sociale HISAE, antérieurement au dépôt, pour les activités de « Conseils, services et prestations dans le domaine du marketing et de la communication; Conseils, services et prestations en stratégie digitale; conseils, services et prestations en technologie de l’information dans le cadre du marketing, de la communication et de la stratégie digitale; formations non règlementées dans lesdits domaines».

2. Sur le risque de confusion

Sur la comparaison des produits et services

Pour apprécier la similitude entre les produits, services et activités, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits, services et activités. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services et activités incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciels en tant que service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; services de conception d’art graphique». Comme précédemment démontré, la dénomination sociale a été exploitée pour les activités suivantes : « Conseils, services et prestations dans le domaine du marketing et de la communication; Conseils, services et prestations en stratégie digitale; conseils, services et prestations en technologie de l’information dans le cadre du marketing, de la communication et de la stratégie digitale; formations non règlementées dans lesdits domaines», qui seront prises en compte pour la présente comparaison. La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objet de l’opposition, sont identiques et similaires à l’évidence à certaines prestations pour lesquelles la dénomination sociale est exploitée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

La déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. Ainsi, les services de «Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; conseils en organisation et direction des affaires ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; conseils en technologie de l’information» de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires aux activitées exercées sous la dénomination sociale antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante. En revanche, les «services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers» de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des prestations visant à proposer des conventions, pour un prix déterminé, entre un fournisseur et un client, pour la livraison régulière de journaux et pour l’accès à des services de télécommunications ne sont pas inclus dans les catégories générales constituées par les activités de « Conseils, services et prestations dans le domaine du marketing et de la communication; Conseils, services et prestations en stratégie digitale; conseils, services et prestations en technologie de l’information dans le cadre du marketing, de la communication et de la stratégie digitale; formations non règlementées dans lesdits domaines» exercées sous la dénomination sociale antérieure. En outre, les services de la demande d’enregistrement ne figurent pas dans les mêmes termes ou des termes proches dans les activitées exercées sous la dénomination sociale antérieure, pas plus qu’ils n’appartiennent à des catégories services qu’ils revendiquent. Ces services ne sont pas identiques. Ces services ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination. Ces services ne sont pas similaires. Les services de «conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciels en tant que service (SaaS) ; informatique en nuage » de la demande d’enregistrement ne figurent pas dans les mêmes termes ou des termes proches dans des activités de « Conseils, services et prestations dans le domaine du marketing et de la communication; Conseils, services et prestations en stratégie digitale; conseils, services et prestations en technologie de l’information dans le cadre du marketing, de la communication et de la stratégie digitale; formations non règlementées dans lesdits domaines» exercées sous la dénomination sociale antérieure, pas plus qu’ils n’appartiennent à des catégories de services qu’ils revendiquent, ni ne recouvrent des services qu’ils désignent. Ces services ne sont pas identiques. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Ces services ne présentent pas de lien étroit entre eux dès lors qu’ils ne sont pas nécessairement et exclusivement utilisés en association les uns avec les autres . Ces services ne sont pas similaires. Les «services de conception d’art graphique » de la demande d’enregistrement ne figurent pas dans les mêmes termes ou des termes proches dans des activités de « Conseils, services et prestations dans le domaine du marketing et de la communication; Conseils, services et prestations en stratégie digitale; conseils, services et prestations en technologie de l’information dans le cadre du marketing, de la communication et de la stratégie digitale; formations non règlementées dans lesdits domaines» exercées sous la dénomination sociale antérieure, pas plus qu’ils n’appartiennent à des catégories de services qu’ils revendiquent, ni ne recouvrent des services qu’ils désignent. Ces services ne sont pas identiques. Ces services ne présentent pas de lien étroit entre eux dès lors qu’ils ne sont pas nécessairement et exclusivement utilisés en association les uns avec les autres . Ces services ne sont pas similaires. Les services précités sont donc, pour certains, identiques et similaires à certains de ceux pour lesquels la dénomination sociale antérieure est exploitée.

Sur la comparaison des signes

La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal HISAE.

La dénomination sociale antérieure invoquée porte sur le signe HISAE.

La société opposante invoque l’identité des signes.

L’identité entre les signes s’entend de la reprise de la marque à l’identique, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen.

Force est de constater que le signe verbal contesté HISAE est identique à la dénomination sociale antérieure HISAE, ce qui n’est pas contesté par la déposante.

Sur l’appréciation globale du risque de confusion

L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits, services et activités. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits, services et activité peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement.

En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité constatée par l’Institut entres les services suivants de la demande : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; conseils en organisation et direction des affaires ; services de gestion informatisée Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; conseils en technologie de l’information » et les activités exercées sous la dénomination sociale antérieure, ainsi que de l’identité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités.

Enfin, il n’existe pas de risque de confusion pour les autres services de la demande, qui ne sont pas identiques ni similaires aux activités de la dénomination sociale antérieure et ce malgré l’identité des signes.

CONCLUSION

En conséquence, le signe verbal HISAE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.

PAR CES MOTIFS

DÉCIDE

Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; conseils en organisation et direction des affaires ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; conseils en technologie de l’information».

Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités.

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