OP24-2323 07/02/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I. FAITS ET PROCÉDURE La société BIRDYNFO (SASU) déposé le 9 avril 2024 la demande d’enregistrement n°5045704 portant sur le signe figuratif BIRDYNFO. Le 2 juillet 2024, la société MessageBird BidCo B.V. (société de droits néerlandais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants : 1

- la marque internationale désignant notamment l’Union Européenne portant sur le signe figuratif BIRD déposée le 1er décembre 2021, et enregistrée sous le n°1638739 sur le fondement du risque de confusion ;

- la marque internationale désignant notamment l’Union Européenne portant sur le signe verbal BIRD, déposée le 1er décembre 2021 et enregistrée sous le n°1638740, sur le fondement du risque de confusion ; L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II. DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. Sur le fondement de la marque figurative n°1638739 Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants: « recherches technologiques ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; 2

nu mérisation de documents ; logiciels en tant que service (SaaS) ; informatique en nuage ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « Logiciels informatiques; logiciels d’applications téléchargeables ; équipements de communication de données et de réseautage informatique; Services de télécommunication; fourniture d’accès utilisateur à des plateformes sur Internet et d’autres médias; services de télécommunication fournis par le biais de plates-formes et portails sur Internet et d’autres supports; : Services de conseillers en technologies de l’information [TI]; hébergement de plateformes sur Internet; informatique en nuage; conception et développement de logiciels d’exploitation permettant l’accès à un réseau informatique en nuage ainsi que son utilisation; conception et développement de logiciels pour messagerie instantanée; logiciels en tant que services (SaaS); développement, programmation et implémentation de logiciels; services d’hébergement de plateformes de communication sur Internet; plateformes de communication en tant que service (CPaaS); conseil et services de conseillers relatifs aux services précités ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Ainsi, les services de « recherches technologiques ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; logiciels en tant que service (SaaS) ; informatique en nuage ; hébergement de serveurs » de la demande d’enregistrement contestée sont pour partie identique et pour partie similaires aux services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il importe peu que les activités réelles de la société opposante et du déposant n’aient aucun lien entre elles, comme le fait valoir le déposant : « Bird propose des solutions marketing destinées aux équipes marketing et d’ingénierie, visant à stimuler la croissance clientèle des entreprises clientes. Birdynfo, quant à elle, propose une solution RH exclusivement à destination des services RH, dans le but d’améliorer l’expérience des collaborateurs, un usage exclusivement interne à l’entreprise ». En effet, la comparaison des produits et services s’effectue uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. En revanche les services de « numérisation de documents » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de procédés tendant à convertir les informations d’un support ( texte , image , audio , vidéo ) en données numériques que des dispositifs informatiques ou d’électronique numérique pourront traiter ne sont pas identiques à l’évidence aux « logiciels en tant que services (SaaS); développement, programmation et implémentation de logiciels; logiciels informatiques ; logiciels d’applications téléchargeables » de la marque antérieure. 3

E n outre, ces services ne sont pas étroitement liés en ce que les seconds ne sont pas destinés spécifiquement aux premiers mais sont susceptibles de multiples autres destinations. Ces services ne sont donc pas complémentaires. De plus, les services précités de la demande contestée ne partagent pas à l’évidence les mêmes nature, objet et destination que les services invoqués de la marque antérieure. Ces services ne sont donc pas similaires Enfin, les services de « stockage électronique de données » de la demande d’enregistrement contestée, contrairement aux assertions de la société opposante, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Equipement de communication de données et de réseautage informatique ; conception et développement de logiciels pour messagerie instantanée; programmation de logiciels pour des plateformes Internet; logiciels en tant que services (SaaS); développement, programmation et implémentation de logiciels; services d’hébergement de plateformes de communication sur Internet; plateformes de communication en tant que service (CPaaS) ; services de télécommunications ; fourniture d’accès utilisateur à des plateformes sur Internet et d’autres médias ; services de télécommunication fournis par le biais de plates formes et portails sur Internet et d’autres supports » de la marque antérieure dans la mesure où la prestation des premiers ne nécessitant pas le recours aux seconds, pas plus que ceux-ci ne servent exclusivement à la prestation des premiers. Ces services ne sont donc pas complémentaires, ni similaires. Les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent donc pour partie identiques et similaires à certains des services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif BIRDYNFO, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe figuratif BIRD, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence, que le signe contesté est composé d’une dénomination unique tout comme la marque antérieure. 4

Il n’est pas contesté que les signes ont en commun le terme BIRD, seul élément verbal de la marque antérieure, ainsi que la représentation d’un oiseau stylisé placé en début de signe ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Les signes diffèrent par la séquence finale –YNFO au sein du signe contesté. Toutefois, cette différence n’est pas de nature à écarter les ressemblances entre les signes qui restent dominés par la séquence BIRD. En effet, la société déposante ne conteste pas l’argument de la société opposante selon lequel, dans le signe contesté « -YNFO peut être considéré comme le diminutif du terme « informatique » et être donc considéré comme faiblement distinctif pour des services dans le domaine des logiciels. Le consommateur pensera qu’il s’agit d’une déclinaison de la marque antérieure et aura son attention encore plus focalisée sur le son BIRD qui est l’élément principal ». Ainsi, en raison de ces ressemblances d’ensemble il existe une similarité entre les signes, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe figuratif contesté BIRDYNFO est donc similaire à la marque verbale antérieure BIRD. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des services en cause ainsi que de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces services. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, et ce malgré la proximité des signes. B. Sur le fondement de la marque verbale n°1638740 Sur la comparaison des services Pour les raisons précédemment exposées dans la partie A), les services « recherches 5

t echnologiques ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; logiciels en tant que service (SaaS) ; informatique en nuage ; hébergement de serveurs  » doivent être considérés comme étant identiques ou similaires. En revanche, pour les raisons précédemment exposées dans la partie A), les services de « numérisation de documents ; stockage électronique de données » ne sont pas similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif BIRDYNFO, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal BIRD. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme étant similaire à la présente marque antérieure. CONCLUSION En conséquence, le signe contesté BIRDYNFO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée pour les services suivants : « recherches technologiques ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; 6

c onception de systèmes informatiques ; logiciels en tant que service (SaaS) ; informatique en nuage ; hébergement de serveurs » Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités. 7