PR4_DMA_OPP_3RECO OP24-2313 Le 24/01/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

2 La société COMPAGNIE DE PHALSBOURG (société à responsabilité limitée), a déposé, le 12 avril 2024 la demande d’enregistrement de marque n° 5047075 portant sur le signe figuratif ICONIC ! . Le 2 juillet 2024, la société EUROSTARS HOTEL COMPANY, S.L. (société de droit espagnol), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale internationale désignant l’Union Européenne IKONIK HOTELS déposée le 23 octobre 2019 et enregistrée sous le n° 1524316. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations ont été échangées entre les parties. A la suite des dernières observations de la société déposante, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les services suivants: « Services hôteliers ; Services d’hôtellerie et de restauration ; Services de fourniture de nourriture et de boissons, à savoir restaurants, cafés, cafétérias, services de traiteur, restauration rapide et bars ; Hébergement temporaires ; Location et réservation de salles de réception et centres d’affaires ; services de mise à disposition de salles (location) pour des conférences, réunions, colloques, conférences, congrès ; Location temporaire à titre onéreux et mise à disposition gratuite de postes de travail individuels et collectifs, de salles de réunions au profit de tiers, dont notamment des entreprises, créateurs d’entreprises et porteurs de projets ; Mise à disposition d’installations pour des expositions dans des hôtels ; Mise à disposition d’informations en ligne en matière de réservations d’hôtels ; Services de conseils concernant les installations hôtelières ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

3 La marque antérieure invoquée est enregistrée pour les services suivants: « Services de conseil pour l’organisation et la direction d’affaires, en particulier dans le secteur de l’hôtellerie; gérance administrative d’hôtels; services de recrutement pour la gestion de projets commerciaux; promotion des ventes de chambres d’hôtels pour des tiers; évaluation, gestion et services de conseillers d’affaires dans le domaine de l’industrie des voyages et des hôtels; services de publicité; gestion d’affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; organisation de foires et d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires, location d’espaces publicitaires; services de conseil en direction d’entreprises; aide à la direction d’entreprises commerciales, informations sur des entreprises; services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et services pour d’autres entreprises]; relations publiques; services de relogement pour entreprises; services de publication de textes publicitaires ; Services hôteliers; réservation d’hôtels; services hôteliers et services de restaurants; hébergement temporaire; services d’agences de logement, [hôtels, pensions], location de logements temporaires; location de salles de réunion, services de bars, services de cafés; cafétérias; bars à restauration rapide [snack-bars]. ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services suivants « Services hôteliers ; Services d’hôtellerie et de restauration ; Services de fourniture de nourriture et de boissons, à savoir restaurants, cafés, cafétérias, services de traiteur, restauration rapide et bars ; Hébergement temporaires ; Location et réservation de salles de réception et centres d’affaires ; services de mise à disposition de salles (location) pour des conférences, réunions, colloques, conférences, congrès ; Location temporaire à titre onéreux et mise à disposition gratuite de postes de travail individuels et collectifs, de salles de réunions au profit de tiers, dont notamment des entreprises, créateurs d’entreprises et porteurs de projets ; Mise à disposition d’installations pour des expositions dans des hôtels ; Mise à disposition d’informations en ligne en matière de réservations d’hôtels ; Services de conseils concernant les installations hôtelières» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Les services précités sont donc identiques et similaires aux services invoqués de la présente marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe figuratif ICONIC !, ci- dessous reproduit : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

4 La marque antérieure porte sur le signe verbal IKONIK HOTELS, présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé d’une dénomination et d’un élément figuratif, et la marque antérieure de deux éléments verbaux. Les signes ont en commun un terme visuellement très proche, phonétiquement et intellectuellement identique, à savoir ICONIC pour le signe contesté et IKONIK pour la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes. A cet égard, la société déposante soutient que « la marque contestée comprend un point d’exclamation final, signe remarquable, alors que la marque antérieure ne contient aucune ponctuation », or cette différence n’a que peu d’incidence visuelle et aucune incidence phonétique de sorte qu’elle risque d’échapper au consommateur.

De plus, la société déposante fait également valoir que « la police de caractères employée pour la marque antérieure est en lettres d’imprimerie noirs et majuscules classiques, alors que celle de la marque contestée est en gras et en italique », or ces différences de casse et de style typographique échapperont aux consommateurs habitués à voir opérer de tels changements, et qui en outre sont susceptibles de ne percevoir la marque que phonétiquement. De même, la présence d’un élément figuratif au sein du signe déposé et du terme HOTELS au sein de la marque antérieure n’affecte pas les ressemblances précitées. En effet, les termes ICONIC/IKONIK apparaissent distinctifs au regard des services en présence dès lors qu’ils ne confèrent pas d’information commerciale pertinente sur ces services, pas plus qu’ils n’en désignent une caractéristique, contrairement à ce que soutient la société déposante qui affirme que ce terme signifie « emblématique, extraordinaire ». Or, si ce terme désigne un objet, un produit, particulièrement représentatif d’une marque, il ne peut pour autant être considéré comme faisant référence à une qualité des services visés, contrairement à ce que soutient la société déposante. En outre, au sein de la demande contestée, la présence d’un élément figuratif n’est pas de nature à altérer le caractère essentiel et immédiatement perceptible de la dénomination ICONIC par laquelle le signe sera lu et prononcé, contrairement à ce que soutient la société déposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

5 De même, au sein de la marque antérieure, la dénomination IKONIK présente un caractère dominant et essentiel de par sa position d’attaque et en ce que le terme HOTELS qui le suit apparait dépourvu de caractère distinctif ou est à tout le moins fortement évocateur des services en cause dès lors qu’il est susceptible de désigner ou d’évoquer le lieu de prestation de certains services, comme le souligne la société opposante. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes en présence. Le signe figuratif contesté ICONIC est donc similaire à la marque verbale antérieure IKONIK HOTELS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté ICONIC ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI