COUR D’APPEL DE COLMAR ARRET du 7 mai 2025

PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A Numéro d’inscription au répertoire général : I A N: RG 24/00440 N° Portalis DBVW-V-JB7I-IHI7 Décision déférée à la Cour : 20 Décembre 2023 par le Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle de COURBEVOIE

DEMANDERESSE AU RECOURS :

L’Association PUBLICATIONS PRES LES UNIVERSITES DE STRASBOURG "PRESSES UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG" prise en la personne de son représentant légal […]

Représentée par M^e Céline RICHARD, avocat à la Cour Avocat plaidant : M^e SCHMITT, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDERESSE AU RECOURS :

L’UNIVERSITE DE STRASBOURG prise en la personne de son représentant légal […]

Représentée par M^e Marion BORGHI de la SELARL MARION BORGHI AVOCAT, avocat à la Cour Avocat plaidant : M^e CANIVEZ, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 10 mars 2025, en audience publique, un rapport de l’affaire ayant été présenté à l’audience, devant la Cour composée de : M. WALGENWITZ, Président de chambre M. ROUBLOT, Conseiller M^me RHODE, Conseillère qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M^me V

En présence de : Monsieur le Directeur Général de l’INPI, représenté par M^me J B, munie d’un pouvoir

Ministère Public : représenté par M. VARBANOV, substitut général, non présent aux Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

- 2 – débats mais dont les conclusions écrites ont été communiquées aux parties.

ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et M^me R V, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

L’Association de Publications près les Universités de Strasbourg '« Presses Universitaires de Strasbourg' » (l’association) est une association de droit local, dont l’objet est de faciliter la publication de travaux relevant des disciplines enseignées au sein de l’université de Strasbourg (l’université).

Les ouvrages publiés par l’association comportent un logo, constitué de l’acronyme « PUS » et des termes « PRESSES UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG », déposé à l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) en tant que marque le 24 novembre 2009.

La marque a été enregistrée sous la reproduction graphique suivante :

L’association et l’université de Strasbourg ont conclu une convention de partenariat le 21 juillet 2010 et créé une fondation universitaire, la fondation « Presses Universitaires de Strasbourg' » (la fondation), dont l’objet était la publication d’ouvrages scientifiques.

Dans le cadre de ce partenariat, l’association a cédé à la fondation sa marque complexe ci-dessus reproduite.

Cette marque n’a pas été renouvelée à son échéance en 2019. de sorte qu’elle a expiré.

Par une délibération, contestée devant le tribunal administratif de Strasbourg, le conseil d’administration de l’université a décidé de dissoudre la fondation.

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

- 3 – Le 1er février 2022, l’université a procédé au dépôt de marques dont la marque complexe française n°22/4 839 279 pour les produits de classes 16, 35, 41 et 42 :

L’enregistrement de cette marque a été publié au BOPI 2022- 40 du 7 octobre 2022.

Le 2 février 2023, l’association a présenté une demande en nullité de la marque précitée auprès de l’INPI.

Le Directeur Général de l’INPI a rendu le 20 décembre 2023, la décision suivante :

« Article un : La demande en nullité NL23-0030 concernant la marque n° 22/4839279 est rejetée.

Article deux : la somme de 600 euros est mise à la charge de l’Association de Publications près les Universités de Strasbourg « Presses Universitaires de Strasbourg » (association de droit local Alsace-Moselle) au titre des frais exposés ".

Le 19 janvier 2024, l’Association de Publications près les Universités de Strasbourg « Presses Universitaires de Strasbourg » a formé un recours contre cette décision.

L’établissement public Université de Strasbourg s’est constitué intimé le 19 février 2024.

Vu les dernières conclusions datées du 12 février 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, par lesquelles l’Association de Publications près les Universités de Strasbourg demande à la cour de :

« Déclarer l’appel recevable et bien-fondé,

Infirmer la décision rendue par l’institut National de la Propriété Intellectuelle le 20 décembre 2023 en toutes ses dispositions, à savoir en ce qu’il a :

— Rejeté la demande en nullité de l’Association concernant la marque n°22/4839279,

— Mis à la charge de l’Association la somme de 600 euros au titre des frais exposés. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

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Statuant à nouveau :

Juger que le dépôt de la marque verbale française n° 4 839 279 par l’Université de Strasbourg est entaché de fraude.

Juger de l’existence d’un risque de confusion entre la dénomination sociale antérieure de l’Association et la marque figurative française n° 4 839 279.

Prononcer la nullité de la marque figurative française n° 4 839 279 déposée le 1er février 2022, publiée le 25 février 2022 (BOPI 2022-08) et enregistrée le 7 octobre 2022 (BOP1 2022-40) au nom de l’Université de Strasbourg pour désigner les produits en classes 16 ; 35 ; 41 ; 42 ;

Rejeter les demandes de l’Université de Strasbourg et de l’INPl et les en débouter,

Condamner l’Université de Strasbourg et l’INPl à verser à l’association Publication près les universités de Strasbourg « Presses universitaires de Strasbourg » la somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens".

Vu les dernières conclusions, transmises par voie électronique le 2 juillet 2025, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, par lesquelles l’Etablissement Public Administratif Université de Strasbourg demande à la cour de :

« Rejeter l’appel et le dire mal fondé,

Débouter l’Association Publications près les Universités de Strasbourg « Presses Universitaires de Strasbourg » de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

En conséquence,

— Confirmer en toutes ses dispositions la décision référencée NL23-0030 rendue par le directeur de I’INPI en date du 20 décembre 2023,

— Juger que la marque figurative française n°4 839 279 n’a pas fait l’objet d’un dépôt frauduleux par l’université,

— Condamner l’association à payer à l’Université la somme de 5 000 € au litre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens."

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

- 5 – Vu les dernières observations écrites du directeur général de l’INPl reçues le 9 décembre 2024,

Vu les observations de l’avocat général en date du 10 janvier 2025, qui conclut à la confirmation de la décision du 20 décembre 2023,

Vu l’audience du 10 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

Au préalable, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent Aux termes de l’article L411-4 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle, le directeur général de l’Institut National de la Propriété Industrielle statue sur les demandes en nullité ou en déchéance de marques.

Selon l’article R411-19 du code de la propriété intellectuelle, les recours exercés à rencontre des décisions mentionnées au deuxième alinéa du même article L. 411-4 sont des recours en réformation. Ils défèrent à la cour la connaissance de l’entier litige. La cour statue en fait et en droit.

Sur la nullité de la marque verbale française n°22/4839279 pour dépôt de mauvaise foi :

L’article L 714-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’enregistrement d’une marque est déclaré nul par décision de justice, ou par décision du directeur général de l’Institut National de la Propriété Industrielle, en application de l’article L. 41 1-4, si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711- 3, L. 715-4 et L. 715-9.

Scion l’article L711-2, 11° du code de la propriété intellectuelle, ne peut être valablement enregistrée et si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle, une marque dont le dépôt a été effectué de mauvaise foi par le demandeur.

La Cour de justice des Communautés européennes (C’JCE), dans l’arrêt Chocoladefabriken Lindt (C-529/07, 11 juin 2009), rendu sur question préjudicielle, a dit pour droit que, pour l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi du demandeur, la juridiction nationale est tenue de prendre en considération tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce et existant au moment du dépôt de la demande d’enregistrement d’un signe et notamment :

— le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise, dans au moins un Etat membre, un signe identique ou similaire pour Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

- 6 – un produit identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé ;

— l’intention du demandeur d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe ;

— le degré de protection juridique dont jouit le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé.

Elle a précisé que la connaissance qu’a, ou doit avoir, le demandeur des droits antérieurs du tiers, affectés par l’enregistrement ne suffit pas, à elle seule, pour que soit établie l’existence de la mauvaise foi du demandeur, insistant sur la prise en considération de l’intention du demandeur au moment du dépôt de la demande d’enregistrement, élément subjectif qui doit être déterminé par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce.

Dans un arrêt du 29 janvier 2020 (Sky, n 371/18), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que la cause ou le motif de nullité absolue s’applique lorsqu’il ressort d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque a introduit la demande d’enregistrement de cette marque, non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine.

Un dépôt de marque est entaché de fraude lorsqu’il est effectué dans l’intention de priver autrui d’un signe nécessaire à son activité (Com., 25 avril 2006, n°04-15.641), ou lorsqu’est rapportée la preuve d’intérêts sciemment méconnus par le déposant (Com., 12 décembre 2018, n° 17-24.582).

En l’espèce, le moyen développé par l’association tiré de la mauvaise foi du dépôt de la marque complexe n°22/4839279 est fondé sur le fait que la marque similaire qu’elle avait déposée le 24 novembre 2009 avait vocation à lui être restituée en cas de dissolution de la fondation et que l’université aurait intentionnellement omis de renouveler cette marque, pour éviter une telle restitution et la déposer sous son nom.

Il y a lieu, en conséquence, de vérifier si la marque avait bien, au regard des conventions conclues par les parties et des circonstances de la dissolution de la fondation, vocation à être restituée à l’association.

11 résulte des statuts de la fondation que :

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- 7 -
- ‘’La dotation initiale de la Fondation est constituée par les apports suivants des membres fondateurs : – l’Association des Presses universitaires de Strasbourg apporte les éléments d’actif constitués par l’ensemble de son stock et de ses marques (…). L’apport des marques est réalisé selon les modalités et dans les limites fixées par la Convention de Partenariat." ;

— "La fondation est dissoute de plein droit en cas de retrait de l’ensemble des membres fondateurs autres que l’Université. La Fondation peut également être dissoute par délibération du Conseil d’administration de l’Université après consultation du Conseil de gestion de la Fondation et des organes représentatifs des membres de la Fondation autre que l’Université. L’Université reste propriétaire du patrimoine de la Fondation ".

La convention de partenariat en matière d’édition universitaire, conclue le 21 juillet 2010 entre l’université et l’association, stipule que "La présente convention est conclue sans limite de durée. Elle est résiliée de plein droit en cas de dissolution de l’Association ou de la Fondation. Elle peut être résiliée par l’Université pour motif d’intérêt général et par chacune des parties en cas de faute grave de l’autre partie. La résiliation de la convention n’emporte pas, pai’ elle-même, dissolution de la Fondation. Les marques apportées par l’Association des Presses Universitaires de Strasbourg lors de la constitution de la Fondation sont restituées à celle-ci, à titre d’indemnité, lorsque la résiliation de la présente convention est prononcée dans les cas suivants :

— résiliation à l’initiative de l’Université pour motif d’intérêt général ;

— résiliation à l’initiative de l’Association pour faute de l’Université ou en cas de modification substantielle des statuts de la Fondation par l’Université".

Aux termes d’un acte de cession de marque daté du 24 juin 2013, l’association a déclaré céder à titre gratuit tous ses droits sur la marque complexe constituée d’une partie verbale « Presse universitaire de Strasbourg » et d’un logo (PUS), déposée à l’INPI le 24 novembre 2009 pour tous les produits et services pour lesquels elle a été réservée, au profit de l’Université de Strasbourg pour son service de la Fondation universitaire non personnalisée dénommée « Fondation Presses Universitaires de Strasbourg » à compter du 1 er juillet 2013. Le cédant garantit qu’il est bien titulaire du logo concerné. L’Université de Strasbourg s’engage à consentir une licence non exclusive de cette marque au profit de l’Association des Presses Universitaires de Strasbourg dans les conditions explicitées à la Convention de Partenariat".

• Par une délibération du 27 septembre 2022, le conseil d’administration de l’université a dissous la fondation Presses Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

- 8 – Universitaires de Strasbourg et adopté les statuts de la maison d’édition scientifique de l’université de Strasbourg. Les motifs mis en avant pour cette dissolution sont les difficultés de lisibilité, résultant du partage des ouvrages entre deux éditeurs (la fondation et l’association), les difficultés comptables et financières liés à la nécessité d’une comptabilité certifiée pour la fondation distincte de celle de l’université et la volonté d’intégrer les PUS à l’université de Strasbourg, selon une formule juridique simple et flexible.

Il résulte de l’ensemble de ces actes que la marque litigieuse n’avait vocation à être restituée à l’association que dans l’hypothèse d’une résiliation de la convention de partenariat par l’université pour motif d’intérêt général ou d’une résiliation par l’association pour faute de l’université, ou en cas de modification substantielle des statuts de la fondation par l’université, étant précisé que dans de telles hypothèses, la résiliation de la convention n’emporte pas, par elle- même, dissolution de la fondation.

Tel n’est pas le cas en l’espèce puisque la convention de partenariat est résiliée de plein droit, suite à la dissolution de la fondation.

Dans une telle hypothèse, l’université avait vocation à conserver la marque apportée par l’association, conformément aux statuts de la fondation.

Dès lors qu’elle avait omis de renouveler la marque apportée par l’association à la fondation à son échéance en 2019, l’université n’a commis aucune faute et n’a pas fait preuve de mauvaise foi en procédant au dépôt, le 1er février 2022, de la marque complexe française n°22/4839279.

Son intention légitime était de poursuivre une activité d’édition, qu’elle avait commencée dans le cadre de la fondation, avec un signe qui aurait dû lui revenir et qu’elle avait laissé expiré.

En conséquence, la demande en nullité de la marque pour dépôt de mauvaise foi ne peut aboutir.

Sur la nullité de la marque complexe française n° 4839279 pour atteinte à un droit antérieur :

L’article L 714-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’enregistrement d’une marque est déclaré nul, par décision de justice ou par décision du directeur général de l’Institut National de la Propriété Industrielle, en application de l’article L. 411-4, si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2. L. 711- 3. L. 715-4 et L. 715-9.

Selon l’article L 711-3, I, 3° ne peut être valablement Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

- 9 – enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle, une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment une dénomination ou une raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.

La CJUE a dit pour droit que l’objet commun des deux conditions posées à l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 40/94 est de limiter les conflits entre les signes, en empêchant qu’un droit antérieur qui n’est pas suffisamment caractérisé, c’est-à-dire important et significatif dans la vie des affaires, puisse faire obstacle à l’enregistrement d’une nouvelle marque communautaire. Une telle faculté d’opposition doit être réservée aux signes qui sont effectivement et réellement présents sur leur marché pertinent (CJUE 29 mars 2011, C-96/09, n°157).

Pour qu’existe un risque de confusion, l’opposant doit justifier préalablement que la marque déposée contrevient à l’existence d’une dénomination sociale antérieure, effectivement exploitée.

La dénomination sociale ne bénéficie d’une protection que pour les activités effectivement exercées par la société et non pour celles énumérées dans ses statuts (Cass. com., 10 juillet 2012, n° 08- 12.010).

En l’espèce, il résulte des statuts de l’association que sa dénomination sociale est « Association de Publications près les Universités de Strasbourg - »Presses Universitaires de Strasbourg«   ».

Concernant l’exploitation de la dénomination sociale de l’association pour ses activités de publication, la cour partage l’analyse de M. le directeur de l’INPI qui a relevé que l’association communique auprès du public sous la mention « Presses Universitaires de Strasbourg », seule ou accompagnée du logo stylisé reprenant les initiales PUS et que, si la mention « Presses Universitaires de Strasbourg » se trouve parfois accompagnée des termes « Association de Publications près les Universités de Strasbourg » dans certains des documents produits, ces derniers tenues sont toutefois présentés séparément de cette mention, de sorte que la dénomination sociale de l’association n’est pas identifiable en son entier pour le consommateur.

Seuls deux documents font mention de la dénomination de l’association dans son intégralité, une lettre d’information printemps- été 2022, soit postérieure au dépôt de la marque litigieuse, donc non pertinent en l’espèce, ainsi qu’un formulaire de demande de reproduction daté du 2 novembre 2021.

Cette seule mention de la dénomination complète ne saurait établir une exploitation effective de la dénomination sociale.

En effet, les termes « Presses Universitaires de Strasbourg » ne Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

- 1 0 – constituent matériellement pas la dénomination exacte de l’association, telle qu’elle l’a déclarée et qui doit seule être prise en compte. Admettre le raisonnement de l’association reviendrait, notamment, à lui permettre de se prévaloir indirectement d’une protection qui n’entre pas dans les prévisions des textes susvisés, puisqu’une représentation partielle de sa dénomination déclarée ne saurait ainsi ouvrir droit à protection.

Contrairement à ce que soutient l’association, l’adjonction dans sa dénomination déclarée, aux tenues « Presses Universitaires de Strasbourg », des termes « Publications près les Universités de Strasbourg », n’est pas indifférente en ce qu’elle particularise cette dénomination.

En l’absence d’exploitation effective de sa dénomination sociale par l’association, il ne saurait résulter du dépôt de la marque litigieuse un risque de confusion dans l’esprit du public.

En conséquence, la demande en nullité de la marque pour atteinte à un droit antérieur ne peut aboutir.

Sur les demandes accessoires :

Les dépens de la procédure d’appel seront à la charge de l’association qui succombe, outre confirmation de la décision déférée sur ce point.

L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme la décision rendue le 20 décembre 2023 par M. le directeur général de l’Institut National de la Propriété Industrielle,

Y ajoutant,

Condamne l’Association de Publications près les Universités de Strasbourg « Presses Universitaires de Strasbourg » aux dépens de la procédure d’appel.

Déboute les parties de leurs prétentions au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La Greffière, Le Président Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI