OPP 23-2760 07/04/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I. FAITS ET PROCEDURE La société TOURISME ORGANISATION PRODUCTION (société anonyme) a déposé le 11 mai 2023 la demande d’enregistrement n° 23 4961030 portant sur le signe figuratif . Le 24 Juillet 2023, Monsieur J E a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne COCOON, déposée le 7 juin 2017 et enregistrée sous le n° 016804403.

L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Suite à des demandes conjointes des parties, la procédure a été suspendue pendant huit mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A cette occasion, la société déposante a contesté la comparaison des signes. En outre, le titulaire de la demande d’enregistrement a également invité l’opposante à produire des preuves d’usage de la marque antérieure. Suite à cette invitation qui lui a été notifiée le 23 Août 2024, des pièces ont été fournies par l’opposant dans le délai imparti.

A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II. DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. Preuve de l’usage Conformément à l’article L.712-5-1 du code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] 3° l’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». Aux termes de l’article L.712-5-1 in fine du code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ».

Appréciation de l’usage sérieux Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. En l’espèce, la date de dépôt de la demande contestée est le 11 Mai 2023. L’opposant est donc tenu de prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 11 Mai 2018 au 11 Mai 2023 inclus, pour les services invoqués à l’appui de l’opposition, à savoir les services suivants : « Hébergement temporaire ; Services hôteliers ; Services de réservation de chambres ». Suite à l’invitation de la société déposante, Monsieur J E a fourni, dans le délai imparti, plusieurs pièces, à savoir :

- une déclaration sur l’honneur datée du 25 Septembre 2024 signée par l’opposant en sa qualité de gérant de la société ECKELMANN SERVICE GmbH accompagnée de la certification des chiffres d’affaires par des experts comptables (Pièces 1.1 et 1.2) ;

- des factures, ainsi que leurs traductions en français, émises à des clients par des hôtels situés à Munich en Allemagne (Pièces 2.1 à 2.6) ;

- des factures, ainsi que leurs traductions en français, émises à des clients par l’hôtel situé à Salzbourg en Autriche (Pièces 2.7 à 2.8) ;

- 23 Newsletters des hôtels COCOON envoyées par mail à ces abonnés entre 2020 et 2023 avec mention du nombre correspondant de destinataires ainsi que leurs traductions en français (Pièces 3.1 à 3.2) ;

- des communiqués de presse et autres documents, datés de 2019 à 2023 destinés aux marchés allemands et autrichiens concernant les services et activités proposés par les hôtels COCOON et leurs traductions (Pièces 4.1 à 4.28) ;

- des captures d’écran du site web de l’opposant tendant à démontrer que la marque a été utilisée sur la page d’accueil du site de l’opposant depuis 2012 jusqu’en 2023 (Pièce 5.). Force est de constater, dans le cadre de l’appréciation globale des pièces, que l’usage sérieux a été suffisamment démontré pour les services d’« Hébergement temporaire ; Services hôteliers », pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent, ce qui n’est pas contesté la société déposante. Toutefois, la société déposante conteste les éléments de preuves apportés par l’opposant concernant les « services de réservation de chambres », soulignant qu’aucun des documents fournis ne vient établir l’usage de cette activité, sous la marque COCOON, affirmant qu’elle est susceptible d’être réalisée « de façon autonome, indépendamment de l’exploitation d’un hôtel ». A cet égard, il convient de rappeler que, même si certains facteurs pertinents font défaut dans certains éléments de preuve, la combinaison de tous les facteurs pertinents dans tous les éléments de preuve peut quand même établir un usage sérieux. En premier lieu, l’opposant fournit des extraits de newsletter (Pièces 3.1 et 3.2) datés de 2020 à 2023 et destinés à ses abonnés, dans lesquels il invite les consommateurs à réserver des chambres dans les différents hôtels de la marque COCOON, notamment par le biais de liens hypertextes présents sous les formulations telles que « Réserve MAINTENANT ta prochaine expérience COCOON », « Réservez directement ici », « Réserve ici ton moment COCOON Munich » ou encore en anglais « Book Now » et « Book your stay Now ». Ensuite, l’opposant fournit des captures d’écran de son site Internet (Pièce 5) démontrant que le signe a été utilisé sur son site sur la période pertinente. Sur ces dernières, on observe que le site permet aux consommateurs de réserver des chambres dans les différents hôtels exploités sous le signe COCOON. Enfin, l’opposant a transmis de nombreuses factures émises entre 2019 et 2023 (Pièces 2.1 à 2.8) provenant des différents hôtels COCOON sur lesquelles apparaissent des paiements, notamment en ligne, effectués dans le cadre de la réservation de chambres. Il découle de l’ensemble des documents susvisés qu’un usage sérieux a été démontré par l’opposant pour les « services de réservation de chambres » sur la période et le territoire pertinent. Dès lors, l’opposant ayant prouvé l’usage de la marque antérieure invoquée pour les services d’ « Hébergement temporaire ; Services hôteliers ; services de réservation de chambres », la marque antérieure est réputée enregistrée dans le cadre de l’opposition pour l’ensemble de ces services. B. Sur l’appréciation du risque de confusion Sur la comparaison des services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Organisation de voyages et de croisières ; Services hôteliers ».

La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Hébergement temporaire ; Services hôteliers ; services de réservation de chambres ». L’opposant soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Force est de constater sur les « services hôteliers » de la demande d’enregistrement contestée se retrouvent à l’identique dans la marque antérieure. En outre, comme le démontre l’opposant, les services d’ « organisation de voyages et de croisières » de la demande d’enregistrement présentent un lien étroit et obligatoire avec les services d’ « hébergement temporaire ; services hôteliers ; services de réservation de chambres » de la marque antérieure en ce que les services précités peuvent être proposés de façon concomitante par les mêmes entreprises (agences de voyage). Cette position est d’ailleurs conforme à la jurisprudence de l’EUIPO. Ainsi, dans une décision récente du 29 Septembre 2021, citée par l’opposant, la chambre des recours de l’EUIPO a conclu selon la traduction libre fournie par l’opposant que « Les services contestés compris dans la classe 39 sont une série de services de voyage tels que la réservation, la planification, l’organisation et la conduite de voyages, qui sont fortement similaires aux services d’hébergement hôteliers […] de la marque antérieure. Ils sont fournis par les mêmes sociétés (notamment agences de voyages), s’adressant aux mêmes clients (personnes voyageant pour des raisons privées ou raisons commerciales) et proposés sur les mêmes canaux de distribution. Pour autant que les services en conflit ne se chevauchent pas, ils sont au moins complémentaires » (Décision de la 5ème Chambre de

Recours

du

29/09/2021,

R 1038/2021-5). A cet égard, est extérieur à la présente procédure, l’argument de la société déposante selon lequel, suite à la lecture des preuves d’usage de l’opposant, « il apparait que le titulaire de cette marque ne propose aucun service d’organisation de voyages comparables aux offres de TOP OF TRAVEL » et que cela « démontre donc qu’une activité d’hôtellerie peut être menée par une entreprise ne proposant pas de services d’organisation de voyages ». En effet, la comparaison des services, dans le cadre de la procédure d’opposition, doit s’effectuer uniquement en fonction des services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de l’activité réelle ou supposée des parties. Ainsi, il est établi que ces services présentent une complémentarité, et dès lors sont similaires. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif TOP CLUBS COCOON, représenté ci-dessous :

Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe verbal COCOON. L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires, ce que conteste la société déposante. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux, d’un élément figuratif et de couleurs et que la marque antérieure est constituée d’un seul élément verbal. Les signes ont en commun le terme COCOON, seul élément verbal constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. En effet, contrairement à ce que soutient la société déposante, le terme COCOON sera perçu comme renvoyant au terme français « cocon » évoquant ainsi, aussi bien dans le signe contesté que dans la marque antérieure, la « phase immobile de la vie de certains animaux ». Les signes en cause diffèrent par la présence des termes TOP CLUBS au sein du signe contesté, inscrits en gris (TOP) et bleu (CLUBS) et par celle d’un élément figuratif de petite taille, positionné en haut à droite du signe, à savoir un papillon stylisé de couleur bleue. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, il n’est pas contesté que le terme COCOON, constitutif de la marque antérieure, apparaît distinctif au regard des services en présence. En outre, le terme COCOON présente un caractère essentiel au sein du signe contesté, dès lors que l’expression TOP CLUBS qui le précèdent, présente un caractère manifestement laudatif, en ce qu’elle apparaît fortement évocatrice de la qualité supérieure des services en cause ; à cet égard, il importe peu que « la combinaison des termes « TOP » et « CLUBS » [ne soit] pas utilisée dans le langage courant pour désigner les services visés dans l’enregistrement », dès lors que cette expression sera aisément comprise par le consommateur comme évoquant des « clubs de vacances haut de gamme », ce que reconnaît du reste elle-même la société déposante. Est également inopérant, l’argument de la société déposante selon lequel le terme TOP « correspond ici à l’acronyme du nom de la société TOURISME ORGANISATION PRODUCTION et n’est donc pas utilisé dans l’acceptation habituelle du mot anglais top » ; en effet, outre le fait que le consommateur n’est pas censé connaître les raisons ayant motivé l’adoption d’une marque, il est plus probable que ce terme TOP soit perçu dans son acception courante, à savoir « ce qui existe de mieux dans un domaine » ainsi que la précise l’opposante.

Il en résulte que malgré sa présentation sur une ligne inférieure dans une police de caractères « plus réduite », l’attention du consommateur se portera immédiatement sur le terme COCOON, en raison de son caractère arbitraire, les termes TOP CLUBS ne faisant que référence à une caractéristique des services en cause comme précédemment démontré. En outre, s’il est vrai que la présentation du signe contesté met en avant la séquence TOP CLUBS sur le plan visuel, il convient de relever que cette mise en exergue n’est pas perceptible au plan phonétique. Par ailleurs, les différences tenant à la présence, au sein du signe contesté d’un élément figuratif représentant un papillon de petite taille et de couleur bleue et d’une police de couleurs pour les termes TOP CLUBS, ne sont pas de nature à écarter les grandes ressemblances d’ensemble entre les signes, dès lors que ces éléments sont purement décoratifs. Ainsi, il résulte tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, une similarité entre les signes pris dans leur ensemble. En particulier, le consommateur pourra être amené à croire que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure. A cet égard, l’argument de la société déposante selon lequel « La marque TOP CLUBS est utilisée comme marque-ombrelle par la société TOURISME PRODUCTION (…) TOP CLUBS COCOON n’est qu’une déclinaison des marques TOP OF TRAVEL et TOP CLUBS, dans laquelle le mot COCOON ne sert qu’à désigner une gamme de produits faisant partie de la même famille que TOP CLUBS, et proposés par la même entreprise » ne saurait être pris en compte dans le cadre de la présente procédure. En effet, le bien-fondé d’une opposition doit s’apprécier eu égard aux droits conférés par la seule marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la seule demande contestée, indépendamment d’autres droits dont la société déposante serait titulaire. Enfin, sont sans incidence les arguments de la société déposante tirés de décisions du Directeur de l’INPI, ou du Tribunal de l’Union européenne, statuant sur des oppositions dont les circonstances étaient différentes de celles de la présente espèce. Le signe verbal figuratif contesté TOP CLUBS COCOON est donc similaire à la marque verbale antérieure COCOON. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.

En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. C. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté TOP CLUBS COCOON ne peut être adopté comme marque pour désigner les services en cause, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque verbale COCOON. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2nd : La demande d’enregistrement est totalement rejetée.