R É P U B L I Q U E

F R A N Ç A I S E

OPP 23-3208 19/02/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société TESLAPIMP (société par actions simplifiée) a déposé le 6 juin 2023, la demande d’enregistrement n° 4 967 229 portant sur le signe verbal TESLAPIMP. Le 28 août 2023, la société TESLA (société de droit américain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement d’une atteinte à la renommée de la marque Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : 0820 210 211 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951

2 internationale désignant la France portant sur le signe verbal TESLA, déposée le 24 avril 2013, enregistrée sous le n° 1162462 et régulièrement renouvelée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice. Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice ; que ces conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection. En vertu de la jurisprudence européenne, les atteintes visées ci-dessus, lorsqu’elles se produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre les marques en conflit, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre les marques, c’est-à-dire établit un lien entre celles- ci. L’existence d’un tel lien doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. En l’espèce, la société opposante invoque la renommée de la marque internationale désignant la France n° 1162462 portant sur le signe verbal suivant : TESLA.

3 La renommée est invoquée au regard des produits suivants : « Automobiles et leurs parties structurelles». Afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante fournit des pièces, parmi lesquelles :

- Pièce n° 7 : Extraits de site internet de TESLA sur les points de vente et service démontrant la vaste présence de Tesla en France ;

- Pièce n° 8 : Recherche Google « Tesla France » générant en août 2023 environ 125 000 000 résultats (0,31 secondes) ;

- Pièce n° 9 : Wikipédia sur Tesla (automobile) : « En 2021, Tesla devient le constructeur automobile le plus rentable du monde occidental et sa capitalisation boursière dépasse 1 000 milliards de dollars. Les ventes mondiales de l’année atteignent plus de 936 000 voitures, en progression de 87 %. En 2022, la bulle boursière explose, et la société perd plus de la moitié de sa capitalisation, mais elle regagne 65 % en janvier 2023 » ;

- Pièce n° 12 : Article Usine Nouvelle _Les 10 voitures les plus vendues en France au premier semestre 2023 où Tesla Model Y figure en 8ème position ;

- Pièce n° 13 : Extraits du site internet Automobile Propre : « en 2019 une recherche sur Westlaw générait déjà près de 900 articles de presse en France » ;

- Pièce n° 14 : Comptes TESLA sur Instagram avec plus de 9 millions 500 000 followers et X avec 20 783 821 abonnés ;

- Pièces n° 15, 16, 18 et 20 : nombreux articles de presses mentionnant le succès de la Tesla dans le domaine des voitures électriques, notamment L’USINE AUTO du 16 juillet 2019 «il y a quelques jours, il avait atteinte le nombre records de livraisons de ses véhicules électriques », Capital du 8 août 2019, « … quelle voiture électrique s’est le mieux vendue depuis janvier mentionnant que « … Tesla est le seul constructeur à compter deux véhicules dans le top 10 des véhicules électriques les mieux vendus depuis janvier en France avec la Tesla modèle S », Challenges du 31 janvier 2019 mentionnant que Tesla est leader sur le sujet des véhicules électriques, Automobiles propre indiquant les chiffres de vente des voitures électriques en France et dans lequel dans lequel la Tesla Model 3 apparaît comme la deuxième voiture électrique la plus vendue en France en 2019, Article d’Auto Plus octobre 2018, indiquant que « Tesla, marque la plus suivie sur Twitter » , Article de Challenge, 2 mai 2019 « La berline électrique Tesla Model 3 semble s’imposer. Elle prend la tête du marché européen des voitures électriques mais, surtout, elle s’écoule mieux que ses concurrentes directes à moteur essence ou Diesel ».
- Pièce 17 : Article de l’Argus : Réseaux sociaux : La marque Tesla est la marque automobile la plus mentionnée en 2021
- Pièce 18, Article de Phoneandroid.com : « …selon une étude réalisée par Zutobi, Tesla obtient le meilleur score de satisfaction client auprès des automobilistes ».

- Pièce 20 : Article de Caradisiac du 20 avril 2023 : Europe : « La Tesla Model Y championne des ventes au premier trimestre ».

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— Pièce n° 19 : Revue Automobile Propre Histoire de Tesla – Voitures électriques – Model 3, Model S, Model X, Roadster indiquant que TESLA est la marque automobile la plus valorisée du monde ;

Il ressort de l’ensemble des pièces transmises par la société opposante, et en particulier des pièces énumérées ci-avant, que la marque antérieure TESLA a fait l’objet d’un usage intensif depuis de nombreuses années, et qu’elle est connue en France et notamment sur le marché français pour les produits d’ « Automobiles et leurs parties structurelles ». Les pièces démontrent notamment que la marque TESLA a une position consolidée sur le marché du fait de sa croissance, de l’augmentation des chiffres de vente et des efforts marketing et publicitaires dont la marque antérieure a fait l’objet. Les nombreuses références dans les publications relatives à la marque TESLA et à son succès constituent autant de circonstances qui établissent que la marque jouit d’un degré élevé de reconnaissance, ce que ne conteste pas la société déposante. Cette appréciation tient compte des particularités et des caractéristiques du marché en question et du fait que le pourcentage du public qui connaît en réalité la marque peut être beaucoup plus élevé que le nombre d’acheteurs réels des produits concernés. Ainsi, la marque antérieure invoquée TESLA jouit d’un certain degré de reconnaissance auprès du public pertinent, ce qui permet de conclure que la marque antérieure a bien acquis une renommée en France, pour les produits précités, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes en cause La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal TESLAPIMP. La marque antérieure porte sur le signe verbal TESLA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une dénomination unique tout comme la marque antérieure. Les signes en cause ont en commun l’élément verbal TESLA, seul élément constitutif de la marque antérieure et présenté en attaque du signe contesté, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques importantes. Ils diffèrent par la présence, dans le signe contesté de la séquence PIMP en position finale. Toutefois, la prise en considération des éléments distinctifs et dominants des signes conduit à tempérer cette différence.

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En effet, l’élément verbal TESLA apparaît distinctif au regard des produits visés. En outre, cet élément verbal TESLA revêt un caractère essentiel au sein du signe contesté, en ce que l’élément PIMP qui le suit, évoque le fait de mettre en valeur, d’enjoliver quelque chose et se rapporte au terme Tesla, le mettant ainsi en exergue. Ainsi, compte tenu tant des ressemblances d’ensemble que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. En particulier, le signe contesté pourrait apparaitre comme une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvelle gamme de produits, à savoir des produits permettant la personnalisation. Le signe verbal contesté TESLAPIMP est donc similaire à la marque verbale antérieure TESLA, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes. Les critères pertinents sont notamment le degré de similitude entre les signes, la nature des produits et des services ( y compris le degré de similitude ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si celle-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un. Ainsi, l’établissement d’un tel lien entre les signes, implique d’examiner également la nature des produits et services en présence et notamment la nature et le degré de proximité des produits ou services concernés. En l’espèce, et comme démontré précédemment, la marque antérieure TESLA jouit d’une renommée importante pour les produits suivants : « Automobiles et leurs parties structurelles ». En outre, les signes en présence présentent un degré de similarité important, comme précédemment établi. En l’espèce, l’opposition fondée sur l’atteinte à la marque de renommée antérieure TESLA est dirigée à l’encontre des produits suivants : « Enjoliveurs ; Enjoliveurs de roues ; Enjoliveurs de jantes à usage décoratif pour véhicules ; Enjoliveurs de roue pour véhicules ; Porte-verres pour automobiles ; Porte- verres pour véhicules ; Becquets pour véhicules automobiles ; Garnitures intérieures de véhicules automobiles ; Housses de sièges préformées pour véhicules automobiles ; Garnitures de freins pour voitures automobiles ; Carrosseries pour véhicules automobiles ; Stores [pare-soleil] pour automobiles ; Poignées de portières pour véhicules automobiles ; Jantes de roues pour véhicules automobiles ; Leviers de vitesses pour véhicules automobiles ; Boîtes à gants pour automobiles ; Protections de jantes de roue pour automobiles ; Porte-parapluie pour automobiles ; Garniture pour automobiles ; Pare-soleil pour véhicules automobiles ; Jantes de roues pour voitures automobiles ; Cendriers pour automobiles ; Accoudoirs pour sièges d’automobiles ; Boules de volant pour automobiles ; Stores (pare-soleil) pour automobiles ; Coffres de toit pour véhicules automobiles ;

6 Garnitures intérieures d’automobiles ; Écrans et visières pare-soleil pour voitures automobiles ; Pare- soleil pour pare-brise d’automobile ; Carrosseries pour automobiles ; Pare-soleil [stores] pour automobiles ; Plaquettes de freins pour automobiles ». A cet égard, la société opposante fait valoir que « Tous les produits de la demande de marque contestée sont désignés spécifiquement pour l’automobile ou pour « véhicules » ou « véhicules automobiles » et visent donc le produit automobile de la marque antérieure. De la même manière, tous les produits de la demande de marque contestée constituent des catégories générales de parties structurelles d’une automobile visées par la marque antérieure c’est-à-dire qu’ils font automatiquement partie d’un véhicule automobile et qu’ils sont tous spécifiées pour être destinés à faire partie d’une automobile. Ces produits sont donc identiques ou, à tout le moins, hautement similaires et sont, en tout état de cause tous, destinés à l’automobile ». Ainsi, les produits en cause apparaissent identiques ou à tout le moins similaires à ceux invoqués par la marque antérieure. En l’espèce, compte tenu de la renommée de la marque antérieure, de la similarité importante des signes, et du fait que les produits en cause relèvent tous des véhicules et pour la plupart en particulier de l’automobile, les consommateurs concernés pourront faire à l’évidence un lien entre la demande d’enregistrement contestée et la marque antérieure, au regard des produits de la demande d’enregistrement contestée, ce qui n’est pas contestée par la société déposante. Sur le risque de préjudice Il existe un risque de préjudice lorsque l’usage de la demande d’enregistrement contestée pourrait tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, pourrait porter préjudice à la renommée de la marque antérieure ou porter préjudice à son caractère distinctif. Il appartient à la société opposante d’établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales. La notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et « parasitisme » manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée. En l’espèce, la société opposante a établi que « l’image véhiculée par la marque antérieure (à savoir, de proposer des produits de haute qualité technologique et à la pointe de l’innovation) est susceptible d’affecter positivement le signe contesté, permettant aux consommateurs d’attribuer les qualités des produits de la société opposante aux produits du titulaire de la demande d’enregistrement contestée, influençant ainsi le choix des consommateurs sans efforts marketing significatifs de la part de la déposante ». (Pièce n° 10) En outre, elle indique que le site internet « teslapimp », commercialisant des produits destinés à personnaliser/accessoiriser sa voiture Tesla est déjà en activité. Les marques de Tesla sont reprises dans le nom de domaine et reproduites sur le site internet sans autorisation de la marque (Pièces n° 25 à 28), que la société Tesla vend les mêmes produits, objet du dépôt contesté sous sa propre marque Tesla (Pièces n°6 et 7) et que le déposant reproduits les véhicules de Tesla, ses marques et logo distinctif.

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En conséquence, compte tenu de l’ensemble des facteurs et arguments précités, il est probable que, du fait de l’association mentale entre le signe contesté et la marque antérieure, l’image positive et les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées, dans l’esprit du consommateur, aux produits de la demande d’enregistrement contestée, de sorte que ceux-ci s’en trouveront valorisés et leur commercialisation facilitée. En effet, l’image que s’est construite la société opposante autour de produits et services de haute qualité technologique et à la pointe de l’innovation dans le domaine de l’automobile, sont autant d’éléments dont le signe contesté pourrait bénéficier et ainsi faciliter la mise sur le marché de ses produits, réduisant la nécessité d’investir dans la publicité et permettraient à son titulaire de bénéficier des efforts commerciaux déployés par la société opposante pour créer et entretenir l’image de la marque antérieure. Ces produits pourraient ainsi bénéficier de l’attractivité de la marque antérieure renommée. Il en résulte que l’usage de la demande d’enregistrement contestée TESLAPIMP est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure TESLA, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En raison de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure TESLA, la demande d’enregistrement contestée TESLAPIMP ne peut donc pas être adoptée comme marque pour désigner les produits suivants : « Enjoliveurs ; Enjoliveurs de roues ; Enjoliveurs de jantes à usage décoratif pour véhicules ; Enjoliveurs de roue pour véhicules ; Porte-verres pour automobiles ; Porte-verres pour véhicules ; Becquets pour véhicules automobiles ; Garnitures intérieures de véhicules automobiles ; Housses de sièges préformées pour véhicules automobiles ; Garnitures de freins pour voitures automobiles ; Carrosseries pour véhicules automobiles ; Stores [pare-soleil] pour automobiles ; Poignées de portières pour véhicules automobiles ; Jantes de roues pour véhicules automobiles ; Leviers de vitesses pour véhicules automobiles; Boîtes à gants pour automobiles ; Protections de jantes de roue pour automobiles ; Porte-parapluie pour automobiles ; Garniture pour automobiles ; Pare- soleil pour véhicules automobiles ; Jantes de roues pour voitures automobiles ; Cendriers pour automobiles ; Accoudoirs pour sièges d’automobiles ; Boules de volant pour automobiles ; Stores (pare-soleil) pour automobiles ; Coffres de toit pour véhicules automobiles; Garnitures intérieures d’automobiles ; Écrans et visières pare-soleil pour voitures automobiles; Pare-soleil pour pare-brise d’automobile ; Carrosseries pour automobiles ; Pare-soleil [stores] pour automobiles ; Plaquettes de freins pour automobiles ». CONCLUSION En conséquence, le signe verbal TESLAPIMP ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits pouvant faire naître un lien avec la marque antérieure, sans porter atteinte à la marque antérieure de renommée de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée.

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Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.