OP24-1754 19/12/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur T C a déposé le 1 mars 2024, la demande d’enregistrement n°5034535 portant sur le signe verbal BUYSTEP. Le 21 mai 2024, la société BLUESTEP HOLDING AB (Société de droit suédois) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne BLUESTEP, enregistrée le 21 janvier 2022 sous le n°018642839. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. 1

Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits et services suivants : « logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; services de paiement par porte-monnaie électronique ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; affaires immobilières ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciels en tant que service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Cartes bancaires, cartes de débit, cartes de crédit, cartes de paiement, cartes d’identité [électroniques, codées ou magnétiques]; Logiciels, logiciels téléchargeables et applications pour communications informatiques pour permettre aux clients d’accéder à des informations de comptes bancaires et d’effectuer des transactions bancaires; Logiciels et logiciels téléchargeables pour activités bancaires; Logiciels d’applications; Logiciels d’application (applications) pour activités bancaires et d’assurance; Logiciels applicatifs pour services d’infonuagique; Logiciels sous forme d’applications, en rapport avec les domaines suivants: Services informatiques dans le nuage et activités d’assurances; Logiciels de communication permettant à des clients d’accéder aux informations de leur compte bancaire et de traiter des opérations bancaires; Services d’assurances; Assurance hypothécaire de banque; Services hypothécaires; Services de conseils concernant les hypothèques; Services financiers; 2

Prestation de conseils financiers; Services monétaires; Services d’agences immobilières; Services bancaires et Transactions financières internationales; Services bancaires; Services bancaires électroniques; Services bancaires informatisés; Services de banque mobile; Services bancaires par téléphone; Services de chambre de compensation bancaire; Services bancaires concernant le transfert électronique de fonds; Services de cartes bancaires; Services d’informations informatisés concernant des questions bancaires; Services d’évaluation financière; Services de prêts financiers; Services de prêts et d’emprunts; Conseils en matière de prêts et d’emprunts; Organisation d’assurances; Services d’agences immobilières; Services d’assurances en matière d’immobilier; Estimation de biens immobiliers dans le cadre de demandes d’indemnisation d’assurance; Affaires immobilières; Services d’agences de logement; Services de liquidation de biens immobiliers [services financiers]; Location de biens immobiliers; Location de bureaux [immobilier]; Financements de biens immobiliers; Émission de bons de valeur afin de récompenser la fidélité de la clientèle. : Services d’hébergement et logiciel en tant que service, et location de logiciel; Services d’hébergement de sites internet, services dans le nuage (SaaS) et Location de logiciels informatiques, En rapport avec les domaines suivants: Activités bancaires, immobilières et d’assurances; Logiciels en tant que services pour transactions financières ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les services suivants de la demande d’enregistrement : «Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; services de paiement par porte-monnaie électronique ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; affaires immobilières ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciels en tant que service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs » apparaissent identiques et similaires aux produits et services précités de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. Les « logiciels (programmes enregistrés) » de la demande d’enregistrement contestée se retrouvent dans des termes proches au sein de la marque antérieure. Ces produits sont donc identiques. Les « logiciels de jeux » de la demande d’enregistrement contestée appartiennent à la catégorie générale des « logiciels » visés par la marque antérieure. Ne saurait être retenu l’argument du déposant selon lequel le libellé « logiciels » « contiennent une indication générale manquant de la clarté et de la précision nécessaires » dès que ce produit est parfaitement identifiable en ce qu’il désigne un ensemble de programmes relatifs au fonctionnement d’un ensemble de traitement de données. A cet égard, le fait que ce libellé ne précise pas l’utilisation ou le secteur de marché pertinent ne saurait être de nature à rendre ce libellé trop imprécis, dès lors qu’il s’agit pareillement de programmes informatiques créés par des développeurs de logiciels. 3

Ces produits sont donc identiques. A cet égard, il n’y a pas lieu d’apprécier les autres liens de similarité effectués par la société opposante, dès lors que la similarité entre les produits précités de la demande d’enregistrement et de la marque antérieure a été démontrée. En revanche, les « cartes à mémoire ou à microprocesseur» de la demande contestée qui s’entendent d’ équipements informatiques dont la fonction est pour les premiers de supporter de la mémoire et, pour les seconds, d’exécuter des instructions n’appartiennent pas à la même catégorie générale que les « Logiciels, logiciels téléchargeables et applications pour communications informatiques pour permettre aux clients d’accéder à des informations de comptes bancaires et d’effectuer des transactions bancaires; Logiciels et logiciels téléchargeables pour activités bancaires; Logiciels d’applications; Logiciels d’application (applications) pour activités bancaires et d’assurance; Logiciels applicatifs pour services d’infonuagique; Logiciels sous forme d’applications, en rapport avec les domaines suivants» de la marque antérieure, contrairement à ce que soutient la société opposante. A cet égard, l’argument de la société opposante selon lequel ces produits s’entendent « … pareillement d’outils informatiques (même nature), à destination du même public, à savoir les utilisateurs d’outils informatiques et technologiques », ne saurait être de nature à faire naître une similarité entre les produits précités. En effet, l’outil informatique est aujourd’hui omniprésent et son emploi généralisé ne saurait conduire à confondre tous les produits ou activités dont il est le support ou l’objet ; Ces produits ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire, en ce que les premiers ne sont pas exclusivement destinés à être utilisés en association avec les seconds, dès lors qu’ils sont susceptibles d’applications diverses et d’entrer dans la composition de très nombreux produits. Ainsi ces produits ne sont pas identiques, ni similaires, ni complémentaires. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination BUYSTEP, ci-dessous reproduite : La marque antérieure porte sur la dénomination BLUESTEP présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. 4

Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes qu’ils sont tous deux composés d’une dénomination unique. Ces signes en présence ont en commun la même construction associant un élément verbal d’attaque court commençant par la lettre B et comportant la lettre U (BUY pour le signe contesté, BLUE pour la marque antérieure) à un autre terme anglais STEP. A cet égard, l’argument du déposant selon lequel « le mot « STEP » est faiblement distinctif auprès des acheteurs spécifiques de l’informatique, de la finance, de la banque, de l’assurance et de l’immobilier. Ce public est plus anglophone que la moyenne des Français. Ce public spécifique connaît le sens d’un tel mot, à savoir « l’étape » ou le « pas » ou la « marche » » ne saurait être retenu dès lors qu’il n’est pas établi que ce terme STEP présente un lien direct et concret avec les produits et services des marques en présence, ni n’en désigne une caractéristique précise. En outre, visuellement et phonétiquement les signes partagent de six lettres communes, à savoir les lettres B, U, S, T, E et P (six lettres en commun pour des termes de sept et huit lettres) ; étant souligné que les lettres B, U, S, T, E et P sont placées selon un ordre absolument identique formant la séquence [B-U-STEP]. Les signes en présence diffèrent par la substitution des lettres L et E par la lettre Y au sein du signe contesté. Toutefois, ces différences ne sauraient écarter tout risque de confusion entre les signes dès lors qu’elles laissent subsister les séquences de lettres communes B-U-STEP, un rythme identique et les sonorités communes qui en découlent. Enfin, intellectuellement, si comme l’indique le déposant « l  es termes anglophones « BUY » et « BLUE» ont une signification distincte comprise par les acheteurs français », rien ne permet d’affirmer que le consommateur percevra cette évocation et isolera ce terme au sein des signes en présence. En tout état de cause, pris dans leur ensemble, les signes en présence BUYSTEP et BLUESTEP n’ont aucune signification immédiate de nature à les distinguer. Ainsi, en raison des ressemblances d’ensemble entre les signes, il existe une similarité entre eux Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités de la demande contestée. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits et services de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. 5

CONCLUSION En conséquence, que le signe verbal BUYSTEP ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; services de paiement par porte-monnaie électronique ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; affaires immobilières ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciels en tant que service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités. 6

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