OP24-2382 08/08/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités ;de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société MPA COMMUNICATION (SARL Unipersonnelle) a déposé, le 22 avril 2024 la demande d’enregistrement n° 5049210 portant sur le signe verbal PARIS IMPERIALE. Le 5 juillet 2024, la société IMPERIAL S.p.A. (société régie selon les lois italiennes) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque antérieure IMPERIAL de l’Union européenne, déposée le 9 mai 1996, enregistrée et renouvelée sous le n° 256347, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951

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Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Suite à une action en annulation déchéance/nullité devant l’EUIPO à l’encontre de la marque antérieure n° 256347, la procédure a été suspendue puis a repris à l’issue de cette action. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la proposition de régularisation faite par l’Institut et acceptée par le titulaire de la demande d’enregistrement, le libellé à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements. Tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Vêtements pour hommes et dames, ou plutôt costumes, chemises, vestes, pantalons». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. La société déposante n’a pas présenté d’observations face à ces arguments. En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. Ainsi, les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires, à ceux invoqués de la marque antérieure Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe reproduit ci-dessous :

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La marque antérieure porte sur le signe reproduit ci-dessous : IMPERIAL La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure d’une dénomination. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes entre les dénominations IMPERIAL et IMPERIALE (huit lettres identiques présentées dans le même ordre et selon le même rang formant la longue séquence commune IMPERIAL, séquences renvoyant à des sonorités communes), ce dont il résulte une physionomie et des sonorités très proches. Les signes diffèrent par ailleurs, par la présence du terme PARIS au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer cette différence. En effet, il n’est pas contesté que les éléments verbaux IMPERIAL et IMPERIALE présentent un caractère distinctif au regard des produits en cause. En outre, il apparaît comme l’élément dominant du signe contesté en ce que le terme PARIS en tant que simple indication de la provenance des produits désignés, apparaît dépourvu de caractère distinctif. Il en est d’autant plus ainsi que les produits de la demande d’enregistrement sont «d’origine française ou fabriqués en France». Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté IMPERIALE PARIS est donc similaire à la marque verbale antérieure IMPERIAL, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ;

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qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits susvisés. En conséquence, le signe verbal ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. CONCLUSION En conséquence, le signe IMPERIALE PARIS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produit identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : «Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous- vêtements. Tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités.