OP24-2841 23/04/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur F L a déposé le 31 mai 2024, la demande d’enregistrement n° 5058689 portant sur le signe verbal UBERT DE LILE 974. Le 13 août 2024, la société UBER TECHNOLOGIES, INC., société de droit américain constituée selon les lois de l’Etat du Delaware, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :

- La marque verbale de l’Union Européenne UBER, déposée le 25 avril 2019 et enregistrée sous le numéro 018 055 443, sur le fondement d’un risque de confusion ; Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951

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— La marque verbale de l’Union Européenne UBER, déposée le 25 avril 2019 et enregistrée sous le numéro 018 055 443, sur le fondement d’une atteinte à sa renommée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le titulaire de la demande contestée a présenté des observations en réponse à l’opposition. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur l’atteinte la renommée de la marque de l’Union européenne UBER n° 018 055 443 Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice. Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice ; que ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection. Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. En l’espèce la société opposante invoque la renommée de la marque de l’Union européenne n° 018 055 443 portant sur le signe verbal UBER.

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La renommée est invoquée au regard des produits et services suivants : « Logiciels d’analyse en matière de transport et de livraisons; Logiciels d’analyse en matière de transport et de livraisons pour employés et clients; Logiciels d’organisation, de mise à disposition, de demande, de gestion et de réservation en matière de transport et de livraisons; Logiciels d’organisation et de gestion en matière de transport pour employés et clients; Logiciels d’organisation, de mise à disposition, de demande, de gestion et de réservation de services de transport par véhicules à grande capacité; Logiciels pour recevoir et répondre à des demandes en matière de transport; Logiciels de location de moyens de transport; Logiciels d’embauche de services de transport; Logiciels pour la détection de retards de parcours, emplacements de véhicules et anomalies de parcours; Logiciels de cartographie en temps réel pour le suivi de véhicules, de livraisons et de personnes; Logiciels de cartographie en temps réel pour le suivi de véhicules, de flottes de véhicules et de conducteurs de véhicules; Logiciels de cartographie en temps réel pour le suivi de véhicules, d’employés et de clients au cours de déplacements; Logiciels de suivi du nombre de voyages, des heures de véhicules et de chauffeurs et des salaires des conducteurs; Logiciels de mise en relation de propriétaires de véhicules avec des conducteurs de véhicules; Logiciels permettant l’accès à un espace de vente de véhicules et de services de conducteurs de véhicules disponibles; Logiciels; Logiciels de programmation et de coordination de services de transport et de livraisons; Logiciels de programmation et de coordination de services de transport pour employés et clients; Logiciels de programmation et de coordination de services de transport par véhicules à grande capacité; Logiciel pour coordonner les services de transport; Logiciels de coordination de services de livraison; Logiciels informatiques de coordination de services de livraison; Logiciels pour la coordination de services de transport, à savoir, logiciels pour la planification et l’attribution automatisées de véhicules motorisés, Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ; moyens de transport ; moyens de transport électriques, Mise à disposition d’informations via un site web, à savoir d’informations en matière de services de gestion de transport, à savoir de services de location et de partage et de location de véhicules entre particuliers et en matière de planification, de coordination et de suivi du transport de personnes et de moyens de transport; Mise à disposition d’informations via un site web, à savoir d’informations dans le domaine du commerce entre consommateurs et entreprises et du commerce entre entreprises via un portail sur le web, Services de location et de partage de moyens de transport, À savoir, Organisation et coordination de services de partage et de location de véhicules de poste à poste; Coordination de préparatifs de voyages individuels et de groupe; Mise à disposition d’informations concernant la collecte, le suivi et la livraison de marchandises en transit; Fourniture d’informations liées au trafic et à l’encombrement; Fourniture d’informations routières et sur la circulation; Transport et livraison de marchandises; Surveillance, gestion et suivi de moyens de transport en transit; Organisation de voyages, à savoir organisation du transport de voyageurs; Services de location et de partage de moyens de transport; Location de véhicules; Services de partage de véhicules, à savoir organisation et coordination de l’utilisation temporaire de véhicules; Fourniture d’informations en matière de voyages et de transport; Services de livraison; Fourniture d’un site web contenant des informations concernant les arrangements de transport pour voyageurs et concernant les services de location et de partage de moyens de transport; Fourniture d’un site en ligne contenant des informations dans le domaine des transports; Mise à disposition d’un site web proposant des informations dans le domaine des services de transport et de déplacement de véhicules; Fourniture d’un site web proposant des informations concernant des services de livraison et des réservations de services de livraison; Fourniture d’un site Internet contenant des informations sur des services de transport et des réservations de services de transport; Mise à disposition d’un site web proposant des informations concernant l’organisation de voyages; Mise à disposition d’un site web proposant des informations en matière de services de transport, de trafic et de temps de déplacement; Mise à disposition d’informations en matière de planification et de réservation de voyages et de transport par voie électronique; Transport; Services de transport et de livraison, À savoir, Surveillance, gestion et suivi du transport de personnes et de la livraison de produits et paquets; Transport de passagers et de marchandises; Location de véhicules, de moyens de transport, de bicyclettes, de bicyclettes à pédalage assisté, de scooters, de vélomoteurs, de planches à roulettes, de planches gyroscopiques, d’hoverboards, de véhicules électriques, de moyens de transport électriques, de bicyclettes électriques,

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de bicyclettes à assistance électrique, de bicyclettes à pédalage assisté, de scooters électriques, de vélomoteurs électriques, de planches à roulettes électriques, de planches électriques auto-équilibrées, d’hoverboards électriques, de véhicules électriques, de bicyclettes électroniques, de scooters électroniques et d’appareils de locomotion terrestres, aériens ou maritimes; Mise à disposition d’un site web contenant des informations en matière de services de sûreté et d’urgence, à savoir dans le domaine du transport; Mise à disposition d’un site web contenant des informations en matière de transit; Mise à disposition d’un site web contenant des informations en matière d’horaires, d’itinéraires et de tarifs de transit; Mise à disposition d’un site web contenant des informations en matière de coûts de transport; Mise à disposition d’informations via un site web, à savoir gestion, surveillance et suivi de services de voyages, de transport et de livraison, Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; Mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables d’analyse en matière de transport et de livraisons; Mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables d’analyse en matière de transport et de livraisons pour employés et clients; Mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables d’organisation, d’achat, de programmation, d’embauche, de coordination, de gestion et de réservation en matière de transport et de livraisons; Mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables d’organisation, d’achat, de programmation, d’embauche, de coordination, de gestion et de réservation en matière de transport et de livraisons pour employés et clients; Mise à disposition temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables d’organisation, d’achat, de programmation, d’embauche, de coordination, de gestion et de réservation en matière de transport par véhicules à grande capacité; Mise à disposition temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables de réception et de réponse à des demandes de transport; Mise à disposition temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant l’accès à des services de covoiturage; Mise à disposition temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables de coordination de services de transport et de livraisons, de services de réservation de transports et d’expédition de véhicules aux clients; Mise à disposition temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables de fourniture de notifications push aux passagers et aux opérateurs de véhicules motorisés utilisant des dispositifs mobiles; Mise à disposition temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables de fourniture de services de transport et de livraisons, de services de réservation de transports et d’expédition de véhicules aux clients; Mise à disposition temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour opérateurs et passagers de véhicules motorisés, ainsi que pour passagers potentiels; Mise à disposition temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour opérateurs et passagers de véhicules motorisés, ainsi que pour passagers potentiels, destinés à l’organisation et à la gestion de services de covoiturage; Logiciel-service [SaaS]; Mise à disposition temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant la consultation et l’affichage d’informations, d’horaires, d’itinéraires et de tarifs de transit; Mise à disposition temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant la comparaison de coûts de transport; Fourniture d’accès temporaire à des logiciels non téléchargeables en ligne pour la réservation de voyages; Mise à disposition temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables de gestion et de suivi de véhicules, de flottes de véhicules et de conducteurs de véhicules; Mise à disposition temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables de cartographie en temps réel pour le suivi de véhicules, de livraisons et de personnes; Mise à disposition temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables de cartographie en temps réel pour le suivi de véhicules, de flottes de véhicules et de conducteurs de véhicules; Mise à disposition temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables de cartographie en temps réel pour le suivi de véhicules, d’employés et de clients au cours de déplacements; Mise à disposition temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables de suivi du nombre de voyages, des heures de véhicules et de chauffeurs et des salaires des conducteurs; Mise à disposition temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables de mise en relation de propriétaires de véhicules avec des conducteurs de véhicules; Mise à disposition temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant l’accès à un espace de vente de véhicules et de services de conducteurs de véhicules disponibles; Mise à disposition temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant la recherche et la communication avec des conducteurs de véhicules et des propriétaires de véhicules; Mise à disposition temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant la recherche et la communication avec des

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conducteurs de véhicules; Mise à disposition temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant la recherche et la communication avec des propriétaires de véhicules». Afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante indique que « Le phénomène UBER a connu une croissance exponentielle depuis sa création. Entre 2012 et 2014, la valorisation de la marque UBER a été multipliée par près de 60 en deux ans et demi […]. L’entreprise quant à elle, est valorisée à 40 milliards de dollars en 2014 […]. En 2015, la presse commente ce succès et souligne qu’UBER est déjà quatre fois plus gros que Facebook au même âge ; l’entreprise est alors valorisée à hauteur de plus de 50 milliards de dollars […]. En décembre de la même année, UBER dépassait les 60 milliards de dollars de valorisation […]. En mai 2019, UBER faisait son entrée en bourse avec une valorisation à 82,2 milliards de dollars. […] Ceci est une manifestation évidente du fait qu’UBER s’est imposé comme un mode de transport, de livraison mais aussi plus généralement, comme un service révolutionnaire […] dont un nombre considérable de personnes a eu connaissance rapidement. UBER apparaît comme une innovation de taille dans le domaine des livraisons et transports urbains […] » et fournit plusieurs pièces, et notamment :

- A nnexes n°1 à 6 : articles de presse sur Uber dont l’extrait du journal Le Monde daté du 16 février 2014 et intitulé : « Comment Uber bouscule le transport urbain », affirmant que « Uber, c’est la puissance du numérique qui débarque dans un vecteur qui n’est pas forcément à la page, celui des transports de personnes. Fer de lance des véhicules avec chauffeur (VTC), qui fonctionnent uniquement sur réservation, la firme est devenue la bête noire des taxis du monde entier » (annexe 3) et l’extrait du site Internet de M M daté du 15 décembre 2014 rappelant qu’: « Après seulement 5 ans d’existence, Uber est évalué à 40 milliards de dollars (dans le cadre de sa levée de fonds du 4 décembre 2014). Présent dans 140 villes, le service de mise en relation de personnes avec des chauffeurs privés réalise déjà un chiffre d’affaires de 2 milliards en 2014 et projette de réaliser 10 milliards sur l’année 2015 » (annexe 6) ;

- A nnexe n°7 : sondage en 2014 sur « les français et le transport partagé » ;

- A nnexe n°8 : Des exemples de campagnes publicitaires menées par Uber en France, et notamment : o en 2015, pour les quatre ans de sa création, une campagne basée sur la mise en scène de jeux de mots reprenant le terme UBER dans seize situations différentes. o en 2018, « la plateforme en ligne propose une large campagne, déclinée en affichage, presse, radio, media et digital, qui met l’accent avec humour sur les problématiques liées à l’été » ;
- A nnexe n°10 : enquête de satisfaction par l’IFOP auprès des chauffeurs UBER en 2016 ;

- A nnexe n°11 : Un article du site lesechos.fr daté du 6 juin 2014 et intitulé : « Uber : une valorisation multipliée par près de 60 en deux ans et demi » rappelle que « Lancée en 2009 à San Francisco, la start-up [UBER] est surtout connue pour son service de location de véhicules de tourisme avec chauffeur (VTC). Ce dernier passe par une application mobile qui s’appuie sur un système de géolocalisation » et indique que « La société américaine de VTC, Uber, est désormais valorisée entre 17 milliards de dollars et 18,2 milliards après avoir réalisé une levée de fonds de 1,2 milliard, selon les informations du « Wall Street Journal » ».
- A nnexe n°12 : Un article du site lesechos.fr daté du 1er août 2015 et intitulé : « Uber passe la barre des 50 milliards de valorisation », indiquant que « Uber est désormais la start-up possédant la plus forte valorisation au monde. Le service américain de réservation de voitures

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avec chauffeur a bouclé un nouveau tout de table qui lui a rapporté près d’un milliard de dollars ».
- A nnexe n°13 : Articles du site echosinfo.fr daté du 6 décembre 2015 et intitulé : « Uber dépasse les 60 milliards de dollars de valorisation », mentionnant que « Uber, spécialiste américain du VTC (véhicule de tourisme avec chauffeur), est particulièrement bien perçu par les investisseurs mdash ; même si l’entreprise fait toujours face à l’hostilité des taxis traditionnels et de nombreux Etats. La multinationale, leader dans son secteur, n’en continue pas moins de ramasser la mise ».
- A nnexe n°19 et 21 : Liste des pays et des villes desservies par Uber dans le Monde datée du 4 septembre 2018 montrant que la marque UBER est présente dans 65 pays et plus de 600 villes.

- A nnexe n°22 : Page Wikipédia sur la société UBER, datée du 6 septembre 2018, qui rappelle notamment que « La France est le second marché d’Uber en Europe, et, depuis ses débuts, un "laboratoire d’expérimentation" pour l’entreprise. […] En 2015, Uber France a réalisé un chiffre d’affaires de 20 471 k€ et dégagé un bénéfice de 1 641 k€ » et que « le service [UBER] permet de géolocaliser, via un smartphone, une tablette ou un ordinateur, le véhicule le plus proche de soi pour ensuite le réserver. Les utilisateurs peuvent suivre l’approche de la voiture qu’ils ont réservée sur l’application. Le paiement est réalisé automatiquement à la fin de chaque course par prélèvement bancaire. Il n’y a donc pas d’échange de monnaie entre conducteur et passager. Les services proposés par Uber sont particulièrement utilisés dans les périodes de moindre disponibilité des moyens de transport traditionnels, notamment la nuit et le week-end ». L’article évoque également les différents services proposés par Uber sur le marché français depuis l’application ou le site Internet de l’entreprise (UberX, Uber Berline, UberVan, UberPool, UberEats,UberGreen, etc).

- A nnexe n°23 : Informations sur l’entreprise extraites du site Internet de la société opposante le 6 septembre 2018 rappelant que : « La mission d’Uber est de proposer des transports accessibles à tous, partout. […] Tout a commencé par une simple idée, devenue depuis une solution logistique mondiale reliant le monde des bits et des atomes grâce à un réseau à la demande en rapide expansion ». Il est par ailleurs indiqué que la société UBER a effectué quatre milliards de courses dans le monde en 2017 et que 15 millions de courses sont réalisées chaque jour.

- A nnexe n°24 : Un extrait du site Internet d’Uber (Espace presse) en date du 6 septembre 2018 et intitulé : « Uber Movement : construisons ensemble des villes plus intelligentes ». Uber Movement est décrit comme « un site internet gratuit et ouvert à tous qui utilise les données anonymisées de l’application Uber pour aider les collectivités, les acteurs publics et privés à prendre des décisions informées pour leurs villes ». » ; Il ressort de l’ensemble des pièces transmises par la société opposante et en particulier des pièces énumérées ci-dessus, lesquelles proviennent pour la plus grande partie de sources externes, indépendantes et récentes, sur le marché pertinent de l’Union européenne, que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et qu’elle est connue du grand public pour désigner :

-des logiciels d’applications relevant du domaine du transport, et plus particulièrement des « Logiciels d’analyse en matière de transport et de livraisons; Logiciels d’analyse en matière de transport et de livraisons pour employés et clients; Logiciels d’organisation, de mise à disposition, de demande, de gestion et de réservation en matière de transport et de livraisons; Logiciels d’organisation et de gestion en matière de transport pour employés et clients; Logiciels d’organisation, de mise à disposition, de demande, de gestion et de réservation de services de transport par véhicules à grande

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capacité; Logiciels pour recevoir et répondre à des demandes en matière de transport; Logiciels de navigation; Logiciels de location de moyens de transport; Logiciels de gestion et de suivi de véhicules, de flottes de véhicules et de conducteurs de véhicules; Logiciels de cartographie en temps réel pour le suivi de véhicules, de livraisons et de personnes; Logiciels de cartographie en temps réel pour le suivi de véhicules, de flottes de véhicules et de conducteurs de véhicules; Logiciels de cartographie en temps réel pour le suivi de véhicules, d’employés et de clients au cours de déplacements; Logiciels de programmation et de coordination de services de transport et de livraisons; Logiciels de programmation et de coordination de services de transport pour employés et clients; Logiciels de programmation et de coordination de services de transport par véhicules à grande capacité; Logiciel pour coordonner les services de transport; Logiciels de coordination de services de livraison; Logiciels informatiques de coordination de services de livraison; Logiciels pour la coordination de services de transport, à savoir, logiciels pour la planification et l’attribution automatisées de véhicules motorisés » ainsi que des services de « Transport; Services de transport et de livraison, À savoir, Surveillance, gestion et suivi du transport de personnes et de la livraison de produits et paquets; Transport de passagers et de marchandises» Ainsi la marque antérieure invoquée UBER a bien acquis une renommée sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne, et particulièrement en France, pour les produits et services précités. En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contesté au regard de la renommée de la marque antérieure pour les produits et les services précités. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal UBERT DE LILE 974, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur la dénomination UBER. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux alors que la marque antérieure est constituée d’une dénomination. Les signes en cause présentent l’élément verbal proche UBERT/UBER, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques. Si les signes diffèrent par la présence, au sein du signe contesté, de la séquence DE LILE 974, la prise considération des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.

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En effet, les termes UBERT et UBER sont distinctifs au regard des services visés. En outre, au sein du signe contesté, le terme UBERT apparait dominant en ce que, comme l’indique le déposant lui-même, les éléments DE LILE 974, « font directement référence [au] département de La Réunion 974 » de sorte que ces éléments sont évocateurs du lieu de prestation des services en cause et donc faiblement distinctifs au regard de ces derniers. Le déposant invoque une différence intellectuelle entre les deux signes aux motifs que le signe contesté ferait référence « au premier gouverneur Créole Mr H D renforçant l’aspect unique et historique de la dénomination ». Toutefois, il est peu probable que tous les consommateurs- étant rappelé que la marque a une portée nationale et pas seulement locale – perçoivent cette référence historique. En tout état de cause, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement au vu des signes tels que déposés, les consommateurs n’étant pas censés connaître les raisons ayant motivé l’adoption d’une marque. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes, le signe contesté risquant d’être perçu par les consommateurs comme une déclinaison de la marque antérieure pour le territoire de La Réunion. Par ailleurs, le déposant invoque « L’article 45 du Règlement de l’Union Européenne n° 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne [qui] prévoit [qu’en cas d’opposition] le titulaire de la nouvelle marque peut exiger que le titulaire de la marque antérieure prouve qu’il a effectivement utilisé sa marque au cours des cinq années précédentes ». Toutefois, force est de constater que le déposant n’a pas exercé, dans ses premières observations en réponse à l’opposition, la faculté que lui offre l’article R. 712-17 du Code de la propriété intellectuelle d’inviter l’opposant à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits n’était pas encourue. En outre, est inopérant l’argument du déposant selon lequel il peut « même [s]'engager par écrit qu[‘il n’a] aucunement l’intention de me développer à l’international », dès lors que la bonne foi est inopérante en matière de contrefaçon. Enfin, est inopérant l’argument du déposant selon lequel son « activité est purement artisanale et locale à La Réunion » alors qu’« Uber n’exerce actuellement aucune activité sur l’île de La Réunion» ». En effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer au regard uniquement des signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation locales, réelles ou supposées. Le signe verbal contesté UBERT DE LILE 974 est donc similaire à un faible degré à la marque verbale antérieure UBER. Sur le lien entre les marques dans l’esprit du public Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les marques. Les critères pertinents sont notamment le degré de similarité entre les signes, la nature des produits et des services (y compris le degré de similarité ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si celle-ci

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s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un. Ainsi, l’établissement d’un tel lien entre les marques, implique d’examiner également la nature des produits et services en présence et notamment la nature et le degré de proximité des produits ou services concernés. Pour démontrer l’existence d’un lien entre les marques dans l’esprit du public, la société opposante invoque à cet égard, la similitude entre les signes, l’usage long, continu et intensif de la marque antérieure UBER et la « renommée sans cesse croissante » de cette dernière. En l’espèce, il est vrai que la marque antérieure UBER possède un caractère distinctif intrinsèque, lequel est accru par sa renommée auprès du grand public au regard des logiciels concernant le transport et des services de transports, tel que démontré précédemment. En outre, les signes en présence sont similaires à un certain degré, comme précédemment établi. L’opposition fondée sur l’atteinte à la marque de renommée antérieure UBER est dirigée à l’encontre des services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Transport ; transport en taxi ». Les produits précités apparaissent identiques ou similaires aux services de « Transport » de la marque antérieure. Ainsi, il ne peut être exclu que le consommateur concerné par les services de la demande d’enregistrement contestée songe à la marque de renommée UBER compte tenu de la renommée de celle-ci auprès de tous types de publics, de l’appartenance de tous les services au domaine du transport et de la proximité des signes. Dès lors, les consommateurs seront vraisemblablement incités à établir un lien entre le signe contesté et la marque antérieure à l’égard de l’ensemble des services de la demande d’enregistrement contestée. Sur le risque de préjudice Il existe un risque de préjudice lorsque l’usage de la demande d’enregistrement contestée pourrait tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, pourrait porter préjudice à la renommée de la marque antérieure ou porter préjudice à son caractère distinctif. Il appartient à la société opposante d’établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales. L’existence d’un lien entre les signes ne dispense pas de rapporter la preuve d’une atteinte effective et actuelle à la marque antérieure ou d’un risque sérieux qu’une telle atteinte se produise dans le futur (C-252/07 Intel, 27 novembre 2008). Cette atteinte est constituée par un usage sans juste motif de la demande d’enregistrement contestée qui soit tire ou tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, soit porte ou porterait préjudice à son caractère distinctif, soit porte ou porterait préjudice à sa renommée. Un seul de ces trois types d’atteinte suffit pour que la protection de la marque de renommée puisse s’appliquer.

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Il appartient à l’opposant d’établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales. En l’espèce, la société opposante soutient que, du fait de la forte renommée dont la marque UBER jouit, le déposant « tirera nécessairement profit du caractère distinctif et de la renommée de la marque antérieure en attirant non seulement un public fidélisé mais encore des tiers intéressés par les services en cause qui percevront la marque renommée comme un gage de qualité. ». Elle ajoute que le déposant « portera également préjudice à l’opposante dans la mesure où l’exploitation de la demande d’enregistrement portera atteinte au caractère distinctif de cette marque antérieure en le banalisant pour des services relevant du cœur de ses activités et pour lesquelles la marque antérieure bénéficie d’une renommée ». Elle soulève que le signe contesté « sera susceptible de porter atteinte à l’image de la marque antérieure notamment si les services ne relèvent pas des mêmes standards de qualité ». Enfin, elle relève que cela « engendrera une perte de gains commerciaux pour l’opposante à chaque fois qu’une confusion s’avérera sur le marché » et que cela « engendrera une perte de gains commerciaux pour l’opposante à chaque fois que le public confus par les marques, décidera de reporter son choix sur des services concurrents s’il est mécontent de la qualité des services de la déposante ». La notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et « parasitisme » manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée. A cet égard, la société opposante fait valoir que « le phénomène UBER a connu une croissance exponentielle depuis sa création ». Elle relève également que « La popularité d’UBER a très rapidement explosé et ce notamment grâce aux larges campagnes publicitaires et de communication que la société a menées (Pièce 8).  » et que « Ce caractère distinctif est accru par la reconnaissance sur le marché de la marque UBER dont la renommée est sans cesse croissante (Pièces 1 à 45) pour des produits et services de plus en plus diversifiés et qui ont ainsi généré diverses déclinaisons de la marque. […] Elle fait également valoir que « Les déclinaisons et jeux de mots possibles autour du nom UBER ont d’ailleurs fait l’objet d’une campagne publicitaire particulièrement remarquée en France en 2015 : UBERASSUREE, UBERET, UBERBAPAPA, UBERAUBOIS DORMANT… (Pièce 8). » Enfin, elle ajoute que de « très nombreux ont été les articles concernant UBER dans les médias, y compris au début du mois de décembre 2021 à l’occasion des 10 ans de l’implantation de la plateforme en France (Pièces 26 et 30) ». Ainsi, la marque UBER bénéficie d’une image positive, fortement ancrée dans l’esprit du consommateur. Par conséquent, en raison de la très forte renommée de la marque antérieure, des similitudes entre les signes, et de l’image positive que dégage la marque antérieure, susceptible de s’appliquer aux produits en cause, il existe un risque que les consommateurs qui établiront un lien entre les marques en cause projettent les caractéristiques de la marque antérieure sur le signe contesté.

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Dès lors, ce transfert de l’image positive de la marque antérieure pourrait faciliter la mise sur le marché des produits de la demande d’enregistrement contestée, réduisant ainsi la nécessité d’investir dans la publicité, et permettrait alors au déposant de bénéficier, sans contrepartie, des efforts commerciaux déployés par le titulaire de la marque antérieure pour créer et entretenir cette image. L’usage de la demande d’enregistrement contestée UBERT DE LILE 974 est donc susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure UBER. En conséquence, la demande d’enregistrement contestée UBERT DE LILE 974 doit être rejetée sur le fondement d’une atteinte à la renommée de la marque antérieure UBER. B. Sur le fondement du risque de confusion de la marque antérieure n° 018 055 443 Il n’y a pas lieu de statuer sur le fondement du risque de confusion avec la marque de l’Union Européenne n° 018 055 443 dès lors que l’opposition apparait totalement justifiée sur le fondement de la renommée de celle-ci. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal UBERT DE LILE 974 ne peut pas être adopté comme marque, sans porter atteinte au droit antérieur n° 018 055 443 de la société opposante sur le fondement de l’atteinte à sa renommée. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.