OP24-3869 25/04/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société FRENCH ESMIN BIOLOGICAL TECHNOLOGY (société à responsabilité limitée) a déposé le 22 août 2024, la demande d’enregistrement n° 5 077 496 portant sur le signe figuratif .

Le 13 novembre 2024, la société THE HEBREW UNIVERSITY OF JERUSALEM (société israélienne à but non lucratif) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion. La marque antérieure invoquée est la marque verbale française ALBERT EINSTEIN, déposée le 31 juillet 1995, enregistrée sous le n° 95 582 884 et régulièrement renouvelée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction ou leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Dans le formulaire d’opposition, la société opposante indique que l’opposition est formée contre l’ensemble des produits et services visés dans la demande d’enregistrement de la marque contestée. Dans son exposé des moyens, la société opposante indique que « La présente opposition est formée à l’encontre de la totalité des services couverts en classe 35, à savoir : Publicité ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers ; services d’agences d’import-export ; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; optimisation de moteurs de recherche à des fins de promotion de vente ; optimisation du trafic pour des sites web ; services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales ; services de vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales ; promotion des ventes pour des tiers ». 2

Ainsi, en ayant expressément visé dans son exposé des moyens un libellé de services plus restreint que celui visé dans le formulaire d’opposition, il convient de considérer que la société opposante a limité la portée de son opposition. Le libellé à prendre en compte aux fins de la présente opposition est donc le suivant : « Publicité ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers ; services d’agences d’import-export ; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; optimisation de moteurs de recherche à des fins de promotion de vente ; optimisation du trafic pour des sites web ; services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales ; services de vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales ; promotion des ventes pour des tiers ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices. Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébé ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides. Rasoirs. Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques ; matériels de suture. Vêtements, chaussures, chapellerie. Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir. Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau. Distribution de prospectus, d’échantillons. Services d’abonnement de journaux pour des tiers. Conseils, informations ou renseignements d’affaires. Comptabilité. Reproduction de documents. Bureaux de placements. Gestion de fichiers informatiques. Organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité. Cordonnerie ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les services de « Publicité ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers ; services d’agences d’import-export ; optimisation de moteurs de recherche à des fins de promotion de vente ; optimisation du trafic pour des sites web ; promotion des ventes pour des tiers » de la demande d’enregistrement contestée, apparaissent identiques et similaires à certains des services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. En revanche, les « services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales ; services de vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales » de la demande contestée, qui s’entendent de prestations à destination de clients particuliers ou d’acheteurs 3

professionnels visant à proposer à la vente des produits pharmaceutiques et vétérinaires, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services de « publicité » de la marque antérieure, qui s’entendent de prestations, assurées par des agences spécialisées, visant par divers moyens à faire connaître une marque et à inciter le public à acheter un produit ou à utiliser les services d’une entreprise, dès lors que les premiers peuvent être rendus indépendamment des seconds, lesquels n’ont pas nécessairement le même objet que les premiers. Il ne s’agit donc pas de services complémentaires, ni dès lors similaires. Il en va de même des services de « mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de prestations de mise à disposition d’espaces numériques permettant à une entreprise ou à un vendeur de proposer ses biens et ses services à la vente, et des services de « publicité » de la marque antérieure, précédemment définis, les premiers n’étant pas nécessairement ni obligatoirement rendus en association avec les seconds. Il ne s’agit donc pas de services complémentaires, ni dès lors similaires. En conséquence, la demande d’enregistrement contestée désigne des services qui sont, pour partie, identiques et similaires, à certains des services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe figuratif . La marque antérieure porte sur le signe verbal ALBERT EINSTEIN. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est constitué d’un élément verbal et d’une présentation particulière et que la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux. 4

Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les deux signes ont en commun l’élément verbal EINSTEIN, seul élément verbal constitutif de la demande d’enregistrement contestée et élément placé en seconde position de la marque antérieure, ce qui leur confère d’importantes ressemblances d’ensemble. Les signes diffèrent par la présence d’une présentation particulière au sein du signe contesté et de l’élément verbal ALBERT au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus. En effet, l’élément commun EINSTEIN présente un caractère intrinsèquement distinctif au regard des produits et services en présence. En outre, ce terme EINSTEIN, seul élément verbal constitutif du signe contesté, revêt un caractère manifestement dominant au sein de la marque antérieure, dès lors que l’élément ALBERT le précédant sera perçu par le public comme le prénom du célèbre physicien allemand se rapportant au patronyme EINSTEIN. En outre, la calligraphie particulière du signe contesté, n’est pas de nature à altérer la lisibilité et la perception immédiate de la dénomination EINSTEIN. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les deux signes ainsi que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En conséquence, le signe figuratif contesté est similaire à la marque verbale antérieure ALBERT EINSTEIN. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits et services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. 5

En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. 6

CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services en partie identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Publicité ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers ; services d’agences d’import-export ; optimisation de moteurs de recherche à des fins de promotion de vente ; optimisation du trafic pour des sites web ; promotion des ventes pour des tiers ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités. 7