OP24-3913 05/06/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5-1, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-19, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société VSX France (société à responsabilité limitée à associé unique) a déposé le 29 août 2024 la demande d’enregistrement n° 5078506 portant sur le signe figuratif MALY. Le 19 novembre 2024, la société STEEMAN HOLDING B.V. (société de droit néerlandais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative de l’Union européenne WHALY, déposée le 16 mai 2019 et enregistrée sous le n° 018065853, sur le fondement du risque de confusion.

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L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. À l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « appareils d’éclairage pour véhicules ; Phares pour cycles, cyclomoteurs et motocyclettes ; Feux de signalisation pour cycles, cyclomoteurs et motocyclettes ; Feux clignotants pour cycles, cyclomoteurs et motocyclettes ; Appareils électriques ou électroniques pour la commande des phares des cycles, cyclomoteurs et motocyclettes. » La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Appareils de locomotion par terre ou par air; Pièces des articles précités, compris dans cette classe. » La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement apparaissent identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure. À cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments de l’opposante que l’Institut fait siens. En outre, sont extérieurs à la présente procédure et inopérants les arguments de cette dernière relatifs aux différences d’activités des titulaires. En effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment des conditions d’exploitation et des activités réellement exercées.

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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif MALY, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe figuratif WHALY, ci-dessous reproduit : L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les dénominations MALY et WHALY (longueur proche, trois lettres identiques placées dans le même ordre, séquences phonétiques proches [mali/wali] dont la sonorité finale identique [a.li]). Les différences ne sont pas de nature à écarter le risque de confusion, en ce qu’elles ne modifient pas la perception visuelle et phonétique très proche des dénominations en cause, dominées par une séquence de lettres communes prédominante en position finale et des sonorités très proches – la lettre H de la marque antérieure étant muette et la substitution de la lettre W par son équivalent visuel inversé M ne suffisant pas à créer une distinction nette entre les deux signes, dans la mesure où ils demeurent graphiquement très proches. En outre, le fait que la marque antérieure soit soulignée « de traits bleus clair [sic] en forme de vague » comme l’indique la déposante, n’occulte aucunement le caractère prédominant et immédiatement perceptible de la dénomination WHALY, seul élément verbal par lequel le signe sera prononcé. De plus, rien ne permet d’affirmer que le consommateur de référence, qui ne connaît pas les raisons ayant présidé au choix des signes, perçoive cet élément figuratif secondaire comme

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« suggérant ainsi la destination de la marque à l’environnement fluvial », comme l’indique la déposante. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité ou de la similarité des produits en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif MALY ne peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : l’opposition est reconnue justifiée ; Article deux : la demande d’enregistrement est rejetée.