TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANCY JUGEMENT DU : 15 Février 2008

1^re Chambre CIVILE DOSSIER N° : 06/00525

COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : M. Jean-Yves DAVID, Président-Adjoint

ASSESSEURS : M^lle Véronique G, Vice-Président GREFFIER :

M^me Sabine GASTON, Juge M^lle Christelle B,

Débats tenus à l’audience publique du 17/12/07 devant M. DAVID et M GEOFFROY qui en ont fait rapport et en ont rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 786 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.

DEMANDERESSE Société EPMBH, société par actions simplifiée, RCS de NANTERRE n°451 843 098, représentée par son Président, M. Ma rc P, dont le siège social est sis […] 92100 BOULOGNE BILLANCOURT représentée par M^e Orane KROELL, avocat postulant au barreau de NANCY, vestiaire : 114, M^e Geoffroy G, avocat plaidant au barreau de PARIS

DEFENDEURS SOCIETE D’EXPLOITATION FORESTIERE COURTAGE ET COMMERCIALISATION, RCS DE SAINT-DIE n°325 300 465, placée en redressement judiciaire depuis le 10/11/04 représentée par ses représentants légaux, assistée par M^e K, administrateur judiciaire, dont le siège social est sis 7 Bout de Dessous 88600 MORTAGNE

Maître Yves-Jérôme K, administrateur judiciaire de la société SEFCCO, Tous deux représentés par M^e Catherine BOYE-NICOLAS, avocat postulant au barreau de NANCY, vestiaire : 22 et la SCP WELZER, Avocats plaidant au barreau d’Epinal Clôture prononcée le : 20 Novembre 2008 Débats tenus à l’audience du : 17 Décembre 2007 Date de délibéré indiquée par le Président : 11 février 2008 Jugement mis à disposition au greffe le 15 Février 2008, nouvelle date indiquée par le Président. Selon contrat du 30 janvier 2002, la SA NEW OPTION WOOD (ci-après SA NOW) a consenti à la Société d’Exploitation Forestière Courtage et Commercialisation (ci-après SEFCO) une licence, exclusive pour le département des Vosges et non exclusive sur neuf autres départements de l’Est de le France, de brevets, de marque et de savoir faire.

La convention en cause a notamment porté sur :

- les brevets français n°96.09455, 96.09456 et 96.1 3168 dont la SA NOW était propriétaire,
- les brevets français n°81.16463, 85.18765, 86.141 38 et 87.00863 dont la société susvisée se trouvait licenciée exclusive de l’Association pour la Recherche des Méthodes et des Processus Industriels (ARMINES) représentée par la société TRANSVALOR,
- la marque française n°97 660.427 « BOIS RÉTIFIÉ » d éposée le 22 janvier 1997. Le 10 novembre 2004, le Tribunal de Commerce de SAINT-DIE des VOSGES a ouvert le redressement judiciaire de la société SEFCO, désignant Maître Fabien V en qualité de représentant des créanciers et Maître Yves-Jérôme K en qualité d’administrateur judiciaire, un plan de redressement étant en définitive homologué le 29 juin 2006. Soutenant venir aux droits de la SA NOW, la SAS EPMBH a le 21 mars 2005 :

- déclaré à Maître V une créance au titre des redevances stipulées au contrat de licence du 30 janvier 2002 impayées à la date d’ouverture de la procédure collective,
- par application de l’article L621-28 du Code de Commerce dans sa rédaction alors applicable, mis Maître K es-qualités en demeure de préciser s’il entendait ou non poursuivre l’exécution du contrat de licence susvisé. Soutenant en substance :

- qu’à défaut de réponse de Maître K dans le mois de la mise en demeure, le contrat s’était trouvé résilié de plein droit ce dont elle-même avait pris acte par courrier posté le 18 juillet 2005,
- que nonobstant cette résiliation, la société SEFCO avait continué à faire usage de la marque « BOIS RÉTIFIÉ » la SAS EPMBH a le 20 décembre 2005 attrait la société SEFCO et Maître K devant le présent Tribunal auquel, selon dernières écritures signifiée le 14 septembre 2007, elle a demandé : * de constater que le contrat de licence concédé à la défenderesse le 30 janvier 2002 avait été résilié par l’administrateur judiciaire en application de l’article L621-28 du Code de Commerce, *de dire en conséquence que la société SEFCO ne bénéficiait plus du contrat de licence, tant en ce qui concernait les brevets que la marque et le savoir faire, *de faire interdiction à la société SEFCO de faire usage de la marque, à compter de la signification du jugement, des brevets encore en vigueur, * d’assortir cette interdiction d’une astreinte de 1 000,00 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir,

* de dire que le Tribunal se réserverait la liquidation de l’astreinte, *de constater que la société SEFCO avait continué à faire usage de la marque n°97 660.427 postérieurement à la résiliation du co ntrat de licence et de dire que ces actes constituaient des actes de contrefaçon de marque en application des articles L713-1 et L713-2 du Code le la Propriété Intellectuelle, * de condamner en conséquence la société SEFCO en redressement judiciaire à lui payer 10 000,00 € en réparation du préjudice subi, * d’autoriser la publication de la décision à intervenir dans deux journaux de son choix, et à la charge de la société SEFCO, à hauteur de 1 500,00 € par insertion, * d’ordonner l’exécution provisoire du jugement, *de condamner la société SEFCO en redressement judiciaire et Maître K es qualités à lui payer 5 000,00 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, * de condamner la défenderesse aux dépens qui pourraient être recouvrés par Maître Orane KROELL, Avocat, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile. Le 9 février 2006, la SAS EPMBH a par ailleurs, sur le fondement de l’article L716-6 du Code le la Propriété Intellectuelle, saisi le Juge des Référés de ce siège d’une demande d’interdiction de l’usage de la marque « BOIS RÉTIFIÉ » jusqu’à l’issue de la présente instance. Par ordonnance du 16 mai 2006, la juridiction susvisée à prononcé à rencontre de la société SEFCO l’interdiction sollicitée par la SAS EPMBH et ce sous astreinte de 1 000,00 € par infraction constatée à compter de la signification de la décision. Selon conclusions récapitulatives signifiées le 5 septembre 2007, la société SEFCO a pour sa part demandé à la juridiction de céans : * de surseoir à statuer dans l’attente de l’action en contrefaçon diligentée par Monsieur L, * sur le fond, de dire et juger l’action de la SAS EPMBH irrecevable en l’absence de déclaration de créances pour les présentes demandes, * de dire et juger que la marque « BOIS RÉTIFIÉ » était nulle, *de dire et juger qu’il n’y avait pas de contrefaçon des brevets revendiqués par la SAS EPMBH, * de débouter la SAS EPMBH de l’ensemble de ses demandes, *d’ordonner la transmission à l’INPI du jugement à intervenir pour inscription au registre national des marques,

* de la déclarer recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle, * de condamner la SAS EPMBH à lui verser la somme de 227 600,00 €, * de condamner la SAS EPMBH à lui payer 1 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, * de condamner la SAS EPMBH aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître BOYE-NICOLAS, Avocat aux offres de droit. SUR CE

Sur la demande de sursis à statuer Attendu que le 7 octobre 2005, Monsieur Jean L, propriétaire de deux brevets français N°FR 2790698 et FR 2846269, ainsi que la s ociété de droit roumain SOTRALENTZ INDUSTRIE, titulaire d’une licence exclusive d’exploitation des brevets en cause, ont engagé devant le présent Tribunal une action en contrefaçon dirigée contre les sociétés GADDA, fabricante, NOW, vendeuse, et SEFCO, exploitante, d’un four reproduisant selon eux les caractéristiques des titres susvisés ; Que soutenant que l’action en cause était susceptible d’influer sur l’étendue des droits revendiqués par la SAS EPMBH dans le cadre de la présente procédure, la société SEFCO sollicite du Tribunal le prononcé d’un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir sur les demandes de Monsieur L et de la société SOTRALENTZ INDUSTRIE ; Attendu cependant qu’ainsi qu’exactement relevé par la SAS EPMBH, les deux instances en cause n’opposent pas les mêmes parties et, surtout, n’ont pas le même objet, l’étendue des droits de la société SEFCO étant parfaitement indépendante de la résiliation de la convention de licence du 30 janvier 2002 par application du mécanisme défini par l’article L621-28 du Code de Commerce comme de l’utilisation irrégulière de la marque « BOIS RÉTIFIÉ » ; Que la demande de sursis à statuer sera donc rejetée ; Sur la validité de la marque « BOIS RÉTIFIÉ » Attendu qu’aux termes de l’article L711-2 du Code le la Propriété Intellectuelle « sont dépourvus de caractère distinctif les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de production du bien ou de la prestation de service » ; Que se fondant sur ces dispositions prohibant les marques descriptives, la société SEFCO invoque reconventionnellement la nullité de la marque « BOIS RÉTIFIÉ » en faisant valoir :

— que le brevet 86 14138 déposé en octobre 1986 avait évoqué le procédé de « rétification » consistant à réaliser par voie thermique un pontage chimique (liaisons covalentes) entre les chaînes macromoléculaires des constituants du bois,
- qu’ainsi, dix années avant le dépôt de la marque en litige, l’adjectif « rétifié » était déjà usuellement employé et joint au terme « bois » pour désigner un matériau ayant été traité selon le procédé de « ratification »,
- que le terme « rétifié » désignait ainsi une qualité du bien au sens de l’article L711-2 susvisé et ne pouvait valablement être utilisé à titre de marque,
- que les brevets couvrant le procédé de la rétification du bois étant tombés dans le domaine public, la SAS EPMBH cherchait en fait, en contradiction avec les principes du droit des marques, à s’approprier la dénomination en litige afin de contraindre les entreprises appliquant ledit procédé à lui verser des royalties ; Attendu que si les termes « rétifié » et « rétification » apparaissent à ce jour quasi génériques, il est cependant constant que l’appréciation du caractère distinctif d’un signe s’effectue à la date du dépôt de la marque querellée soit en l’espèce au 22 janvier 1997 ; Attendu qu’il est à cet égard constant que les termes en cause, issus de la contraction des mots « réticulation » et « torréfaction », constituent des néologismes apparus dans le brevet 86. 14138, déposé par l’association ARMINES, pour définir un procédé de traitement thermique du bois destiné à en modifier la structure chimique ; Que créés pour les besoins de la cause, les termes en litige ne sont donc pas en eux-mêmes descriptifs ; Attendu que la SAS EPMBH justifie encore par pièces de ce que l’association ARMINES a le 29 octobre 1993 concédé l’exploitation du brevet susvisé à la SA NOW ayant déposé la marque « BOIS RÉTIFIÉ » le 22 janvier 1997 ; Qu’ainsi qu’exactement relevé par la demanderesse principale il apparaît dès lors, la société SEFCO ne rapportant en tout cas nulle preuve contraire, qu’à la date de dépôt précité le néologisme « rétifié » n’avait encore aucun caractère générique et, n’ayant alors un sens que pour l’association ARMINES et la SA NOW, n’était pas d’avantage descriptif ; Attendu de plus qu’aux termes du dernier alinéa de l’article L711-2 du Code le la Propriété Intellectuelle précité, le caractère distinctif peut… être acquis par l’usage" ; Qu’au regard de cette disposition il est à relever que la marque « BOIS RÉTIFIE » n’a pendant dix ans pu être utilisée que par la SA NOW et ses ayants droits, dont au demeurant la société SEFCO elle-même, l’usage visé par le texte susvisé apparaissant ainsi caractérisé ; Que la société SEFCO sera en conséquence déboutée de sa demande en annulation de la marque « BOIS RÉTIFIÉ » ;

Sur les demandes de la SAS EPMBH Attendu qu’aux termes de l’article L621-28 du Code de Commerce dans sa rédaction résultant de la loi du 25 janvier 1985 applicable à l’espèce, « l’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. Le contrat est résilié de plein droit après une mise en demeure adressée à l’administrateur restée plus d’un mois sans réponse… » ; Qu’au regard de ces dispositions il est constant que la SAS EPMBH a le 21 mars 2005 mis Maître K en demeure de préciser s’il entendait ou non poursuivre l’exécution du contrat de licence du 30 janvier 2002 ; Que sans contester le défaut de réponse de Maître K dans le délai d’un mois susvisé, la société SEFCO s’oppose toutefois aux demandes formulées à son encontre par la SAS EPMBH, en faisant en substance valoir :

-que l’action de la SAS EPMBH était irrecevable, faute pour la demanderesse d’avoir déclaré les créances objets de la présente instance,
-que la demanderesse n’ayant jamais justifié avoir régulièrement acquis la propriété de la marque « BOIS RÉTIFIÉ », la mise en demeure adressée à Maître K le 21 mars 2005 était nulle et de nul effet,
- que concernant les brevets, les droits détenus par la SAS EPMBH ne concernaient pas la transformation du bois par réticulation et torréfaction, seuls les brevets n°81 16463 et 85 18765 étant dès lors utile s,
- que les deux titres en cause étant cependant tombés dans le domaine public, aucun acte de contrefaçon de brevet ne pouvait lui être imputé,
- que le contrat de licence du 30 janvier 2002 avait mis à la charge de la SA NOW la livraison d’un four, fabriqué par la société GADDA, servant à la rétification du bois,
- qu’aucun procès-verbal de réception de l’installation n’avait cependant été établi, le four en cause ayant été endommagé par un incendie le 17 mars 2003 puis par une explosion le 9 avril 2003, une expertise judiciaire ayant conclu à la responsabilité des sociétés NOW et GADDA dont les carences avaient généré les difficultés financières à l’origine de l’ouverture de son redressement judiciaire,
-que la SAS EPMBH, se disant aux droits de la SA NOW, devait supporter les manquements de cette dernière, entraînant suspension du paiement des redevances, à son obligation de délivrance d’un four en bon état de fonctionnement ; Attendu qu’aux termes de l’article L621-40 du Code de Commerce dans sa rédaction applicable à l’espèce, le jugement d’ouverture du redressement judiciaire « suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance à son origine antérieurement audit jugement et tendant… au paiement d’une somme d’argent », l’instance ne pouvant alors être reprise qu’après déclaration de la créance en cause et ne tendant qu’à la fixation du montant de celle-ci ;

Qu’en application de l’article L621-32 I du code susvisé, les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture sont en revanche payées à leur échéance ; Attendu qu’au regard de ces dispositions il est à constater que, d’une part et ainsi que déjà énoncé, la SAS EPMBH a le 21 mars 2005 régulièrement déclaré une créance relative aux redevances impayées à la date d’ouverture de la procédure collective et que, d’autre part, la demanderesse ne sollicite en la cause paiement que de dommages et intérêts indemnisant des faits de contrefaçon de marque commis postérieurement au prononcé du redressement judiciaire de la société SEFCO ; Que les demandes de la SAS EPMBH apparaissent dès lors parfaitement recevables ; Attendu que des pièces versées aux débats il résulte :

- que par acte du 23 janvier 2004, la SA NOW a vendu à la SAS EPMBH un fonds de commerce comprenant expressément la marque « BOIS RÉTIFIÉ » n°97 660 427 déposée à l’INPI le 22 janvier 1997,
- que la cession de fonds en cause a régulièrement été publiée, tant dans un journal d’annonces légales, en l’espèce « Les Échos Judiciaires Girondins », qu’au BODAC,
- que la cession de la marque « BOIS RÉTIFIÉ » a quant à elle été inscrite à l’INPI et se trouve donc opposable aux tiers,
- que par un second contrat du 23 janvier 2004, la SA NOW a encore cédé à la SAS EPMBH plusieurs brevets et demandes de brevets lui ayant appartenu, dont les titre n°96.09455 et 96.09456 objets du contrat de licence du 30 janvier 2002,
- que ladite cession a également été inscrite au Registre National des Brevets et a au surplus été notifiée à la société SEFCO, dont la mauvaise foi apparaît en conséquence patente, le 21 janvier 2005 soit antérieurement à la mise en demeure adressée à Maître K,
- que par un troisième contrat du 25 février 2005, à effet du 1^er février 2004, la SA NOW a enfin, avec l’accord de la société TRANSVALOR, cédé à la SAS EPMBH la licence des brevets ARMINES dont elle était titulaire ; Que contrairement à la thèse adverse, la SAS EPMBH apparaît dès lors avoir pleinement justifié de ses droits sur les titres en litige et spécialement sur la marque « BOIS RÉTIFIÉ » dont elle invoque la contrefaçon ; Attendu que si à raison de l’expiration de leur période maximale de protection les brevets n°81 16463 et 85 18765 sont effectivement t ombés dans le domaine public, il est à constater que la SAS EPMBH n’a aucunement agi en contrefaçon desdits brevets, demandant exclusivement au Tribunal de constater la résiliation du contrat de licence du 30 janvier 2002 et de faire en conséquence interdiction à la société SEFCO de faire usage des brevets visés par celle-ci « encore en vigueur » ;

Que le moyen ne saurait dès lors être retenu ; Attendu qu’il est enfin à constater que la demanderesse sollicite en la cause la constatation de la résiliation du contrat de licence susvisé exclusivement à raison du défaut de réponse par l’administrateur à la mise en demeure lui ayant été adressée en application de l’article L621-28 du Code de Commerce et non au motif d’un défaut de paiement des redevances prévues à la convention ; Que le litige opposant la société SEFCO à la SA NOW et à la société GADDA relativement au fonctionnement du four respectivement livré et fabriqué par ces dernières apparaît dès lors parfaitement étranger à la solution du présent litige ; Que les moyens de défense invoqués par la société SEFCO devant donc être en totalité écartés, et le défaut de réponse de Maître K dans le mois de la mise en demeure n’étant pas contesté, il y aura lieu de constater la résiliation du contrat de licence du 30 janvier 2002 et de faire interdiction à la défenderesse de faire usage tant de la marque « BOIS RÉTIFIÉ » que des brevets encore en vigueur concernés par ledit contrat ; Que cette interdiction sera assortie d’une astreinte provisoire, dont le Tribunal se réservera la liquidation, de 1 000,00 € par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement ; Attendu qu’il est constant que, prenant acte de la résiliation du contrat du 30 janvier 2002, la SAS EPMBH a par lettres recommandées avec accusés de réception postées le 18 juillet 2005 mis tant Maître K que la société SEFCO en demeure de cesser immédiatement toute exploitation des brevets, de la marque et du savoir faire donnés en licence ; Que des pièces de la procédure il résulte, la défenderesse ne le contestant au demeurant pas, que la société SEFCO a postérieurement à la résiliation du contrat de licence et à la mise en demeure susvisées continué à faire usage de la marque « BOIS RÉTIFIÉ » et notamment :

- les 30 septembre 2005 et 7 avril 2006 lors de deux salons professionnels à ANGERS et GRENOBLE comme établi par constats d’huissiers,
- sur son site internet ainsi que constaté le 6 décembre 2005 par Maître Xavier A, Huissier de Justice à PARIS,
- les 21 novembre 2005 et 10 janvier 2006 dans des offres de prix adressées à la SA COUVRACIER et à la société GOUBIE ; Que ces faits étant constitutifs d’actes de contrefaçon de marque au sens des articles L713-1 et L713-2 du Code le la Propriété Intellectuelle, la demande en paiement de dommages et intérêts formée par la SAS EPMBH se trouve fondée en son principe ; Que l’usage de la marque « BOIS RÉTIFIÉ » apparaissant s’être illicitement poursuivie jusqu’à intervention de l’ordonnance du Juge des Référés du 16 mai 2006, soit

pendant plus d’un an, les prétentions de la SAS EPMBH sont encore justifiées en leur quantum ; Que la société SEFCO sera en conséquence condamnée au paiement de 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts, la SAS EPMBH étant par ailleurs autorisée à faire publier par extraits la présente décision dans deux journaux de son choix, ce aux frais de la défenderesse dans la limite de 1 500,00 € par insertion ; Sur la demande reconventionnelle de la société SEFCO en paiement de dommages et intérêts Attendu qu’au soutien de ses prétentions sur ce point la société SEFCO fait valoir :

-que la SAS EPMBH avait adressé à plusieurs de ses clients des courriers l’accusant faussement d’être contrefactrice, de tels faits étant constitutifs d’actes de concurrence déloyale,
- que ces agissements lui avaient fait perdre quatre marchés d’une valeur totale de 227 600,00 €,
- que la SAS EPMBH devait dès lors être condamnée à lui payer la somme précitée ; Attendu que des pièces de la procédure il résulte effectivement que par quatre courriers rédigés entre le 7 décembre 2005 et le 9 janvier 2006, la SAS EPMBH a avisé les sociétés B.E.I, RAMERY Bâtiment, GOUBIE et COUVRACIER, clientes de la défenderesse, de ce que le contrat de licence du 30 janvier 2002 ayant été résilié, les offres exprimées en « bois rétifié » relevaient de la contrefaçon, elle-même émettant toutes réserves quant aux performances des matériaux vendus sous cette appellation ; Attendu cependant qu’en portant la résiliation du contrat de licence à la connaissance des entreprises susvisées et en avisant ces dernières de ce que l’utilisation de la marque « BOIS RÉTIFIÉ » par la société SEFCO était constitutive de contrefaçon, la SAS EPMBH apparaît avoir fait état d’une information parfaitement exacte et n’avoir en conséquence commis aucune faute ; Que par ailleurs la demanderesse, confondant d’une part le montant des marchés avec le bénéfice qu’aurait généré ceux-ci et ne démontrant d’autre part aucunement que le rejet de ses offres ait été la conséquence directe des courriers de la SAS EPMBH, ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’elle invoque ;

Que sa demande sera en conséquence rejetée ;

Sur les autres demandes Attendu que la société SEFCO qui succombe supportera la totalité des dépens de l’instance lesquels pourront être recouvrés par Maître Orane KROELL, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;

Que pour les mêmes motifs la société SEFCO, dont la propre demande de ce chef sera rejetée, sera condamnée au paiement de 3 000,00 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Attendu enfin que l’exécution provisoire n’apparaît pas justifiée par les circonstances de la cause où l’usage de la marque « BOIS RÉTIFIÉ » a déjà été interdit par le Juge des Référés ; Qu’elle ne sera en conséquence pas ordonnée ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Déboute la société SEFCO de sa demande de sursis à statuer ;

Déboute la société SEFCO de ses demandes reconventionnelles ; Constate la résiliation au 21 avril 2005 du contrat de licence de brevet, de marque et de communication de savoir faire consenti le 30 janvier 2002 à la société SEFCO ; Fait en conséquence interdiction à la société SEFCO de faire usage de la marque « BOIS RÉTIFIÉ » déposée à l’INPI le 22 janvier 1997 sous le n°97/660427 et des brevets encore en vigueur visés par le contrat de licence susvisé, ce à peine d’une astreinte provisoire de 1 000,00 € par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement ; Se réserve la faculté de liquider cette astreinte ; Condamne la société SEFCO à payer à la SAS EPMBH 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts ; Autorise la SAS EPMBH à faire publier la présente décision par extraits dans deux journaux de son choix, ce aux frais de société SEFCO dans la limite de 1 500,00 € par insertion ; Condamne la société SEFCO aux dépens qui pourront être recouvrés par Maître Orane KROELL, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ; Déboute la société SEFCO de sa demande en paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles ; Condamne la société SEFCO à payer à la SAS EPMBH 3 000,00 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.