REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE PARIS 4^e Chambre – Section A ARRET DU 18 MARS 2009 Numéro d’inscription au répertoire général : 07/15643 Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Février 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 04/13809 APPELANTE Société RAVENSBURGER AG agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux Robert Bosch St 1 88214 RAVENSBURGER – ALLEMAGNE représentée par la SCP MONIN – D’AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour assistée de M^e Stéphane G, avocat au barreau de PARIS, toque : W 07 INTIMEES S.A.R.L. DUJARDIN INTERNATIONAL prise en la personne de ses représentants légaux […] 92210 SAINT CLOUD représentée par la SCP MENARD – SCELLE-MILLET, avoués à la Cour assistée de M^e Julien B, avocat au barreau de PARIS, toque : L 280 S.A. EDUCA BORRAS prise en la personne de ses représentants légaux C/OSONA 1.08192 Sant Quirze del Vallès BARCELONE – ESPAGNE représentée par la SCP MENARD – SCELLE-MILLET, avoués à la Cour assistée de M^e Julien B, avocat au barreau de PARIS, toque : L 280 COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Janvier 2009, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Dominique ROSENTHAL, conseiller le plus ancien, faisant fonction de Président et Madame Brigitte CHOKRON, conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président Madame Dominique ROSENTHAL-ROLLAND, Conseiller M^me Brigitte CHOKRON, Conseiller GREFFIER : lors des débats : M^me Jacqueline VIGNAL ARRET : CONTRADICTOIRE
- rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Nous, Dominique ROSENTHAL, Conseiller le plus ancien ayant délibéré, en l’empêchement de Monsieur Alain C PIERRAT, président et par Nous Jacqueline VIGNAL, greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. Vu l’appel interjeté le 6 septembre 2007 par la société RAVENSBURGER, d’un jugement rendu le 2 février 2007 par le tribunal de grande instance de Paris qui :

- a prononcé la déchéance de la partie française de la marque internationale MEMORY n° R 393512 à compter de novembre 1972,
- a dit que la décision, devenue définitive, sera transmise à l’INPI par les soins du greffier saisi à la requête de la partie la plus diligente pour inscription au registre national des marques,
- l’a condamnée à payer à chacune des sociétés EDUCA BORRAS et DU JARDIN INTERNATIONAL la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens recouvrés dans les conditions de l’article 699 de ce même Code ; Vu les ultimes écritures, signifiées le 16 janvier 2009, par lesquelles la société RAVENSBURGER, poursuivant l’infirmation du jugement déféré, demande à la Cour, statuant à nouveau, de :

- dire et juger que les sociétés EDUCA BORRAS et DUJARDIN INTERNATIONAL ont commis des actes de contrefaçon de la portion française de la marque internationale MEMORY n° 393 512 dont elle est titulaire,

— leur faire interdiction de faire usage, sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit, des dénominations EDUCA MEMORY GAME comme de toute dénomination comportant le vocable MEMORY pour désigner des jeux et des jouets et ce, sous astreinte de 200 euros par infraction constatée passé le délai de 1 mois à compter de la signification de la décision à intervenir,

— leur ordonner de procéder au rappel des produits contrefaisants chez leurs revendeurs et détaillants sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard passé le délai de un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
- les condamner in solidum à lui verser : *la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi des suites de la contrefaçon, *la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi des suites de la concurrence déloyale,
- ordonner à leur frais conjoints et solidaires à concurrence de 4000 euros HT par insertion, la publication de l’arrêt dans 5 journaux ou revues de son choix,
- les condamner in solidum à lui verser la somme de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens recouvrés dans les conditions de l’article 699 de ce même Code ; Vu les dernières conclusions, signifiées le 14 janvier 2009, aux termes desquelles les sociétés DU JARDIN INTERNATIONAL et EDUCA BORRAS, poursuivant la confirmation pure et simple du jugement entrepris, prient la Cour de condamner la société RAVENSBURGER à lui régler une indemnité complémentaire de 7000 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens de la procédure d’appel recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ; Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 19 janvier 2009 ; SUR CE, LA COUR, Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu’il suffit de rappeler que :

- la société de droit allemand RAVENSBURGER déploie son activité dans la conception, la fabrication et la distribution de jeux et de jouets,
- elle est titulaire de la marque internationale MEMORY n°R 393 512, déposée le 14 novembre 1972 sous la priorité d’un enregistrement BENELUX du 1^er janvier 1971 pour distinguer en classe 28 de la classification internationale, les yeux et jouets, sous laquelle elle commercialise notamment un jeu de cartes faisant appel à la mémoire, décliné désormais sur support informatique,
- cette marque a fait l’objet d’une décision de refus de protection en France, en ce qui concerne les jeux, notifiée le 11 avril 1973,

— la société de droit espagnol EDUCA BORRAS, également spécialisée dans les jeux et les jouets, est titulaire d’une marque communautaire semi-figurative EDUCA MEMORY GAME n° 495 036, déposée le 20 mars 1997 pour désigner les jeux et jouets ,
- ses produits et notamment un jeu de cartes éducatif répondant à la dénomination de EDUCA MEMORY GAME sont diffusés en France par la société DUJARDIN INTERNATIONAL (sari),
- par une assignation en date du 28 juillet 2004, la société RAVENSBURGER a introduit devant le tribunal de grande instance de Paris la présente instance en contrefaçon et en parasitisme à rencontre des société EDUCA BORRAS et DUJARDIN INTERNATIONAL,

— ces dernières lui opposent en défense la déchéance, à compter de la date de l’enregistrement, de ses droits sur la marque revendiquée, pour défaut d’exploitation ; Sur l’action en déchéance, Considérant qu’il n’est ni utile pour la compréhension du litige ni nécessaire pour sa résolution de développer le contentieux qui met aux prises les sociétés RAVENSBURGER et EDUCA BORRAS devant les instances communautaires, qu’il suffit d’exposer qu’une procédure d’opposition à l’enregistrement de la marque communautaire EDUCA MEMORY GAME a été rejetée au terme d’une décision de la chambre de recours de l’OHMI en date du 25 janvier 2002 tandis qu’une demande en annulation de la marque est à ce jour pendante devant le TPICE saisi d’un recours formé à rencontre d’une décision de rejet du 8 avril 2008 ; Considérant qu’il importe par contre d’observer que par une décision notifiée en date du 11 avril 1973, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle a refusé d’accorder une protection en France à l’enregistrement international n° 393 512 revendiqué par la société RAVENSBURGER en ce qui concerne les jeux, motif pris que la marque MEMORY, appliquée à des jeux, est constituée exclusivement d’un terme anglais indiquant la qualité substantielle de tels produits faisant appel à la mémoire ; Considérant que pour combattre le grief de contrefaçon, les sociétés intimées soutiennent que la société RAVENSBURGER serait déchue de ses droits sur la marque MEMORY dès lors qu’elle n’est pas exploitée pour les jouets visés à l’enregistrement, mais seulement pour des jeux, catégorie de produits écartée de la protection conférée par l’enregistrement ; Considérant que la société RAVENSBURGER fait valoir en réplique que le jeu de cartes qu’elle commercialise en France sous la marque MEMORY qui consiste pour le joueur à les associer par paires en s’aidant de sa mémoire est d’abord constitué de cartes qui sont les instruments du jeu et répondent à ce titre à la définition du jouet ; Qu’elle fait observer que la plupart des jeux se pratiquent avec des outils : cartes, ballon, jetons, quilles, qui peuvent être considérés comme des jouets et en tire la conclusion qu’un jeu constitue une catégorie de jouet ; Considérant en droit, qu’aux termes de l’article L 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a

pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans. (… ) La preuve de l’exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens ; Qu’il s’infère de ces dispositions que l’usage sérieux d’une marque s’entend de l’usage de celle-ci pour couvrir les produits ou services désignés par le titulaire, sans que ce dernier puisse échapper à la déchéance en établissant la similitude entre les produits exploités et ceux visés au dépôt ; Considérant en 1'espèce que l’enregistrement international revendiqué protège en France les jouets non pas les jeux, expressément exclus de cette protection par la décision précitée du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle ; Or considérant que le jouet est, selon le Petit Larousse Illustré, un objet conçu pour amuser un enfant tandis que le jeu est une activité physique ou intellectuelle non imposée et gratuite, à laquelle on s’adonne pour se divertir, en tirer un plaisir et encore, une activité de loisir soumise à des règles conventionnelles, comportant gagnant(s) et perdant(s) et où interviennent les qualités physiques ou intellectuelles, l’adresse, l’habileté ou le hasard ; Considérant qu’il s’infère de ces observations que le jouet et le jeu présentent certes, la caractéristique commune de relever du domaine du divertissement et du loisirs, qu’il n’en demeure pas moins qu’ils répondent à des définitions précises qui les distinguent radicalement, force étant de constater que l’un, désigne un objet destiné à amuser un enfant tandis que l’autre, désigne une activité, physique ou intellectuelle, qui obéit à des règles impératives et qui a pour finalité de discriminer le gagnant du perdant ; Que de sorte, le jeu et le jouet se différencient tant par leur nature que par leur fonction ; Qu’il s’ensuit que la société appelante n’est pas fondée à soutenir que le jeu serait partie intégrante de la catégorie des jouets ; Qu’elle n’est pas plus pertinente à prétendre contre toute évidence, qu’il convient de la regarder comme commercialisant sous la marque revendiquée des cartes, alors que ces cartes ne sont que l’élément nécessaire à la pratique du jeu en question ; Qu’elle ne peut à cet égard être suivie quand elle soutient que les instruments d’un jeu tels les cartes, le ballon, les quilles, les jetons ou les dominos, seraient nécessairement des jouets dès lors qu’ils servent à jouer force étant d’observer que l’on joue avec un jouet ou avec un jeu ainsi qu’il résulte de la définition donnée du verbe jouer par le Petit Larousse Illustré : se divertir en pratiquant un jeu, s’amuser avec un jeu, un jouet, qui distingue encore entre IQ jeu et le jouet ; Considérant qu’il s’évince de ces développements que la société RAVENSBURGER n’est pas en mesure de rapporter la preuve d’un quelconque acte d’exploitation de la marque MEMORY pour les jouets visés par la protection conférée en France par l’enregistrement international ; Que les sociétés intimées, par confirmation du jugement entrepris, sont dès lors fondées au regard des dispositions précitées du Code de la propriété intellectuelle à la voir déchue de ses

droits sur cette marque à compter de l’enregistrement en ce qui concerne la France, en sorte que, l’action en contrefaçon se trouve privée de fondement ; Sur le parasitisme, Considérant que la société RAVENSBURGER invoque des actes de parasitisme à son préjudice motif pris que les sociétés intimées auraient tiré profit de la notoriété de la marque MEMORY sur le marché concerné en commercialisant un jeu identique ; Or considérant que le principe de la liberté du commerce implique qu’un produit qui ne fait pas ou ne fait plus l’objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’une captation parasitaire, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce ; Considérant que le parasitisme est caractérisé par la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements ; Mais considérant que la société appelante se borne à faire valoir son implantation depuis plus de cinquante ans sans donner la moindre précision ni la moindre justification quant à la nature et à l’importance des investissements humains, techniques ou publicitaires propres au produit en cause, dont elle n’établit pas par ailleurs qu’il constitue son produit phare, apte à l’identifier auprès du public ; Qu’il s’ensuit que la société appelante n’est pas fondée à reprocher aux sociétés intimées d’avoir cherché à tirer profit sans bourse déliée du succès rencontré par son produit de sorte que sa prétention émise au titre du parasitisme doit être rejetée ; Sur les autres demandes, Considérant qu’au regard du sens de l’arrêt, les demandes aux fins d’interdiction et de publication formées par la société appelante doivent être rejetées ; Que l’équité commande de la débouter de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de la condamner, faisant droit à la demande formée sur ce même fondement par les sociétés intimées, à verser à chacune une indemnité complémentaire de 7000 euros et à supporter les dépens de la procédure d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du Code précité ; PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Y ajoutant, Condamne la société appelante à verser à chacune des sociétés intimées une indemnité complémentaire de 7000 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens de la

procédure d’appel qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.