FAITS ET PROCEDURE La société de droit italien BENETTON GROUP SPA est titulaire de plusieurs marques internationales désignant la France, déposée pour désigner notamment des produits de la classe 16 (papier, carton, produits de l’imprimerie, papeterie…) :

- la marque n 480 499 : "012 BENETTON. déposée le 19 SEPTEMBRE 1983 ;

- la marque n 480 500 composée du dessin stylisé d’une maille, suivi de la démonstration « BENETTON », déposée le 19 SEPTEMBRE 1983 ;

- la marque n 503 845 : « UNITED COLORS OF BENETTON » déposée le 18 JUILLET 1986 ;

- la marque n 610 939 : « BLUE FAMILY BENETTON » déposée le 11 NOVEMBRE 1993 ; La société Etablissements BENNETON est propriétaire d’un fonds de commerce de papeterie, imprimerie, gravure, situé […], dont l’origine remonte à 1891 Saisi par la société Etablissements BENNETON d’une demande tendant à faire juger que la société BENETTON GROUP SPA, alors dénommée INVEP, avait au mépris de ses droits fait enregistrer les marques n 480 499 et 480500, ce tribunal, par jugement du 23 MARS 1987, a notamment prononcé la nullité des enregistrements des deux marques en cause. Cette décision a été réformée par la cour d’appel de Paris, qui, par arrêt du 5 OCTOBRE 1989 a :

- dit que la dénomination sociale et le nom commercial antérieurs BENNETON qui appartiennent à la société Etablissements BENNETON ne rendent pas indisponible en France le signe distinctif constitué par le patronyme BENETTON pour être déposé à titre de marque dans la classe 16 par la société contrôlée et administrée par les consorts B ;

- constaté que les dépôts internationaux n 480 499 et n 480500 dans la classe 16 en tant qu’ils concernent la France, sont exempts de fraude ou d’abus du droit ;

- dit qu’en raison du risque de confusion existant entre les deux signes distinctifs, l’usage de la partie française des BENETTON, postérieures en date, doit être réglemente ;

- dit qu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la signification de l’arrêt, la société BENETTON GROUP SPA ne pourra Utiliser ses marques en France qu’en adjoignant au patronyme BENETTON le mot TEXTILES dans des caractères identiques et de même taille ;

- dit que toute infraction à cette réglementation sera sanctionnnée par une astreinte fixée à 1000 francs. Cet arrêt est devenu définitif, à la suite du désistement de la société BENETTON CROUP SPA du pourvoi en cassation qu’elle avait forée. Exposant apprendre qu’étaient commercialisés en France des articles de papeterie, sous la dénomination BENETTON, sans mention du mot TEXTILES, et entendant déterminer le nombre d’infractions afin de faire liquider l’astreinte, la société Etablissements

BENNETON a, le 23 MARS 1993, obtenu du président du tribunal de Caen l’autorisation de procéder un constat. L’huissier a, le 1 AVRIL 1993, procédé au constat dans les locaux de la société PAPETERIE HAMELIN, sous-licenciée de la société BENETTON CROUP SPA, dont le catalogue de Février 1993 comprenait des articles de papeterie portant la mention BENETTON. Par acte du 14 PARS 1995, la société BENETTON GROUP SPA (ci-après BENETTON) a assigné la société Etablissements BENNETON devant ce tribunal afin de faire juger :

- qu’en faisant dresser le procès verbal de constat du 1 AVRIL 1993, la société Etablissements BENNETON a cherché à perturber son activité, commettant ainsi une faute engageant sa responsabilité.

- que la société Etablissements BENNETON ne peut s’opposer à l’usage en France pour des produits de la classe 16, des marques n 503 845 : « UNITED COLORS OF BENETTON » et n 610 939 : « BLUE FAMILY BENETTON » ; ni à celui de marques comportant le nom BENETTON, autres que celles qui ont fait l’objet d’une réglementation par l’arrêt du 5 OCTOBRE 1989. La société BENETTON sollicite une somme de 500 000 francs à titre de dommages et intérêts et la publication de la décision. Par conclusions du 21 SEPTEMBRE 1995, la société Etablissements BENNETON s’oppose à toutes les demandes, exposant d’une part qu’en apposant le signe BENETTON sur des articles de papeterie commercialisés en France, sans adjoindre le mot TEXTILES, la société BENETTON a violé les dispositions de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 5 OCTOBRE 1989, d’autre part, qu’elle-même n’a commis aucune l’auto en faisant effectuer le constat du 1 AVRIL 1993. Si le tribunal estimait que la société BENETTON était en droit de faire usage des marques n 503 845 et n 610 939 en France pour des produits de la classe 16, sans adjoindre le mot TEXTILES, la société Etablissements BENNETON forme des demandes reconventionnelles tendant :

- à faire juger que la société BENNETON a engagé sa responsabilité en faisant un usage abusif de ses deux marques en dissociant les termes « UNITED COLORS OF » et « BLUE FAMILY » du mot « BENETTON » mis en avant. Elle sollicite de ce chef une somme de 56 931 000 francs, qui correspond au montant de la liquidation de l’astreinte qu’elle ne pourrait pas obtenir devant le juge de l’exécution si ce tribunal estimait que la société BENETTON n’a pas directement violé le disposition de l’arrêt du 5 OCTOBRE 1989 ;

- à faire réglementer en France l’usage pour la classe 16 des marques n 503 845 et n 610 939 et de toute marque de la société BENETTON comportant le mot « BENETTON » qui constitue l’élément de confusion. Elle entend qu’il soit fait interdiction, sous astreinte, à la société BENETTON d’utiliser le terme « BENETTON » sans y adjoindre celui de « TEXTILES » et sollicite la publication de la décision, l’exécution provisoire sur le tout et

une somme de 60 000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par conclusions du 7 DECEMBRE 1995, la société BENETTON réfute l’argumentation adverse, s’oppose aux demandes reconventionnelle et maintient ses prétentions. La société Etablissements BENNETON réplique le 10 JANVIER 1996. Après radiation le 22 JANVIER 1997, compte tenu de l’existence de pourparlers, l’affaire a été rétablie le 6 MARS 1998 sur demande de la société BENETTON et plaidée le 3 JUILLET 1998.

DECISION I – SUR LES DEMANDES PRINCIPALES : 1 – Sur le constat du 1 AVRIL 1993 : Attendu que cette mesure n’est pas une saisie contrefaçon, mais une simple mesure de constat ; que le constat a été effectué conformément à la décision du 23 MARS 1993 l’autorisant. Attendu que la demanderesse ne justifie pas avoir, du seul fait de ce constat, dont le développements qui suivent montreront le caractère non abusif, subi un quelconque préjudice. Que la société BENETTON devra être déboutée de sa demande de dommages et intérêts. 2 – Sur l’arrêt du 5 OCTOBRE 1989 : Attendu que la Cour d’appel de Paris était notamment saisie, sur appel d’un jugement du 23 MARS 1987, de l’examen de la validité de seules marques n 480 499 et n 480 500. Attendu que la société Etablissements BENNETON n’est pas fondée, en isolant une partie de la motivation de cette décision, à soutenir que l’arrêt a réglementé, de manière générale, l’utilisation du patronyme « BENETTON » par la société BENETTON en lui faisant obligation d’adjoindre le mot TEXTILES pour tout usage en France du signe « BENETTON » pour des produits de la classe 16. Qu’une telle interprétation est contraire tant aux motifs qu’au dispositif de l’arrêt, qui, après avoir constaté que les dépôts internationaux n 480 499 et n 480500 dans la classe 16 en tant qu’ils concernent la France, sont exempts de fraude ou d’abus du droit, a

réglementé l’usage de la partie française de ces marques en France pour les produits de la classe 16. Attendu que c’est par conséquent à juste titre que la société BENETTON soutient que le simple usage de ses autres marques : les marques n 503 845 et n 610 939 pour désigner des produits de la classe 16, n’est pas constitutif d’une violation des dispositions de l’arrêt du 5 OCTOBRE 1989. II – SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES : 1 – Sur les fautes reprochées à la société BENETTON GROUP SPA : Attendu que la société Etablissements BENNETON fait valoir que tant dans le catalogue Hamelin l993 que sur l’agenda « TEXTOX », la société BENETTON a utilisé les marques n 503 845 et n 610 939 en dissociant les mentions « UNITED COLORS OF » et « BLUE FAMILY » du mot « BENETTON » ou en mettant en évidence ce dernier terme pour attirer l’attention du consommateur ; qu’une telle présentation, qui crée le risque de confusion constaté par la Cour d’appel, a pour but de détourner la réglementation posée par l’arrêt du 5 OCTOBRE 1989. Attendu cependant en fait que l’examen du catalogue Hamelin 1993 montre qu’en pages intérieures, n’ont été présentes que des articles de papeterie portant les marques n 503 845 et n 610 939, sans que le terme « BENETTON » ne soit mis en évidence par les couleurs ou le graphisme utilisés. Attendu en revanche qu’en première page dudit catalogue, figure, sur un fond composé d’articles de papeterie de différentes marques, le nom des collections présentées et parmi celles-ci : la collection « BENETTON », sans autre précision, alors qu’il s’agit des collections « UNITED COLORS OF BENETTON » et BLUE FACILE BENETTON« . Attendu en outre que, sur l’agenda »TEXTOX« acquis par la société Etablissements BENNETON, est mise en évidence le terme »BENETTON« , suivi d’un triangle comportant les initiales UCB, la mention »UNITED« figurant perpendiculairement. Attendu que l’arrêt du 5 OCTOBRE 1989, après avoir noté que »seule une attention soutenue peut permettre d’identifier les deux signes et montré le risque de confusion entre les entreprises, précise que la simple adjonction au mot « BENETTON » du nombre « 012 » ou d’une maille stylisée « est insuffisante pour lever le doute sur l’origine du produit ». Attendu que l’arrêt ayant ainsi retenu que c’est de l’identité des terme BENETTON et BENNETON que provient le risque de confusion, la société EENETTON GROUP SPA, en utilisant tant sur la première page du catalogue Hamelin 1993 que sur l’agenda « TEXTOX », la seule partie isolée « BENETTON » de ses marques n 503 845 et n 610 939, ne pouvait ignorer contourner la réglementation posé par la Cour d’appel pour les marques n 480 499 et n 480 500 ; que ce faisant, la société BENETTON a abusé de son droit d’utiliser les marques n 503 845 et n 610 939.

Attendu que cet usage fautif est cause pour la société Etablissements BENNETON d’un préjudice, en recréant aux yeux du consommateur le risque de confusion mis en évidence par l’arrêt du 5 OCTOBRE 1989. Attendu que ce préjudice résultant d’un abus dans l’usage des marques n 503 845 et n 610 939 et non d’une violation de la réglementation par la Cour d’appel des. marques n 480 499 et n 480 500, la société Etablissements BENNETON n’est pas fondée à soutenir qu’il doit être évalué au montant de l’astreinte liquidée conformément aux termes de l’arrêt du 5 OCTOBRE 1989. Attendu que, compte tenu d’une part du caractère saisonnier du catalogue Hamelin 1993, mais également du fait que c’est en première page de ce catalogue qu’apparaît la mention abusive et d’autre part de l’absence de tout élément sur la diffusion de l’agenda « TEXTOX », le préjudice subi par la société Etablissements BENNETON sera réparé par l’allocation d’une somme de 100 000 francs. 2 – Sur la réglementation de l’usage des marques de la société BENETTON GROUP SPA : Attendu que la Cour d’appel a, le 5 OCTOBRE 1989, déjà montré que seule une attention soutenue peut permettre d’identifier les deux signes BENETTON et BENNETON qui ne se distinguent l’un de l’autre que par le « t » redoublé substitué au « n » redoublé ; que dès lors que des articles de papeterie portent le signe « BENETTON », et qu’il existe la société Etabliessements BENNETON qui ne livre à l’exploitation de papeterie au détail, le consommateur d’attention moyenne sera porté à croire « qu’il s’agit d’une seule et même entreprise ou du moins que l’une a absorbé l’autre ». Attendu que l’adjonction des termes « UNITED COLORS OF » ou « BLUE FAMILY » à la dénomination « BENETTON » n’apparaît pas plus que celle du terme « 012 » ou celle d’une maille stylisée, suffisante pour lever le doute sur l’origine du produit ; qu’en effet ces adjonctions ne laissent qu’à penser qu’il s’agit de collections spécifiques parmi les collections « BENETTON ». Attendu par conséquent qu’il convient, afin de prévenir tout risque de confusion, source du préjudice déjà caractérisé par l’arrêt du 5 OCTOBRE 1989 pour les Etablissements BENNETON, de réglementer l’usage en France par la société BENETTON des marques n 503 845 et n 610 939 pour les produits de la classe 16 dans les même termes que ceux prévue par l’arrêt précité pour les marques n 480 499 et n 480 500, complétés par ceux du dispositif de la présente décision ; qu’une publication, aux frais de la société BENETTON, complétera les mesures ordonnées. Attendu enfin que, le risque de confusion devant être apprécié in concreto, au cas par cas, la société Etablissements BENNETON n’est pas fondée à obtenir que cette réglementation s’applique a priori à toute marque déposé par la société BENETTON GROUP SPA qui comprendrait le terme « BENETTON » pour des articles de papeterie.

Sur les autres demandes : Attendu que l’exécution provisoire est justifiée pour les mesures de réglementation. Attendu que l’équité conduit à allouer à la société Etablissements BENNETON une somme de 12 000 francs en remboursement forfaitaire des frais exposés. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort ; Constate que l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris de 5 OCTOBRE 1989 a réglementé l’usage par la société BENETTON GROUP SPA des seules marques n 480 499 et n 480 500. Dit qu’en faisant un usage abusif des marques n 503 845 et n 610 939 en France pour des produits de la classe 16, la société BENETTON GROUP SPA a engagé sa responsabilité envers la société Etablissements BENNETON. Condamne la société BENETTON GROUP SPA à payer à la société Etablissements BENNETON une somme de 100 000 francs à titre de dommages et intérêts. Dit qu’en raison du risque de confusion existant entre les deux signes distinctifs, l’usage de la partie française des marques n 503 845 et n 610 939 dont est titulaire la société BENETTON GROUP SPA, doit être réglementé en France pour les produits de la classe 16. Dit qu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement, la société BENETTON GROUP SPA ne pourra utiliser en France ses marques n 503 845 et n 610 939 pour des produits de la classe 16 qu’en adjoignant aux termes « UNITED COLOR8 OF BENETTON et BLUE FAMILY BENETTON », le mot « TEXTILES » dans des caractères identiques et de même taille que ceux m du patronyme BENETTON. Dit que, passé ledit délai, toute infraction à cette réglementation sera sanctionnée par une astreinte fiche à 1000 francs par infraction constatée. Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision du seul chef de la réglementation sous astreinte de l’usage des marques n 503 845 et n 610 939. Autorise la société Etablissements BENNETON à faire publier le présent dispositif par extraits ou en entier, dans trois journaux de son choix, aux frais de la société BENETTON GROUP SPA, le coût total de ces insertions ne pouvant excéder à la charge de cette dernière, la somme hors taxes de 60 000 francs.

Condamne la société BENETTON GROUP SPA à payer à la société Etablissements BENNETON la somme de 12 000 francs par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Déboute les parties pour le surplus. Condamne la société BENETTON GROUP SPA aux dépens et reconnait à la SCP VIALLE BOURDAIRE, avocat, le droit de recouvrement direct prévu par l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.