FAITS ET PROCEDURE La société NINTENDO CO LTD est propriétaire :

- de la marque dénominative NINTENDO, déposée le 10 décembre 1991 en renouvellement d’un précédent dépôt du 4 janvier 1982, enregistrée sous le numéro 1.711.035, et servant à désigner divers produits des classes 9, 14 et 28, et notamment les jeux et jouets électroniques,
- de la marque figurative NINTENDO OFFICIAL S OF QUALITY, déposée le 6 août 1990, enregistrée sous le numéro 1 704 247, pour désigner les produits des classes 9 et 28,
- de la marque dénominative ULTRA 64, déposée le 22 juin 1994, enregistrée sous le numéro 94 525 856, pour désigner les produits des classes 9, 16 et 28,
- de la marque dénominative Dr. MARIO, déposée le 22 juin 1990, enregistrée sous le numéro 1 726 992, désignant des produits des classes 9 et 28,
- de la marque dénominative SUPER MARIO BROS., déposée le 3 avril 1986, enregistrée sous le numéro 1 362 555, renouvelée par déclaration du 22 janvier 1996, servant à désigner les produits des classes 9, 14 et 28,
- de la marque dénominative GAME BOY, déposée le 12 juillet 1989, enregistrée sous le numéro 1 546 621, désignant les produits des classes 9 et 28,
- de la marque dénominative GAME BOY POCKET, déposée le 22 mai 1996, enregistrée sous le numéro 96 626 607, pour désigner les produits des classes 9 et 28 ; Elle est également titulaire de droits d’auteur sur des logiciels de jeux vidéo dénommés MARIO K 64, PILOTWINGS 64, STARFOX 64, YOSHI’S STORY, BANJO- KAZOOIE et F-ZERO X. Elle a procédé le 16 juin 1995 au dépôt de modèles de dispositifs de commande pour jeux sous le numéro 0953352. Ayant été informée à la suite d’une retenue en douanes que la société HYPER GAMES CORP., exerçant sous l’enseigne VIDÉO INVASION, importait de Hong Kong des articles portant atteinte à ses droits de marque, de modèle et à ses droits d’auteur, elle a, après y avoir été autorisée par ordonnance du 14 mai 1997, fait procéder le 3 juin 1997 à la saisie réelle des marchandises suivantes :

- 13 consoles portatives revêtues de la marque GAME BOY POCKET, dont l’emballage porte la mention « For sale and use in Japan only and commercial rental prohibited » (destiné à la vente et à l’utilisation au Japon exclusivement et location commerciale interdite),

—  16 consoles portatives revêtues de la marque GAME BOY, destinées exclusivement à Hong KONG,
- 20 jeux vidéos MARIO K 64, destinés exclusivement au marché japonais, dont l’emballage était revêtu des marques NINTENDO et NINTENDO OFFICIAL S OF QUALITY,
- 80 manettes de jeu portant la marque NINTENDO,
- 8 cartes mémoire dont l’emballage contient une reproduction de la manette NINTENDO 64. Estimant qu’en procédant à ces importations, la société HYPERGAMES CORP. avait commis des actes de contrefaçon de ses marques n 1711 035, 1 704 247, 94 525 856, 1 726 992, 1 362 555, 1 546 621 et 96 626 607, des actes de contrefaçon de son logiciel de jeu MARIO K 64, et des actes de concurrence déloyale et de parasitisme, la société NINTENDO CO LTD l’a, par acte du 13 juin 1997, assignée devant ce tribunal aux fins de voir :

- condamner la défenderesse à lui payer la somme provisionnelle de 100.000 francs au titre de l’atteinte à ses marques, celle de 100.000 francs au titre de l’atteinte à ses droits d’auteur sur le logiciel, et celle de 50.000 francs sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil, à valoir sur son préjudice à déterminer après expertise, qu’elle sollicite,
- prononcer des mesures d’interdiction sous astreinte, de confiscation et de destruction,
- ordonner à titre de dommages et intérêts complémentaires, la publication de la décision
- ordonner l’exécution provisoire,
- condamner la défenderesse à lui payer la somme de 20.000 francs par application des dispositions de l’article 700 du N.C.P.C., Elle demande aux termes de conclusions complémentaires signifiées le 16 décembre 1997 de :

- dire que la défenderesse a commis des actes de contrefaçon de son modèle n 953352,
- dire qu’elle a commis des actes de contrefaçon de ses marques NINTENDO et GAME BOY en faisant sur son lieu de vente de la publicité pour des articles destinés à d’autres marchés et introduits sur le territoire de l’union européenne sans son autorisation,
- condamner en conséquence la défenderesse à lui payer les sommes supplémentaires provisionnelles de 100.000 francs et 50.000 francs.

Elle relève que postérieurement à l’assignation la défenderesse a continué à vendre des jeux P WINGS 64 et STARFOX 64 importés illicitement, ainsi que des manettes NINTENDO 64, ainsi qu’il résulte du procès verbal de constat établi le 31 juillet 1997 ; qu’elle offre en outre à sa clientèle des consoles NINTENDO 64 dans leurs versions américaines et japonaise et propose de les modifier pour les rendre compatibles avec les téléviseurs européens (PAL/SECAM) ; La société HYPER GAMES CORP soutient essentiellement pour sa défense, aux termes de ses conclusions des 16 décembre 1997, 10 mars, 22 juin et 21 septembre 1998 que les produits saisis sont des produits authentiques qui ont déjà été mis en vente sur le territoire européen avec le consentement de la société NINTENDO. Elle estime donc qu’en l’absence de tout réseau de distribution sélective, la règle de l’épuisement des droits doit recevoir application, la société NINTENDO ne rapportant pas la preuve, qui lui incombe selon elle, de ce que la première mise en circulation des produits argués de contrefaçon serait le fait de la société HYPER GAMES. Elle souligne, en ce qui concerne une cartouche de jeux YOSHI’S STORY dont un huissier a pu constater qu’elle était offerte en vente selon procès verbal du 10 mars 1998, qu’il s’agit d’un article d’occasion pour lequel la règle invoquée doit de plus fort recevoir application. Elle fait valoir par ailleurs qu’il n’est pas justifié d’acte de concurrence déloyale distinct des actes de contrefaçon. Elle conteste l’existence d’agissements parasitaires. Elle relève que le préjudice n’est pas établi. Elle conclut au rejet des demandes de la société NINTENDO CO LTD et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 50.000 francs à titre de dommages et intérêts, ainsi que celle de 15.000 francs sur le fondement de l’article 700 du N.C.P.C.. La demanderesse réplique qu’il appartient à la société HYPER GAMES CORP. de rapporter la preuve de ce que les produits incriminés, et non des produits semblables, ont été introduits sur le territoire de la Communauté Européenne par la société NINTENDO ou avec son consentement. Elle souligne que la défenderesse persiste dans ses agissements malgré l’existence de la procédure, ainsi qu’en atteste un procès verbal de constat en date du 10 mars 1998.

DECISION I – SUR LA CONTREFAÇON DE MARQUES : Attendu que la société HYPER GAMES CORP. ne conteste pas le fait que les sept marques invoquées par la demanderesse, et dont la validité n’est pas discutée, se trouvent reproduites sur les divers articles qu’elle a importés et qu’elle offre en vente dans son magasin ; qu’elle se borne à soutenir que ces articles sont authentiques et se prévaut de la règle dite de l’épuisement des droits ; Attendu que l’article L 713-4 du CPI dispose que « le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire l’usage de celle ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce de la Communauté économique européenne ou de l’Espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement » ; Attendu qu’il appartient à la société HYPER GAMES CORP. qui invoque le bénéfice de ces dispositions d’établir que les produits mêmes dont l’importation lui est reprochée, et non des produits semblables, ont été mis dans le commerce sous cette marque dans la Communauté économique européenne par la société NINTENDO ; Attendu qu’elle ne rapporte aucunement cette preuve ; que bien plus il résulte du procès verbal de saisie qu’elle a importé ces articles de Hong Kong et qu’elle n’établit ni même n’allègue qu’ils auraient été antérieurement commercialisés en Europe ; Attendu que les faits de contrefaçon de marque qui lui sont reprochés sont donc établis ; Attendu que la défenderesse a en outre également commis des actes de contrefaçon des marques GAMES BOY et NINTENDO en faisant de la publicité sur son lieu de vente pour des produits revêtus de ces marques et importés sans l’autorisation de la société NINTENDO ; II – SUR LA CONTREFACON DE LOGICIELS : Attendu que l’article L 122-6 du CPI dispose que le droit d’exploitation appartenant à l’auteur d’un logiciel comprend le droit d’autoriser « la mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit, y compris la location du ou des exemplaires de ce logiciel par tout procédé. Toutefois, la première vente d’un exemplaire d’un logiciel dans le territoire d’un Etat membre de la communauté européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen par l’auteur ou avec son consentement épuise le droit de mise sur le marché de cet exemplaire dans tous les Etats membres à l’exception du droit d’autoriser la location ultérieure d’un exemplaire » ;

Attendu que la société HYPER GAMES CORP ne conteste pas que la société NINTENDO soit titulaire de droits d’auteur sur les logiciels de jeux dénommés MARIO K P WINGS 64 et STARFOX 64, ainsi que sur logiciels YOSHI’S STORY ; Attendu qu’elle ne conteste pas avoir importé de Hong Kong les 20 jeux MARIO K 64 saisis qui sont seuls expressément incriminés aux termes des écritures de la demanderesse ; qu’elle n’établit pas qu’il s’agisse d’exemplaires qui auraient déjà été une première fois mis en vente sur le territoire d’un Etat membre de la Communauté économique européenne avec le consentement de la société NINTENDO ; Attendu que les actes de contrefaçon de logiciels invoqués sont donc établis ; III – SUR LA CONTREFACON DE MODELES : Attendu qu’il ressort du procès verbal de saisie que la défenderesse a importé 8 cartes mémoires, sur l’emballage desquelles est reproduite la manette qui a fait l’objet du dépôt de modèle n 0953352 le 16 juin 1995 à l’INPI ; que la validité du modèle déposé n’est pas contestée ; Attendu que la défenderesse a donc commis des actes de contrefaçon de modèle en important lesdites cartes mémoires ; IV – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE ET LES AGISSEMENTS PARASITAIRES : Attendu qu’il ressort du constat d’huissier du 31 juillet 1997 que la défenderesse propose à sa clientèle le matériel nécessaire pour modifier les consoles NINTENDO 64 qu’elle importe et qui sont destinées au départ à la vente au Japon et aux USA ; qu’en effet ces consoles sont conçues et fabriquées pour fonctionner avec le système de télévision NTSC en vigueur dans ces pays, et non avec le système PAL SECAM européen ; que la défenderesse offre donc en vente « la modification » nécessaire pour qu’elles soient compatibles avec les téléviseurs européens ; Attendu que la société NINTENDO soutient à juste titre que cette opération qui n’est pas techniquement fiable, peut compromettre le bon fonctionnement de la console, et n’offre aucune garantie quant à la conformité de la console modifiée aux règles de sécurité, lui porte préjudice ;

qu’en offrant à sa clientèle les moyens de modifier les consoles NINTENDO vendues, la société HYPER GAME CORP a donc commis des actes de concurrence déloyale distincts des actes de contrefaçon invoqués ; Attendu qu’il est par ailleurs établi que la défenderesse utilise dans ses publicités, et notamment dans une publicité parue dans le magazine CONSOLES + de septembre 1997 les dénominations NINTENDO 64, SUPER NINTENDO et GAME BOX pour attirer la clientèle ; que ce faisant, elle tire profit des investissements très importants effectués par la société NINTENDO pour promouvoir ses produits et commet des actes de parasitisme à son préjudice ; V – SUR LES MESURES RÉPARATRICES : Attendu que pour mettre fin aux actes de contrefaçon il convient de faire droit aux mesures d’interdiction, selon les modalités précisées au dispositif ; que la confiscation et la destruction sollicitées seront également ordonnées ; Attendu que les agissements de la défenderesse ont causé à la société NINTENDO un préjudice très important ; qu’outre son préjudice commercial, sa marque est atteinte par la commercialisation de produits destinés à d’autres marchés, qui ne sont pas nécessairement conformes aux règles de sécurité en vigueur en France et qui ne sont pas accompagnés des précautions d’emploi en langue française que le consommateur est en droit d’attendre ; Attendu que le tribunal ne dispose pas en l’état des éléments nécessaires pour évaluer précisément le dommage subi ; qu’il convient de recourir à une mesure d’expertise ; Attendu que compte tenu de l’ensemble des éléments évoqués ci-dessus le défendeur sera condamné à payer une indemnité provisionnelle de 300.000 francs à la demanderesse ; Attendu qu’à titre de dommages et intérêts complémentaires, il y a lieu d’ordonner la publication de la décision, selon les modalités précisées au dispositif ; Attendu que les demandes principales étant accueillies, la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société HYPER GAME CORP sera rejetée ; Attendu que l’exécution provisoire est de droit pour la provision allouée ; qu’elle s’avère nécessaire pour les mesures d’interdiction et d’expertise ;

Attendu que l’équité commande d’allouer à la société NINTENDO CO LTD la somme de 12.000 francs sur le fondement de l’article 700 du N.C.P.C.. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT Dit que la société HYPER GAME CORP a, en important et offrant en vente des articles revêtus des marques n 1711 035, 1 704 247, 94 525 856, 1 726 992, 1 362 555, 1 546 621 et 96 626 607, sans l’autorisation de la société NINTENDO, commis des actes de contrefaçon au préjudice de cette dernière ; Dit qu’elle a également contrefait les marques 1 711 035 et 1 546 621 en faisant de la publicité pour des articles revêtus de ces marques et illicitement importés ; Dit qu’elle a en outre commis des actes de contrefaçon du logiciel de jeu MARIO K 64 en important ce logiciel sans l’autorisation de la société NINTENDO ; Dit qu’elle a, en offrant du matériel permettant de « modifier » les consoles NINTENDO 64, commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société NINTENDO CO LTD ; Dit qu’elle a en outre commis des actes de parasitisme en utilisant ses marques dans ses publicités pour attirer la clientèle ; Interdit à la société HYPER GAME CORP de poursuivre ces agissements, sous peine, à compter de la signification de la présente décision, d’une astreinte de 5.000 francs par infraction constatée ; Ordonne la remise des objets saisis à la société NINTENDO aux fins de destruction ; Avant dire droit sur l’évaluation du préjudice, ordonne une mesure d’expertise et commet pour y procéder Philippe G 6, Place Denfert Rochereau 75014 PARIS Tél. 01 43 27 05 20 lequel, en présence des parties ou celles-ci appelées, et après s’être fait communiquer tous documents utiles, aura pour mission de donner au tribunal tous éléments de fait lui permettant de fixer le préjudice effectivement subi par la société NINTENDO du fait des actes de contrefaçon de marque, de modèle, de logiciel, et des actes de concurrence déloyale et parasitaire ;

Fixe à 10.000 francs la provision à valoir sur les honoraires de l’expert qui devra être consignée par la société NINTENDO au greffe de ce tribunal avant le 1^er février 1999 ; Dit que l’expert devra remettre son rapport avant le 30 juin 1999 ; Condamne la société HYPER GAME CORP à payer à la société NINTENDO la somme de 300.000 francs (trois cent mille francs) à titre de provision ; Autorise la société NINTENDO CO LTD à faire procéder à la publication du dispositif de la présente décision dans trois journaux ou revues de son choix, aux frais de la défenderesse, sans que le coût en résultant n’excède, à la charge de cette dernière, la somme hors taxes de 60.000 francs, ; Ordonne l’exécution provisoire des mesures d’interdiction et d’expertise ; Constate que l’exécution provisoire est de droit pour la provision allouée ; Condamne la société HYPER GAME CORP à verser à la société NINTENDO CO LTD la somme de 12.000 francs sur le fondement de l’article 700 du N.C.P.C. ; Rejette le surplus des demandes ; Condamne la société HYPER GAME CORP aux dépens, qui pourront être recouvrés directement par Maître R, en application des dispositions de l’article 699 du N.C.P.C..