FAITS ET PROCEDURE Appel a été interjeté par la société italienne SABBIA ROSA SNC d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 6 septembre 1995 dans un litige l’opposant, aux côtés de la société GROUPE CREATIONS LINGERIE, à la société M. E.K. Référence étant faite au jugement entrepris et aux écritures d’appel pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, il suffit de rappeler les éléments qui suivent. La société M. E.K, immatriculée au registre du commerce de Paris le 9 avril 1976 exploite sous l’enseigne SABBIA ROSA depuis sa création un commerce de lingerie de luxe, […]. Elle a déposé cette dénomination à titre de marque le 23 mars 1976 mais cette marque n’a pas été renouvelée. La gérante de la société M. E.K, M^me Monette B ép. M, a déposé à son nom la marque SABBIA ROSA le 10 février 1988, puis, la société MEK a de nouveau déposé le 8 juillet 1991 cette même dénomination à titre de marque pour désigner des produits des classes 3, 14, 18, 21, 24, 25 (marque enregistrée sous le n 1 677 654). M. E.K a relevé :

- dans le numéro des mois d’août/ septembre/ octobre 1993 de la revue professionnelle « INTIMA LINEA FRANCE » en page 69 une publicité pour de la lingerie féminine contenant la référence « S ROSA » et en page 224, une offre d’emploi émanant de la SNC S ROSA,
- dans le n 96 de novembre 1993 du magazine « CREATIONS LINGERIE PARIS », édité par GROUPE CREATIONS LINGERIE, un article (page 21) consacré aux marques italiennes de lingerie parmi lesquelles figure le nom « S ROSA ». Ayant estimé que l’usage du nom S ROSA portait atteinte à ses droits, MEK a fait assigner devant le tribunal de grande instance de PARIS, la SNC S ROSA et GROUPE CREATIONS LINGERIE en contrefaçon de sa marque et en concurrence déloyale pour usurpation de son enseigne afin d’obtenir, outre des mesures d’interdiction et de publication, paiement à titre de dommages intérêts :

- par S ROSA de 300000 francs pour l’atteinte portée à sa marque, et de 100 000 francs pour concurrence déloyale et trouble commercial :

- par GROUPE CREATIONS LINGERIE, de 200 000 francs pour l’atteinte portée à sa marque. La société italienne SABBIA ROSA s’était opposée à ces demandes, requérant la nullité de la marque du 8 juillet 1991, exposant qu’elle-même était titulaire de droits antérieurs au dépôt de cette marque, « SABBIA ROSA » correspondant à sa dénomination sociale et à son nom commercial. Elle sollicitait en outre « la déchéance des droits de MEK sur la marque déposée en 1976 » et reconventionnellement, demandait que lui soient alloués des dommages intérêts en raison des actes de concurrence déloyale commis par MEK en ITALIE.

Par le jugement déféré, le tribunal a, rejetant les demandes reconventionnelles formées par SABBIA ROSA SNC,
- déclaré bien fondée l’action en contrefaçon et en concurrence déloyale,
- condamné SABBIA ROSA SNC à payer à MEK la somme de 20 000 francs pour les actes de contrefaçon et celle de 30 000 francs pour la concurrence déloyale,
- condamné GROUPE CREATIONS LINGERIE à payer la somme de 1 franc, pour l’atteinte portée à la marque, par la publicité parue dans le n 96 de la revue « CREATIONS LINGERIE PARIS »,
- prononcé des mesures d’interdiction sous astreinte et de publication,
- condamné la société SABBIA ROSA à payer la somme de 10 000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. SABBIA ROSA SNC, appelante, poursuit la réformation du jugement. Elle conclut :

- à titre principal à l’irrecevabilité et au mal fondé des demandes, MEK ne pouvant se prévaloir de la marque déposée en 1976 (non renouvelée) ni de celle déposée en 1988 par M^me B, alors qu’elle-même dispose de droits depuis 1989 (date de sa création en ITALIE) sur la dénomination SABBIA ROSA, et M. E.K. n’invoquant, au titre de la concurrence déloyale, aucun acte distinct de la contrefaçon,
- à titre subsidiaire, à l’absence de préjudice, aucun article de lingerie n’ayant été diffusé sur le territoire français. Elle prie en conséquence la cour :

- de dire que « MEK ne justifie pas disposer d’un quelconque droit sur le vocable S ROSA, lui-même déposé en marque le 18 février 1988 par Madame M, née B, »
- de « constater que la licence de marque prétendument signée entre Madame M et la société MEK n’a jamais été versée aux débats, pas plus qu’un quelconque acte de cession »,
- de « prononcer la nullité de la marque SABBIA ROSA enregistrée le 8 juillet 1991 par la société MEK »,
- de « constater la déchéance de la société MEK sur cette même marque à la suite du dépôt effectué le 23 mars 1976 pour défaut d’exploitation et absence de renouvellement dans le délai légal de dix ans »
- subsidiairement, de constater l’absence de tout préjudice et de limiter les mesures de publication à une seule dans la limite de 10 000 francs. A titre reconventionnel, MEK ayant déposé en ITALIE la marque SABBIA ROSA, le 8 « septembre 1989 » (dispositif des écritures du 15 janvier 1996, en réalité marque internationale visant l’ITALIE du 8 décembre 1993), l’appelante demande à la cour de prononcer la nullité de cette marque et de condamner MEK à lui payer pour contrefaçon la somme de 100 000 francs et pour concurrence déloyale une somme de même montant, subsidiairement de procéder à une mesure d’instruction pour déterminer son préjudice. GROUPE CREATIONS LINGERIE s’en rapporte sur la validité du dépôt de la marque mais poursuit la réformation de l’arrêt sur les mesures de publication qui, selon elle, sont disproportionnées au regard de l’étendue réelle du dommage, un correctif ayant été inséré dans le numéro suivant la publication de la revue incriminée.

MEK conclut à l’irrecevabilité de l’appel incident formé par GROUPE CREATIONS LINGERIE qui aurait acquiescé au jugement dès lors qu’en « s’en rapportant à justice » sur la validité de la marque, elle n’aurait pas contestée sa responsabilité dans les actes de contrefaçon reprochés. Elle conclut pour le surplus à la confirmation du jugement sauf sur le montant des dommages intérêts mis à la charge de S ROSA, qu’elle demande à la cour de porter à la somme de 300 000 francs pour la contrefaçon et à 100 000 francs pour la concurrence déloyale, en raison notamment d’actes commis au cours de l’instance avant le jugement. Sur l’appel incident formé par S ROSA, elle soutient que les demandes en nullité de la marque italienne et en contrefaçon sont irrecevables étant nouvelles en appel et relevant de plus des juridictions italiennes, qu’elles sont au surplus mal fondées. Elle conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté la demande en concurrence déloyale de son adversaire. En réplique, S ROSA prétend que la demande n’est pas nouvelle ; elle soutient en effet que dans ses écritures de première instance du 17 janvier 1995, elle demandait de constater que MEK se livrait à des actes de concurrence déloyale en ITALIE et sollicitait condamnation à des dommages intérêts. Chacune des parties revendique le bénéfice des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

DECISION I – SUR L’ACQUIESCEMENT Considérant que MEK ne saurait valablement soutenir que GROUPE CREATIONS LINGERIE, qui s’en rapporte sur la validité de la marque, aurait par là-même acquiescé implicitement au jugement dès lors qu’il n’est produit aucun document de nature à démontrer, par application de l’article 410 du nouveau code de procédure intervenue ; qu’au contraire, GROUPE CREATIONS LINGERIE a formé appel incident sur les mesures de publication, en demandant la réformation du jugement, manifestant ainsi son désaccord sur le jugement querellé ; que cette exception d’irrecevabilité sera rejetée ; II – SUR LA CONTREFAÇON DE LA MARQUE DEPOSEE LE 8 JUILLET 1991 Considérant que les premiers juges ont fait droit à cette demande en relevant que la S.N.C. S ROSA, qui est inscrite au registre du commerce de Trani (en ITALIE) depuis le 8 septembre 1989 ne justifiait pas d’un usage en FRANCE de son nom commercial, antérieurement au dépôt de la marque du 8 juillet 1991 ;

Considérant que SNC S ROSA qui demande la réformation du jugement, invoque l’existence de droits antérieurs sur sa dénomination sociale et le nom commercial SABBIA ROSA depuis sa création en ITALIE, le 8 septembre 1989 et soutient que MEK ne peut invoquer de droits au titre de la marque de 1976, non renouvelée, ni de celle de 1988 dont elle ne justifie pas être cessionnaire ou titulaire d’une licence d’exploitation ; qu’elle expose que la marque en date du 8 juillet 1991 ne saurait lui être opposée puisqu’elle est identique à celle de 1988 dont son adversaire n’est pas titulaire et doit en conséquence être annulée ; Considérant que GROUPE CREATIONS LINGERIE, qui indique s’en rapporter à justice sur la validité de la marque, relève néanmoins que celle-ci ne serait pas valable par application de l’article 4 de la directive C.E.E du 21 décembre 1988 qui ferait obligation à un Etat membre d’annuler une marque à laquelle seraient opposés des droits antérieurs (notamment une dénomination sociale) acquis dans une autre Etat de la C.E.E ; Considérant cela exposé, que l’argumentation tirée de la marque de 1976 est dénuée de pertinence dès lors que MEK n’agit pas sur le fondement de cette marque qui, ce qui n’est pas contesté, à défaut de renouvellement, n’a plus d’existence ; qu’en outre, MEK ne prétend pas davantage, à titre principal, agir en qualité de licenciée de la marque de 1988 qui appartient à M^me B ; que les demandes, notamment en déchéance de ces marques, sont ainsi dénuées de fondement, M^me B n’ayant au surplus pas été appelée dans la cause ; Considérant que la seule existence de deux marques quasi-identiques ayant des titulaires différents ne suffit pas, à défaut d’action du titulaire de la marque première, pour priver de validité la marque seconde ; que, seule la titulaire de la marque première ou la personne qui aurait obtenu le droit de l’exploiter pourraient être en droit de l’opposer à la société MEK ; que S ROSA, poursuivie en contrefaçon ne peut invoquer des droits antérieurs appartenant à un tiers pour solliciter la nullité de la marque et prétendre que la société MEK n’aurait pas eu la possibilité de déposer en 1991 la marque SABBIA ROSA, « précédemment déposée par sa gérante, aucune cession n’étant intervenue » ; Considérant que selon les dispositions de l’article L 711-4 du Code de la propriété intellectuelle qui n’est pas contraire aux dispositions de l’article 4 de la directive de la CEE du 21 décembre 1998 (et plus particulièrement de son alinéa 4 b, qui laisse une faculté aux Etats membres) : "ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment :

- b) à une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public – c) à un nom commercial ou à une enseigne connus de l’ensemble du territoire national, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public" ; Considérant que, pas plus en appel qu’en première instance, l’appelante, société italienne, ne démontre que sa dénomination sociale ou son nom commercial auraient été connus sur le territoire français, (aucun acte d’usage n’ayant été établi) antérieurement au dépôt de la marque du 8 juillet 1991, qu’il ne pouvait dès lors exister de risque de confusion entre les

signes ; que c’est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu la validité de la marque ; Considérant au surplus que MEK, comme elle le relève à juste titre, dispose depuis sa création en 1976 de l’enseigne SABBIA ROSA qu’elle pourrait en tout état de cause opposer aux droits revendiqués par son adversaire sur ce signe ; Considérant que le jugement sera également confirmé en ce que S ROSA et GROUPE CREATIONS LINGERIE ont été condamnées pour contrefaçon par la reproduction de la marque dans les revues ci-dessus citées, aucune critique n’étant d’ailleurs formulée à l’encontre du jugement de ce chef ; III – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE Considérant que S ROSA soutient à tort que son adversaire agit en concurrence déloyale sans invoquer des actes distincts de ceux déjà invoqués au titre de la contrefaçon ; qu’en effet, MEK oppose ses droits sur l’enseigne SABBIA ROSA dont elle fait usage depuis sa constitution (enseigne inscrite au Kbis) ; qu’elle démontre par des publicités et des articles rédactionnels parus dans la presse nationale que cette enseigne est connue non seulement à PARIS, lieu de son établissement, mais sur tout le territoire national, comme l’ont déjà relevé exactement les premiers juges ; qu’il s’ensuit que son action fondée sur l’atteinte portée à son enseigne par les deux parutions litigieuses est justifiée, les deux sociétés ayant une activité identique ; que le jugement sera également confirmé de ce chef ; IV – SUR LES MESURES REPARATRICES Considérant que, selon S ROSA et GROUPE CREATIONS LINGERIE, les mesures de publication ordonnées ne sont pas justifiées, GROUPE CREATIONS LINGERIE exposant que le préjudice causé par la publicité litigieuse a déjà été réparé par la parution dans la revue suivante (février 1994) d’un rectificatif ; que S ROSA soutient que les condamnations mises à sa charge sont excessives alors que MEK prétend au contraire que son préjudice n’a pas été suffisamment réparé en raison notamment de la dépréciation apportée à sa marque qui s’applique à des produits de luxe à la différence de ceux de son adversaire ; que MEK souligne que son préjudice s’est accru par suite de deux faits portés à sa connaissance au cours du délibéré en première instance :

- l’usage du sigle S ROSA par son adversaire pour un salon à DUSSELDORF auquel elle a mis fin en la sommant de cesser cet usage (ce qui a été suivi d’effet),
- l’envoi en FRANCE par son adversaire à la société METRO de pièces de lingerie sur lesquelles sont apposées la marque SABBIA ROSA ; Considérant qu’il convient de relever qu’en dehors des deux publications litigieuses, aucun acte de commercialisation n’a été commis sur le territoire français (les actes commis en Allemagne ne concernant pas le présent litige) ; que l’envoi en FRANCE de pièces de lingerie à la société METRO alors que le jugement n’était pas encore rendu et que cet envoi fait à titre d’échantillons n’a pas été suivi de commercialisation n’a pas été

cause d’un préjudice supplémentaire ; que compte tenu de ces circonstances et des éléments portés à la connaissance de la cour, le préjudice subi par MEK a été exactement apprécié par les premiers juges ; que le jugement sera de ce chef confirmé ; Considérant que, comme le fait valoir à juste titre GROUPE CREATIONS LINGERIE, qui justifie avoir publié un rectificatif dans la revue « CREATIONS LINGERIE PARIS », des mesures de publication n’apparaissent pas nécessaires, le préjudice subi par MEK du fait des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale ayant été exactement réparé par les sommes alloués à titre de dommages intérêts ; que le jugement sera de ce chef réformé ; Considérant que les mesures d’interdiction méritent confirmation ; V – SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES EN CONTREFAÇON, NULLITE ET CONCURRENCE DELOYALE (ACTES COMMIS EN ITALIE) Considérant que SABBIA ROSA SNC reproche à MEK d’avoir commis des actes délictueux en ITALIE par le dépôt de la marque SABBIA ROSA et des actes de concurrence déloyale ; Considérant que selon MEK, la demande en contrefaçon formée pour la première fois en appel est irrecevable, ce qui est contesté par S ROSA ; qu’en effet, selon cette dernière, elle avait formé une demande en concurrence déloyale en première instance et il existerait une connexité évidente entre les faits précédemment soumis aux premiers juges et ceux soumis à l’appréciation de la cour ; Considérant que certes l’appelante avait en première instance formé une demande en concurrence déloyale pour des faits qui auraient été commis en Italie par son adversaire ; que toutefois l’action en contrefaçon et en nullité de la marque « déposée en ITALIE » maintenant formée n’a pas le même fondement juridique et ne peut être considérée comme un moyen de défense (la marque n’étant pas invoquée dans le présent litige par MEK) ni comme l’accessoire de la demande en concurrence déloyale, ni comme tendant aux mêmes fins que la demande en concurrence déloyale ; qu’elle est donc irrecevable, par application des articles 564 et 565 du nouveau code de procédure civile ; Considérant que pas plus en appel qu’en première instance S ROSA ne rapporte la preuve de l’existence en Italie d’agissements déloyaux constitutifs de concurrence déloyale ; que le jugement qui l’a déboutée de cette demande sera confirmé ; Considérant que l’équité commande d’allouer à MEK la somme de 20 000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement déféré sauf sur les mesures de publication ;

Réformant de ce chef et statuant à nouveau, Dit n’y avoir lieu de prononcer des publications ; Rejette toutes autres demandes ; Condamne la société SABBIA ROSA S.N.C à payer à la société M. E.K. la somme de 20 000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; Condamne la société SABBIA ROSA SNC aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître H, et la SCP TAZE BERNARD, avoués, selon les dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.