La société Laboratoires omega pharma France autrefois dénommée Laboratoires Pharmygiène-SCAT, est titulaire des marques françaises:

- PARA déposée le 10 octobre 1958 constamment renouvelée, enregistrée sous le numéro l 230 395 pour des produits des classes 1, 3 et 5, et notamment pour les produits insecticides.

- PARA écrit selon un graphisme particulier, déposée le 18 mars 1982 et constamment renouvelée, enregistrée sous le numéro 1198 838 pour des produits des classes 3 et 5, et notamment pour les produits antiparasitaires, parasiticides à usage humain et vétérinaire. Elle est également titulaire de diverses autres marques telles que PARA PLUS, PARA SPECIAL AOUTATS, PARA SPECIAL POUX ou PARAPOUX. Le 16 mars 2005, la société Phyto industrie a déposé à l’INPI la marque semi-figurative Para’Kito, enregistrée sous le numéro 05 3 349 290 pour des produits des classes 3 et 5 et notamment pour des produits répulsifs et insecticides. Cette marque se compose du dessin stylisé d’un moustique dans une figure ovale, délimitée par une ligne dont la partie inférieure est entrecoupée par l’inscription du vocable Para’Kito. Cette marque française constitue la marque de base de la marque internationale n°8 89 823 du 25 janvier 2006. Dans le cadre de la cession d’un fonds de commerce, la société Phyto industrie a cédé la marque Para’Kito à la société hongkongaise Evergreen land et cette cession a été enregistrée à l’INPI le 12 juillet 2006. La société Evergreen land utilise la marque Para’Kito pour commercialiser un bracelet anti-moustique dans les pharmacies et sur des sites internet. Après une mise en demeure demeurée infructueuse, les 18 et 22 mai 2007 , la société Laboratoires omega pharma France a fait assigner les sociétés Phyto industrie et Evergreen land devant le tribunal de grande instance de Paris sur le fondement de la contrefaçon par imitation de ses deux marques. Elle sollicite l’annulation de la marque Para’Kito et la radiation des noms de domaine parakito. com et parakito.fr, des mesures d’interdiction et de destruction ainsi que l’allocation de la somme de 100 000 € à titre de dommages intérêts. Elle réclame également la publication de la décision judiciaire et son exécution provisoire, outre la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Dans ses dernières écritures du 21 mai 2008, la société Phyto industrie, après avoir souligné l’intention de nuire de la demanderesse, relève l’absence de distinctivité des marques Para pour des produits parasiticides, tant au regard des dispositions de la loi de 1957 que de la loi de 1964. Elle ajoute que les marques PARA n’ont pas acquis cette distinctivité par l’usage car elles ne sont pas utilisées seules et à titre de marque .La société Phyto industrie en demande donc la nullité. En toutes hypothèses, elles en sollicitent la déchéance. Elle déclare qu’elle dispose d’un intérêt à agir pour l’ensemble

des produits et services visés par l’enregistrement qui lui est opposé dès lors qu’elle est défenderesse à une action en contrefaçon. Elle soutient que la demanderesse n’a pas fait un usage sérieux de ses deux marques PARA. Elle relève ainsi que le terme PARA a été utilisé à titre de nom commercial ou sous une forme autre que celle déposée. A titre subsidiaire, la société Phyto industrie conteste l’existence d’une contrefaçon car le signe semi-figuratif Para’Kito est différent des deux marques PARA tant en raison de l’importance des éléments graphiques qui forment un tout indissociable que de l’absence de similitude entre les termes PARA et Para’Kito. La société Phyto industrie conclut donc au rejet des demandes de la société Laboratoires omega pharma France et réclame la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Dans ses dernières écritures du 20juin 2008, la société Evergreen land, après avoir soutenu que la présente action a pour but de l’éliminer du marché des anti-moustiques sur lequel la société Laboratoires omega pharma France tente de s’implanter, reprend les moyens soulevés par la société Phyto industrie et elle sollicite également que soit prononcée la nullité des marques PARA en raison de l’absence de distinctivité du signe pour des produits anti-parasitaires. Elle relève également que la société Phyto industrie ne fait pas du terme PARA un usage à titre de marque mais à titre de nom commercial et elle sollicite donc la déchéance des deux marques en cause qui ne sont pas utilisées dans les formes dans lesquelles elles ont été déposées. La société Evergreen land conclut aussi subsidiairement à l’absence de contrefaçon en relevant le caractère très faiblement distinctif du mot PARA, l’absence de similitude avec le vocable Para’Kito et les différences d’exploitation des produits en cause permettant d’écarter tout risque de confusion. Elle conclut donc au rejet des demandes et elle réclame la somme de 25 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Dans ses dernières écritures du 24 juillet 2008, la société Laboratoires omega pharma France répond que le terme PARA n’est pas la désignation nécessaire des produits antiparasitaires et qu’il présente un caractère distinctif, résultant, à tout le moins, de l’usage ancien et important qui en a été effectué. Elle s’oppose, par ailleurs, à la demande de déchéance en contestant tout d’abord l’intérêt à agir de la société Phyto industrie pour certains des produits visés à l’enregistrement qui ne lui sont pas opposés. La société Laboratoires omega pharma France ajoute qu’elle justifie par les pièces qu’elle verse aux débats, d’un usage sérieux du signe PARA, à titre de marque pour désigner une gamme de produits. Elle maintient que l’usage de la marque sous une forme modifiée fait échec à la déchéance dès lors que l’élément distinctif n’est pas altéré. Enfin, la société Laboratoires omega pharma France réaffirme l’existence d’une contrefaçon de ses marques par le signe Para’Kito en contestant les déclarations des défenderesses sur sa volonté de nuire et d’éliminer un concurrent du marché des anti- moustiques. Elle fait valoir que le vocable PARA constitue l’élément essentiel de la marque semi figurative de la société Evergreen land et que Para’Kito est dissociable du dessin et sert à désigner le produit. Elle ajoute qu’en raison de son exploitation ancienne

et intensive, la marque PARA a acquis une grande notoriété, laquelle a accru sa distinctivité de telle sorte que le consommateur sera amené à penser que le bracelet anti- moustique Para’Kito est un produit de la gamme PARA ou à tout le moins, est commercialisé avec l’accord des Laboratoires omega pharma France. La société Laboratoires omega pharma France fait valoir que les agissements des défenderesses lui créent un grave préjudice en diluant le caractère distinctif de sa marque et en détournant à leurs profits les importants investissements qu’elle a réalisés. Elle maintient donc l’intégralité de ses demandes.

I – Sur la validité des marques PARA: Le mot PARA est utilisé dans la langue française comme préfixe. Il a pour origine le mot grec para signifiant à côté de (parapharmacie) ou le mot latin para signifiant contre (parasol, paravent). Si le terme d’origine latine se rapporte à l’idée de protection, il a un sens trop général pour renvoyer obligatoirement à des produits antiparasitaires et il n’en constitue pas une désignation nécessaire. De même, le mot PARA qui n’acquiert en Français un sens précis que par la juxtaposition d’un autre terme, n’est pas descriptif d’une qualité particulière mais seulement évocateur de la fonction de protection que le produit qu’il désigne, doit remplir. Ce mot employé seul pouvait donc valablement être retenu comme marque en 1958 et en 1982 tant au regard de la loi de 1857 que de celle de 1964, sans qu’il soit nécessaire de rechercher si l’usage de la marque a accru sa distinctivité. II – Sur la déchéance encourue: La société Phyto pharmacie n’a d’intérêt à agir en déchéance des marques PARA que pour les produits qui lui sont opposés dès lors qu’elle ne revendique, par ailleurs, aucune activité dans le domaine des produits chimiques pour industrie, des préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, des préparations pour polir, nettoyer, dégraisser et abraser. Pour justifier d’un usage sérieux de ses marques, la société Laboratoires omega pharma France verse aux débats de nombreuses pièces; néanmoins celles antérieures à 2002 ainsi que celles ne pouvant être précisément datées, seront écartées dans la mesure où elles ne peuvent faire preuve d’un usage sérieux pendant la période de référence de cinq ans fixé par l’article L 7 14-5 du Code de la propriété intellectuelle. Seront ainsi écartées les pièces n° 13 et 14, 38 à 47, 53 et 54, 62 à 71.

Les pièces 48 à 52 se rapportent aux années 2002 à 2006, cependant elles portent toutes la mention selon laquelle elles sont réservées à l’usage exclusif des délégués pharmaceutiques des laboratoires Pharmygiene -SCAT. Aussi, ces documents à usage interne, n’établissent pas suffisamment que le terme PARA sert effectivement à l’identification des produits par le consommateur. Elle produit également un ensemble de factures relatives à des dépenses publicitaires qu’elle a réalisées. Certains de ces documents visent des dénominations telles que PARAPLUS ou PARAPOUX ou PARA lentes. Cependant, ces signes constituent des marques déposées par la société Laboratoires omega pharma France et leur emploi ne concrétise pas une utilisation de la marque PARA sous une forme modifiée mais seulement une utilisation des marques dont ces signes sont constitutifs. A tout le moins, cet usage est équivoque et ne peut être retenu pour faire échec à une action en déchéance. Néanmoins, certaines de ces factures de 2005 et 2006 portent sur du matériel publicitaire exclusivement désigné PARA (pièce 75, 77,79 argumentaire de vente PARA, pièce 80 pochettes PARA, pièce 86 parution offres spéciales gamme PARA, pièce 88 réalisation de bandeaux PARA pièce 89 matériel publicitaire PARA, pièce 92 frais de réalisation des éléments “peigne”PARA). Les défenderesses font valoir que le terme PARA est utilisé à titre de nom commercial. Cependant, cette utilisation ne se déduit pas des mentions des factures. Néanmoins, ces seules factures relatives à l’achat de matériel publicitaire, ne suffisent pas à démontrer que des produits antiparasitaires est effectivement proposés au consommateur sous la dénomination PARA et elles ne peuvent donc constituer une preuve d’un usage sérieux du signe, à titre de marque. La société Laboratoires omega pharma France verse également aux débats six factures (pièces 56 à 61) datées de 2005 et 2006 adressées à des pharmaciens et se rapportant notamment à des produits “PARA SHAMP”125 ml et 250 ml . Ces pièces justifient d’une utilisation du terme PARA à titre de marque. Cependant, cet usage ne peut être considéré comme suffisamment sérieux dès lors qu’il ne repose que sur six documents sur une durée de cinq ans. Ainsi, il y a lieu de prononcer la déchéance de la société Laboratoires omega pharma France de ses droits:

- sur la marque PARA n° 1198 838 pour les produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, shampoings, dentifrices, produits d’hygiène, désinfectants, produits antiparasitaires, parasiticides à usage humain et vétérinaires, à compter du 22 mai 2002,

— sur la marque PARA 1 230 395 pour les préparations de produits de beauté, parasiticides, à savoir produits destinés à détruire les poux et les sarcopes chez l’homme vendus exclusivement en pharmacie, à compter du 22 mai 2002; Il convient dès lors de constater que la marque Para’kito déposée en 2005 ne peut avoir réalisé aucune contrefaçon pour la période antérieure au mois de mai 2002 et les demandes de la société Laboratoires omega pharma France formées sur ce fondement, seront donc rejetées. La nature de la décision ne rend pas nécessaire son exécution provisoire. Il sera alloué à la société Evergreen land la somme de 10 000 € et à la société Phyto industrie la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par remise au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Rejette la demande tendant à voir déclarer nulle les marques PARA n° 1 230 395 et 1198 838 de la société Laboratoires omega pharma France, Dit que la demande de la société Phyto industrie visant à obtenir la déchéance de la société Laboratoires omega pharma France de ses droits sur ces marques, n’est recevable que pour les produits qui lui sont opposés, Prononce la déchéance de la société Laboratoires omega pharma France de ses droits
- sur la marque PARA n° 1198 838 pour les produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, shampoings, dentifrices, produits d’hygiène désinfectants, produits antiparasitaires, parasiticides à usage humain et vétérinaires, à compter du 22 mai 2002,
- sur la marque PARA 1 230 395 pour les préparations de produits de beauté, parasiticides, à savoir produits destinés à détruire les poux et les sarcopes chez l’homme vendus exclusivement en pharmacie, à compter du 22 mai 2002, Dit que cette décision sera transcrite à sur le registre national des marques lorsqu’elle aura acquis un caractère définitif, à la requête de la partie la plus diligente, Dit que la marque semi-figurative Para’Kito n° 05 3 349 290 n’a pas contrefait les marques Para antérieurement au 22 mai 2002, Rejette les demandes de la société Laboratoires omega pharma France, Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,

Condamne la société Laboratoires omega pharma France à payer à la société Evergreen land la somme de 10 000 € et à la société Phyto industrie la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société Laboratoires omega pharma France aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la selarl d’Alverny, Demont et associés, selon les règles de l’article 699 du Code de procédure civile.