TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

3^e chambre 1^re section N° RG : 08/15433

JUGEMENT rendu le 27 Janvier 2009 DEMANDERESSE Société TECHNOMARINE S.A. […] 57340 SUISSE représentée par M^e Antoine ATTIAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C2306 DEFENDERESSE SARL TECHNOSTORE MARBEUF […] représentée par M^e Monique BOCCARA SOUTTER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0649 INTERVENANTE VOLONTAIRE Société CINQ SUR CINQ SPRL […] représentée par M^e Monique BOCCARA SOUTTER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0649

COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C, Vice Présidente Marie-Claude H, Vice-Présidente Anne C Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort DEBATS A l’audience du 16 Décembre 2008 tenue publiquement FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES.

La société TECHNOMARINE SA, société de droit suisse a acquis, par acte de cession inscrit au registre national des marques le 11 avril 2008, de la société POMAIR TRADING INC, société de droit des Iles Vierges Britanniques, la propriété des marques déposées TECHNOMARINE suivantes :

- n° 97 660 975, marque verbale, déposée à l’INPI le 28 janvier 1997 en classes 14, 18, 24 et 25 et renouvelée le 11 juillet 2007
- n° 97 686 904, marque figurative, déposée à l’INPI le 11 juillet 1997 dans les classes 3, 9, 14,16, 18, 24, 25 et 28 et renouvelée le 11 juillet 2007

— n° 97 697 822, marque tridimensionnelle, déposée à l’INPI le 3 octobre 2007 dans les classes 3, 9, 14, 16, 18, 24, 25 et 28 et renouvelée le 11 juillet 2007
- n° 97686 905, déposée à l’INPI le 11 juillet 1997. De son côté, la SARL TECHNOSTORE MARBEUF exploite un fonds de commerce d’horlogerie à l’enseigne « TECHNOMARINE » dans des locaux sis à […] ; elle a été créée le 30 octobre 2002 par Madame Véronique B épouse K et la société ZARINE BV, associés. Selon acte sous seing privé du 24 novembre 2005, publié au RCS de Paris, elle a cédé l’ensemble de ses parts sociales à la société CINQ SUR CINQ SPRL. Dans le même temps, Madame B épouse K et la société ZARINE BV agissant solidairement entre elles, ont signé une convention intitulée « déclaration et garanties », annexée à la cession du 24 novembre 2005.

Le 18 octobre 2007, la société TECHNOMARINE SA a adressé un exemplaire d’un contrat de partenariat, auquel la société TECHNOSTORE n’a pas donné suite. Estimant que la société TECHNOSTORE, en utilisant sa marque sans son autorisation, se rendait coupable d’actes de contrefaçon, la société TECHNOMARINE SA lui a adressé une mise en demeure le 16 novembre 2007 puis a fait dressé un constat par acte d’huissier du 30 janvier 2008 et fait sommation à la société TECHNOSTORE le même jour de cesser toute utilisation de la marque TECHNOMARINE. La sommation étant restée infructueuse, la société TECHNOMARINE SA a, dans un premier temps, assigné en référé la société TECHNOSTORE MARBEUF aux fins de suppression de l’usage du signe distinctif TECHNOMARINE et de condamnation à des dommages et intérêts ; une ordonnance du 28 juillet 2008 a dit n’y avoir lieu à référé et la société TECHNOMARINE a, par acte du 4 novembre 2008, fait assigné à jour fixe pour l’audience du 16 décembre 2008, la Société TECHNOSTORE SA en contrefaçon de sa marque. Dans ses dernières écritures du 16 décembre 2008, la société TECHNOMARINE sollicite du tribunal de
- dire que la société TECHNOSTORE MARBEUF est coupable de contrefaçon en exploitant sa marque de fabrique par conséquent :

— lui interdire de poursuivre ses agissements contrefaisants sous quelque forme que ce soit sous astreinte et lui enjoindre d’avoir à cesser toute utilisation quelconque des marques TECHNOMARINE tant dans leurs formes énonciatives que figuratives notamment d’avoir à :

-supprimer de son magasin […] 8° toute mention ta nt à l’intérieur qu’à l’extérieur de la marque TECHNOMARINE tant dans sa forme énonciative que figurative
- supprimer auprès de RCS, en particulier dans son extrait Kbis, la dénomination TECHNOMARINE
- fixer le montant de l’astreinte à 5.000 € par jour, passé le délai de 8 jours suivant le prononcé du jugement
- se réserver la liquidation de l’astreinte
- condamner la défenderesse à lui payer la somme de 120.081 € HT pour la préjudice commercial et 20.000 € pour l’atteinte à la marque, avec intérêts, à compter de l’assignation.

- la condamner à lui payer la somme de 10.000€ de dommages et intérêts pour sa mauvaise foi et son comportement déloyal et 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.

- ordonner l’exécution provisoire
-débouter la société TECHNOSTORE de ses demandes reconventionnelles. La société TECHNOMARINE a appelé en intervention forcée la ZARINE BV et Madame Véronique B épouse K. Dans leurs conclusions du 15 décembre 2008, la société TECHNOSTORE MARBEUF et la société CINQ SUR CINQ, intervenante volontaire, sollicitent du tribunal de :

— prononcer la jonction avec l’intervention forcée de la société ZARINE BV et de Madame K
- dire qu’elle disposait de l’autorisation du titulaire de la marque pour apposer l’enseigne et le store litigieux et que la publicité de la marque TECHNOMARINE a été faite sans mauvaise foi
- dire que la demanderesse, ayant épuisé ses droits, ne peut s’opposer à ce que la société TECHNOSTORE MARBEUF commercialise les produits de la marque TECHNOMARINE et fasse référence voire de la publicité de la marque TECHNOMARINE;

- débouter la société TECHNOMARINE SA de sa demande d’interdiction de l’usage de la marque TECHNOMARINE par la société TECHNOSTORE MARBEUF sous astreinte,
- dire qu’au cas où le tribunal fait droit à cette demande, que le grief de contrefaçon ne sera constitué qu’en cas de violation de la décision judiciaire faisant interdiction d’utiliser la marque TECHNOMARINE,
- débouter la société TECHNOMARINE SA de sa demande indemnitaire au titre de l’atteinte à la marque,
- la débouter de sa demande indemnitaire au titre de son préjudice commercial,
- la condamner à lui verser la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- la condamner à une amende civile de 1.500 €, à titre subsidiaire,

— dire que les défenderesses devront relever indemne la société TECHNOSTORE MARBEUF de toute condamnation prononcée à son encontre,
- condamner les sociétés TECHNOMARINE et ZARINE BV et Madame B épouse K à lui payer la somme de 3.000 € chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, avec exécution provisoire. MOTIFS DE LA DECISION : Sur le rejet de la jonction avec l’intervention forcée : En raison de la nature de l’assignation à jour fixe et des délais d’assignation en intervention forcée des défenderesses domiciliées l’une aux Pays Bas et l’autre aux USA, il ne sera pas fait droit à la demande de jonction de la présente procédure avec l’assignation en intervention forcée délivrée à Madame B épouse K et à la Société ZARINE BV. En conséquence, celles-ci ne sont pas partie à la présente instance. Sur l’action en contrefaçon de marque : * sur l’épuisement des droits : En vertu de l’article L 716-1 du code de la propriété intellectuelle, l’atteinte portée aux droits du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur.

En l’espèce, la société TECHNOMARINE SA a acquis le 11 avril 2008 la propriété des marques TECHNOMARINE suivantes :

- n° 97 660 975, marque verbale, déposée à l’INPI le 28 janvier 1997 en classes 14, 18, 24 et 25 et renouvelée le 11 juillet 2007
- n° 97 686 904, marque figurative, déposée à l’INPI le 11 juillet 1997 dans les classes 3,9, 14, 16, 18, 24, 25 et 28 et renouvelée le 11 juillet 2007

— n° 97 697 822, marque tridimensionnelle, déposée à l’INPI le 3 octobre 2007 dans les classes 3, 9, 14, 16, 18, 24, 25 et 28 et renouvelée le 11 juillet 2007
- n° 97686 905, figurative déposée à l’INPI le 11 jui llet 1997. S’agissant de cette dernière marque, il n’est produit que la preuve du dépôt en 1997, en l’absence du justificatif de renouvellement de la marque, le tribunal considère que la société TECHNOMARINE SA ne peut revendiquer la marque figurative n° 97686 905. Par ailleurs, la société TECHNOMARINE produit un contrat de licence exclusive de marque à effet au 15 juillet 2005, pour l’Europe, conclu avec la société ZARINE BV, société néerlandaise qui se dit titulaire des droits sur la marque internationale TechnoMarine. Cependant, il n’est produit qu’un justificatif de dépôt d’une marque figurative internationale en 2001, au nom de ZARINE BV, qui ne fait aucune mention du

terme TechnoMarine, ce qui ne permet pas au tribunal de faire le lien avec le contrat de licence de marque. En conséquence, la société TECHNOMARINE SA doit être considérée titulaire des seules marques suivantes :

- n° 97 660 975, marque verbale, déposée à l’INPI le 28 janvier 1997 en classes 14, 18, 24 et 25 et renouvelée le 11 juillet 2007
- n° 97 686 904, marque figurative, déposée à l’INPI le 11 juillet 1997 dans les classes 3,9, 14, 16, 18, 24, 25 et 28 et renouvelée le 11 juillet 2007
- n° 97 697 822, marque tridimensionnelle, déposée à l’INPI le 3 octobre 2007 dans les classes 3,9,14,16,18,24,25 et 28 et renouvelée le 11 juillet 2007. Il ressort du procès-verbal de Maître L du 30 janvier 2008 que la société TECHNO STORE utilise la marque TECHNOMARINE à titre d’enseigne de sa boutique rue Marbeuf, reprenant la marque sur le store extérieur et sur la poignet de la porte et la société TECHNOSTORE reconnaît elle-même qu’elle utilise la marque TECHNOMARINE pour vendre des produits de marque TECHNOMARINE dans sa boutique sis rue Marbeuf Paris 8°. La société TECHNOSTORE tente de se justifier dans un premier temps en invoquant l’épuisement des droits en vertu de l’article L 713-4 du code de la propriété intellectuelle.

Cet article prévoit que : le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire l’usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la CEE ou de l’Espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement. Toutefois, faculté reste alors ouverte au propriétaire de s’opposer à tout nouvel acte de commercialisation s’il justifie de motifs légitimes, tenant notamment à la modification ou àl 'altération, ultérieurement intervenue, de l’état des produits. Il appartient à celui qui l’allègue de prouver qu’il y a épuisement des droits du titulaire de la marque à moins qu’il ne parvienne à démontrer qu’il existe un risque réel de cloisonnement des marchés nationaux, en particulier, lorsque le titulaire de la marque commercialise ses produits dans l’EEE au moyen d’un système de distribution exclusive, dans ce cas, la charge de la preuve est renversée. En l’espèce, la société TECHNOSTORE n’apporte pas la preuve que la société TECHNOMARINE cherche à cloisonner les marchés nationaux, que ce soit par la mise en place d’un système de distribution exclusive ou par tout autre moyen. Au contraire, le contrat de partenariat proposé par TECHNOMARINE indique clairement que le partenaire n 'aura pas l’exclusivité de la distribution des produits offerts par la société TECHNOMARINE ou tout autre fournisseur référencé par cette dernière ni en particulier l’exclusivité des produits appartenant à la marque de fabrique et au nom de marque TECHNOMARINE ou à tout autre nom de marque du groupe, sur quelque territoire que ce soit.

Le fait que celle-ci cherche à organiser la distribution de ses produits par la mise en place d’un réseau de distribution sélective n’est pas en soi une démarche visant à cloisonner les marchés nationaux. En outre, à supposer que la société TECHNOMARINE SA ait autorisé la première commercialisation dans la CEE ou de l’Espace économique européen sous sa marque, l’existence d’un réseau de distribution sélective conforme aux critères de licéité imposés par le droit communautaire constitue un juste motif pour écarter l’effet de l’épuisement et interdire la distribution et, de fait, la diffusion de la marque en cause lorsque celles-ci sont opérées en violation du réseau. En conséquence, la société TECHNOSTORE ne peut valablement opposer à la société TECHNOMARINE le principe de l’épuisement des droits du titulaire de la marque sur le territoire européen. * sur l’enseigne et les références aux produits : La société TECHNOSTORE MARBEUF prétend qu’elle bénéficie d’un droit à utiliser TECHNOMARINE en tant qu’enseigne du fait de l’accord de la Société ZARINE BV lorsqu’elle était titulaire de la marque et qu’en vertu de l’article L 713-6 du code de la propriété intellectuelle elle peut utiliser la marque sans l’autorisation de son titulaire lorsqu’il constitue une référence nécessaire pour indiquer la destination du produit ou d’un service à condition qu’il n’y ait pas confusion dans leur origine. La société TECHNOMARINE fait valoir que la société ZARINE BV n’a pu transférer un droit à la défenderesse, que celle-ci ne peut se prévaloir de l’article L 713-6 du CPI dès lors que l’utilisation de sa marque porte atteinte à ses droits et que la tolérance de la loi permettant l’utilisation d’une marque pour indiquer la destination d’un produit ne concerne pas les marques notoires comme TECHNOMARINE. L’article L 713-6 a) du code de propriété intellectuelle prévoit que l’enregistrement d’une marque ne fait pas obstacle à l’utilisation du même signe ou d’un signe similaire comme dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, lorsque cette utilisation est soit antérieure à l’enregistrement, soit le fait d’un tiers de bonne foi employant son nom patronymique. Toutefois, si cette utilisation porte atteinte à ses droits, le titulaire de l’enregistrement peut demander qu’elle soit limitée ou interdite. Il convient de rappeler que les pièces produites établissent la propriété de la société ZARINE BV sur la seule marque figurative internationale déposée en 2001 et qu’en conséquence, elle ne pouvait valablement transmettre des droits sur les marques TECHNOMARINE à la société TECHNOSTORE et autoriser l’usage de TECHNOMARTNE à titre d’enseigne. En outre, l’usage de la marque TECHNOMARINE à titre d’enseigne par la société TECHNOSTORE est postérieure à l’enregistrement de toutes les marques TECHNOMARINE qu’elle soit françaises verbales, figuratives ou européennes. Enfin, dès lors que celle-ci n’intègre pas le réseau de distribution sélective de la société TECHNOMARINE SA aujourd’hui seule titulaire des marques

TECHNOMARINE tant verbales que figuratives, l’usage à titre d’enseigne de la marque porte atteinte aux droits de cette dernière. En effet, tous les efforts du titulaire d’une marque pour maintenir le lien entre ses produits et la marque dont il avait obtenu qu’elle fût réservée, à l’exclusion de tout autre signe pour les désigner seraient mis à néant s’il était permis d’utiliser la marque à titre d’enseigne pour une boutique qui n’est pas autorisée à vendre ses produits et qui ne correspond pas aux critères de son partenariat. Pour les mêmes motifs, la société TECHNOSTORE ne peut invoquer Particle L 713-6 b) qui prévoit que l’enregistrement d’une marque ne fait pas obstacle à l’utilisation du même signe ou d’un signe similaire comme référence nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée, à condition qu’il n’y ait pas de confusion dans leur origine.

Là encore, dès lors que la société TECHNOSTORE MARBEUF n’est pas autorisée à vendre les produits TECHNOMARINE, elle ne peut valablement invoquer la nécessité d’utiliser la marque pour désigner les produits TECHNOMARINE. En conséquence, il est établi que la société TECHNOSTORE MARBEUF a commis des actes de contrefaçon de la marque TECHNOMARINE à la fois en l’utilisant à titre d’enseigne et comme référence aux produits vendus. Il sera donc fait droit à la demande d’interdiction d’utiliser les marques TECHNOMARINE suivantes :

- n° 97 660 975, marque verbale, déposée à l’INPI le 28 janvier 1997 en classes 14, 18, 24 et 25 et renouvelée le 11 juillet 2007.

- n° 97 686 904, marque figurative, déposée à l’INPI le 11 juillet 1997 dans les classes 3,9, 14, 16, 18, 24, 25 et 28 et renouvelée le 11 juillet 2007.

- n° 97 697 822, marque tridimensionnelle, déposée à l’INPI le 3 octobre 2007 dans les classes 3, 9, 14, 16, 18, 24, 25 et 28 et renouvelée le 11 juillet 2007, sous quelque forme que ce soit. Il convient de lui enjoindre notamment la suppression de son magasin […] 8° de toute mention de la marque TECHNOMARINE tant à l’intérieur qu’à l’extérieur et auprès du RCS la dénomination TECHNOMARINE notamment dans son Kbis, sous astreinte de 2.000 € par jour de retard passé un délai de deux mois après la signification de la présente décision. Il convient de se réserver la liquidation de l’astreinte.

Sur le préjudice : * préjudice commercial : Les faits litigieux ont été constatés par huissier le 30 janvier 2008, alors qu’il a été proposé à la société TECHNOSTORE d’intégrer le réseau ou de cesser ses agissements, celle-ci a continué à exploiter la marque TECHNOMARINE sans autorisation.

Le préjudice commercial peut être évalué au vu des conditions commerciales du contrat de partenariat et des redevances que celle-ci aurait dû verser en application de ce contrat sera évalué à la somme de 40.000 €. S’agissant du manque à gagner résultant du non-approvisionnement auprès de TECHNOMARINE SA, celle-ci ne conteste pas que les produits que la société TECHNOSTORE a vendu étaient authentiques, de ce fait, la société TECHNOMARINE SA a déjà perçu la marge brute générée par l’achat des marchandises par le fournisseur qu’elle ne peut donc solliciter une seconde fois auprès de la société TECHNOSTORE. * atteinte à la marque et préjudice moral : Dans la mesure où la société TECHNOSTORE MARBEUF a exercé son commerce de bonne foi pendant plusieurs années sans jamais avoir porté atteinte à l’image de la marque et que ce n’est qu’en raison d’un changement de politique commerciale du titulaire de la marque qu’elle n’est plus désormais en droit d’utiliser la marque TECHNOMARINE, la société TECHNOMARINE SA ne peut justifier avoir subi une atteinte à sa marque du fait des agissements de la défenderesse ou un quelconque préjudice moral, en l’absence d’un comportement déloyal ou de mauvaise foi de la part de la défenderesse. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre. Sur la demande de dommages et intérêts et d’amende civile au titre de la procédure abusive : La société TECHNOMARINE est jugée bien fondée dans ses demandes, il ne peut de ce fait lui être reproché d’avoir engagé une procédure abusivement, la société TECHNOSTORE sera déboutée de ses demandes à ce titre. Sur les autres demandes : L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée. Les conditions sont réunies pour allouer la somme de 2.000 € à la société TECHNOMARINE SA sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La société TECHNOSTORE sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Dite que la société TECHNOSTORE MARBEUF s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon de la marque TECHNOMARINE. Enjoint à la société TECHNOSTORE de ne plus utiliser sous quelque forme que ce soit les marques TECHNOMARINE suivantes :

— n° 97 660 975, marque verbale, déposée à l’INPI le 28 janvier 1997 en classes 14, 18, 24 et 25 et renouvelée le 11 juillet 2007.

- n° 97 686 904, marque figurative, déposée à l’INPI le 11 juillet 1997 dans les classes 3,9, 14, 16, 18, 24, 25 et 28 et renouvelée le 11 juillet 2007.

- n° 97 697 822, marque tridimensionnelle, déposé e à l’INPI le 3 octobre 2007 dans les classes 3, 9, 14, 16, 18, 24, 25 et 28 et renouvelée le 11 juillet 2007. Notamment, Lui enjoint de supprimer de son magasin […] 8° to ute mention de la marque TECHNOMARINE tant à l’intérieur qu’à l’extérieur sous astreinte de 2.000 € par jour de retard passé un délai de deux mois après la signification de la présente décision.

Lui enjoint de supprimer auprès du Registre du Commerce et des Sociétés la dénomination TECHNOMARINE notamment dans son Kbis sous astreinte de 2.000 € par jour de retard passé un délai de deux mois après la signification de la présente décision. Se réserve la liquidation de l’astreinte. Condamne la société TECHNOSTORE MARBEUF à payer à la société TECHNOMARINE SA la somme de 40.000 € au titre de son préjudice commercial. Déboute les parties de leurs autres demandes. Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement. Condamne la société TECHNOSTORE MARBEUF à payer à la société TECHNOMARINE SA la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La condamne aux dépens dont distraction au profit de Maître ATTIAS, avocat, par application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. Fait à Paris le 27 janvier 2008.