TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

— o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01

N° RG 22/06334 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WPUD

JUGEMENT DU 04 AVRIL 2025

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. KIDSMART,

immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’ARRAS sous le numéro 884 427 279, représentée par Madame [E] [R], sa gérante

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par M^e Coraline FAVREL, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. SPOT GAMES,

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VERSAILLE sous le n° 412 791 659,

représentée par sa gérante Mme [F] [L]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par M^e Martin GRASSET, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marie TERRIER,

Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,

Assesseur : Nicolas VERMEULEN,

Greffier : Benjamin LAPLUME,

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 12 Juillet 2024, avec effet au 28 Juin 2024.

A l’audience publique du 23 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 04 Avril 2025.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 04 Avril 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

Exposé du litige

Le présent litige oppose :

— la SARL Kidsmart qui a pour objet social la fabrication, conception, grande et petite distribution, commercialisation, import et export, achat et vente, et production de jeux de société, jouets et produits dérivés, comme les vêtements, appareils électroniques, articles de parfumerie, articles de décoration, articles de sport, papeterie, imprimerie, matériaux en bois.

Elle exploite un site internet kidsmart.fr et des pages de réseaux sociaux sous son nom.

Elle est titulaire de la marque verbale française “Go Kakapo” déposée le 6 juillet 2020 en classe 28 visant notamment les jeux; jeux de table, jeux de carte et jouets et en classe 41 éducation, formation, divertissement.

Elle commercialise depuis décembre 2021 sur internet et Amazon un jeu de société de plateau pour les enfants de 3 à 6 ans “Go Kakapo” faisant référence au perroquet de Nouvelle-Zélande au plumage jaune et vert.

à :

— la SARL Spot Games [ci-après la société Spot Games] constituée en 1997 qui édite et distribue auprès des boutiques de jeux et exploite un site internet sous son nom commercial.

Elle a développé et commercialisé à compter de mai 2022 un nouveau jeu “kakapo” qui a pour règle une revisite d’un jeu traditionnel, le “trouduc” ou “Président” à destination d’un public de familial ou amical.

Le jeu s’inspire de l’iconographie de la culture maorie et du perroquet nocturne de Nouvelle-Zélande.

Suivant courrier de mise en demeure du 14 juin 2022, la société Kidsmart a mis en demeure la société Spot Games de cesser toute commercialisation du jeu de société outre cessation de la dénomination “kakapo” sous quelque forme que ce soit.

La société Spot Games s’est opposée à cette requête en soulignant la disparité entre le jeu qu’elle exploite et la dénomination “Go Kakapo by Kidsmart”, l’existence d’autres marques reprenant ce terme et des publics visés différents.

La mise en demeure a été réitérée par la société Kidsmart le 11 juillet 2022.

Par exploit d’huissier du 3 octobre 2022, la société Kidsmart a fait attraire la société Spot Games devant le Tribunal judiciaire de Lille en contrefaçon de marque, concurrence déloyale et parasitime et indemnisation

La défenderesse a constitué avocat et les parties ont échangé leurs conclusions.

Par ordonnance du 29 septembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence invoqué par la défenderesse en raison de la réalisation d’un nouveau constat d’huissier dans le ressort du tribunal judiciaire de Lille.

Puis par ordonnance du 12 juillet 2024 , le juge de la mise en état a clôturé l’instruction au 28 juin 2024 et a renvoyé l’affaire pour plaidoiries à l’audience collégiale du 23 janvier 2025

Suivant dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 10 juin 2024, la société Kidsmart sollicite du tribunal au visa des articles L.713-1 et L.713-2 du Code de la propriété intellectuelle, 1240 du code civil de :

CONDAMNER la société Spot Games à la cessation des actes de contrefaçon de la marque « Go Kakapo» du 6 juillet 2020 n°4663886, et plus précisément, à la cessation du terme distinctif « Kakapo », pour fabriquer, promouvoir, présenter ou commercialiser tout jeu, en France, au sein de tous établissements physiques, sites marchands ou vitrine, pages de réseaux sociaux, à compter du jour de la signification par huissier du jugement à intervenir, sous peine d’astreinte de 300 euros par jour de retard.

CONDAMNER la société Spot Games à la cessation des actes de concurrence déloyale par imitation et de parasitisme, et plus précisément, à la cessation de l’image distinctive du Kakapo, pour fabriquer, promouvoir, présenter ou commercialiser tout jeu, en France, au sein de tous établissements physiques, sites marchands ou vitrine, pages de réseaux sociaux, à compter du jour de la signification par huissier du jugement à intervenir, sous peine d’astreinte de 300 euros par jour de retard.

CONDAMNER la société Spot Games au paiement à la société Kidsmart de la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la contrefaçon de marque, outre 30.000 euros au titre de la concurrence déloyale par imitation, outre 30.000 euros au titre du parasitisme ; ces sommes étant augmentées des intérêts légaux appliqués à compter de la mise en demeure adressée le 14 juin 2022

ORDONNER la société Spot Games à la publication du dispositif de la décision à intervenir sur la page d’accueil de son site internet et de ses pages de réseaux sociaux notamment Facebook, pendant une durée ininterrompue de 3 mois, à compter du jour de la signification par huissier du jugement à intervenir, sous peine d’astreinte de 300 euros par jour de retard.

CONDAMNER la société Spot Games au paiement à la société Kidsmart de la somme de 7.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile (Pièces 22 et 5) ;

CONDAMNER la société Spot Games au paiement des entiers frais et dépens, dont distraction au profit de Coraline Favrel, Avocat aux offres de droit.

REJETER toutes demandes de la société Spot Games, non fondées.

DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir Au soutien de ses prétentions, elle valoir qu’elle a appris au cours du mois de mai 2022 la commercialisation par le biais de site internet notamment Amazon du jeu Kakapo.

En référence aux règles de comparaison en matière de contrefaçon, elle estime que les produits sont identiques et s’adresse à un consommateur d’attention moyenne sans caractéristique particulière. Elle affirme que la comparaison des marques doit se faire sur l’élément distinctif Kakapo alors que si le mot “Go” constitue une différence visuelle, elle n’apparaît pas prépondérante puisque l’identité se porte sur la longue séquence de six lettres.

Phonétiquement, elle considère également que la syllabe “Go” ne supplante pas le rythme de la longue séquence commune et enfin, intellectuellement elle revendique la référence commune à l’oiseau de Nouvelle Zélande, sans aucun lien avec l’univers du jeu. L’arbitraire renforçant selon elle le caractère distinctif de la marque.

Elle affirme qu’elle agit exclusivement en contrefaçon de marque et non en droit d’auteur et reproche à la société Spot Games un usage du terme “kakapo” à titre de marque s’entendant comme d’un usage effectué dans la vie des affaires. Elle affirme que c’est cette appellation qui est présentée au public pour être vendue sous cette désignation au consommateur et fait l’analogie sur les habitudes antérieures de dépôt de marques du créateur du jeu . Au contraire, elle considère que le nom de la défenderesse n’apparait pas visiblement sur la boîte de jeu.

En réponse aux arguments invoqués en défense, elle affirme qu’il importe peu que son jeu soit inconnu du grand public dès lors que la protection existe indépendamment des conditions d’exploitation.

Elle réfute que le signe Go Kakapo soit regardé comme descriptif de l’univers des jeux car elle considère que le public d’attention moyenne ignore la référence au perroquet de Nouvelle Zelande et que la combinaison des deux termes Go Kakapo est distinctive pour l’univers des jeux.

A titre additionnel sur la concurrence déloyale, elle rappelle que les deux produits s’adressent aux mêmes clients et que la défenderesse utilise sans nécessité la même image du perroquet vert et jaune qui correspond aux éléments d’identification de son propre produit alors que les jeux sont vendus par des canaux identiques notamment sur internet mais aussi en boutiques physiques.

Sur le parasitisme, elle fait état des dépenses faites pour la conception et la promotion de son jeu alors que l’analogie faite avec le Trouduc est de nature à déprécier l’image de marque du jeu.

En réponse et par conclusions signifiées le 3 mai 2024, la société Spot Games conclut au visa de l’article L.713-2 du Code de Propriété Intellectuelle; L112-4 du Code de la propriété intellectuelle de:

DEBOUTER la société KIDSMART de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

CONDAMNER la société KIDSMART à payer à la société SPOT GAMES la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.

CONDAMNER la société KIDSMART à payer à la société SPOT GAMES la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER la société KIDSMART aux entiers frais et dépens

FAIRE exception au principe de l’exécution provisoire.

Elle indique que pour pouvoir être caractérisée la contrefaçon d’une marque implique qu’un usage à titre de marque soit mis en évidence , ce qui ne peut s’opposer au jeu de société qui est une oeuvre de l’esprit associant une histoire autour du kakapo et une mécanique de jeu, à la différence de la marque Spot Games qui elle est visible sur la boîte.

Elle considère donc que l’usage du signe Kakapo est fait comme celui du titre de l’oeuvre et non comme la marque.

Au titre de la comparaison des marques, elle affirme que le public est visé est différent puisqu’il s’agit d’une part d’un public infantile d’âge maternelle quand elle vise plutôt des adolescents et des adultes.

Elle considère qu’en raison de la présence de la syllabe “GO” les signes sont différents visuellement et phonétiquement, quand intellectuellement le signe kakapo est faiblement distinctif et elle rappelle l’existence d’un précédent litige l’ayant opposé devant l’INPI à le titulaire du site kakapo.paris, à l’occasion duquel elle avait admis le caractère faiblement distinctif du terme “kakapo”.

Elle écarte tout risque de confusion dès lors que la marque Kidsmart n’a aucune notoriété et n’emploie aucun salarié.

Au titre de la concurrence déloyale, elle affirme que la seule reprise d’une référence au perroquet ne constitue pas un fait distinct lui permettant de revendiquer un autre chef de réparation, à défaut de quoi la demanderesse s’approprierait le kakapo et que la commercialisation sur la plate-forme Amazon relève de la liberté du commerce.

Elle s’oppose au parasitisme en tentant d’établir qu’elle a procédé à des recherches dès le mois de mai 2021 puis une esquisse de la couverture en octobre 2021 et enfin une carte d’adoption d’un kakapo dès le mois de novembre 2021. Elle revendique sa notoriété, celle du créateur du jeu, plusieurs fois primé, pour en déduire qu’elle bénéficie de ses propres canaux de distribution, y compris par le recours à des influenceurs et conteste que l’association du signe kakapo au trouduc suffise à dévaloriser la marque alors que par nature, le choix du signe est également fait en référence à la sonorité amusante.

A titre reconventionnel, elle revendique une indemnisation pour abus de procédure engagée par une société qu’elle juge responsable de son propre échec comme du sien, au regard de la faible commercialisation du jeu.

La décision a été mise en délibéré au 4 avril 2025.

Sur ce

Sur la demande au titre de la contrefaçon par imitation de la marque Go Kakapo

Selon les dispositions de l’article L 713-2 du Code de la propriété intellectuelle :

“Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :

(…) 2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque.”

Le risque de confusion entre deux marques ou signes, qui comprend le risque d’association, doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci.

En l’espèce, pour contester l’existence d’un produit contrefaisant, la société Spot Games revendique ne pas faire usage du signe “Kakapo” à titre de “marque dans la vie des affaires” puisqu’il s’agirait de l’exploitation d’une oeuvre de l’esprit.

Pourtant, non seulement il n’est pas sérieusement contestable que le signe “Kakapo” est celui sous lequel Spot Games commercialise son jeu dans le cadre de l’exploitation de son activité lucrative et recherche à s’en procurer un avantage économique étranger du domaine privé.

Mais encore, à supposer que le jeu de la défenderesse puisse bénéficier d’une protection au titre du droit d’auteur, alors qu’aucune démonstration n’a été menée du chef de son originalité et qu’il est dans le même temps admis que sa mécanique emprunte au jeu du “Président” ou du “Trouduc” qui relève à l’évidence d’un fonds commun non appropriable, le signe vise à identifier auprès d’un public de consommateur-joueur son produit, de sorte qu’il convient d’envisager le risque de confusion entre les deux signes dès lors qu’il est n’est pas contestable que la marque de la demanderesse a été déposée pour la classe 28 jeux, jeux de carte qui est précisément l’objet du produit commercialisé par la société Spot Games.

Les deux signes en litige présentent des similitudes particulièrement visuelles, du fait de la présence du signe “Kakapo”, alors que la marque de la demanderesse a été déposée et enregistrée en tant que marque verbale, en lettre majuscules d’imprimerie, droites et noires.

La société Kidsmart insiste pour limiter la comparaison des deux signes à cette seule locution qui évoque le perroquet de Nouvelle Zelande.

Il est ainsi exact que la référence conceptuelle commune à cet oiseau est effectivement présente pour les deux jeux.

Toutefois, le fait de convoquer l’image commune d’un animal préexistant, même si le lien avec le jeu de société n’est ni évident ni nécessaire, ne saurait pour autant assurer un droit de propriété au bénéfice du déposant de la marque sur un être vivant, même méconnu en France métropolitaine.

De plus, malgré le caractère distinctif de cette mention, il ne peut être fait abstraction du verbe “Go” mis en entête – anglicisme emprunté au champ lexical du sport qui implique le mouvement et la course – s’agissant d’un jeu axé sur un déplacement puisque l’argumentaire présenté par le site Amazon précise “les kakapos ont besoin de ton aide! répond aux questions et relève les défis pour gagner leurs friandises préférées. Le but du jeu est de rejoindre le panier en amassant un maximum de nourriture”[le tribunal souligne].

Dans ce cadre, au plan phonétique, comme visuel la marque est composée de quatre syllabes créant une assonance des voyelles O au début et à la fin du son entourant une autre assonance de A placée au centre.

Dans le signe de la défenderesse, il n’existe que les 2 A, permettant de faire un lien auditif avec l’idée de revisiter le jeu le Trouduc, dont la référence est explicite sur la boite “le nouveau jeu du trouduk”.

Aussi, au -delà de la référence commune au même animal pour la désignation d’un jeu de société, la complexité de la marque n’étant pas reproduite, il se crée ainsi une différence suffisante entre les deux termes pour en exclure le risque de confusion, y compris par association, auprès d’un public consommateur de jeux de société attentif, qui ne trouvera ces jeux que dans des réseaux de distribution spécifiques, par une recherche sur une plateforme de e-commerce ou boutiques physiques spécialisées et qui ne sera pas amené à confondre les deux signes, alors que la marque première s’adresse à des très jeunes enfants de 3 à 6 ans pour un jeu collaboratif, tandis que le jeu de la défenderesse est proposé pour des joueurs à partir de 7 ans pour un jeu compétitif visant à devenir le “président”.

En l’absence de risque de confusion pour des signes similaires, il y a lieu de débouter la société Kidsmart de ses demandes au titre de la contrefaçon de marque.

Sur les actes de concurrence déloyales et parasitaires

En vertu de l’article 1240 du Code civil, “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”

La demande en concurrence déloyale et parasitaire présente un fondement délictuel et il incombe en conséquence à la société Kidsmart de rapporter la preuve d’un agissement fautif de la société Spot Games commis à son préjudice par la création d’un risque de confusion et / ou la captation des investissements consentis pour développer un produit phare.

Le principe de la liberté du commerce implique qu’un produit qui n’est pas l’objet de droits privatifs peut être librement reproduit et commercialisé à moins que la reproduction ou l’imitation du produit ait pour objet ou pour effet de créer un risque de confusion entre les produits dans l’esprit du public, comportement déloyal constitutif d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil.

Le parasitisme consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis.

La société Kidsmart présente deux chefs différents d’indemnisation additionnelles en invoquant pour le premier la reprise sans nécessité de l’image du perroquet vert et jaune de Nouvelle-Zélande, tandis qu’elle détaille les investissements faits pour la commercialisation de son produit et des modalités semblables de vente pour revendiquer le deuxième chef d’indemnisation.

Toutefois, elle ne met pas en évidence un comportement fautif distinct qui la rendrait fondée à solliciter cumulativement ces deux chefs distincts d’indemnisation.

Ensuite, elle reproche à la société Spot Games d’avoir entrepris la commercialisation du jeu Kakapo après le mois de décembre 2021 dont elle précise qu’il s’agit de la date à laquelle elle a débuté la commercialisation de son propre jeu.

Pourtant et pour sa part, la société Spot Games produit des échanges et notamment un courriel daté du 13 octobre 2021 de [K] [P], se présentant sous le pseudonyme [W], illustrateur, auteur BD adressant le “crayonné de la couv de kakapo” à la société Spot Games.

Sur ce dessin il est représenté en noir et blanc plusieurs personnages, dont un combattant Maori qui supporte sur son bras un perroquet et est vêtu d’une ceinture également ornée d’un perroquet. En arrière plan, sont visibles des totems supportant des dessins évocateurs de tatouages maoris.

Il n’est pas contestable que ce dessin est pratiquement identique à la version finale qui est présente sur les boites de jeu telles qu’elles sont commercialisées.

Il est également produit un certificat d’adoption édité le 20 novembre 2021 d’un perroquet Kakapo par le centre néo-zélandais de protection de l’oiseau au bénéfice de [Y] [T] présenté par la défenderesse comme étant le créateur du jeu, et des échanges avec l’association de défense de l’animal qui reprennent au 23 octobre 2021 et débutent en anglais par les excuses présentées pour le retard de réponse.

Ainsi, l’ensemble de ces éléments est suffisant pour démontrer qu’avant le mois de décembre 2021, la société Spot Games avait entrepris un travail d’investissement et de recherche pour la commercialisation d’un nouveau produit convoquant l’image du perroquet kakapo. Or, son activité principale est précisément la confection de jeux de société. Il importe peu que le devis produit en pièce 18 pour la production d’un jeu de cartes de jeux ne fasse pas expressément référence au jeu litigieux.

Dès lors que l’idée développée par Spot Games était basée autour de la reprise du jeu le trouduc’ et qu’elle souhaitait l’associer à la référence humoristique de la sonorité en français du nom de l’animal de Nouvelle Zélande, puis qu’elle proposait de parrainer ces animaux menacés d’extinction, et enfin que tant la culture maorie que le perroquet étaient représentés sur les travaux préparatoires du jeu, il est ainsi suffisamment établi qu’elle a concrétisé son idée par des actes positifs d’un travail préparatoire autonome et que la commercialisation d’un jeu convoquant le même univers et les mêmes couleurs n’est pas fautive et relève de la rencontre fortuite.

En conséquence, la société Kidsmart sera déboutée de ses demandes au titre de la concurrence déloyale par imitation et du parasitisme.

Sur la demande reconventionnelle

Une procédure peut être qualifiée d’abusive lorsqu’elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol ou d’une légèreté blâmable.

L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute.

En l’espèce, la société Spot Games échoue à établir la faute intentionnelle de la demanderesse alors que les éléments liés à la dépréciation de son chiffre d’affaires ne peuvent qu’être invoqués pour établir son préjudice et non le fait fautif.

Elle sera déboutée de sa demande reconventionnelle

Sur les demandes accessoires

Succombant pour l’essentiel de ses prétentions, il y a lieu de condamner la société Kidsmart aux dépens.

Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à la société Spot Games une somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Aucun argument n’étant développé par la société Spot Games au soutien de sa demande visant à voir écarter l’exécution provisoire, alors qu’elle n’y a plus intérêt à l’issue de cette décision, il n’y a pas lieu d’y faire droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, par jugement public, contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,

DEBOUTE la SARL Kidsmart de ses demandes au titre de la contrefaçon de sa marque Go Kakapo par imitation;

DEBOUTE la SARL Kidsmart de ses demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire;

DEBOUTE la SARL Spot Games de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive

CONDAMNE la SARL Kidsmart à payer à la SARL Spot Games la somme de 4.000€ (quatre mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE la SARL Kidsmart aux dépens;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Benjamin LAPLUME Marie TERRIER