COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE ARRÊT AU FOND DU 30 octobre 2018

2^e Chambre

Rôle N° RG 18/04769 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCECY Rebecca T

Décision déférée à la Cour : Décision de Monsieur l Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle en date du 15 février 2018, enregistrée au répertoire général sous le n° OPP173096.

DEMANDERESSE

Madame Rebecca T

comparante en personne

DEFENDEURS

INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE, dont le siège social est sis […] CS 50001 92677 COURBEVOIE CEDEX

représenté par M^me Marianne CANTET (Chargée de mission) en vertu d’un pouvoir général

Société LIWE ESPANOLA, dont le siège social est sis C/ Mayor, 140 30006 Puente Tocinos MURCIA ESPAGNE non comparante

MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE, Palais Monclar Rue Peyrese 13616 AIX EN PROVENCE CEDEX

représenté par M. Pierre-Jean GAURY (Avocat général)

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 septembre 2018 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente, et Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller Madame Françoise PETEL, Conseiller qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER. Ministère Public : Monsieur GAURY, avocat général, lequel a été entendu en ses observations orales.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2018.

ARRÊT

Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2018. Signé par Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA COUR,

Vu le recours formé le 13 mars 2018 par Madame Rebecca T contre la décision du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Intellectuelle (ci-après INPI) du 15 février 2018 qui a accueilli partiellement l’opposition formée par la société LIWE ESPANOLA en ce qui concerne les produits suivants : vêtements, chaussures, chapellerie, chemises, vêtements en cuir, ceintures (habillement), fourrures (vêtements), gants (habillement), foulards, cravates, bonneterie, chaussettes, chaussons, chaussures de plage, chaussures de ski, chaussures de sport, sous-vêtement et rejeté partiellement la demande d’enregistrement pour ces produits.

Vu le mémoire contenant l’exposé des moyens du recours déposé par la requérante le 13 mars 2018,

Vu les observations du 9 août 2018 déposées par le Directeur général de l’INPI,

Vu la convocation de la société LIWE ESPANOLA selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1 juin 2018 réceptionnée le 12 juin 2018.

Le ministère public entendu en ses réquisitions,

Madame Rebecca T a déposé le 24 mai 2017 la demande d’enregistrement n° 4 363 848 portant sur le signe verbal BOOBS INSIDE pour désigner les produits suivants : vêtements, chaussures, chapellerie, chemises, vêtements en cuir, ceintures (habillement), fourrures (vêtements), gants (habillement), foulards, cravates, bonneterie, chaussettes, chaussons, chaussures de plage, chaussures de ski, chaussures de sport, sous-vêtement.

Le 26 juillet 2017 la société LIWE ESPANOLA, société de droit espagnol a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque communautaire verbale INSIDE, déposée le 2 novembre 2010, enregistrée sous le numéro 009489469 qui porte notamment sur les produits suivants : vêtements, chaussures, chapellerie, ceintures, serviettes, bandanas, maillots de bains, vêtements de dessus, gants (vêtements) costumes couvre-oreilles (habillement), fourrures (habillement).

Par décision du 15 février 2018 le directeur de l’INPI a accueilli partiellement l’opposition en ce qui concerne les produits suivants : vêtements, chaussures, chapellerie, chemises, vêtements en cuir, ceintures (habillement), fourrures (vêtements), gants (habillement), foulards, cravates, bonneterie, chaussettes, chaussons, chaussures de plage, chaussures de ski, chaussures de sport, sous-vêtement, et rejeté partiellement la demande d’enregistrement pour ces produits.

SUR CE,

Au soutien de son recours en annulation, la requérante fait valoir que la société LIWE ESPANOLA n’a pas procédé à un enregistrement sur l’ensemble des produits de la catégorie 25 et qu’il existe une différence sur la comparaison entre sa demande d’enregistrement qui porte sur la totalité de la classe 25 et l’enregistrement de la société opposante qui porte sur une liste de produits ne comprenant pas la totalité des produits de la classe 25.

Elle souligne que la société LIWE ESPANOLA a déposé postérieurement à la demande contestée la même marque pour la catégorie 25 complète.

Elle soutient que la différence des circuits de distribution doit être prise en compte.

Elle expose que le signe BOOBS INSIDE constitue sa propre évocation par la présence du terme BOOBS qui renvoie à la notion de féminité, le terme INSIDE renvoyant de manière générique à un nom commun (dedans) aisément compris du public, pouvant être assimilé à une multitude de choses et situations.

Elle ajoute que le terme BOOBS par son évocation de la féminité, n’implique pas, par simple association d’idée, des articles d’habillement, mais bien un univers qui écarte tout risque de confusion ; que le terme BOOBS constitue l’élément d’attaque du signe qui est un élément différenciant majeur qui écarte le risque de confusion.

Elle poursuit en indiquant qu’elle fournit une liste de marques contenant le terme INSIDE et enregistrées notamment en classe 25 tant antérieurement que postérieurement à la demande d’enregistrement contestée faisant apparaître son caractère banal ; que le seul terme INSIDE ne suffit pas à évoquer un univers puisque les 10 marques déposées par l’opposante se différencient par l’adjonction d’un terme permettant de les différencier. Elle soutient que doit être également tenu compte de la notoriété de la marque. Elle sollicite l’annulation de la décision contestée. Sur la comparaison des produits La requérante critique l’analyse de l’INPI en faisant valoir que les produits visés dans sa demande d’enregistrement ne seraient pas exactement les mêmes que ceux de la marque antérieure puisque son libellé porte sur la totalité de la classe 25 ;

Cependant comme le relève le directeur de l’INPI :

soit les produits se retrouvent à l’identique dans les deux marques : vêtements, chaussures, chapellerie, ceintures (habillement ) fourrures (vêtements) ,gants (habillement ),

soit les produits de la demande d’enregistrement rentrent dans une catégorie générale couverte par la marque antérieure : les chemises, vêtements en cuir , foulards, cravates , bonneterie , chaussettes, sous- vêtements, entrant dans la catégorie des vêtements, chaussures, chaussures de plage, chaussures de ski, chaussures de sport entrant dans la catégorie chaussures.

La comparaison des produits devant s’effectuer dans le cadre de la procédure d’opposition uniquement en fonction des produits tels que désignés indépendamment de leurs conditions d’exploitation.

Sur la comparaison des signes

La marque antérieure porte sur le signe verbal INSIDE. présentée en lettres majuscules suivies d’un point,

La demande d’enregistrement litigieuse porte sur le signe verbal BOOBS INSIDE ;

Le signe critiqué ne constituant pas la reproduction à l’identique de la marque première qui lui est opposée, il convient de rechercher s’il n’existe pas entre les deux signes un risque de confusion (lequel comprend le risque d’association) qui doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ;

En outre, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement,

Visuellement, le signe contesté comporte deux termes dont le second reprend à l’identique le signe antérieur, distinctif par rapport au produit visé, Phonétiquement, la prononciation du signe contesté plus longue se prononce de façon identique en final,

Conceptuellement, les signes opposées sont distinctifs par rapport aux produits désignés et diffèrent par l’adjonction du terme d’attaque BOOBS qui évoque l’univers féminin et, par rapport aux produits désignés, les vêtements féminins,

La comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement au regard des deux signes en cause, indépendamment de l’existence éventuelle d’autres dépôts.

Il suit que l’impression d 'ensemble qui se dégage du signe BOOBS INSIDE est propre à générer un risque de confusion dans l’esprit du consommateur qui sera conduit, en raison de la reprise du terme INSIDE, combinée à la forte proximité des produits ou services en cause, à confondre ou, à tout le moins, à associer les deux signes et à leur attribuer une origine commune en forme de déclinaison de la marque antérieure ;

PAR CES MOTIFS

Rejette le recours formé par Madame Rebecca T à l’encontre de la décision rendue le 15 février 20218 par le Directeur de l’Institut National de la Propriété Intellectuelle,

Dit que la présente décision sera, par les soins du greffier, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et au Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Intellectuelle.