Vu l’appel interjeté par la société INFOMIL du jugement rendu le 21 juin 2002 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :

- donné acte à la société INFOMIL de la renonciation aux demandes par elle formées à l’encontre de la société CATALINA MARKETING FRANCE,
- débouté la société INFOMIL de l’ensemble de ses demandes,
- rejeté les demandes reconventionnelles,
- condamné la société INFOMIL à verser à la société CATALINA MARKETING FRANCE et à la société CATALINA MARKETING CORPORATION la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu les dernières écritures signifiées le 17 février 2004 par lesquelles la société INFOMIL, poursuivant la réformation du jugement entrepris, demande à la Cour de:

- dire que le brevet européen EP-0 173 835 est nul en toutes ses revendications 1 à 21 en application des articles L.614-12 du Code de la propriété intellectuelle, 13 8 ( 1 ) a) et 52 à 57 de la Convention de Munich sur la délivrance des brevets européens,
- ordonner la transmission de la décision à intervenir à l’INPI aux fins d’inscription au registre national des brevets,
- condamner la société CATALINA MARKETING Corporation à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions signifiées le 3 mars 2004 aux termes desquelles la société CATALINA MARKETING Corporation, ci-après CATALINA, sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société INFOMIL de sa demande en nullité du brevet européen N° 0 173 835, réclamant en outre la condamnation de la société INFOMIL à lui verser la somme de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Considérant que la société CATALINA est titulaire d’un brevet européen N° 0 173 835, déposé le 17 juillet 1985, sous revendication de la priorité du brevet américain N° 631 831 du 18 juillet 1984, délivré le 14 novembre 1990 ayant pour titre « Méthode et dispositif pour la distribution de bons de réduction » ; Considérant qu’il est expressément renvoyé au jugement déféré pour l’exposé de l’art antérieur et de la portée du brevet ; qu’il suffit de rappeler que le but de l’invention est de trouver un moyen de mettre un bon de réduction pour un produit sélectionné, entre les mains d’un client, qui utilise un autre produit ; que pour répondre à cette exigence, l’invention consiste en un appareil et une méthode correspondante pour imprimer un bon de réduction remboursable sur un terminal de point de vente, par suite de l’achat d’un produit ; I – Sur la brevetabilité de l’invention au regard de l’article 52-2 de la Convention de Munich Considérant que se fondant sur l’article 52 (2) c) de la Convention de Munich, la société INFOMIL soutient que les revendications 1, 12 et 21 du brevet européen N° 0 173 835 ne définissent aucune invention présentant un caractère technique, ne constituent que la

simple mise en oeuvre informatique sur le système d’encaissement connu, tel le système IBM, d’une méthode marketing en tant que telle, et ne définissent aucune invention d’ordre technique apportant une contribution technique inventive par rapport à l’état de la technique ; Que la société CATALINA réplique que la revendication 1, à laquelle se réfèrent les revendications 2 à 11 et la revendication 21, couvre un appareil qui, par sa nature, sa structure et son fonctionnement, a un caractère technique ; qu’elle précise que c’est l’appréciation globale d’un caractère technique qui est déterminante pour dire si une invention est exclue ou non de brevetabilité ; qu’elle ajoute que la nature de l’invention doit s’apprécier par rapport à la description du brevet ; Considérant que l’article 52.1 de la Convention de Munich définit les inventions brevetables comme étant nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle ; qu’aux termes de l’article 52.2 c), repris à l’article L.611-10 du Code de la propriété intellectuelle, ne sont pas considérées comme des inventions les méthodes dans l’exercice d’activités intellectuelles… dans le domaine des activités économiques ; qu’il est ajouté au paragraphe 3 que, les dispositions du paragraphe 2 n’excluent la brevetabilité… que dans la mesure où la demande de brevet européen ou le brevet européen ne concerne que l’un de ces éléments, considéré en tant que tel ; Considérant que le défaut de caractère technique d’une invention n’est pas expressément prévu comme condition d’exclusion de brevetabilité ; Considérant toutefois que l’examen de l’objet de l’invention aux fins de rechercher si elle couvre ou non une méthode économique en tant que telle, implique nécessairement d’apprécier les caractéristiques techniques mises en oeuvre au-delà de l’énoncé d’une simple méthode ; Considérant que la revendication 1 porte sur un appareil pour imprimer un bon remboursable dans un magasin de détail, par suite de l’achat d’un article, le système comprenant : une pluralité de terminaux sur des sites de caisse de sortie de client, ayant chacun un moyen pour lire des codes de produits sur des articles achetés dans une commande de client, une unité de contrôle de magasin avec laquelle peuvent communiquer les terminaux, l’unité de contrôle de magasin ayant accès à un fichier d’enregistrement d’articles contenant le prix et d’autres informations pour chaque article de produit, un moyen pour identifier dans la commande du client un produit déclenchant, qui a été présélectionné pour déclencher l’impression d’un bon, un moyen pour associer le produit déclenchant à au moins une opération bon et un moyen pour imprimer automatiquement au moins de bon de réduction pour un produit auquel s’applique l’opération bon ; Considérant qu’il ressort de la rédaction même de cette revendication qu’elle couvre, non une méthode en tant que telle, comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges, mais un dispositif permettant l’impression automatique d’un bon de réduction, peu important que les moyens techniques pour y parvenir soient définis par leurs seules fonctionnalités ; que la structure physique de l’appareil est parfaitement définie dans la partie descriptive du brevet et les dessins, qui servent à interpréter les revendications et donnent l’indication précise des moyens techniques qui sont utilisés pour obtenir les fonctions de l’appareil et l’ordre de leur intervention ;

Qu’en effet, il est exposé à la page 6 (lignes 13 à 20 de la traduction) que le système de points de vente comprend une unité de contrôle de magasin et une pluralité de terminaux équipés chacun d’un analyseur optique, c’est-à-dire d’un lecteur de codes barres ; que des fichiers associés à l’unité de contrôle comprennent un fichier d’enregistrement d’articles, un fichier de recherche de bon et un fichier de consignation de bon, qui sont décrits à la page 7, lignes 12 à 30 ; que l’opération d’identification par détection des produits déclenchants dans la commande du client, est également décrite (page 7, ligne 35 à la page 8, ligne 3) ; que les formats des fichiers utilisés sont exposés de manière détaillée aux pages 8 à 13 ; que les différentes étapes de traitement de la commande du client sont explicitées en liaison avec la figure 4a, aux pages 15 à 20 ; Considérant que la revendication 1 à la lumière de la description et des dessins porte donc sur un appareil caractérisé par une structure précise et défini par ses fonctionnalités, de sorte que son caractère technique est avéré ; que la société INFOMIL ne rapporte pas la preuve que la structure de l’appareil décrit constitue, comme elle le soutient, la simple mise en oeuvre informatique d’une méthode de vente, à partir d’un matériel et d’un logiciel connus ; Qu’il n’y a pas lieu, au regard des conditions posées par l’article 52-2-c) précité, d’apprécier si les moyens techniques revendiqués sont nouveaux ou relèvent d’une activité inventive ; Que l’invention définie aux revendications 1, 12 et 21 du brevet CATALINA répond donc au critère de brevetabilité, tel qu’exigé par l’article susvisé ; II – Sur la nouveauté Considérant que la société INFOMIL soutient, en premier lieu, que l’objet du brevet européen n’était pas nouveau à sa date de priorité du 18 juillet 1984, celui-ci ayant été divulgué par l’un des inventeurs, les 1" et 2 mars 1984 ; qu’elle se fonde sur l’attestation écrite produite par les inventeurs à l’Office US des brevets dans le cadre de la procédure de délivrance du brevet US-5 612 868 et ajoute que l’exploitation du brevet américain suppose la mise en oeuvre du mode de réalisation décrit dans ce brevet, dont la description correspond au brevet européen ; Considérant, d’une part, que pour apprécier la nouveauté d’une invention, il convient de se placer à la date de priorité du brevet ; Considérant qu’aux termes de l’article 4 H de la Convention de l’Union de Paris, la priorité ne peut être refusée pour le motif que certains éléments de l’invention pour lesquels on revendique la priorité ne figurent pas parmi les revendications formulées dans la demande au pays d’origine, pourvu que l’ensemble des pièces de la demande révèle d’une façon précise lesdits éléments ; Considérant que la comparaison de la description du brevet européen en litige avec le texte de la demande de brevet US N° 631.831 du 18 juillet 1984, auquel la Cour a procédé, fait apparaître une totale identité entre les inventions décrites, à l’exception, comme le reconnaît la société CATALINA, du dépôt sous forme de microfiche d’un logiciel auquel fait référence le brevet américain ; que les différences relevées par la société INFOMIL dans le libellé des revendications sont sans incidence dans l’appréciation du droit de priorité, tel que prévu à l’article 4 H sus-visé ; Que la société CATALINA a donc valablement revendiqué la priorité du brevet américain 631 831 du 18 juillet 1984, date qui sera prise en considération pour apprécier

la validité du brevet européen en litige ; Considérant, d’autre part, que pour affecter la nouveauté d’un brevet, l’antériorité doit être certaine dans sa date, son contenu et divulguer les éléments constitutifs de l’invention, selon la même structure, le même agencement en vue de parvenir au même résultat ; qu’elle ne doit pas être interprétée ; Considérant que dans une déclaration datée du 18 décembre 2002, produite dans le cadre de la procédure de délivrance du brevet américain CATALINA N° 5 612 868, les quatre inventeurs M. M. OFF, SCROGGIE, MINDRUM et O’BRIEN attestent que l’invention conçue en 1983 a été mise en pratique pour une démonstration privée auprès du personnel du supermarché WEGMANS à Rochester qui a eu lieu le 12 mars 1984 ; Que dans une attestation établie le 25 février 2003, Richard S déclare être l’auteur d’un article paru dans le numéro de juillet 1984 de la revue « Supermarket Business » intitulé « Couponing : News Issues and New Opportunities » qui contenait une description du test de lecture de bons effectués par la société Catalina marketing dans les supermarchés WEGMAN à Rochester et précise que cette société a testé un système dénommé « Coupon Solutions », à savoir une méthode d’impression optique automatique de bons de remise en caisse, basée sur la lecture optique des codes barres de certains produits ciblés lors de l’achat ; qu’il ajoute avoir remis son article en juin 1984 ; que cependant la publication, dans laquelle est paru cet article, est dépourvue de date certaine de sorte qu’il n’est pas démontré qu’elle ait été accessible au public avant le 18 juillet 1984 ; Que Andrew E atteste, dans une déclaration écrite datée du 24 avril 2003, avoir participé au développement du projet Coupons Solutions, testé dans les magasins WEGMANS en 1984, qu’il définit comme un système d’impression automatique de bons remboursables en caisse basé sur la lecture optique des codes barres universels de certains produits ciblés, lors de l’achat ; Mais considérant qu’en l’absence de description précise du matériel utilisé, ni ces attestations, ni l’article paru dans la revue « Supermarket News » du 24 juin 1985, qui font référence aux tests effectués par la société CATALINA, ne suffisent à établir que l’invention, objet du brevet européen, a été rendue accessible au public à cette date, dans l’ensemble de ses éléments constitutifs, notamment dans la même structure et selon le même fonctionnement en vue de parvenir au même résultat ; qu’en outre, la société CATALINA fait valoir à juste titre qu’il n’est pas établi, que le jour de cette démonstration, le public a pu avoir accès à la distribution de bons de réduction selon les modalités définies au brevet européen et en tout état de cause, que les moyens utilisés pour réaliser l’impression des bons de réduction ont été divulgués ; Que le dépôt et l’exploitation des marques américaines « CHECKOUT COUPON » dès le mois d’octobre 1983 sont sans incidence sur la divulgation de l’invention ; Qu’il s’ensuit que le grief de défaut de nouveauté n’est pas fondé ; III – Sur l’activité inventive 1) Sur les revendications 1 et 12 Considérant que pour contester l’activité inventive de ces deux revendications, la société INFOMIL invoque le brevet KASLOW et les articles de presse de Joël E, S, KAPLAN et ZWIEBACH, faisant valoir qu’il était évident pour l’homme du métier d’utiliser le système IBM pour imprimer automatiquement des bons de réduction en fonction de

l’achat de certains produits ; Considérant que dans l’article publié dans la revue « Supermarket News » du 23 avril 1984 ayant pour titre « Les ordinateurs devraient transformer les supermarchés du futur », Joël E écrit en ces termes : « Avec l’apparition des achats électroniques ces dernières années, les fabricants et détaillants ont commencé à distribuer des coupons automatiques aux caisses. Cette tendance devrait croître, quels que soient les autres développements sur les autres fronts électroniques . A l’avenir, des équipements fixés à la caisse enregistreuse pourront analyser les produits achetés et décider d’émettre un coupon pour un produit connexe.Dans un tel scénario, une ménagère achetant un sac de charbon de bois pourrait recevoir un coupon pour une bouteille d’allume-barbecue . Les clients achetant des boissons pourraient recevoir un coupon pour une autre marque, à valoir sur leur prochain achat dans le magasin »; Considérant que E ne mentionne aucune configuration électronique spécifique permettant de réaliser le dispositif dont il fait état dans cet article ; Considérant que cette configuration n’est.pas davantage décrite dans l’attestation établie le 25 février 2003 par Richard S précédemment examinée ; Considérant que l’article de M. M. KAPLAN et ZWIEBACH, paru dans la revue « Supermarket News » du 24 juin 1985, fait état des tests réalisés par les supermarchés WEGMANS de Rochester sur la numérisation des bons d’achat qu’il relate en ces termes : « George OFF, Président de CATALINA, explique que lorsqu’un client achète un article, le système détermine s’il s’agit d’un article qui déclenche un bon d’achat ou non .Si oui, une imprimante reliée à un scanner imprime un bon d’achat qui peut être utilisé lors d’un prochain achat, soit pour le même article, soit pour un article lié, soit pour un article concurrent » ; Qu’il ne donne aucune indication ni sur les moyens d’identification du produit déclenchant l’impression d’un bon de réduction, ni sur les moyens permettant d’associer ce produit à une opération « bon » ; Considérant que le brevet américain KASLOW N° 3 959 624, délivré le 25 mai 1976, porte sur des coupons remboursables conçus pour être traités automatiquement par un système universel de traitement de codes de supermarchés ; que l’invention décrite a trait exclusivement à la lecture optique par la caisse du bon de réduction déjà émis afin de le. déduire du prix à payer ; Que ce brevet ne prévoit aucun moyen relatif à la détection d’un produit déclenchant l’opération « bon » ; Considérant que si l’article de M. ELSON suggérait à l’homme du métier d’émettre des bons de réduction en relation avec les produits achetés par le client, à partir de l’analyse de ces produits, ni cette publication, ni les compte-rendus de M. M: KAPLAN et ZWIEBACH, ni le dispositif décrit au brevet KASLOW ne lui enseignaient la structure des équipements adaptés à la caisse enregistreuse, l’agencement des moyens d’identification du produit déclenchant et d’association de ce produit à un bon de réduction ainsi que le mode opératoire à suivre ; que cette configuration spécifique de l’appareil ne découle donc pas de manière évidente de l’état de la technique et témoigne d’une activité inventive ; Qu’il s’ensuit que les revendications 1 et 12 sont valables ;

2) Sur les revendications 2 à 11 Considérant que ces revendications étant dépendantes de la revendication 1, à laquelle elles ajoutent, participent de l’activité inventive de cette dernière, et sont donc également valables ; 3) Sur les revendications 13 à 21 Considérant que la revendication 13 porte sur une méthode telle qu’exposée à la revendication 12 dans laquelle : l’étape d’identifier le produit déclenchant comprend retrouver une zone déclenchante dans chaque enregistrement du fichier d’enregistrement d’article ; Considérant que la société INFOMIL soulève la nullité de cette revendication pour défaut d’activité inventive faisant valoir que cette caractéristique était connue par le brevet SHARP et évidente au vu de l’article SHULMAN; Considérant que le brevet japonais SHARP CORP, N° 58-155475 ,délivré le 16 septembre 1983, concerne une caisse enregistreuse électronique, dotée d’un système permettant le traitement des informations selon le mode d’achat, notamment s’agissant d’articles en promotion d’imprimer la remise sur un ticket de caisse ; que pour ce faire, le caissier doit vérifier en appuyant sur une touche spécifique que le produit saisi fait l’objet ou non d’une offre spéciale ; Considérant que, comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges, cette invention suppose l’intervention aléatoire d’un opérateur pour vérifier si l’article saisi fait l’objet d’une offre ; Que l’article de SHULMAN a été précédemment écarté des débats ; Considérant que le brevet SHARP ne conduisait donc pas l’homme du métier, au va de ses seules connaissances techniques, sans faire preuve d’activité inventive, à l’identification du produit déclenchant l’impression d’un bon, sans l’aide d’un opérateur ; Que cette revendication est donc valable ; Considérant que les revendications 14 à 21, qui se trouvent dans la dépendance de la revendication 13, ne seront pas davantage annulées ; Qu’il s’ensuit que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté la société INFOMIL de son action en nullité du brevet européen CATALINA N° 0 173 835 ; Considérant que les dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile doivent bénéficier à la société CATALINA, la somme complémentaire de 15.000 euros devant lui être allouée à ce titre ; Que la solution du litige commande de rejeter la demande formée sur ce même fondement par la société INFOMIL ; PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Y ajoutant, Condamne la société INFOMIL à verser à la société CATALINA MARKETING Corporation la somme complémentaire de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Rejette le surplus des demandes ; Condamne la société INFOMIL aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.