COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 20 MARS 2015

Pôle 5 – Chambre 2

(n°41, 8 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 14/19787

Décision déférée à la Cour : décision du 28 août 2013 – Institut National de la Propriété Industrielle -RG n°OPP 13-3879/MLE

DECLARANTE AU RECOURS S.A.R.L. BRAND 30, société de droit luxembourgeois, venant aux droits de la société SOLUTIONS 30, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé […] L-1621 LUXEMBOURG Ayant élu domicile C/O SELARL LEXAVOUE PARIS VERSAILLES M^e Matthieu BOCCON-GIBOD Avocat à la Cour […] 75007 PARIS Représentée par M^e Matthieu BOCCON-GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque C 2477 Assistée de M^e Betty H plaidant pour le Cabinet AKLEA, avocat au barreau de LYON, toque 2103 et substituant M^e Bénédicte DE C, avocat au barreau de LYON

EN PRESENCE DE MONSIEUR L GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (INPI) […] CS 50001 92677 COURBEVOIE CEDEX Représenté par M^me Mathilde JUNAGADE, Chargée de Mission

APPELEE EN CAUSE S.A.S. REXEL DEVELOPPEMENT, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège social situé […] 75017 PARIS Non représentée (convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 3 novembre 2014)

COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 29 janvier 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : M^me Marie-Christine AIMAR, Présidente

M^me Sylvie NEROT, Conseillère M^me Véronique RENARD, Conseillère qui en ont délibéré

Greffière lors des débats : M^me Carole T Le dossier a préalablement été transmis au Ministère Public, représenté lors des débats par M. Hugues WOIRHAYE, Avocat Général, qui a fait connaître son avis

ARRET:

Réputé contradictoire Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile Signé par M^me Marie-Christine AIMAR, Présidente, et par M^me Carole T, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.

Vu la décision rendue le 28 août 2014 par le Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (ci-après : INPI) qui a rejeté l’opposition formée le 28 août 2013 par la société Solution 30, titulaire de la marque communautaire semi-figurative en couleur « Energy 30 » n° 11 563 244 déposée le 11 février 2013 pour désigner, notamment, en classes 9, 37, 39, 40 et 42, les produits et services suivants :

« Appareils de traitement de données () ; Services de maintenance, d’installation, d’entretien, de dépannage, de réparation de matériels électriques et technologiques (notamment les réseaux de télécommunication), de réseaux d’électricité, d’installations électriques, et de production d’énergie () ; Transport, distribution et fourniture d’énergie notamment eau, électricité, gaz () ; Production d’énergie et de production d’électricité, de gaz, de chauffage, de vapeur et d’eau () ; Etudes de projets techniques dans le domaine de l’énergie solaire, photovoltaïque et thermique (…) » [la cour renvoyant expressément à la décision déférée reprenant in extenso les produits et services concernés]

à la demande d’enregistrement de la marque française alphanumérique « Rexel Energy 3.0 », n° 13 4 010 413, présentée le 07 juin 2013 par la société Rexel Développement, pour désigner en classes 35, 36, 37, 41, 42, 44 et 45 les produits et services suivants :

« Services de vente en gros et en détail, y compris par le biais de réseaux de télécommunications et/ou informatiques d’appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la connexion, la transformation, l’accumulation, le réglage, la mesure, le contrôle ou la commande du courant électrique, y compris les câbles et les conduites électriques, d’appareils et de produits pour l’éclairage, le chauffage, la climatisation, le refroidissement de l’air et d’appareils électroménagers

() ; affaires financières, conseils et consultations en matière financière () ; Installation, entretien et réparation d’appareils et d’installations électriques () ; Edition et/ou publication, y compris sur les réseaux mondiaux de télécommunication (de type internet), à savoir de textes, illustrations, livres, revues, journaux, périodiques, magazines, catalogues et de tous supports d’informations (') ; Conseil, consultation et recherche techniques dans le domaine du matériel et des installations pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage, la mesure, le contrôle ou la commande du courant électrique () ; Conseil, consultation et information techniques en matière de conception de bâtiments (') ; Conseil, consultation et information en matière de santé (') ; Conseil, consultation et information en matière de sécurité (') ; Travaux d’ingénieurs à savoir : filtrage et cryptage, gestion électronique de documents, publication multiple, édition et hébergement de campagnes d’email marketing ; Services juridiques (') » [la cour renvoyant expressément à la décision déférée reprenant in extenso les produits et services concernés],

Vu le recours contre cette décision formé le 30 septembre 2014 par la société à responsabilité limitée Brand 30, inscrite au RCS de Luxembourg, venant aux droits de la société Solution 30, également inscrite au RCS de Luxembourg où toutes deux ont leur siège social, son mémoire (qualifié de « conclusions d’appel ») reçu le 30 octobre 2014 complété par « conclusions d’appel récapitulatives » visées par le greffe le 28 janvier 2015,

Vu les observations de l’INPI reçues 15 décembre 2014,

Vu la convocation à l’audience de la société Rexel Développement SAS par pli recommandé dont l’accusé de réception a été retourné, dûment signé, au greffe,

Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,

SUR CE,

Considérant qu’au soutien de son recours, la société requérante fait d’abord valoir que ne saurait prospérer le moyen d’irrecevabilité de son recours que lui oppose l’INPI, ceci en raison de la localisation de son siège social ;

Que, sur le fond, elle ne conteste pas la décision retenant l’identité ou la similarité des produits et services opposés tels que retenues, sauf pour ce qui est d’une partie des services visés en classes 35, 37 et 42, selon elle « identiques et similaires », mais se prévaut d’une appréciation erronée du risque de confusion entre les signes, compris comme le risque de perception d’une déclinaison, d’une variante, de la marque première par le signe second, compte tenu de leurs similitudes tant visuelles que phonétiques et conceptuelles ;

Qu’à cet égard, précise-t-elle, l’élément figuratif de la marque antérieure n’affecte pas le fait qu’en dépit de la présence du terme « Rexel » dans la marque antérieure, la séquence « Energy 30 » et « Energy 3.0 » est reprise dans les deux signes, qu’elle constitue l’élément dominant de la marque antérieure et occupe au sein du signe objet de la demande de marque une position distinctive autonome ; qu’il existe donc une véritable similitude visuelle qui se retrouve au plan phonétique, le terme d’attaque « Rexel » n’étant pas, à son sens, susceptible de détourner l’attention du consommateur qui sera focalisée sur cet élément commun du fait de sa position distinctive autonome au sein du signe contesté ; qu’il existe enfin une analogie entre les signes générant une association d’idées, la reprise du terme « Energy » (renvoyant à la force et à la vigueur), dans la même langue anglaise, exerçant un pouvoir attractif renforcé par la présence dans le même ordre des deux chiffres, expose-t-elle, et l’adjonction du terme « Rexel » n’apportant pas de signification précise au début de ce signe ;

Sur la recevabilité du recours

Considérant qu’il est vrai que l’article R 411-20 du code de la propriété intellectuelle enferme le délai de recours de la décision querellée dans un délai d’un mois et qu’en l’espèce, le recours contre cette décision notifiée le 29 août 2014 aurait dû être formé, en application de ce texte, au plus tard le lundi 29 septembre 2014 alors qu’il n’a été reçu au greffe que le 30 septembre 2014 ;

Mais considérant que tant la société Solutions 30 que la société Brand 30 à qui la marque a été cédée ont leur siège social à Luxembourg et que par application du deuxième alinéa de l’article R 411-20 précité, lequel renvoie aux dispositions de l’article 643 du code de procédure civile, le délai de recours ordinaire est prorogé de deux mois au bénéfice des sociétés dont le siège social est situé hors du territoire national ;

Que le recours est, par conséquent, recevable ;

Sur la comparaison des produits Considérant que l’opposante ne conteste pas l’appréciation du directeur de l’INPI relative à l’identité ou la similarité des produits ou services visés à l’enregistrement des marques en litige, sauf sur trois points de son raisonnement l’ayant conduit à ne pas retenir une identité ou une similarité entre les produits et services opposés, à savoir :

Sur les « appareils et Instruments pour la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage, la mesure, le contrôle ou la

commande du courant électrique, appareils et instruments pour la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage, la mesure, le contrôle ou la commande du gaz, appareils et instruments pour la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage, la mesure, le contrôle ou la commande de l’eau ; compteurs de gaz, de l’électricité, de l’eau, notamment compteurs communicants (en classe 9 dans la marque antérieure) et les « services de vente en gros et au détail, y compris par le biais de réseaux de télécommunications et/ou informatiques, d’appareils et de produits pour l’éclairage, le chauffage, la climatisation, le refroidissement de l’air et d’appareils électroménagers » (en classe 35 dans la demande de marque)

Considérant que la requérante soutient que les produits de la marque antérieure appartiennent à la catégorie générale des « appareils et produits pour l’éclairage, le chauffage, la climatisation, le refroidissement de l’air », qu’ils font donc partie des produits objets des services de vente ci-avant désignés dans la demande de marque et que peut être retenu un lien étroit et obligatoire entraînant une « certaine complémentarité », une vente ne pouvant être réalisée sans l’existence d’une chose vendue ;

Mais considérant qu’étant relevé que ces produits de la classe 9 n’étaient pas invoqués dans l’opposition à enregistrement reçue par l’INPI le 28 août 2013 (pièce 3 de l’Institut) puisque n’étaient alors précisément opposés que les services désignés en classes 37 et 42, il convient de considérer, en toute hypothèse, qu’aucune relation obligatoire et exclusive susceptible de générer un risque de confusion ne peut être retenue entre les services de vente de la demande de marque précités qui portent sur des produits destinés au confort domestique et les appareils dispensateurs, régleurs ou servant à la comptabilisation des fluides relevant d’un domaine d’activité distinct ;

Qu’il n’y a donc pas lieu d’accueillir cette demande sur des produits et services qui ne sont au demeurant pas similaires ;

Sur les services «de maintenance, d’installation, d’entretien, de dépannage, de réparation de matériels électriques et technologiques (notamment les réseaux par télécommunication) de réseaux d’électricité, d’installations électriques et de production d’énergie » (en classe 37 dans la marque antérieure) et les services d'« entretien et réparation de bâtiments, d’appareils de dépoussiérage, d’équipement de bureau, de plomberie » (en classe 37 dans la demande de marque)

Considérant que la requérante soutient que, contrairement à l’appréciation du directeur de l’INPI, il existe bien un lien de similarité entre ces services dans la mesure où la maintenance et la réparation de bâtiment impliquent généralement celles de ses différentes composantes, par exemple des réseaux d’eau et d’électricité afin de maintenir ces derniers en conformité aux normes en vigueur ; que les services couverts par la marque antérieure sont une composante des

prestations plus générales visées par la demande de marque et que les services opposés ont même nature, même objet et même destination ;

Mais considérant que les prestations offertes par des professionnels en charge d’assurer la bonne tenue d’un bâtiment ne peuvent être considérées comme ayant même nature, même objet et même destination que celles qui sont destinées à assurer la maintenance des installations servant à la circulation de l’énergie, quand bien même cette prestation aurait lieu au sein d’un bâtiment (élément non visé dans la demande d’enregistrement de la marque antérieure), dès lors que, pour ce faire, sont requis des professionnels issus de secteurs par nature différents et dotés de compétences spécifiques ;

Qu’aucune similarité, voire complémentarité, ne peut être retenue entre lesdits services ;

Sur les services d'« études de projets techniques, pour l’installation d’appareils et d’installations de mise à disposition et/ou de production et/ou de distribution d’énergie, à savoir : d’électricité, de gaz, de chauffage et d’eau ; conseils techniques et expertises en matière de climatisation, de chauffage et d’éclairage ; Installation et maintenance de systèmes intelligents pour les bâtiments et maisons individuelles ; installation, programmation et entretien d’installations domotiques ainsi que d’automates programmables et d’installations de gestion technique de bâtiments et maisons individuelles» (en classes 37 et 42 dans la marque antérieure) et les services de « recherche dans le domaine de la sécurité et de la surveillance à distance des personnes et des biens, des installations industrielles ou des activités de services et des domiciles privés ; études de projets techniques dans l’évaluation des besoins (diagnostic technique) en matière de matériel et d’installations électriques, y compris les câbles, en matière de sécurité et de surveillance» (en classe 42 dans la demande de marque)

Considérant que sur ce dernier point de sa contestation à ce titre, la requérante tire argument de la formulation large des « systèmes intelligents pour les maisons individuelles et bâtiments » dire qu’elle inclut nécessairement les appareils de surveillance et de sécurité et que ces services ont le même objet ; qu’il s’agit en outre, ajoute-t-elle, de prestations complémentaires, les sociétés spécialisées dans ce genre de dispositif investissant généralement dans la recherche afin de perfectionner leurs produits si bien que le public sera amené à penser que les services opposés sont proposés par une même entreprise ; que ce sont enfin des prestations de même nature pouvant être proposées par les mêmes professionnels ;

Mais considérant que les services couverts par la marque antérieure ont pour objet d’optimiser, par une meilleure maîtrise de l’énergie, le confort des bâtiments ou maisons individuelles, au besoin grâce à des

systèmes intelligents, et qu’ils n’ont pas pour finalité d’assurer leur sécurité et leur surveillance à distance pas plus que celles des personnes et des biens ;

Que quand bien même une entreprise aurait adopté une stratégie de diversification (ce que la requérante n’illustre d’ailleurs par aucun exemple concret dans les domaines considérés), rien ne permet d’affirmer, d’une manière générale et en l’absence de lien étroit et obligatoire, que le consommateur moyen se méprendrait sur l’origine des services en conflit en pensant que les études et/ou réalisations destinées à améliorer son bien-être grâce à une meilleure gestion de son environnement domestique et les études par ailleurs réalisées afin d’assurer la sécurité de sa personne et de ses biens proviennent de la même entreprise ;

Qu’il s’agit de services faisant appel à des compétences techniques différentes qui n’ont ni le même objet, ni la même destination si bien que la requérante échoue à démontrer qu’une similarité peut être retenue entre lesdits services ;

Qu’il s’évince de tout ce qui précède que la société Brand 30 n’est pas fondée à contester la décision querellée en ce qu’elle porte sur la comparaison des produits et services ;

Sur la comparaison des signes

Considérant que la marque antérieure porte sur le signe complexe composé d’un élément géométrique en forme de rectangle aux angles arrondis (telle une gélule) avec une partie ombrée à sa base, en couleur (vert patone DS 290-1C, noir, blanc, gris) dans lequel est inscrit, dans sa moitié gauche et sur fond blanc, le terme « Energy » en lettres majuscules noires et, dans sa partie droite et sur fond coloré, le nombre 30 entouré d’un cercle denté, tous deux de couleur blanche ;

Que la demande d’enregistrement litigieuse porte sur le signe verbal alphanumérique « Rexel Energy 3.0 » calligraphié sur une seule ligne en lettres minuscules noires, hormis les initiales des deux termes, en majuscules ;

Considérant que le signe critiqué ne constituant pas la reproduction à l’identique de la marque première qui lui est opposée, il convient de rechercher s’il n’existe pas entre les deux signes un risque de confusion (lequel comprend le risque d’association) qui doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ;

Qu’en outre, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement ;

Que, visuellement, les deux signes ont certes, en commun, le terme « Energy » et les chiffres « 3 » et « 0 » dans le même ordre ;

Que, toutefois, la requérante ne peut être suivie lorsqu’elle affirme (§ III.1 de ses écritures) que « dans le cas où la comparaison des deux signes concerne un signe semi-figuratif, il est de jurisprudence constante que l’élément dominant de ce dernier est l’élément verbal » ;

Que la jurisprudence communautaire enseigne, tout au contraire, que l’appréciation de la similitude visuelle des signes en cause sur la base de l’impression d’ensemble produite par ceux-ci ne permet pas de se contenter d’affirmer que l’élément verbal n’est pas négligeable et que l’élément figuratif n’est pas dominant ; qu’en outre, ayant constaté que l’élément figuratif, s’il n’est pas dominant, présente une intensité qui est loin d’être négligeable par rapport à celle présentée par l’élément verbal, un tribunal ne peut faire reposer son appréciation « sur la présomption selon laquelle, lorsqu’une marque complexe est composée à la fois d’un élément verbal et d’un élément figuratif, et que ce dernier est d’une intensité égale ou inférieure au premier, l’appréciation de la similitude visuelle des signes en cause peut être établie sur la seule base de la similitude des éléments verbaux, de sorte qu’à intensité égale, ce sont uniquement ces derniers qui déterminent la similitude des signes » (CJCE, 20 septembre 2007, Nestlé, points 44 et suivants) ;

Que, par ailleurs, « la désignation d’une couleur au moyen d’un code d’identification internationalement reconnu peut être considérée comme une représentation graphique. De tels codes sont réputés être précis et stables » (CJCE, 06 mai 2003, Libertel, point 37) ;

Qu’il en résulte, en l’espèce, que l’élément figuratif de la marque première, par sa forme particulière englobant les éléments verbaux et chiffrés et par sa couleur vive spécifique ne peuvent être négligés, de même que doit être pris en considération, au rang des éléments visuels tendant à différencier ces signes perçus par le consommateur comme un tout, la présence en attaque de la dénomination de l’entreprise, « Rexel », parfaitement arbitraire, la séquence « Energie 30 » (au demeurant modifiée en « Energie 3.0 » dans la marque seconde) ne conservant pas une position distinctive autonome dans le signe contesté mais apparaissant accessoire, voire évocatrice du domaine d’application des services désignés par la marque seconde, comme justement énoncé dans la décision ;

Que, phonétiquement, la présence en attaque du terme « Rexel », la différence de rythme et de sonorité entre les signes opposés, ajouté au fait que rien ne permet d’affirmer que le consommateur prononcera le terme « 3 (point) 0 » comme s’il s’agissait du nombre « 30 » et la circonstance que, contrairement à ce qu’affirme la requérante, la séquence « Energy 30 » ne conserve pas dans le signe contesté une position distinctive autonome ne permet pas de conclure à « un degré très élevé de similitude », ainsi que prétendu par cette dernière ;

Que, conceptuellement, l’association d’idées entre les deux signes tenant à une même référence à l’énergie, dans la même langue anglaise et à une même perception des éléments numériques « 30 » et « 3.0 », n’est, elle aussi, que prétendue dans la mesure où la séquence « Energy 3.0 » n’ a pas un caractère dominant dans le signe second mais s’y fond en évoquant les services en cause, comme il a été dit, et qu’il ne peut être considéré que ce consommateur d’attention moyenne percevra le signe second comme une déclinaison du signe premier ;

Qu’il résulte de l’analyse globale ainsi menée qu’en dépit de l’identité ou de la similarité de certains produits et services couverts par les marques opposées, le consommateur ne pourra se méprendre sur l’origine respective des produits ou des services en cause, tant sont distincts la construction, la prononciation et la perception des signes opposés ; qu’il ne sera pas conduit à penser qu’ils proviennent d’une même entreprise ou d’entreprises liées économiquement ;

Que doit, par conséquent, être rejeté le recours formé à l’encontre de la décision rendue par le Directeur de l’INPI ;

PAR CES MOTIFS

Déclare la société à responsabilité limitée Brand 30, venant aux droits de la société Solutions 30, recevable en son recours ;

Rejette le recours formé par la société à responsabilité limitée Brand 30, venant aux droits de la société Solutions 30, à l’encontre de la décision rendue le 28 août 2013 par le Directeur Général de l’Institut national de la propriété industrielle ;

Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe et par lettre recommandée avec accusé de réception à la société à responsabilité limitée Brand 30, à la société par actions simplifiée Rexel Développement et au Directeur Général de l’Institut national de la propriété industrielle.