COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 2

ARRET DU 21 DÉCEMBRE 2018 (n°183, 8 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 17/06665 – n° Portalis 35L7-V- B7B-B24NT sur renvoi après cassation, par arrêt de la chambre commerciale, financière, et économique de la Cour de Cassation rendu le 24 mai 2016 (pourvoi n° G 14-19.935), d’un arrêt du pôle 5 chambre 1 de la Cour d’appel de PARIS rendu le 12 mars 2014 (RG n°12/09303) sur appel d’un jugement de la 3e chambre 3e section du Tribunal de grande instance de PARIS rendu le 17 décembre 2008 (RG n°05/16813) DEMANDERESSES A LA SAISINE Société A&F TRADEMARK INC, société de droit américain, agissant en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé 6301 Fitch Path New Albany OH 43054 ETATS-UNIS D’AMERIQUE Société ABERCROMBIE & FITCH EUROPE SAGL, société de droit suisse, agissant en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé Via Morée 6850 MENDRISIO SUISSE Représentées par M^e Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque L 018 Assistées de M^e Raphaëlle DEQUIRE-PORTIER plaidant pour l’AARPI GIDE – LOYRETTE -NOUEL, avocat au barreau de PARIS, toque T 03 DEFENDERESSE A LA SAISINE S.E.L.A.R.L. MONTRAVERS – YANG TING, représentée par M^e Marie-Hélène MONTRAVERS, agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société BSD 265 11, boulevard de Sébastopol 75003 PARIS Assignée à personne habilitée et n’ayant pas constitué avocat

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COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 24 octobre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de : M^me Véronique RENARD, Conseillère, Faisant Fonction de Présidente, en remplacement de M^me Anne-Marie GABER, Présidente, empêchée M^me Laurence LEHMANN, Conseillère Monsieur Thierry PERROT, Conseiller, désigné pour compléter la Cour qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile. Greffière lors des débats : M^me Carole T ARRET: Réputé contradictoire Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile Signé par M^me Véronique RENARD, Conseillère, Faisant Fonction de Présidente, en remplacement de M^me Anne-Marie GABER, Présidente, empêchée, et par M^me Carole T, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire. Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 17 décembre 2008 par le tribunal de grande instance de Paris (3e chambre 3e section), Vu l’arrêt partiellement infirmatif rendu le 17 septembre 2010 par cette cour (Pôle 5 chambre 2), Vu l’arrêt rendu le 20 mars 2012 par la chambre commerciale et économique de la Cour de cassation, cassant partiellement ledit arrêt et renvoyant la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris autrement composée, Vu l’arrêt rendu le 12 mars 2014 par cette cour (pôle 5 chambre 1), Vu l’arrêt rendu le 24 mai 2016 par la chambre commerciale et économique de la Cour de cassation, Vu la saisine de la cour de renvoi du 17 mars 2017, Vu l’ordonnance rendue le 1er juin 2017 par le conseiller de la mise en état et constatant l’interruption de l’instance, Vu l’ordonnance rendue le 31 août 2017 par le président du tribunal de commerce de Paris, et désignant la Selarl Montravers Yang Ting prise en la personne de maître Montravers en qualité de mandataire de justice chargé de représenter dans la procédure la société BSD 265 dont les opérations de liquidation judiciaire ont été clôturées pour insuffisance d’actifs, Vu l’assignation de maître Marie-Hélène Montravers es-qualités de mandataire de justice chargé de représenter la société BSD 265 délivrée le 10 novembre 2017 à domicile à Madame Anne B, assistante, qui s’est déclarée habilitée à recevoir l’acte, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Vu l’ordonnance de clôture du 13 septembre 2018, SUR CE, Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, aux décisions précitées entreprises et à l’assignation du 10 novembre 2017. Il sera simplement rappelé que la société de droit américain A&F Trademark Inc a pour activité la création et la commercialisation de vêtements et est titulaire des marques suivantes :

- marque française ABERCROMBIE & FITCH enregistrée le 31 janvier 1989 sous le numéro 1 511 852 en classes 8, 16, 18, 21, 25 et 28,
- marque communautaire ABERCROMBIE & FITCH enregistrée le 13 août 1996 sous le numéro 000 325 258 en classes 3, 25 et 42,
- marque française ABERCROMBIE & FITCH enregistrée le 04 janvier 1999 sous le numéro 99 767 270 en classes 3, 18 et 25,
- marque française ABERCROMBIE enregistrée le 18 février 2000 sous le numéro 00 3 008 578 en classes 3 et 25,
- marque française A&F enregistrée le 18 février 2000 sous le numéro 00 3 008 576 en classes 3 et 25,
- marque communautaire ABERCROMBIE enregistrée le 13 juillet 2001 sous le numéro 002 315 083 en classes 3, 25 et 42. Apprenant que la société Olympique Sport Shefah, exerçant sous l’enseigne Direct Sentier, organisait des ventes privées au cours desquelles étaient proposés des vêtements reproduisant ces marques, la société A&F Trademark Inc, après y avoir été autorisée, a fait pratiquer le 2 novembre 2005 puis les 26 janvier 2006, des saisies- contrefaçon avant de faire assigner le 15 novembre 2005 cette société en contrefaçon de marques devant le tribunal de grande instance de Paris. La société Olympique Sport Shefah, devenue la Sarl BSD 265, a, le 21 septembre 2006, appelé en intervention forcée et en garantie son fournisseur, la société belge VIP Fashion BSD. La société BSD 265 a été placée sous redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 3 juillet 2007. Par jugement du 17 décembre 2008 (RG 05/16813), le tribunal a, en substance :

- constaté que la marque communautaire 'ABERCROMBIE & FITCH’ n° 325258 n’a pas été renouvelée, qu’elle n’existe plus et que les demandes sur son fondement sont sans objet,
- constaté que la société A&F Trademark Inc. ne démontre pas avoir fait un usage sérieux des marques françaises et communautaires suivantes :

- ABERCROMBIE & FITCH n° 1511852,
- ABERCOMBIE & FITCH’ n° 9-767270,
- ABERCOMBIE’ n° 3008578,
- A&F n° 3008576,
- ABERCROMBIE & FITCH n° 325258 et ABERCROMBIE n° 2315083, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

— prononcé la déchéance des marques françaises et communautaire suivantes :

- ABERCROMBIE & FITCH’ n° 1511852 à compter du 28 décembre 1996 en classes 8, 16, 18, 21, 25 et 28,
- ABERCROMBIE & FITCH’ n° 99-767270 à compter du 4 janvier 2005 en classes 3, 18 et 25,
- ABERCROMBIE’ n° 3008578 à compter du 18 février 2005 en classes 3 et 25,
- A&F’ n°3005876 à compter du 18 février 2005 en classes 3 et 25,
- ABERCROMBIE’ n° 2315083 en classes 3, 25 et 42,
- dit qu’en commercialisant de novembre 2005 à janvier 2006 des vêtements reproduisant la marque communautaire ABERCROMBIE n° 2315083, sans l’autorisation de la société A&F Trademark Inc, la société BSD 256 a commis des actes de contrefaçon,
- fixé la créance de la société A&F Trademark Inc. au passif de la société BSD 256 à 12.000 euros,
- rejeté le surplus des demandes. Par arrêt du 17 septembre 2010 (RG 09/10031), cette cour (Pôle 5 – chambre 2) a essentiellement :

- confirmé le jugement du 17 décembre 2008 sauf sur la date d’effet et la portée des déchéances prononcées, le montant des dommages et intérêts et de l’indemnité de procédure alloués, en ce qu’il a jugé que la marque communautaire ABERCROMBIE & FITCH n°325258 n’existait plus, déclaré sans objet les demandes formées sur le fondement de cette marque, rejeté la demande de publication, et sauf à fixer la créance de la société A&F Trademark Inc. au titre des dépens de première instance au passif du plan de redressement de la société BSD 265,
- prononcé la déchéance des droits de la société A&F Trademark Inc. sur les marques françaises et communautaires suivantes, en ce qu’elles désignent les vêtements en classe 25 :

- ABERCROMBIE & FITCH n° 1511852 à compter du 13 juillet 1994,
- ABERCROMBIE & FITCH n° 99-767270 à compter du 18 juin 2004,
- ABERCROMBIE n° 3008578 à compter du 21 juillet 2005,
- A&F n° 3005876 à compter 21 juillet 2005,
- ABERCROMBIE & FITCH n° 325258 à compter du 28 novembre 2006,
- ABERCROMBIE n° 2315083 à compter du 02 octobre 2008,
- dit qu’en commercialisant de novembre 2005 à janvier 2006 des vêtements reproduisant la marque communautaire ABERCROMBIE & FITCH n° 325258, sans l’autorisation de la société A&F Trademark Inc., la SARL BSD 265 a commis des actes de contrefaçon au sens de l’article 9 § 1 a) du règlement CE n° 40/94 du 20 décembre 2003 au préjudice de cette société,
- fixé à 7.000 euros la créance de la société A&F Trademark Inc. au passif du plan de redressement de la société BSD 265 au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon par reproduction des marques Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

communautaires ABERCROMBIE & FITCH n°325258 et ABERCROMBIE n°2315083 de novembre 2005 à janvier 2006, La SA Abercrombie & Fitch Europe est intervenue volontairement à l’instance en sa qualité de cessionnaire, selon inscription au Registre National des Marques du 14 octobre 2010, des marques françaises et communautaires en litige. Sur pourvoi des sociétés A&F Trademark Inc. et Abercrombie & Fitch Europe, la Cour de cassation a, le 20 mars 2012, partiellement cassé cet arrêt en ce qu’il a :

- prononcé la déchéance des droits de la société A&F Trademark Inc. sur les marques françaises ABERCROMBIE & FITCH n° 1511852, ABERCOMBIE & FITCH n°99- 767270, ABERCOMBIE n°3008578, A&F n° 3008576, en ce qu’elles désignent les vêtements en classe 25,
- prononcé la déchéance des droits de la société A&F Trademark Inc. sur les marques communautaires ABERCROMBIE & FITCH n°325258 et ABERCROMBIE n°2315083, pour les mêmes produits,
- débouté la société A&F Trademark Inc. de sa demande en contrefaçon fondée sur les marques françaises ABERCROMBIE & FITCH n° 1511852, ABERCOMBIE & FITCH n° 99-767270, ABERCOMBIE n° 3008578, A&F n° 3008576 et sur la marque A&F au sens de l’article 6 bis de la convention d’union de Paris, et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris autrement composée. Saisie sur renvoi, la cour d’appel de Paris (Pôle 5 – chambre 1) par arrêt du 12 mars 2014 (n°12/09303) a essentiellement :

- confirmé le jugement du 17 décembre 2008 en ce qu’il a prononcé la déchéance des droits la société A&F sur la marque française Abercrombie & Fitch n° 1511852 pour désigner des produits de la classe 25 mais l’a infirmé partiellement sur la date d’effet de cette déchéance, et statuant à nouveau de ce chef, a dit que la déchéance prend effet à compter du 13 juillet 1994,
- infirmé le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la déchéance des marques françaises Abercrombie & Fitch n° 99 767 270, Abercrombie n° 3 008 578, A&F
- n° 3 008 576 et des marques communautaires Abercrombie & Fitch n° 000 325 258 et Abercrombie & Fitch n°002 315 083 pour désigner des produits de la classe 25 et,
- dit qu’en détenant et commercialisant des vêtements reproduisant la marque française ABERCROMBIE & FITCH n°99 767 270, la marque française ABERCROMBIE n° 3 008 578, la marque française A&F n° 3 008 576, la marque communautaire ABERCROMBIE & FITCH n° 000 325 258 et la marque communautaire ABERCROMBIE n°002 315 083, sans l’autorisation de la société A&F Trademark Inc., la société BSD 265 a commis des actes de contrefaçon à l’encontre de cette société,
- fixé la créance de ce chef de la société A&F Trademark Inc. au passif de la liquidation judiciaire de la SARL BSD 265 à la somme de 15.000 euros. Sur pourvoi des sociétés A&F et A&F Europe, la Cour de cassation, a, le 24 mai 2016, partiellement cassé l’arrêt du 12 mars 2014 en ce qu’il a prononcé la déchéance, à compter du 13 juillet 1994, des droits de la société A&F sur la marque Abercrombie & Fitch n°1511852 pour désigner les produits de la classe 25, et renvoyé la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Paris autrement composée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Suite à cet arrêt les sociétés A&F et A&F Europe ont saisi la présente cour de renvoi. Il résulte de l’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle que la déchéance des droits attachés à la marque n’est pas encourue si son usage sérieux a commencé ou repris plus de trois mois avant la demande en déchéance, lors même que cette marque n’avait pas fait l’objet d’un tel usage durant une période ininterrompue de cinq ans. Dans son arrêt du 24 mai 2016, la Cour de cassation reproche à la cour d’appel d’avoir, en violation du texte susvisé, prononcé la déchéance, à compter du 13 juillet 1994, des droits de la société A&F Trademark sur la marque française Abercrombie & Fitch n° 151 1852 pour désigner des produits de la classe 25, aux motifs que la période de cinq ans prévue par l’article précité court à compter du 13 juillet 1989 et qu’il n’était produit aucune justification de son usage sérieux entre ces deux dates, l’ensemble des documents produits ne couvrant que la période postérieure à 2000, alors que la demande en déchéance avait été formée le 13 mars 2007 et que le titulaire de la marque soutenait qu’à partir de 2000, il en avait fait un usage sérieux pour les produits et services considérés. La Cour de cassation a, sur la seule question de la déchéance de la marque française n° 1 511 852 pour les produits de la classe 25 restant en litige, remis la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt du 12 mars 2014, c’est à dire en l’état du jugement du 17 décembre 2008. La marque verbale française ABERCROMBIE & FITCH n°1 511 852 a été déposée le 31 janvier 1989 par la société A&F Trademark Inc., publiée au BOPI le 13 juillet 1989, enregistrée sous le n°1 511 852, régulièrement renouvelée le 26 janvier 2009 et cédée à la SA Abercrombie & Fitch Europe selon inscription au Registre National des Marques du 14 octobre 2010. La société BSD 265 ayant sollicité la déchéance des droits de la société A& F sur cette marque le 13 mars 2007, la période à prendre en considération est celle allant du 13 mars 2002 au 13 mars 2007. Il est constant que la preuve de l’exploitation contestée, qui peut être apportée par tous moyens, incombe aux sociétés appelantes. Pour prononcer la déchéance de ladite marque françaises n° 1511852 à compter du 28 décembre 1996 en classes 8, 16, 18, 21, 25 et 28, les premiers juges ont relevé que la société A& F Trademark Inc. ne peut se contenter, pour établir que des ventes de ses produits revêtus notamment de la marque litigieuse ont été réalisées en France, de fournir des factures portant le nom de consommateurs français, sans que les produits qui sont objets des ventes relatées ne soient identifiables et que leur existence ne soit établie, rien n’établissant, en l’absence de preuve que ces produits étaient porteurs de la marque revendiquée, que celle-ci a bien été utilisée sur le territoire français ou européen, les factures postérieures aux dates de déchéance encourues étant inopérantes et un relevé des ventes numériques réalisées en France de 2000 à 2006, non attesté par un cabinet comptable, ni signé, n’étant pas suffisamment probant. Les appelantes contestent cette appréciation et font valoir que la marque n° 1 511 852 a fait l’objet d’un usage sérieux au cours de la période de référence dès lors qu’il convient, pour apprécier cet usage sérieux, de procéder à une appréciation globale de l’usage entrepris, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce et Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

ainsi d’examiner les pièces produites dans leur interdépendance, c’est-à-dire de les combiner les unes avec les autres. En effet, si l’usage sérieux suppose une exploitation du signe qui correspond à la fonction de la marque qui est de garantir au consommateur concerné l’identité d’un produit en lui permettant de distinguer sans confusion possible ceux qui ont une autre provenance, cet usage doit être apprécié concrètement en tenant compte notamment des caractéristiques des produits en cause et de la structure du marché concerné. En l’espèce, les appelantes versent aux débats :

- un récapitulatif de 5538 pages des commandes de produits Abercrombie & Fitch effectuées par des consommateurs français sur les sites www.abercrombie.com et www.abercrombiekids.com des années 2000 à 2010 (Fullfilment Report n°2) et comportant notamment le nom et l’adresse de l’acheteur, le nom de la collection considérée (Abercrombie ou Abercrombie & Fitch) ainsi que les références des produits achetés (pièce 15-14),
- un tableau certifié par notaire des ventes des collections Abercrombie & Fitch et Abercrombie à partir des sites www.abercrombie.com et www.abercrombiekids.com entre 2000 et 2009 aux consommateurs européens, notamment français (pièce 40),
- 60 'Shipment confirmations’ (confirmations d’achat et d’envoi) de produits Abercrombie & Fitch achetés sur le site www.abercrombie.com par des consommateurs français de 2005 à 2009 présentant le numéro de la commande, la date de la commande, l’adresse de facturation et l’adresse de livraison du consommateur, une photographie miniature, la couleur, la taille, la quantité, le prix du produit acheté (pièce 15-16),
- 21 catalogues Abercrombie & Fitch en copie présentant les collections Abercrombie & Fitch des années 2001 à 2007 disponibles dans les boutiques Abercrombie & Fitch ainsi que sur le site internet www.abercrombie.com, et envoyés notamment à des clients français entre 2002 et 2007(pièces 41 à 60, 15-9, 58 et 95),
- un tableau réalisé par la société Coremetrics listant les articles Abercrombie & Fitch les plus achetés depuis la France sur le site www.abercrombie.com sur les périodes des 15 novembre 2005 au 15 février 2006, 15 novembre 2006 au 15 février 2007 et 15 novembre 2007 au 15 février 2008 comportant le numéro d’item du produit (Pièce 91),
- un procès-verbal de constat d’huissier des 20 et 24 août 2007 portant sur l’achat sur le site internet www.abercrombie.com de 2 t-shirts ABERCROMBIE & FITCH et les 2 scellés correspondants, lequel montre également les produits vendus sur le site www.abercrombie.com à cette date (pièce 92),
- des extraits de la base de données 'Order Inquiry’ relatifs à 8 commandes datées de 2005 et 2007 portant sur des produits A&F, revêtus du signe ABERCROMBIE & FITCH, vendus à des consommateurs français sur le site www.abercrombie.com présentant le nom des produits achetés, leur numéro, la date de la facture, leur prix, le nom et l’adresse de l’acheteur et du destinataire des produits et des 'order Inquiry’ de 2005 et 2007 (pièces 93-1 à 93-8),
- 5 factures datées de 2007 portant sur des produits A&F, revêtus du signe ABERCROMBIE & FITCH, vendus à des consommateurs français sur le site www.abercrombie.com présentant le numéro de la commande, la date de la commande, l’adresse de l’acheteur, l’adresse de livraison le nom des produits achetés, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

leur numéro (item), leur prix, le nom et l’adresse de l’acheteur et du destinataire des produits achetés (pièces 94- 1 à 94-5),
- 10 exemplaires d’étiquettes Abercrombie & Fitch et la charte graphique des étiquettes Abercrombie & Fitch (pièces 20 et 15-3),
- un tableau attestant du nombre de catalogues de la collection "Abercrombie & Fitch" diffusés en Europe, notamment en France entre 2000 et 2007 (pièce 15-9). Il résulte de l’ensemble de ces éléments datés, concordants, pris dans leur globalité, et qui établissent des liens entre les références des produits figurant sur les factures ou les listings de ventes et celles présentes sur les catalogues montrant des vêtements, que la marque française ABERCROMBIE & FITCH n° 1 511 852 a fait l’objet d’un usage sérieux entre le 13 mars 2002 et le 13 mars 2007. En l’état de cet usage sérieux de ladite marque par son titulaire dont il est ainsi justifié, pendant la période considérée pour les produits relevant de la classe 25, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de déchéance telle que formée par la société intimée, et la décision entreprise sera, en conséquence, infirmée de ce chef. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 17 décembre 2008 en ce qu’il a prononcé la déchéance des droits de la société A&F Trademark Inc. sur la marque française ABERCROMBIE & FITCH n° 1 511 852 à compter du 28 décembre 1996 en classe 25. En conséquence, Rejette la demande de déchéance de la marque française ABERCROMBIE & FITCH n° 1 511 852 formée par BSD 265. Condamne la société BSD 265 aux entiers dépens. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI