TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RENNES 3 décembre 2018

2^e Chambre civile N°RG 15/07701 – N ° Portalis DBYC-W-B67-GUV6

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT : Ollivier JOULIN, ASSESSEUR : Mélanie F, Vice-présidente, ASSESSEUR : Sabine M, Vice-présidente

GREFFIER : Christine T lors des débats et lors du prononcé qui a signé la présente décision.

DEBATS À l’audience publique du 01 octobre 2018

JUGEMENT" En premier ressort, contradictoire, prononcé par Monsieur Ollivier JOULIN par sa mise à disposition au Greffe le 03 décembre 2018, date indiquée à l’issue des débats. Jugement rédigé par Madame Sabine M, vice-présidente,

ENTRE :

DEMANDERESSE : Société LA MER TECHNOLOGY INC […] NY 10153 ETATS UNIS représentée par M^e Bertrand ERMENEUX, avocat (postulant) au barreau de RENNES, M^e Marie-Aimée DE D, avocat (plaidant) au barreau de PARIS

ET :

DEFENDERESSE : S.A. LABORATOIRE DE LA MER Avenue du Général Patton ZAC de la Madeleine 35400 SAINT MALO représentée par M^e Benoît GEORGE, avocat (postulant) au barreau de RENNES, M^e Sylvie S, avocat (plaidant) au barreau de PARIS

FAITS ET PRÉTENTIONS La société La Mer Technology Inc. (ci-après nommée LMT) est une société de droit américain sise […]. Filiale du groupe Estée Lauder, LMT développe, fabrique et commercialise des produits de soin et de beauté de luxe sous les marques ombrelles LA MER ou CRÈME DE

LA MER en fonction des pays. Elle détient plusieurs marques composées des termes LA MER, notamment les marques françaises LA MER N° 95 587 730 et CRÈME DE LA MER N° 95 587 729, déposées le 12 septembre 1995 et renouvelées pour la dernière fois le 28 septembre 2005, en classe 3, dont les « cosmétiques ».

La SAS Laboratoire de la Mer (ci-après nommée LDLM) est une société française immatriculée au RCS de Saint-Malo depuis le 13 août 2001. Elle développe, fabrique et commercialise tous produits issus de la mer aux termes de son objet social. Venant au droits des sociétés SANOFI puis Laboratoires Goëmar, elle est propriétaire de la marque française LABORATOIRE DE LA MER N° 1 443 841 du 7 janvier 1988, dûment renouvelée successivement en 1998 et en 2008, pour désigner notamment des « parfums et cosmétiques à base de produits marins » en classe 3, telle que renouvelée par déclaration en date du 2 août 2017 auprès de l’INPI.

Tandis que LMT a été déboutée par la cour d’appel de PARIS en 2002, de sa demande en déchéance de la marque LABORATOIRE DE LA MER, pour défaut d’usage par SANOFI, l’Office européen de la propriété intellectuelle a fait droit en 2000 puis 2007; à l’opposition de Goëmar à l’enregistrement des marques communautaires LA MER par LMT tout comme il a fait droit en 2008 puis 2010 à l’opposition de LMT à l’enregistrement des marques communautaires L’ESSENTIEL DE LA MER et LABORATOIRE DE LA MER par LDLM.

La marque CREME DE LA MER ayant été enregistrée sans opposition, LMT a commencé à la commercialiser en 2006.

Convaincue que LDLM n’utilisait pas la marque LABORATOIRE DE LA MER en France pour les produits désignés en classe 3 et faute de parvenir à un accord, par acte délivré le 1^er septembre 2015, LMT a fait assigner LDLM devant ce tribunal en déchéance de la dite marque.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 juin 2018, la société LA MER TECHNOLOGY INC. demande au tribunal, aux visas des articles 31,122, 699 et 700 du Code de procédure civile, L714-5 et L716-3 du Code de la propriété intellectuelle, L513-1-1 du Code de la santé publique, et 2 du Règlement 1223/2009 du 30 novembre 2009, de: SE DECLARER compétent pour connaître de la présente action,

DIRE ET JUGER que LMT est recevable et bien fondée à agir à rencontre de LDLM et à solliciter la déchéance pour défaut d’usage de sa marque LABORATOIRE DE LA MER pour les « parfums et cosmétiques à base de produits marins » en classe 3 à compter du 11 juin 1993, subsidiairement à compter du mois de mars 2000 et à titre infiniment subsidiaire, à compter du 1^er septembre 2015, DIRE ET JUGER que les éléments de preuve apportés par LDLM sont insuffisants à démontrer un usage sérieux de la marque

LABORATOIRE DE LA MER pour les « parfums et cosmétiques à base de produits marins » en classe 3, DIRE ET JUGER que la marque LABORATOIRE DE LA MER n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pour les « parfums et cosmétiques à base de produits marins » en classe 3 à compter du 11 juin 1993, subsidiairement à compter du mois de mars 2000 et à titre infiniment subsidiaire, à compter du 1^er septembre 2015, En conséquence ORDONNER la déchéance pour défaut d’usage de la marque LABORATOIRE DE LA MER pour les « parfums et cosmétiques à base de produits marins » en classe 3 à compter du 11 juin 1993, subsidiairement à compter du mois de mars 2000 et à titre infiniment subsidiaire, à compter du 1^er septembre 2015, DIRE ET JUGER que la déchéance prononcée aura un effet absolu à l’égard des tiers, DEMANDER au greffe du tribunal de transmettre à l’institut national de la propriété industrielle le jugement à intervenu, une fois devenu définitif, aux fins d’inscription au registre national des marques, DIRE ET JUGER que les demandes reconventionnelles de LDLM sont irrecevables et mal fondées ; DIRE ET JUGER que la demande reconventionnelle en déchéance de LDLM pour non usage de la marque LA MER de LMT est irrecevable et subsidiairement mil fondée, DIRE ET JUGER que la demande reconventionnelle en contrefaçon de LDLM de ses droits sur la marque LABORATOIRE DE LA MER est irrecevable et subsidiairement mal fondée, DÉBOUTER LDLM de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles, En tout état de cause ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution, CONDAMNER LDLM à payer à LMT la somme de 114.946,17€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER LDLM aux entiers dépens, dont le recouvrement sera assuré directement par le cabinet Hogan Lovells (Paris) LLP, dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de procédure civile.

A titre liminaire, LMT fait d’abord valoir que son assignation comporte les informations suffisantes permettant son identification, indépendamment de l’extrait K-bis demandé, étant ajouté que les deux sociétés par leur passé judiciaire commun, se connaissent fort bien et insiste sur la compétence de ce tribunal, d’ailleurs non contestée. Elle objecte ensuite avoir intérêt à agir dès lors que la production de son certificat d’immatriculation n’est pas nécessaire à démontrer qu’elle opère dans le même secteur d’activité, des cosmétiques, la vente en Europe, sous les marques LA MER et CREME DE LA MER justifiant son intérêt à agir dès lors que le propriétaire d’une marque voisine qui veut l’exploiter sans craindre d’être poursuivi pour contrefaçon, a intérêt à en voir prononcer la déchéance.

Au soutien de sa demande en déchéance de la marque LABORATOIRE DE LA MER, elle indique que le délai quinquennal applicable devant être calculé à compter du dernier acte sérieux d’usage à condition qu’il y ait eu usage mais que lorsque la marque n’a jamais été exploitée comme en l’occurrence, le point de départ en est la date de dépôt, si bien que la déchéance doit être prononcée à compter du 11 juin 1993, soit 5 ans après le dépôt le 10 juin 1988 ou subsidiairement à compter de mars 2000, soit 5 ans après le dernier acte d’usage de mars 1995, retenu par la cour d’appel de Paris dans son arrêt du janvier 2002, ou plus subsidiairement à compter du 1^er septembre 2015, date de la présente demande. Elle souligne que les décisions de justice passées ne se sont pas prononcées sur l’usage sérieux de la marque LABORATOIRE DE LA MER dans les mêmes circonstances dès lors qu’elles ne mentionnent pas les produits LIPOZONE, ALGODENTYL, AUDICLEAN ou RESPIMER, mais d’autres produits qui ne sont plus cités et qu’elles ont tenu compte de l’apposition derrière les mots du signe ® ce qui n’est pas le cas en espèce. Elle souligne encore que les documents tendant à démontrer un usage doivent nécessairement être datés ce qui n’est pas le cas des photographies produites, représentant de surcroît des emballages et non des produits. Elle réfute que la marque serait utilisée comme marque ombrelle sur les produits et emballages de chaque gamme, dès lors que les produits LIPOZONE, ALGODENTYL, AUDICLEAN ou RESPIMER sont commercialisés uniquement sous leurs noms, lesquels font l’objet d’enregistrements spécifiques. Elle ajoute que s’agissant de produits destinés à l’exportation, comme dans le cas d’espèce, la jurisprudence exige que la marque soit apposée en France, avant exportation, au contraire d’une exportation « en vrac » pour reconditionnement à l’étranger ce que précisément LDLM ne démontre pas. Elle avance plus particulièrement que LDLM doit justifier de l’usage non de sa propre dénomination sociale ou de son nom commercial mais de celui de la marque en tant que telle, conformément à sa fonction de garantir l’identité d’origine des produits et services couverts par son enregistrement, le renouvellement ou la cession de la marque ne constituant pas un acte d’usage au sens légal. Or, elle constate que l’apposition des termes Laboratoire de la Mer sur les photographies des emballages renvoient à la société. Elle observe s’agissant des produits ALGODENTYL, AUDICLEAN et RESPIMER qu’en tout état de cause, conformément à la définition d’un produit cosmétique prévue au Règlement 1223/2009 et à l’article L5131 -1 du code de la santé publique, le dentifrice médical, le spray auditif et le spray nasal, qualifiés de « dispositif médical » ne relèvent pas de cette catégorie.

S’agissant de la demande reconventionnelle en contrefaçon, elle fait valoir que dès lors que la marque LABORATOIRE DE LA MER doit être déchue pour les produits cosmétiques en classe 3 faute d’usage sérieux pendant au moins 5 ans, LDLM n’a pas intérêt à agir en

contrefaçon de sa marque, sa demande étant irrecevable et en tous cas mal fondée. Si telle n’était pas l’appréciation du tribunal, elle objecte alors que la demanderesse ne démontre pas le moindre préjudice : ni l’amoindrissement du pouvoir attractif de sa propre marque, le mot MER étant d’ailleurs d’usage libre ; ni la diminution de sa valeur économique ; ni un quelconque préjudice moral. Elle ajoute que leur chiffrage exorbitant n’est pas davantage justifié.

S’agissant de la demande reconventionnelle subsidiaire en déchéance de la marque LA MER, LMT soulève la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir dès lors que LDLM fabrique et commercialise des produits de santé, et non des cosmétiques, ainsi qu’en atteste son code NAF si bien que pour les mêmes raisons qu’elle échoue à démontrer un usage sérieux d’une marque de cosmétiques, elle n’a pas intérêt à agir en déchéance d’une marque de cosmétiques.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2018, la société LABORATOIRE DE LA MER demande au tribunal, aux visas des articles L711-4, L713-3, L714-3, L714-5, L716-1, L716-3, L716-5, L716-7-1 A, L716-1-1, L716-14 et L716-15 du Code de la propriété intellectuelle et 56 et 648 du Code de procédure civile, de : La DECLARER recevable et bien fondée en ses demandes ; DÉBOUTER la société LA MER TECHNOLOGY INC. en l’ensemble de ses demandes ; DIRE ET JUGER que la société LABORATOIRE DE LA MER à la propriété exclusive de la marque française antérieure LABORATOIRE DE LA MER N°1 443 841 du 7 janvier 1988, dûment renouvelée, en classe 3 ; DIRE ET JUGER que la marque française antérieure LABORATOIRE DE LA MER N° 1 443 841 de la société LABORATOIRE DE LA MER fait l’objet d’un usage sérieux pour désigner des « cosmétiques à base de produits marins » en classe 3 ; DIRE ET JUGER que la dénomination « LA MER » dont est fait usage par la société LA MER TECHNOLOGY INC. constitue la contrefaçon de la marque française antérieure LABORATOIRE DE LA MER N° 1 443 841 de la société LABORATOIRE DE LA MER ; DIRE ET JUGER que la marque française LA MER N° 95 587 730 de la société LA MER TECHNOLOGY INC. constitue la contrefaçon de la marque française antérieure LABORATOIRE DE LA MER N° 1 443 841 de la société LABORATOIRE DE LA MER ; PRONONCER la nullité de la marque française LA MER N° 95 587 730 de la société LA MER TECHNOLOGY INC. pour désigner des "préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, produits de toilette, lotions pour les cheveux, dentifrices" en classe 3, et ce en l’application de l’article L714-3 du Code de la propriété intellectuelle DIRE que le jugement passé en force de chose jugée sera inscrit au registre national des marques tenu à l’institut national de la propriété

industrielle sur réquisition du greffe ou de l’une des parties pour la marque française LA MER N° 95 587 730 de la société LA MER TECHNOLOGY INC. ;

-FAIRE INTERDICTION à la société LA MER TECHNOLOGY INC. de faire un quelconque usage dans la vie des affaires de la dénomination « LA MER », ou de toute autre dénomination similaire, seule ou associée à d’autres éléments, pour désigner tous produits cosmétiques, de les offrir à la vente, de les mettre dans le commerce et sur tous sites Internet, de les détenir à ces fins, de les importer ou de les exporter, de les reproduire dans les papiers d’affaires et la publicité, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, à l’expiration d’un délai de quinze jours suivants la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard et par infraction chaque article contrefaisant et chaque exemplaire de documents les représentant étant constitutif d’une infraction, et ce en application de l’article L71645 du Code de la propriété intellectuelle ; CONDAMNER la société LA MER TECHNOLOGY INC. à lui verser :

- la somme de 200.000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice résultant de l’atteinte à ses droits sur la marque française antérieure LABORATOIRE DE LA MER N° 1 443 841 ;

- la somme de 800.000 €, à parfaire, à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice commercial ; ORDONNER à titre de réparation complémentaire, la publication du dispositif du jugement à intervenir, in extenso ou par extraits, dans trois publications au choix de la société LABORATOIRE DE LA MER, et de condamner la société LA MER TECHNOLOGY INC. à lui en rembourser le coût, à concurrence d’une somme de 5.000 € hors taxes par publication, ainsi que sur le haut de la page d’accueil des sites Internet www.cremedelamer.f :, www.cremedelamer.com, www.esteelauder.fr et www.esteelauder.com de la société LA MER TECHNOLOGY INC. pendant une durée d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard, en application de l’article L7164 5 du Code de la propriété intellectuelle; ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie ;

En tout état de cause DIRE ET JUGER que l’assignation du 1^er septembre 2015 de la société LA MER TECHNOLOGY INC. est nulle, et ce en l’application des dispositions des articles 56 et 648 du Code de procédure civile ; DIRE ET JUGER la société LA MER TECHNOLOGY, INC. irrecevable en ses demandes faute de justifier d’un intérêt à agir en déchéance des droits de la société LABORATOIRE DE LA MER sur sa marque française LABORATOIRE DE LA MER N°. 1 443 841 pour désigner des « parfums et cosmétiques à base de produits marins » en classe 3, avec prise d’effet au 11 juin 1993 ou toute autre date utile, en application des dispositions de l’article L714-5 du Code de la propriété intellectuelle ;

DÉBOUTER la société LA MER TECHNOLOGY INC. de son action en déchéance contre la marque française LABORATOIRE DE LA MER N° 1 443 841 ; PRONONCER la déchéance des droits de la société LA MER TECHNOLOGY INC. sur sa marque française LA MER N° 95 587 730, avec prise d’effet le 24 février 2001 ou toute autre date utile, en application des dispositions de l’article L714-5 du Code de la propriété intellectuelle, pour les produits suivants visés dans l’enregistrement, à savoir "préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, produits de toilette, lotions pour les cheveux ; dentifrices" en classe 3 ; DIRE que le jugement passé en force de chose jugée sera inscrit au registre national des marques tenu à l’institut national de la propriété industrielle sur réquisition du greffe ou de l’une des parties ; CONDAMNER la société LA MER TECHNOLOGY INC. à verser à la société LABORATOIRE DE LA MER la somme de 20.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les frais de constat ; CONDAMNER la société LA MER TECHNOLOGY INC. aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Benoît GEORGE, avocat au barreau de Rennes, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

À titre liminaire, LDLM soulève la nullité de l’assignation sur le fondement des articles 56 et 648 du Code de procédure civile, au motif que la demanderesse n’a pas produit son certificat d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, comportant les mentions légales nécessaires à son identification. Sur le même fondement, elle soulève la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de LMT faute de pouvoir vérifier que les « parfums et cosmétiques à base de produits marins » entrent dans son objet social. À cet égard, elle reproche à LMT de soutenir contradictoirement que toutes deux opèrent dans le même secteur des cosmétiques, pour justifier son propre intérêt à agir, tout en affirmant le contraire pour lui nier à elle ce même intérêt.

LDLM soutient l’usage sérieux de la marque LABORATOIRE DE LA MER au motif que les décisions définitives qui ont déjà tranché la question ont autorité de chose jugée, et que le point de départ utile du délai quinquennal est la transmission de la marque en date du 12 juin 2008. Elle affirme utiliser la marque à titre de marque ombrelle pour les produits LIPOZONE, AUDICLEAN, ALGODENTYL et RESPIMER, cette marque figurant sur tous les produits et emballages lesquels sont tous fabriqués en France, la marque étant bien apposée avant exportation ainsi que le démontrent les bons à tirer. Elle ajoute que les produits AUDICLEAN, ALGODENTYL et RESPIMER sont bien des « cosmétiques à base de produits marins » ainsi que déjà jugé et que la marque LABORATOIRE DE LA MER rempli bien sa fonction d’identification de l’origine des produits aux yeux du consommateur.

Elle objecte que la décision de l’office britannique des marques versée en demande est inopérante pour être rendue dans le cadre d’une administration différente de la preuve, et sur les seuls produits AUDICLEAN et RESPIMER.

Enfin, elle insiste sur le jugement du 27 septembre 2007, du tribunal de l’Union européenne aux termes duquel le fait que la marque LABORATOIRE DE LA MER ne figure pas sur les factures ne signifie pas que lesdites factures ne sont pas pertinentes aux fins de justifier d’un usage sérieux de la marque, s’agissant d’une marque ombrelle qui n’a pas à figurer sur les factures les emballages des produits montrant en outre qu’ils portent bien la référence LABORATOIRE DE LA MER.

Reconventionnellement, LDLM sollicite la déchéance de la marque française LA MER à compter du 24 février 2001 – dont l’enregistrement a été publié le 23 février 1996 – au motif que de l’aveu même de la demanderesse dans son assignation, les vicissitudes judiciaires passées l’ont empêchée « de lancer en France la commercialisation de ses produits sous la marque LA MER », l’affirmation valant clairement reconnaissance de l’absence d’usage dont LMT n’a même pas cru devoir justifier. Elle indique avoir bien intérêt à agir pour ce faire, dès lors que lorsqu’il est question pour LMT de justifier son propre intérêt à agir, elle n’a aucune difficulté à affirmer que toutes deux opèrent dans le même secteur des cosmétiques. Elle objecte à cet égard que le code NAF invoqué n’a qu’une fonction administrative et qui ne possède aucune valeur légale au contraire de l’objet social figurant dans les statuts et le Kbis.

Elle invoque enfin la contrefaçon de sa marque LABORATOIRE DE LA MER par la marque LA MER soulignant qu’à nouveau LMT dans son assignation justifie son intérêt à agir, précisément par sa crainte d’être poursuivie pour contrefaçon de marque compte tenu du risque de confusion entre les marques LA MER et LABORATOIRE DE LA MER. Elle observe qu’alors qu’à l’époque, elle indiquait n’avoir pas lancé la commercialisation de ses produits en France pour ces raisons, dans ses conclusions ultérieures, elle invoque la vente de ses produits en France, comme en attestent un magazine du 14 juillet 2017 ou encore l’inauguration d’un magasin le 14 septembre 2017, commercialisant les produits de la gamme LA MER et le procès-verbal du constat d’achat dressé en cette occasion. Or, elle affirme que les dits produits évoquent immanquablement les produits LIPOZONE, étant précisé que Goëmar avait en son temps (1997) décliné l’offre d’acquisitions par LMT de la marque LABORATOIRE DE LA MER. Elle estime que le risque de confusion résulte dont du fait que les produits en cause sont identiques comme étant des produits cosmétiques, et que les signes en cause sont similaires, le terme « LA MER » constituant l’élément distinctif essentiel de la marque

LABORATOIRE DE LA MER et repris tel quel dans la marque LA MER. Ce risque de confusion est repris dans l’assignation qui évoque « un risque de confusion entre les marques LA MER et LABORATOIRE DE LA MER » et ses dernières conclusions d’évoqué « la similitude entre les marques ».

Elle sollicite en outre de voir prononcer la nullité de la marque LA MER et objecte ne voir aucune incohérence entre le fait de demander d’abord la déchéance de la marque LA MER sur le fondement de l’article L714-5 du Code de la propriété intellectuelle, ensuite la nullité de cette même marque sur le fondement de l’article L714-3 du même code.

Elle sollicite subséquemment l’interdiction d’usage de la dénomination LA MER par LMT dans la vie des affaires, ou de toute autre dénomination similaire dès lors que cet usage fut fautif.

Elle présente des demandes indemnitaires s’agissant des préjudices qu’elle subit du fait des actes de contrefaçon, ayant pour conséquence d’amoindrir le pouvoir attractif de sa propre marque. Elle argumente que d’une part New York pas plus que le Delaware ne sont réputés pour les produits issus de la mer, que d’autre part, l’eau

de mer au large de la dite ville n’étant pas reconnue propre à un usage cosmétique, qu’enfin l’utilisation de mots français fait référence aux mers françaises, ces éléments constituant tromperie manifeste et apparaissant illégitimes pour LMT, alors qu’ils ne le sont pas pour LDLM. Elle sollicite 200 000 € en réparation de ce préjudice moral outre 800.000 € en réparation du préjudice commercial résultant de ses efforts pour promouvoir et commercialiser ses produits qui sont réduits à néant et du détournement d’une partie de sa clientèle et de son chiffre d’affaires.

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 21 juin 2018.

MOTIFS

I – IN LIMINE LITIS A) Sur l’exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation

LDLM soulève la nullité de l’assignation faute pour LMT de produire son certificat d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, comprenant toutes les mentions légales nécessaires à son identification. IN LIMINE LITIS, faute par la Société LA MER TECHNOLOGY, INC.

Toutefois, il doit être rappelé que les exceptions de procédure sont, à peine d’irrecevabilité, tranchées par le seul juge de la mise en état

saisi par conclusions d’incident conformément aux articles 771 et suivants du Code de procédure civile.

Or, la nullité de l’assignation, avec invocation des articles 56 et 648 du Code de procédure civile, tirée de l’indétermination du demandeur, est une exception de procédure qui devait être invoquée devant le juge de la mise en état et n’est donc pas recevable.

Au surplus donc, il sera fait observer que l’assignation comporte les mentions d’identification de LMT, son nom, son adresse, sa forme sociale et l’organe qui la représente. Étant en outre rappelé qu’il se déduit des dispositions de l’article 114 du même code que la nullité pour omission de l’une des mentions nécessaires à l’identification du requérant, n’est encourue que si le destinataire établit que le vice lui cause un grief, dès lors que les deux parties se connaissent parfaitement bien pour avoir été judiciairement opposées par le passé à plusieurs reprises, aucun grief, si tant est qu’il fût soulevé, ne saurait découler de l’absence de production du certificat d’immatriculation de la demanderesse.

L’exception sera en conséquence rejetée. B) Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de LMT Sur le même fondement de l’absence de production par LMT de son certificat d’immatriculation, LDLM estime que cette dernière ne démontre pas un intérêt à agir puisque ne mettant le tribunal en mesure de vérifier que les « parfums et cosmétiques à base de produits marins » entrent dans son objet social.

L’article L714-5 alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle dispose que "/a déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée'.

Au demeurant, il n’est pas contesté qu’à tout le moins la marque CREME DE LA MER exploitée par LMT fait l’objet de ventes, en Europe et en France et il n’est pas davantage contesté que les produits dont s’agit sont des produits cosmétiques. À examiner d’ailleurs plus précisément les moyens sous-tendant cette fin de non-recevoir, c’est la seule absence de production du certificat d’immatriculation de la demanderesse qui est critiquée, alors que l’exercice d’une activité dans le même secteur des produits cosmétiques, n’est en lui-même à aucun moment discuté.

Dès lors qu’il ne peut être sérieusement contesté que LMT développe une activité dans le secteur des produits cosmétiques, elle justifie d’un intérêt à agir en déchéance d’une marque voisine, dès l’instant que – ainsi qu’elle l’écrit elle-même – elle souhaite exploiter sa propre marque sans craindre d’être poursuivie pour contrefaçon.

La fin de non-recevoir doit être en conséquence rejetée.

C) Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de LDLM

Symétriquement, LMT estime que LDLM n’a d’intérêt à agir ni en contrefaçon de la marque LABORATOIRE DE LA MER puisque celle- ci encourt la déchéance à titre principal, ni en déchéance de la marque LA MER, puisqu’elle commercialise des produits de santé et non des cosmétiques.

Il convient d’abord de constater que si la déchéance de la marque LABORATOIRE DE LA MER devait être prononcée, elle ne le serait que dans un second temps, au fond, si bien qu’elle ne saurait fonder une irrecevabilité in limine litis, étant tout au plus susceptible de rendre la demande sans objet.

En outre, au-delà du code NAF attribué à LDLM dont il ne peut être tiré aucune conséquence dès lors qu’il s’agit d’un code délivré par l’INSEE dont la vocation est essentiellement statistique, et qui n’a surtout aucune valeur juridique pour déterminer l’activité réelle d’une entreprise, il n’est pas contesté par LMT qu’au moins les produits LIPOZONE développés par LDLM sont des cosmétiques.

Cette seule occurrence démontre que les deux sociétés opèrent au moins pour partie, dans le même secteur d’activité des cosmétiques, si bien que la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de LDLM, doit être également rejetée.

II – AU FOND A) Sur la demande en déchéance de la marqueLABORA TOIREDELA MER

L’article L714-5 alinéas 1 et 2 du Code de la propriété intellectuelle dispose : " Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Est assimilé à un tel usage : a) L’usage fait avec le consentement du propriétaire de la marque ou, pour les marques collectives, dans les conditions du règlement ; b) L’usage de la marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif; c) L’apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement exclusivement en vue de l’exportation."

Il est constant que la preuve de l’usage sérieux de la marque incombe à son propriétaire et ce pour chacun des produits ou services désignés

au dépôt, l’exploitation de la marque pour des produits ou services similaires ne faisant pas obstacle à la déchéance

Avant d’envisager la date à partir de laquelle l’éventuelle déchéance devrait être prononcée, il faut rappeler que c’est à la date de la délivrance de l’acte formulant la demande de déchéance que le tribunal doit se placer pour examiner si les conditions de la déchéance sont réunies.

La demande en déchéance de la marque LABORATOIRE DE LA MER ayant été présentée dans l’assignation en date du 1^er septembre 2015, LDLM doit donc, par application des dispositions de l’article L714-5 du Code de la propriété intellectuelle, apporter la preuve d’une exploitation de sa marque durant la période du 1^er septembre 2010 au 1^er septembre 2015.

Il se déduit également des dispositions du même article L714-5 qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux dès l’instant qu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, ce qui suppose l’utilisation de la marque sur le marché pour désigner chacun des produits ou services couverts par son enregistrement

La marque française verbale LABORATOIRE DE LA MER a été déposée à l’INPI le 7 janvier 1988 par la SA SANOFI et enregistrée sous le N° 1 443 841. Puis SANOFI a cédé la marque aux laboratoires Goëmar par contrat du 26 octobre 1990. Ce dernier a ensuite cédé la marque à LDLM par contrat du 08 février 2008, ces deux cessions ayant dûment été inscrites au registre national.

La marque 1 443 841 est enregistrée pour les produits ou services désignés suivants : « Parfums et cosmétiques à base de produits marins, produits pharmaceutiques vétérinaires et hygiéniques, produits diététiques à usage médical, tous ces produits étant à base de produits marins. Extraits d’algues à usage alimentaire. Algue pour l’alimentation humaine ou animale » en classes 3,5 29 et 31.

La demande en déchéance concerne la seule classe 3 pour les produits ou services désignés suivants : « les parfums et cosmétiques à base de produits marins ».

LDLM prétend que la marque LABORATOIRE DE LA MER est utilisée de manière continue à titre de marque ombrelle pour désigner les différentes gammes de ses produits notamment sous les quatre marques LIPOZONE, enregistrée à l’INPI sous le N° 98 743 165 depuis le 24 juillet 1998, AUDICLEAN enregistrée sous le N° 8 267 551 depuis le 13 février 1998, ALGODENTYL enregistrée sous leN°8 377 517 depuis le 7 décembre 1989 et RESPIMER enregistrée sous le N° 123 911 714 depuis le 6 avril 2012.

Si pour l’exposé des motivations subséquentes, il sera distingué selon les 4 gammes de produits considérées, il conviendra de retenir pour l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale et non de fragmenter de manière artificielle le raisonnement relatif à chaque produit pour en tirer des conséquences disqualifiantes.

LIPOZONE

La gamme commercialisée sous le nom de LIPOZONE concerne des produits amincissants, comprenant des lotions, patchs, rollers, crèmes, savons et autres gels.

La qualité de cosmétiques, de ces produits n’est pas contestée par LMT.

LDLM produit des factures émises par elle à « L’HABITAT Co LTD » sise à SEOUL, relatives à des lotions, du gel exfoliant, des rollers, savons, tous de la gamme LIPOZONE. Ces factures sont datées d’une période comprise entre le 20 avril 2009 et le 29 mars 2013, donc sur partie de la période requise.

LDLM verse par ailleurs aux débats des photographies des emballages de produits de la gamme LIPOZONE, s’agissant de lotions d’une part, de patchs d’autre part. La circonstance que les factures mentionnent des lotions en 5x5ml alors que les emballages précisent 5mlx14 ne remet pas en question le fait qu’il s’agit des mêmes produits dont l’unidose contient bien 5ml, dès lors qu’ils peuvent tout à fait être reconditionnés pour être vendus par 14 s’agissant en l’occurrence de produits vendus pour une cure de deux semaines.

Il convient par ailleurs de constater sur les photographies des emballages, que si les mentions « laboratoire de la Mer » apparaissent au dos des emballages de lotions, au-dessus de l’adresse malouine du siège de la société, elles figurent également sur le côté de l’emballage, au-dessus des mentions « made in France », et correspondent alors non à la dénomination sociale de la défenderesse, mais bien plutôt à la marque ombrelle invoquée par elle, peu important qu’elle soit ou non suivie du ®. De la même manière, les mentions « laboratoire de la Mer » apparaissent sur les côtés des emballages des patchs sans référence à une quelconque adresse et renvoient dès lors à la marque ombrelle.

LDLM démontre donc l’exploitation de la marque LABORATOIRE DE LA MER pour les produits LIPOZONE.

Enfin si les patchs sont manifestement fabriqués en Corée, les lotions LIPOZONE sont clairement fabriquées en France. Cependant, il ne

résulte pas des pièces versées aux débats par LDLM que la marque LABORATOIRE DE LA MER soit apposée sur les produits de cette gamme ou sur leur conditionnement en France avant leur exportation, l’unique bon à tirer produit concernant la gamme ALGODENTYL.

ALGODENTYL

La gamme commercialisée sous le nom de ALGODENTYL concerne des dentifrices.

Le « dentifrice salin aux algues marines » dont s’agit, quels que soient les mérites qui lui sont attribués au plan publicitaire ou descriptif, répond assurément à la définition du produit cosmétique telle que prévue à l’article L5131-1 du Code de la santé publique qui dispose : « On entend par produit cosmétique toute substance ou mélange destiné à être mis en contact avec les diverses parties superficielles du corps humain (l’épiderme, les systèmes pileux et capillaire, les ongles, les lèvres et les organes génitaux externes) ou avec les dents et les muqueuses buccales, en vue, exclusivement ou principalement, de les nettoyer, de les parfumer, d’en modifier l’aspect, de les protéger, de les maintenir en bon état ou de corriger les odeurs corporelles », en ce qu’un dentifrice, même qualifié de « médicinal », a vocation à nettoyer les dents, en modifier l’aspect, les protéger, les maintenir en bon état et corriger les odeurs buccales éventuellement.

Ces produits font donc partie des cosmétiques.

LDLM produit des factures émises par elle à « MIKI CORPORATION » sise au JAPON et a une personne physique demeurant en Vendée, relatives aux dentifrices ALGODENTYL, sur une période comprise entre le 04 février 2009 et le 03 octobre 2015 donc sur partie de la période requise.

Toutefois, la photographie de l’emballage du dentifrice ALGODENTYL porte la mention Laboratoire de la Mer sur le côté, dans le groupe de mots suivants:

« Production de Laboratoire de la Mer Avenue du Général Patton 35400 Saint-Malo France »

Cette unique mention des mots LABORATOIRE DE LA MER ne peut être considérée comme renvoyant à la marque ombrelle, faisant clairement référence à la dénomination sociale de la défenderesse.

RESPIMER

La gamme commercialisée sous le nom de RESPIMER concerne des kits d’irrigation nasale, des sachets pour l’irrigation nasale et des sprays d’hygiène nasal!

LDLM produit des factures émises par elle à « EURODEP » sise à M MORY, relatives aux produits de la gamme RESPIMER, sur une période comprise entre le 22 octobre 2012 et le 15 décembre 2015 donc sur partie de la période requise.

En outre, les photographies des emballages versées aux débats permettent de constater l’utilisation de la marque LABORATOIRE DE LA MER sur le recto des dits emballages, laquelle ne renvoie en l’occurrence nullement au nom de la société, mentionné par ailleurs – pour un des produits -sur le côté au-dessus de l’adresse du siège social, mais bien à la marque ombrelle.

Cependant, la qualité de cosmétique de ces produits est contestée.

Force est de constater que les produits relevant de cette gamme consistant en des solutions destinées à la pulvérisation nasale, ne pouvant être assimilé à un produit « destiné à être mis en contact avec les diverses parties superficielles du corps humain », les muqueuses nasales ne relevant pas de l’énumération légale « l’épidémie, les systèmes pileux et capillaire, les ongles, les lèvres et les organes génitaux externes ou avec les dents et les muqueuses buccales ».

En outre, le règlements 1223/2009 du parlement européen et du conseil en date du 30 novembre 2009, après avoir définit le produit cosmétique de la même manière que celle reprise au Code de la santé publique, précise en son article 2-2 qu’une « substance ou un mélange destiné à être ingéré, inhalé, injecté ou implanté dans le corps humain n 'est pas considéré comme un produit cosmétique ».

Les produits de la gamme RESPIMER ne peuvent en conséquence pas être considérés comme des produits cosmétiques.

AUDICLEAN

La gamme commercialisée sous le nom de AUDICLEAN concerne des sprays et émulsions dédiés à l’hygiène auriculaire.

Pour leur contester la qualité de cosmétiques, LMT prétend que la marque AUDICLEAN ne serait enregistrée "que pour les produits pharmaceutiques, à savoir solutions pour le lavage du conduit auditif.

L’examen de la notice complète de la dite marque démontre le contraire : la marque AUDICLEAN a été déposée certes en classe 5 relative aux produits pharmaceutiques mais également en classe 3 s’agissant de "Spray pour l’hygiène de l’oreille ; gouttes pour la dissolution des bouchons et l’excès de cérumen ; spray et gouttes pour l’hydratation et l’hygiène de l’oreille et du conduit auditif.

Étant rappelé que l’article L5131 -1 du Code de la santé publique entend par produit cosmétique « toute substance ou mélange destiné à être mis en contact avec les diverses parties superficielles du corps humain (l’épiderme, les systèmes pileux et capillaire, les ongles, les lèvres et les organes génitaux externes) ou avec les dents et les muqueuses buccales, en vue, exclusivement ou principalement, de les nettoyer, de les parfumer, d’en modifier l’aspect, de les protéger, de les maintenir en bon état ou de corriger les odeurs corporelles ».

Les produits de la gamme AUDICLEAN s’ils peuvent relever de la catégorie des produits pharmaceutiques, peuvent également -quels que soient les mérites qui lui sont attribués au plan publicitaire ou descriptif – être qualifiés de produits cosmétiques en ce qu’ils ont vocation à « nettoyer », « protéger » et « maintenir en bon état » le conduit auditif mais également le pavillon auriculaire, qui n’est jusqu’à preuve du contraire pas à l’intérieur du corps humain… s’ils traitent ou préviennent l’excès de cérumen, ils assurent en outre l’hygiène de l’oreille.

L’argument de LMT consistant à invoquer la décision de l’office de propriété intellectuelle du Royaume Uni doit être rejeté, en ce que d’une part, cette décision a été rendue dans un cadre relevant d’un autre droit en ce que d’autre part et au surplus, les éléments l’ayant conduite à exiger la traduction de pièces rédigées en coréen, traduction qui a été réalisée exhaustivement, aurait dû la conduire à faire traduire les propres pièces qu’elle produit en anglais, tout aussi exhaustivement et non partiellement.

Les produits de la gamme AUDICLEAN sont des produits cosmétiques, dûment enregistrés en classe 3 comme tels.

LDLM produit des factures émises par elle à « EURODEP » sise à M MORY relatives aux produits AUDICLEAN sur une période comprise entre le 07 mai 2009 et le 27 août 2015, donc toute la période requise.

Par ailleurs, la photographie de l’emballage du « kit traitement et hygiène de l’oreille » AUDICLEAN versée aux débats, permet de constater l’utilisation de la marque LABORATOIRE DE LA MER sur le recto de l’emballage, laquelle ne renvoie en l’occurrence nullement au nom de la société, mentionné par ailleurs sur le côté au-dessus de l’adresse du siège social mais bien à la marque ombrelle.

La preuve est faite de l’exploitation de la marque LABORATOIRE DE LA MER pour désigner des « cosmétiques à base de produits marins" pendant la période du 1^er septembre 2010 au 1^er septembre 2015.

LDLM démontrant l’usage sérieux de la marque pour les produits et services désignés en classe 3, la demande en déchéance de la marque LABORATOIRE DE LA MER sera rejetée.

B) Sur les demandes reconventionnelles

1/ la déchéance de la marque LA MER

Rappel doit être fait des dispositions de l’article L714-5 du Code de la propriété intellectuelle : "Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Est assimilé à un tel usage : a) L’usage fait avec le consentement du propriétaire de la marque ou, pour les marques collectives, dans les conditions du règlement ; b) L’usage de la marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif; c) L’apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement exclusivement en vue de l’exportation. La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services visés dans l’enregistrement, la déchéance ne s’étend qu’aux produits ou aux services concernés. L’usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa du présent article n’y fait pas obstacle s’il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l’éventualité de cette demande. La preuve de l’exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens. La déchéance prend effet à la date d’expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu".

Reconventionnellement, LDLM sollicite la déchéance de la marque française LA MER à compter du 24 février 2001 au motif que de son aveu même, LMT a été empêchée « de lancer en France la commercialisation de ses produits sous la marque LA MER ». Cette dernière n’a répliqué que sur le terrain de l’intérêt à agir de LDLM, cette fin de non-recevoir ayant été d’ores et déjà rejetée dès l’instant qu’il a été jugé que LDLM opérait bien dans le secteur d’activité des cosmétiques.

Il doit aussi être rappelé que la preuve de l’usage sérieux de la marque incombe à son propriétaire et ce pour chacun des produits ou services désignés au dépôt, l’exploitation de la marque pour des produits ou services similaires ne faisant pas obstacle à la déchéance.

Or force est de constater en l’espèce que LMT, se cantonnant au terrain de la recevabilité, n’a développé aucun moyen ni n’a produit aucune pièce tendant à démontrer un usage sérieux de sa marque LA MER. L’assignation délivrée par elle à LDLM le 1^er septembre 2015 mentionne au contraire "plusieurs contentieux ayant opposé LMT,

d’une part et LDLM, GOEMAR et SANOFI d’autre part, au cours de ces quinze dernières années, concernant leurs marques LA MER et LABORATOIRE DE LA MER, ont empêché LMT de lancer en France la commercialisation de ses produits sous la marque ombrelle LA MER, comme c 'est le cas dans la majorité des pays où elle est présente".

La marque LA MER a été déposée à l’INPI le 12 septembre 1995 par LMT et enregistrée sous le N° 95/587730, pour désigner des « préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, produits de toilette, lotions pour les cheveux, dentifrices » en classe 3. Cet enregistrement a été publié au bulletin officiel de la propriété intellectuelle sous leN°96-08 le 23 février 1996.

Les seuls éléments susceptibles d’établir le début d’une exploitation de la marque LA MER en France sont fournis par LDLM qui produit la copie d’une page d’un magazine censément féminin, en date du 14 juillet 2017, sur laquelle figure un visuel et les références d’un produit "crème régénération intense, La Mer, Crème de la Mer (édition limitée Blue Heart) 100ml, 425é" ainsi qu’un procès-verbal de constat d’huissier en date du 14 septembre 2017 aux termes duquel, au sein du magasin Printemps Haussmann alors inauguré, figurait un stand LA MER, lequel présentait aux fins de commercialisation, de nombreux produits LA MER.

Aussi, n’est-il pas possible de retenir un début d’exploitation de la marque LA MER en France avant le mois de juillet 2017, si bien qu’à l’évidence, LMT échouerait, si tant est qu’elle l’eût envisagé, à démontrer un quelconque usage de la marque LA MER, pendant une période ininterrompue de 5 ans, à quelque moment que ce fût. Compte tenu de ces éléments, la déchéance s’impose.

Le délai à l’issue duquel la déchéance des droits attachés à une marque française est encourue courant à compter de la date d’enregistrement du dépôt de la marque au BOPI, soit le 23 février 1996 en l’occurrence, la déchéance doit être prononcée à compter du 24 février 2001, pour les produits visés à l’enregistrement : "préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, produits de toilette, lotions pour les cheveux, dentifrices,, en classe 3.

2/ la contrefaçon

Il convient d’abord d’observer que LMT a été déboutée de sa demande en déchéance de la marque LABORATOIRE DE LA MER, et que LDLM est parfaitement recevable à agir en contrefaçon.

L’article L. 716-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « l’atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits de la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2, L. 713-3 et L. 713-4 ».

L’article L. 713-3 précise plus particulièrement que "sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ; b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement''.

Il convient d’observer d’abord, comme l’a fait la demanderesse reconventionnelle qu’aux termes de son assignation du 1^er septembre 2015, LMT écrit : * d’une part « Goëmar et LDLM n’ayant pas formé d’opposition à l’encontre de l’enregistrement des marques CREME DE LA MER de LMT, LMT a lancé en France en 2006, la commercialisation de ses produits sous la marque ombrelle CREME DE LA MER au lieu de la marque LA MER, afin de limiter tout risque de litige avec ces dernières » * d’autre part « constatant depuis lors que LDLM n’utilisait pas la marque LABORA TOIREDELA MER en France, LMT souhaiterait développer en France la commercialisation de ses produits sous la marque ombrelle LA MER au lieu de la marque CREME DE LA MER », * enfin « en l’absence d’accord avec LDLM afin de sécuriser la commercialisation de ses produits LA MER en France et d’étendre l’usage de la marque LA MER à l’ensemble de ses produits en France, LMT n’a d’autre choix que de saisir le tribunal » * tous éléments qui la font conclure « aux termes de la jurisprudence constante que le propriétaire de marques voisines de la marque non exploitée, qui désire les exploiter sans crainte de se voir poursuivi pour contrefaçon, a intérêt à en voir prononcer la déchéance. Il résulte de la jurisprudence communautaire détaillée au point 3 du Rappel des faits de la présente assignation qu’il existerait un risque de confusion entre les marques LA MER et LABORA TOIRE DE LA MER ».

Il y a lieu en effet de rappeler que dans sa décision N° 1177/2000 du 31 mai 2000, l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur, statuant sur l’opposition de Goëmar à la demande d’enregistrement de la marque LA MER par LMT, fondée sur les droits antérieurs portant sur les marques LABORATOIRE DE LA MER, a considéré que les produits de la demande de marque communautaire étaient identiques et similaires aux produits de la marque antérieure et que les marques correspondantes étaient également similaires.

En l’espèce, la comparaison des marques verbales LA MER et LABORATOIRE DE LA MER, conduisent à retenir que dans cette dernière marque, l’élément essentiel de la dénomination est constitué des mots « lamer », le mot « laboratoire » étant davantage perçu par le consommateur comme faisant référence au lieu dans lequel le produit a été fabriqué et le caractère faible de ce mot, couramment utilisé s’agissant des cosmétiques, renforce d’autant l’importance des mots « la mer-La combinaison »de la« peut alors conduire à considérer les mots »la mer« comme faisant référence au fabricant et elle renforce la perception des mots »la mer« en tant que partie supérieure de la marque. Il en résulte que l’esprit du public ne peut qu’être fortement impressionné par cet élément »la mer". À cela s’ajoute le secteur d’activité concerné, les produits cosmétiques, et le fait que LDLM se positionne clairement dans la commercialisation de cosmétiques à base de produits marins. La marque LA MER se contentant de ces deux seuls mots, il doit être retenu en définitive que les deux marques présentent une forte ressemblance conceptuelle, pour des produits développés, dans le même secteur d’activité des produits cosmétiques et ce alors que la marque LABORATOIRE DE LA MER jouit d’une notoriété au plan national, depuis 30 ans, puisque déposée en 1988. Cette forte ressemblance, et l’impression d’ensemble produite par ces deux marques sur le consommateur moyennement attentif ne peuvent qu’engendrer un risque de confusion dans son esprit.

Étant par ailleurs rappelé qu’il est possible de retenir un début d’exploitation par LMT de la marque LA MER en France à compter du mois de juillet 2017 compte tenu du magazine et du procès-verbal de constat d’huissier déjà évoqués, ces éléments permettent d’établir que la marque LA MER, en présence d’une marque antérieure LABORATOIRE DE LA MER, est constitutive de contrefaçon.

3/ la nullité de la marque LA MER

LDLM sollicite en outre de voir prononcer la nullité de la marque LA MER cette fois sur le fondement de l’article L714-3 du Code de la propriété intellectuelle.

Cet article L714-3 dispose en effet : "Est déclaré nul par décision de justice l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4. Le ministère public peut agir d’office en nullité en vertu des articles L. 711-1, L. 711-2 et L. 711-3. Seul le titulaire d’un droit antérieur peut agir en nullité sur le fondement de l’article L. 711-4. Toutefois, son action n’est pas recevable si la marque a été déposée de bonne foi et s’il en a toléré l’usage pendant cinq ans. La décision d’annulation a un effet absolu".

Plus particulièrement, l’article L711-2 du même code précise "Le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés ".

L’article L711-3 quant à lui ajoute que « ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe (…) c) de nature à tromper le public notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ».

Enfin, l’article L711-4 conclut que "ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment a) à une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l’article 6bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, b) à une dénomination ou raison sociale, si 7 existe un risque de confusion dans l’esprit du public (…)".

Il se déduit de ce dernier texte qu’est nécessairement considéré comme portant atteinte à des droits antérieurs, le dépôt d’un signe constituant la contrefaçon de la marque antérieure.

Dès l’instant que la marque LA MER est constitutive de contrefaçon de la marque LABORATOIRE DE LA MER, ainsi qu’il vient d’être jugé, le dépôt de la marque LA MER porte nécessairement atteinte aux droits antérieurs attachés à la marque LABORATOIRE DE LA MER, dont l’antériorité est avérée, le tout au sens de l’article L711-4 a) du Code de la propriété intellectuelle.

Il convient en conséquence de prononcer la nullité de la marque française LA MER, enregistrée à l’INPI sous le N°95/587730 pour désigner des « préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, produits de toilette, lotions pour les cheveux, dentifrices » en classe 3.

4/ les conséquences

Sur l’interdiction de l’usage de la dénomination « LA MER »

LDLM invoque l’article L716-15 du Code de la propriété intellectuelle afin de solliciter qu’il soit fait interdiction à LMT "défaire un quelconque usage dans la vie des affaires de la dénomination «LA MER», ou de toute autre dénomination similaire, seule ou associée à d’autres éléments, pour désigner tous produits cosmétiques, de les offrir à la vente, de les mettre dans le commerce et sur tous sites Internet, de les détenir à ces fins, de les importer ou de les exporter, de les reproduire dans les papiers d’affaires et la publicité, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, à l’expiration d’un délai de quinze jours suivants la signification du jugement à intervenir", sous astreinte de 500 € par jour de retard et par infraction.

L’article L716-15 du Code de la propriété intellectuelle dispose en son premier alinéa : « En cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaisants et les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée ».

La cessation de l’activité contrefaisante est la conséquence directe et incontestable de la reconnaissance de l’existence d’une contrefaçon, en ce qu’elle confère au titulaire du droit d’auteur, le respect de son exclusivité, au moins pour l’avenir. Elle a vocation à s’appliquer de plein droit et son efficience se trouvera suffisamment garantie par une astreinte de 500 € par infraction constatée.

La mesure est conformément à l’alinéa 3 du même texte, ordonnée aux frais du contrefacteur.

Sur la publication

L’article L716-15 du Code de la propriété intellectuelle dispose en son second alinéa : « La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise ».

LDLM sollicite à ce titre la publication du dispositif du jugement, entier ou par extraits, dans trois publications de son choix, et de condamner LMT à lui en rembourser le coût, à concurrence d’une somme de 5.000 € hors taxes par publication, ainsi que sur le haut de la page d’accueil des sites internet wwcremedelamer.fr, www.cremedelamer.com, www.esteelauder.fr et www.esteelauder.com de LMT pendant une durée d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard.

Compte tenu de la condamnation civile intervenue pour contrefaçon, il convient d’ordonner la publication du dispositif ou d’un extrait du présent jugement dans trois journaux ou revues du choix de LDLM, le coût de chaque publication ne pouvant excéder 5.000 €, ainsi que sur les sites internet www.cremedelamer.fr, www.cremedelamer.com www.esteelauder.fr et www.esteelauder.com de LMT, pendant une durée d’un mois sous astreinte de 500 € par jour de retard ou de carence.

La mesure est conformément à l’alinéa 3 du même texte, ordonnée aux frais du contrefacteur.

Sur la demande indemnitaire

L’article L716-14 du Code de la propriété intellectuelle dispose que "pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1 ° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée".

LDLM estime subir un préjudice moral à hauteur de 200.000 € et un préjudice commercial à hauteur de 800.000 €, LMT objectant pour sa part que le préjudice n’est pas démontré ni au plan moral ni au plan économique.

Cependant, l’utilisation par LMT de la marque LA MER, mots français évoquant des mers françaises, n’est pas neutre dès lors que LDLM commercialise des produits cosmétiques à base de produits marins et peut revendiquer en la matière une réputation certaine découlant de son positionnement géographique et de la qualité des eaux de mers au large de St Malo dont il n’est pas allégué que lui serait comparable la qualité des eaux de l’Upper Bay ni même de la Lower Bay. Lorsque sera rappelée l’ancienneté de la marque LABORATOIRE DE LA MER déposée dès 1988, date depuis laquelle elle a nécessairement acquis une notoriété et une réputation certaines, l’exploitation par LMT de la marque LA MER, pour des produits cosmétiques, depuis aumoinsjuillet2017, a nécessairement entraîné un préjudice moral pour LDLM, lequel sera, compte tenu des dates retenues, justement évalué à la somme de 20.000 €.

Par ailleurs, la marque LA MER ayant été jugée constitutive de contrefaçon par rapport à la marque antérieure LABORATOIRE DE LA MER de LDLM, son exploitation depuis au moins juillet 2017, par LMT, à renfort de publicité dans un magazine hebdomadaire à fort tirage et au moins dans un grand magasin parisien, a nécessairement, compte tenu des similitudes déjà relevées et du risque – déjà retenu – de confusion en découlant dans l’esprit du consommateur, engendré un préjudice commercial, dès lors qu’elle a été de nature à détourner une partie de la clientèle de LDLM au profit de LMT.

L’évaluation forfaitaire de ce préjudice est certes possible. Toutefois, il faut tenir compte de la période restreinte pendant laquelle le préjudice est advenu, tout au plus quelques mois en l’occurrence,

préjudice qui disparaît avec la décision consacrant la déchéance de la marque et prononçant sa nullité.

Aussi, est-il raisonnable de chiffrer le préjudice commercial subi par LDLM à la somme de 50.000 €.

III – LES MESURES ACCESSOIRES A) L’exécution provisoire

Selon l’article 515 du code de procédure civile, « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »

Compte tenu de la nature du litige, du contexte chronologique dans lequel il s’inscrit, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. B) Les frais irrépétibles et les dépens

Selon l’article 696 du code de procédure civile, "la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie".

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n 'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 delà loi n° 91-647 du 10juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État. »

LMT succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Benoît GEORGE, avocat au barreau de Rennes, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, ainsi qu’à payer la somme de 15.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

REJETTE l’exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation.

REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société LA MER TECHNOLOGY Inc.

REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SAS LABORATOIRE DE LA MER.

DIT que la marque LABORATOIRE DE LA MER N° 1 443 841 fait l’objet d’un usage sérieux notamment pour désigner des « parfums et cosmétiques à base de produits marins » en classe 3.

DÉBOUTE la société LA MER TECHNOLOGY Inc. de sa demande en déchéance de la marque LABORATOIRE DE LA MER.

PRONONCE la déchéance des droits de la société LA MER TECHNOLOGY Inc. Sur la marque française LA MER N° 95/587730 à compter du 24 février 2001, pour les produits visés à l’enregistrement : « préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, produits de toilette, lotions pour les cheveux, dentifrices » en classe 3.

DIT que la marque française LA MER enregistrée à l’INPI sous le N° 95/587730 de la SAS LA MER TECHNOLOGY Inc. constitue la contrefaçon de la marque française LABORATOIRE DE LA MER enregistrée à l’INPI sous le N° 1 443 841 de la société SAS LABORATOIRE DE LA MER.

DIT que la contrefaçon de la marque LABORATOIRE DE LA MER par la marque LA MER de la SAS LA MER TECHNOLOGY Inc. engage la responsabilité de celle-ci.

PRONONCE la nullité de la marque française LA MER, enregistrée à l’INPI sous le N°95/587730 de la SAS LA MER TECHNOLOGY Inc. pour désigner des « préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, produits de toilette, lotions pour les cheveux, dentifrices » en classe 3.

ORDONNE, sous astreinte de 500 € par infraction constatée, à compter du présent jugement, à la SAS LA MER TECHNOLOGY Inc. de cesser de reproduire, utiliser et commercialiser, directement ou indirectement, tous produits sous la marque LA MER.

ORDONNE la publication du dispositif ou d’un extrait du jugement, dans trois publications du choix de la SAS LABORATOIRE DE LA

MER, ainsi que sur le haut de la page d’accueil des sites internet www.cremedelamer.fr, www.cremedelamer.com, www.esteelauder.fr et www.esteelauder.com delà SAS LA MER TECHNOLOGY Inc. pendant une durée d’un mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 500 € par jour de retard ou de carence.

DIT que le coût de chaque publication ne pouvant excéder 5.000 €. RAPPELLE que les dites publications sont ordonnées aux frais de la société la SAS LA MER TECHNOLOGY Inc.

CONDAMNE la SAS LA MER TECHNOLOGY Inc. à verser à la SAS LABORATOIRE DE LA MER, à titre de dommages et intérêts, la somme de 20.000 € en réparation de son préjudice moral et la somme de 50.000 € en réparation de son préjudice commercial.

DIT que le jugement passé en force de chose jugée sera inscrit au registre national des marques tenu à l’institut national de la propriété industrielle sur réquisition du greffe ou de l’une des parties pour la marque française LA MER N° 95/587730 de la SAS LA MER TECHNOLOGY Inc.

CONDAMNE la SAS LA MER TECHNOLOGY INC. à verser à la SAS LABORATOIRE DE LA MER la somme de 15.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les frais de constat.

CONDAMNE la SAS LA MER TECHNOLOGY INC. aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Benoît GEORGE, avocat au barreau de Rennes, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.