TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 21 juin 2018

3^e chambre 4^e section N° RG 16/11701

Assignation du 22 juillet 2016

DEMANDERESSES Société MCE […] 75017 PARIS

Société LA BIOSTHETIQUE MARCEL CONTIER […] 75017 PARIS

Société LABORATOIRE BIOSTHETIK KOSMETIC GmbH & Co. 1-5 Gülichstr 75179 PFORZHEIM (ALLEMAGNE) représentées par Maître Béatrice MOREAU-MARGOTIN de la SELARL JP KARSENTY ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0156

DÉFENDERESSE Société BIOSTHETIC […] 63800 COURNON D’AUVERGNE représentée par Maître Olivier ROUX de la SELEURL AGAPÊ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0210 & Maître Pierre L, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

COMPOSITION DU TRIBUNAL Camille LIGNIERES, Vice-Présidente Laure A, Vice-Présidente Aurélie JIMENEZ, Juge assisté d’Alice A, Greffier,

DÉBATS À l’audience du 06 avril 2018 tenue en audience publique devant Camille LIGNIERES, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

Les sociétés de droit français MCE et LA BIOSTHETIQUE MARCEL C, ainsi que la société de droit allemand LABORATOIRE BIOSTHETIQUE KOSMETIK GmbH & Co, appartiennent au groupe LA BIOSTHETIQUE INTERNATIONAL qui se présente comme spécialiste dans la recherche et la mise au point de produits d’hygiène et de cosmétiques, destinés notamment aux soins de la peau et des cheveux, distribués essentiellement auprès de professionnels de l’esthétique et notamment au sein de salons de coiffure et d’instituts de beauté, répartis sur l’ensemble du territoire national mais également à l’international. La société MCE est titulaire des marques suivantes :

■ La marque française verbale « LA BIOSTHETIQUE » n° 1349763 déposée le 6 mai 1976 (précédemment enregistrée sous le n°954749 et dûment renouvelée), en classes 3, 5 et 44 ■ La marque internationale verbale visant l’Union Européenne «LA BIOSTHETIQUE »n°0839640 enregistrée le 6 octobre 2004 en classes 3 et 44 ■ La marque de l’Union européenne verbale « LA BIOSTHETIQUE PARIS »n°5396031 déposée le 18 octobre 2006 en classes 3 et 44 La société MCE assure avec la société LA BIOSTHETIQUE MARCEL CONTIER et la société LABORATOIRE BIOSTHETIQUE KOSMETIK, la promotion de ses marques, la gestion de son image et la liaison auprès de la clientèle professionnelle.

La société LA BIOSTHETIQUE MARCEL CONTIER a pour objet la vente et la diffusion des produits. Elle est également titulaire du nom de domaine « labiosthetique.fr », enregistré le 3 octobre 2006, qui renvoie au site internet correspondant.

La société de droit allemand LABORATOIRE BIOSTHETIQUE KOSMETIK GmbH & Co., dont la société MCE est une filiale à 100%, assure la promotion à l’international des marques « LA BIOSTHETIQUE ». Elle est également titulaire du nom de domaine « labiosthetique.com »

Les sociétés du groupe LA BIOSTHETIQUE INTERNATIONAL exposent avoir constaté qu’une société BIOSTHETIC, immatriculée en 2013 ayant pour activité la « commercialisation de matériels pour esthétique, médical, bien-être, coiffure et de produits cosmétiques et fournitures pour ces activités (…) » dont l’établissement principal a pour nom commercial « BIOSTHETIC ADVANCED TECHNOLOGY », présentait, au travers notamment de son site Internet accessible à l’adresse www.biosthetic.fr [nom de domaine enregistré le 23 juillet 2013 du matériel et des instruments esthétiques, comme des produits cosmétiques destinés « à tous les professionnels de

l’esthétique », sous la dénomination ombrelle « BIOSTHETIC » et le signe semi figuratif reproduit ci-dessous :

Elles ont fait établir un constat par huissier de justice le 30 mars 2015 sur le site Internet « biosthetic.fr » exploité par la société BIOSTHETIC. La société MCE, par l’intermédiaire de ses Conseils en Propriété Industrielle, a adressé, le 21 avril 2015, à la société BIOSTHETIC, une lettre de mise en demeure visant à voir cesser l’usage du signe « BIOSTHETIC » à titre de marque, de dénomination sociale, de nom commercial et de nom de domaine, dans le cadre des activités de fournitures d’appareils et cosmétiques destinés aux soins de beauté.

La société BIOSTHETIC n’a pas donné une suite favorable à cette mise en demeure.

C’est dans ces conditions que les sociétés du groupe LA BIOSTHETIQUE INTERNATIONAL ont fait assigner la société BIOSTHETIC devant ce tribunal par exploit du 22 juillet 2016. En demande dans leurs dernières conclusions, les sociétés du groupe LA BIOSTHETIQUE INTERNATIONAL demandent au tribunal de Vu l’article 3 de la loi n°64-1360 du 31 décembre 1964 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service,

Vu les articles 7 et 51 du règlement CE n°40/94 du 20 décembre 1993 dans sa version modifiée par le règlement CE n°422/2004 du 19février 2004, Vu l’article 52.2 du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 modifié par le règlement UE 2015/2424 du 16 décembre 2015, sur la marque de l’Union européenne, Vu les articles L. 713-3, L716-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle,

Vu l’article 9 du Règlement (UE) 2015/2424 du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2015, Vu l’article 1240 du Code Civil (ancien 1382 du même code),
- DIRE ET JUGER que la marque française « LA BIOSTHETIQUE » n° 1349763, la partie de l’Union européenne de la marque internationale « LA BIOSTHETIQUE » n°839640 et la marque

de l’Union européenne « LA BIOSTHETIQUE PARIS » n°5396031 dont la société MCE est titulaire, sont distinctives et par conséquent valables ;

- DEBOUTER en conséquence la société BIOSTHETIC de ses demandes en nullité, infondées ;

- DIRE ET JUGER que la marque française « LA BIOSTHETIQUE » n° 1349763, la partie de l’Union européenne de la marque internationale « LA BIOSTHETIQUE » n°839640 et la marque de l’Union européenne « LA BIOSTHETIQUE PARIS » n°5396031 dont la société MCE est titulaire, ne sont pas devenues la désignation usuelle dans le commerce des produits et services visés à leur dépôt mais ont tout au contraire renforcé ou acquis un caractère distinctif par l’usage ;

- DEBOUTER en conséquence la société BIOSTHETIC de ses demandes en déchéance pour dégénérescence, infondées ;

DIRE ET JUGER qu’en exploitant la dénomination « BIOSTHETIC », le signe « BIOSTHETIC ADVANCED TECHNOLOGY », et le nom de domaine « biosthetic.fr », la société BIOSTHETIC a commis des actes de contrefaçon de la marque française « LA BIOSTHETIQUE » n° 1349763 ; de la partie de l’Union européenne de la marque internationale « LA BIOSTHETIQUE » n°839640 et de la marque de l’Union européenne « LA BIOSTHETIQUE PARIS » n°5396031 dont la société MCE est titulaire ;

- DIRE ET JUGER qu’en faisant usage du signe et du nom commercial « BIOSTHETIC ADVANCED TECHNOLOGY », et du nom de domaine « biosthetic.fr », la société BIOSTHETIC a commis des actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société MCE, titulaire de droits antérieurs sur le nom commercial « LA BIOSTHETIQUE INTERNATIONAL » ;

- DIRE ET JUGER qu’en faisant usage du signe et du nom commercial « BIOSTHETIC ADVANCED TECHNOLOGY », et du nom de domaine « biosthetic.fr », la société BIOSTHETIC a commis des actes de concurrence déloyale à l’encontre des sociétés LA BIOSTHETIQUE MARCEL CONTIER et LABORATOIRE BIOSTHETIQUE KOSMETIK, titulaires respectivement de droits antérieurs sur les noms de domaine « labiosthetique.fr » et « labiosthetique.com » ;

En conséquence
- Interdire à la société BIOSTHETIC toute utilisation notamment à titre de marque, de dénomination sociale, de nom commercial et de nom de domaine, de la dénomination « BIOSTHETIC » ou « BIOSTHETIQUE », sur l’ensemble du territoire de l’union européenne et en relation avec la fourniture de produits ou services

relevant du domaine de l’esthétique et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;

- Ordonner à la société BIOSTHETIC la radiation de la dénomination sociale BIOSTHETIC et le transfert du nom de domaine « biosthetic.fr » au profit de la société MCE ainsi que de tout autre nom de domaine lui appartenant comprenant la dénomination « BIOSTHETIC » ;

- Condamner la société BIOSTHETIC à payer à MCE la somme de 60.000 euros en réparation du préjudice causé par les actes de contrefaçon de marques,
- Condamner la société BIOSTHETIC à payer à MCE la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice causé par les actes de concurrence déloyale,

— Condamner la société BIOSTHETIC à payer à la société LA BIOSTHETIQUE MARCEL CONTIER la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice causé par les actes de concurrence déloyale,
- Condamner la société BIOSTHETIC à payer à la société LABORATOIRE BIOSTHETIQUE KOSMETIK la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice causé par les actes de concurrence déloyale,
- Ordonner la publication du jugement à intervenir, aux frais de la société BIOSTHETIC, dans cinq journaux et/ou magazines du choix de MCE, dans la limite de 5.000 € par insertion ;

- Débouter la société BIOSTHETIC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et notamment, de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- Condamner la société BIOSTHETIC à verser à chacune des sociétés MCE, LA BIOSTHETIQUE MARCEL C et LABORATOIRE BIOSTHETIQUE KOSMETIK, la somme de 15.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie ;

- Condamner la société BIOSTHETIC aux entiers dépens, en ce compris les frais de constat.

En défense, la société BIOSTHETIC dans ses dernières conclusions demande au tribunal de :

Vu le titre VII du Code de la propriété intellectuelle

Vu l’article 1240 du Code civil

Vu l’article 32-1 et l’article 700 du Code de procédure civile

A titre préliminaire, REJETER les pièces adverses n°71 à 75 et 80 à 82 pour défaut de traduction À titre principal CONSTATER que les signes LA BIOSTHETIQUE et LA BIOSTHETIQUE PARIS sont descriptifs CONSTATER que les signes LA BIOSTHETIQUE et LA BIOSTHETIQUE PARIS sont en tout état de cause devenu descriptifs par l’usage

CONSTATER qu’ils n’ont pas acquis un caractère distinctif par l’usage

En conséquence ORDONNER la nullité des marques LA BIOSTHETIQUE (n°839640), LA BIOSTHETIQUE PARIS (n°5396031) ; LA BIOSTHETIQUE (n° 1349763) ORDONNER la déchéance des marques LA BIOSTHETIQUE (n°839640), LA BIOSTHETIQUE PARIS (n°53 96031) ; LA BIOSTHETIQUE (n° 1349763) REJETER l’ensemble des demandes de la société MCE au titre des actes de contrefaçon À titre subsidiaire, concernant les actes de contrefaçon Dire et juger que la société BIOSTHETIC ne se livre pas à des actes de contrefaçon des marques LA BIOSTHETIQUE (n°839640), LA BIOSTHETIQUE PARIS (n°5396031) ; LA BIOSTHETIQUE (n° 1349763), notamment du fait :

— que les signes sont différents

— que les produits et services sont distincts

— qu’il n’y a pas de risque de confusion
- que le signe « BIOSTHETIC » n’est pas utilisé dans la vie des affaires et en tout état de cause ne porte pas atteinte aux fonctions des marques de la société MCE

En conséquence REJETER l’ensemble des demandes de la société MCE au titre des actes de contrefaçon À titre principal et subsidiaire, concernant les actes de concurrence déloyale Dire et juger que la société BIOSTHETIC ne se livre pas à des actes de concurrence déloyale dans la mesure où :

— les signes revendiqués par les demanderesses sont descriptifs

— les signes sont différents

— les produits et services sont distincts

— il n’y a pas de risque de confusion

En conséquence REJETER l’ensemble des demandes des demanderesses au titre des actes de concurrence déloyale À titre infiniment subsidiaire, concernant les mesures sollicitées Dire et juger que les demanderesses ne justifient en rien leurs demandes d’interdiction et leurs demandes indemnitaires et qu’en tout état de cause les demandes sont fantaisistes En conséquence REJETER l’ensemble des demandes des demanderesses au titre des mesures sollicitées À titre reconventionnel, sur la procédure abusive Condamner l’ensemble des demanderesses solidairement à verser à la société BIOSTHETIC la somme de 3.000 euros au titre de la procédure abusive Concernant l’article 700, les dépens et l’exécution provisoire Condamner les demanderesses à payer à la société BIOSTHETIC la somme de 7.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner les demanderesses aux entiers dépens. La clôture a été prononcée en date du 29 mars 2018.

MOTIFS -sur le rejet des pièces n°71 à 75 et 80 à 82 pour défaut de traduction Il est sollicité en défense que les pièces n°71 à 75 et 80 à 82 produites par les demanderesses soient rejetées des débats pour défaut de traduction. Il s’agit de documents administratifs provenant des offices nationaux rédigés dans un vocabulaire simple en espagnol, italien et anglais que le tribunal comprend. La traduction n’était donc pas utile en l’espèce. Les pièces n°71 à 73 et 75, et 80 à 82 ne seront pas écartées des débats. En revanche, la pièce n° 74 rédigée en grec et non traduite, sera écartée des débats. -sur la validité des marques opposées : la distinctivité intrinsèque La société défenderesse remet en cause la validité des marques verbales opposées pour défaut de distinctivité sur le fondement de l’article L 711-2 b) et de l’article 7-1 du Règlement de l’Union européenne en faisant valoir que le signe est constitué de deux termes « BIO » et ESTHETIQUE » descriptifs des produits et services qu’il désigne. Elle soutient que le terme « BIO » renvoie à l’idée de respect de l’environnement, de l’utilisation de matières naturelles, voire de procédés de fabrication écologiques. Elle prétend que l’ensemble des marques de la société MCE visent des produits et services afférents à l’esthétique, naturels et qui respectent l’environnement, que ce soit ceux visés en classes 3 et 5 que ceux visés en classe 44.

En réplique, la société MCE fait valoir que la validité d’une marque s’apprécie d’une part, en considération des dispositions légales applicables au jour de son dépôt et d’autre part, en recherchant la manière dont le signe était perçu par le consommateur à la date de son dépôt. Elle relève tout d’abord que la validité de la marque française verbale « LA BIOSTHETIQUE » n°l349763 déposée le 6 mai 1976 doit être appréciée au regard de la loi n°64-1360 du 31 décembre 1964 et que la validité de la marque internationale verbale visant l’Union Européenne « LA BIOSTHETIQUE » n°0839640 enregistrée le 6 octobre 2004, ainsi que celle de la marque de l’Union européenne verbale « LA BIOSTHETIQUE PARIS » n°5396031 déposée le 18 octobre 2006, doit être appréciée au regard des dispositions de l’article 7 et 51 du règlement CE n°40/94 du 20 décembre 1993 dans sa version modifiée par le règlement CE n°422/2004 du 19 février 2004.

La société MCE prétend qu’au regard de ces dispositions, la jurisprudence reconnait régulièrement le caractère distinctif de marques constituées de néologismes, même si ceux-ci sont évocateurs. Elle fait remarquer qu’en 1976 lors du dépôt de la première marque, le terme «BIO» n’avait pas de sens propre, ce terme étant absent des dictionnaires. Elle ajoute que l’élément verbal « STHETIQUE », en tant que tel, n’a aucune signification dans la langue française, et en déduit que ses marques sont distinctives. Sur ce; Il est constant que la distinctivité intrinsèque d’une marque s’apprécie au jour de son dépôt.

Pour apprécier la validité de la marque française déposée en 1976, il convient d’appliquer les dispositions de la loi n°64-1360 du 31 décembre 1964 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service, en son article 3 :

« (…) Ne peuvent être utilisées comme marques : Celles qui sont constituées exclusivement de la désignation nécessaire et générique du produit et du service ou qui comportent des indications propres à tromper le public ; Celles qui sont composées exclusivement de termes indiquant la qualité essentielle du produit ou du service, ou la composition du produit ». Pour apprécier la validité de la partie européenne de la marque internationale déposée en octobre 2004 et celle de la marque de l’Union européenne déposée en 2006, ce sont les dispositions du règlement CE n°422/2004 du 19 février 2004 qui s’appliquent : Article 7 : « 1. Sont refusés à l’enregistrement : (…) b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif ; c) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ; d) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce ; (…) ». Il convient de rechercher si la marque présente un caractère distinctif au regard de chacun des produits et services visés au dépôt.

En l’espèce, la marque française a été déposée en classe 3 : pour les produits de parfumerie et de beauté, parfums , poudres, fards , huiles, crèmes, onguents, lotions, laits pour la peau, cosmétiques et huiles pour la chevelure; produits pour le visage et les mains, en classe 5 : produits biologiques, hygiéniques et désinfectants, en classe 44 : tous services rendus par les instituts de beauté et les salons de coiffure. La marque internationale a été déposée pour les mêmes produits de la classe 3 que ceux visés par le dépôt de la marque française et les mêmes services de la classe 44. La marque de l’Union européenne a été déposée pour les mêmes produits de la classe 3 que ceux visés par le dépôt de la marque française et pour les services suivants en classe 44 : soins d’hygiène corporelle et de beauté pour être humains ; salons de beauté, salons de coiffure, salons de parfumerie; services de manucure, conseils en matière de soins de beauté et de coiffure, physiothérapie.

Le tribunal relève que tous les produits et services visés dans les dépôts des trois marques de la société MCE désignent des produits et services relevant du domaine de l’esthétique (classes 3 et 44) ou du domaine biologique (classe 5). S’il est vrai que le terme « biosthétique » constitue un néologisme, néanmoins, le seul fait d’être un néologisme ne permet pas à un signe d’être qualifié d’arbitraire et donc nécessairement distinctif à l’égard des produits et services que ce signe désigne. En effet, un néologisme ne saurait constituer une marque valable s’il est composé d’éléments juxtaposés immédiatement compris par le public pertinent comme cette juxtaposition et renvoyant à la signification des deux mots accolés. En l’espèce, le terme « sthétique », même si le « e » est éludé, était compris aisément par le public concerné dès 1976 comme signifiant « esthétique », ce qui n’est discuté. Le point de discussion se focalise sur la perception par le public pertinent du terme « bio » dès 1976. Aujourd’hui, il est évident que le consommateur de langue française percevra le préfixe « bio » comme renvoyant à l’idée de respect de l’environnement et à l’écologie. Cependant, il convient de se positionner, dans l’examen de cette perception par le public concerné, à la date des dépôts. Il est de sens courant que le terme « bio » de racine grecque signifie vie ou vivant. Le terme « bio » était compris comme l’abréviation du terme « biologique », et ce bien avant 1976. Ce terme était donc dès la date des dépôts hautement évocateurs de l’utilisation de matières naturelles, ce que confirme les pièces versées aux débats en défense, (pièces 11 à 14 en défense et 40 en demande)

Les produits et services visés en classes 3 et 44 se rapportent tous directement à l’esthétique, que ce soit pour les produits cosmétiques et parfums que pour les services de salon de beauté ou de coiffure. Aussi, le public concerné, qu’il s’agisse du professionnel des salons de beauté et coiffure que du consommateur de ces services et produits de beauté, comprenait dès 1976 que « la biosthétique » désignait des produits et services esthétiques utilisant des matières naturelles, c’est à dire biologiques. Par conséquent, « la biosthétique » désigne la qualité essentielle des produits ou des services visés dans les dépôts. Or, les indications de qualité ne peuvent être adoptées comme marques, elles ne peuvent être monopolisées par un acteur économique particulier et doivent être laissées à la disposition du public.

Le signe verbal « la biosthétique » est donc dépourvu du caractère distinctif intrinsèque qui lui permettrait de remplir la fonction de marque, tant au regard des dispositions de l’article 3 de la loi de 1964 que de celles de l’article 7 c) du Règlement communautaire. Enfin, il n’est pas contesté par les parties que le terme « Paris » ajouté à la marque la plus récente qui est la marque de l’Union européenne n’a aucun caractère distinctif en ce qu’il indique l’origine géographique des produits et services.

— Sur l’acquisition de la distinctivité par l’usage

Subsidiairement, les demanderesses font valoir que la marque « La biosthétisque » a acquis un caractère distinctif par son usage. Elles prétendent que dès 1959 s’est tenu à Paris le premier congrès «LA BIOSTHETIQUE » qui réunissait les professionnels membres de la «Société Française de Biosthétique » pour partager les connaissances de Marcel C, le fondateur de la société MCE, et pour présenter les nouveaux produits « LA BIOSTHETIQUE », que dès 1977 la marque est présente dans 19 autres pays de l’Union européenne. Elles indiquent également que depuis 2001 un concours international LA BIOSTHETIQUE baptisé le concours BEAUTY STYLIST est ouvert à tous les collaborateurs des salons LA BIOSTHETIQUE (pièce 18 en demande) et que des congrès internationaux « LABIOSTHETIQUE » ont également lieu de manière régulière, tel que celui organisé à Berlin en 2009.

Il est répondu en défense que le terme « biosthétique » est utilisé de manière générique et non à titre de marque, que les pièces produites ne démontrent un usage que pour les produits de coiffure, enfin, que la seule preuve de dépenses de publicité ne permet pas de démontrer une acquisition de la distinctivité du signe par l’usage. sur ce ;

Concernant la marque française, s’appliquent les dispositions de l’article L 711-2 du Code de la propriété intellectuelle dernier alinéa : « Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par l’usage » Concernant la marque européenne et la partie européenne de la marque internationale, s’appliquent les dispositions de l’article 52.2 du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 modifié par le règlement UE 2015/2424 du Parlement Européen et du conseil du 16 décembre 2015 sur la marque de l’Union européenne : « Lorsque la marque de l’Union européenne a été enregistrée contrairement à l’article 7, paragraphe 1, point b), c) ou d), elle ne peut toutefois être déclarée nulle si, par l’usage qui en a été fait, elle a acquis après son enregistrement un caractère distinctif pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée ». Il convient de déterminer si les marques « la biosthétique » et « la biosthétique Paris » ont acquis un caractère distinctif par l’usage qui en a été fait pour les produits et services visés dans le dépôt, il y a donc lieu d’apprécier globalement les éléments qui peuvent démontrer que la marque est devenue apte à identifier le produit concerné comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer le produit de ceux d’autres entreprises.

Le titulaire doit démontrer en premier lieu l’importance de l’usage de sa marque et en second lieu, l’incidence que cet usage a eu sur son caractère distinctif. Les efforts du titulaire ne sont pris en considération que dans la mesure où ils ont des résultats objectifs dans la perception de la marque par le public pertinent. En l’espèce, il ressort de la pièce 2 en demande que le signe « La Biosthétique » est utilisé à titre de marque pour des salons de coiffure et produits de beauté pour la chevelure à Paris et en France depuis près de 50 ans, et aujourd’hui dans plusieurs villes en Europe notamment en Allemagne et en Italie, ce qui est confirmé par l’attestation de l’expert-comptable indiquant le nombre des salons de coiffure/instituts de beauté proposant des produits et services sous ce signe en France (700) et en Europe (6000), (pièce 51 en demande) Il ressort des pièces 18 et 19 en demande que des concours et congrès sont organisés à Paris ou à Berlin (2009) depuis plusieurs années rassemblant les différents salons européens du groupe « La Biosthétique » sous ce signe. Le tribunal relève que ces événements sont tous liés à la coiffure.

Au vu de ces pièces, les demandeurs justifient d’une intensité et d’une ancienneté dans l’usage des marques verbales « La Biosthétique » et « La Biosthétique Paris » suffisantes pour acquérir un caractère

distinctif concernant les services de coiffure et les produits esthétiques pour la chevelure. En revanche, la seule pièce 49 qui correspond à une capture d’écran d’offre en vente en ligne de produits cosmétiques pour la peau sous la marque « La Biosthétique » est insuffisante pour prouver que le signe est immédiatement perçu comme une marque par le public pertinent pour des produits et services esthétiques autres que ceux concernant la coiffure et la chevelure. Les marques opposées par la demanderesse dans le présent litige seront donc annulées partiellement, pour les produits de parfumerie et de beauté, parfums : poudres, fards, huiles, crèmes, onguents, lotions, laits pour la peau, produits pour le visage et les mains en classe 3 ; les produits biologiques, hygiéniques et désinfectants en classe 5, et les services rendus par les instituts de beauté en classe 44. En revanche, les trois marques de la société MCE, la française, la partie européenne de l’internationale et l’européenne, seront validées pour désigner les cosmétiques et huiles pour la chevelure en classe 3 ainsi que tous services rendus par les salons de coiffure en classe 44.

Sur la demande reconventionnelle en déchéance pour dégénérescence des marques validées

Selon le défendeur, les marques opposées par les demanderesses sont déchues par dégénérescence. Il soutient à cet effet que la société MCE n’a eu de cesse que de substantiver le signe la BIOSTHETIQUE et/ou de l’adjectiver de telle manière que le terme est devenu totalement générique.

La société MCE conteste en faisant valoir que l’emploi générique et usuel du terme « la biosthétique » n’est nullement démontré. Sur ce; Pour la marque française, s’applique l’article L.714-6 du Code de la propriété intellectuelle issu de la loi du 4 janvier 1991 : "Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire d’une marque devenue de son fait: a) La désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service".

Pour la marque européenne et la partie européenne de la marque internationale, s’applique l’article 58, 1, b) du règlement (UE) 2017/1001 (ancien article 51, 1, b) du règlement (CE) n° 207/2009) : 1. «Le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon : […]

b) si la marque est devenue, par le fait de l’activité ou de l’inactivité de son titulaire, la désignation usuelle dans le commerce d’un produit ou d’un service pour lequel elle est enregistrée ».

En l’espèce, pour démontrer un usage générique, la défense s’appuie sur les pièces suivantes :

— les «annales de biosthétique » de 1978 (pièce 43 du demandeur)

— la nomenclature INSEE de 2003 (pièce 15 en défense)

— un arrêt de la Cour de Cassation de 1964 (pièce 14 en défense). Concernant les « annales de biosthétique » versées aux débats par les demandeurs, il s’agit d’un document interne à l’entreprise, mentionné « confidentiel » qui n’est donc pas pertinent pour démontrer l’usage du terme «biosthétique » fait par le public. En outre, ce document interne date de 1978, soit antérieurement à la loi de 1991, instaurant en France la déchéance par dégénérescence. Concernant les pièces 14 et 15 produits par le défendeur, il s’agit de documents relatifs à l’usage de « biosthéticien » qui est un terme différent du signe « biosthétique ». La société BIOSTHETIC échoue donc à démontrer l’emploi usuel et générique par le public du terme « biosthétique ». Sur la contrefaçon par imitation des marques visant les produits esthétiques pour la chevelure et les services de salon de coiffure La société MCE reproche à la société BIOSTHETIC de contrefaire par imitation ses marques verbales «La Biosthétique » et «la Biosthétique Paris », en exploitant la dénomination « BIOSTHETIC », le signe «BIOSTHETIC ADVANCED TECHNOLOGY», et le nom de domaine « biosthetic.fr ».

La société BIOSTHETIC répond qu’il n’existe pas de risque de confusion, les signes, les produits et les activités étant, selon elle, différents. Sur ce ; Concernant la marque française, l’article L 713-2 du Code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : »formule, façon, système, imitation, genre, méthode", ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement ; »

Concernant la marque européenne et la partie européenne de la marque internationale, l’article 9 (2) du Règlement sur les marques de l’Union européenne dispose que le titulaire d’une marque de l’Union Européenne :"est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque :b)ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque ; ». En l’espèce, il convient de rappeler que les marques opposées par la société MCE n’ont été validées que pour désigner les cosmétiques et huiles pour la chevelure en classe 3 ainsi que tous services rendus par les salons de coiffure en classe 44.

Alors qu’il ressort des pièces et explications du dossier et plus particulièrement du procès-verbal de constat produit en pièce 21 en demande que les signes litigieux ne sont exploités par la société BIOSTHETIC que pour commercialiser des appareils d’amincissement, anti-âge et dépilation durable au laser, ainsi qu’à titre d’accessoire à l’utilisation de ces machines, des sérums.

Même si les produits de la société défenderesse ressortent du domaine très large de l’esthétique, ils ne sont ni identiques ni même similaires au domaine spécifique de la coiffure visé par les marques opposées. A défaut de similarité dans les produits en comparaison, il n’y a donc pas de risque de confusion pour le public pertinent entre les marques de la société MCE et les signes distinctifs de la société BIOSTHETIC.

La contrefaçon de marques par imitation n’est pas établie.

Sur la concurrence déloyale à titre principal

Il est reproché à la société BIOSTHETIC, par son usage du signe et du nom commercial «BIOSTHETIC ADVANCED TECHNOLOGY » et du nom de domaine « biosthetic.fr », de porter atteinte :

— aux droits antérieurs de la société MCE sur son nom commercial « LA BIOSTHETIQUE INTERNATIONAL »,

— et aux droits antérieurs respectifs sur les noms de domaine «labiosthetique.fr» et labiosthetique.com » des sociétés LA BIOSTHETIQUE MARCEL C et LABORATOIRE BIOSTHETIQUE KOSMETIK.

Le défendeur conteste en faisant valoir qu’il n’existe aucun risque de confusion. Sur ce : Vu l’article 1240 du code civil, La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un signe qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce. L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété de la prestation copiée.

Il est vrai que les parties en présence interviennent toutes sur le marché européen de l’esthétique.

Cependant, le signe distinctif litigieux est utilisé sous forme semi figurative en couleurs, et les termes verbaux en comparaison s’écrivent différemment, ce qui permet au consommateur de les distinguer. En outre, les droits privatifs sur la marque détenus par la société MCE du fait de l’acquisition de la distinctivité par l’usage sont limités aux produits cosmétiques et huiles pour la chevelure et aux services rendus par les salons de coiffure. Or, il est démontré que la société BIOSTHETIC n’utilise le signe litigieux que pour commercialiser des appareils d’amincissement, anti- âge ou dépilation durable au laser, activité commerciale différente de celle des sociétés demanderesses qui interviennent sur le marché plus spécifique des salons de coiffure, dans lesquels il est proposé de façon accessoire quelques produits de beauté. Il en ressort qu’il n’y a pas de risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine commerciale des produits objets du litige. Aucun acte de concurrence déloyale n’est donc établi du fait de l’usage par la société BIOSTHETIC de son signe distinctif, de son nom commercial « BIOSTHETIC ADVANCED TECHNOLOGY » et de son nom de domaine « biosthetic.fr ». Les demandes de ce chef seront donc toutes rejetées.

Sur la demande reconventionnelle en procédure abusive

L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au dol. La société défenderesse sera déboutée de sa demande à ce titre faute pour elle de rapporter la preuve d’une quelconque obligation de nuire ou légèreté blâmable de la part des sociétés demanderesses qui ont pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits et d’établir l’existence d’un préjudice autre que celui subi du fait des frais exposés pour sa défense. Sur les frais et l’exécution provisoire Les dépens seront mis à la charge des demanderesses, parties qui succombent. Les conditions sont réunies pour les condamner in solidum à payer à la société BIOSTHETIC la somme de 7000 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans ce litige par cette dernière. Les circonstances de l’espèce ne justifient pas d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Écarte des débats la pièce n° 74 produite en demande et rejette le surplus de la demande tendant au rejet de pièces, Annule partiellement la marque française verbale n°1349763» LA BIOSTHETIQUE », la partie européenne de la marque internationale verbale n°0839640 « LA BIOSTHETIQUE » et la marque de l’Union européenne n°5396031 « LA BIOSTHETIQUE PARIS» pour les produits et services visés par l’enregistrement, à l’exception des produits « cosmétiques et huiles pour la chevelure » en classe 3 ainsi que « tous services rendus par les salons de coiffure » en classe 44 ; Dit que la partie la plus diligente en avisera l’INPI et l’EUIPO, pour inscription sur les Registres des Marques, dès que la présente décision sera définitive,

Rejette la demande en déchéance pour dégénérescence,

Rejette les demandes fondées sur la contrefaçon,

Rejette les demandes fondées sur la concurrence déloyale,

Rejette la demande reconventionnelle en procédure abusive,

Condamne in solidum la société MCE et les sociétés LA BIOSTHETIQUE MARCEL C et LABORATOIRE BIOSTHETIQUE KOSMETIK à payer à la société BIOSTHETIC au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 7000 euros,

N’ordonne pas l’exécution provisoire du présent jugement, Condamne in solidum la société MCE et les sociétés LA BIOSTHETIQUE MARCEL C et LABORATOIRE BIOSTHETIQUE KOSMETIK aux entiers dépens.