Affaire T-222/21

Shopify Inc.

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Arrêt du Tribunal (neuvième chambre) du 12 octobre 2022

« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne figurative Shoppi – Marque de l’Union européenne verbale antérieure SHOPIFY – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), et article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 [devenus article 8, paragraphe 1, sous b), et article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001] – Absence de caractère distinctif accru de la marque antérieure – Accord de retrait du Royaume-Uni de l’Union et de l’Euratom (Brexit) »

1. Marque de l’Union européenne – Renonciation, déchéance et nullité – Causes de nullité relative – Existence d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Risque de confusion avec la marque antérieure – Critères d’appréciation

   [Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 1, b), et 53, § 1, a)]

   (voir points 18, 73, 118)

2. Marque de l’Union européenne – Renonciation, déchéance et nullité – Causes de nullité relative – Existence d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Risque de confusion avec la marque antérieure – Appréciation du risque de confusion – Détermination du public pertinent – Niveau d’attention du public – Matériel informatique et logiciels

   [Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 1, b), et 53, § 1, a)]

   (voir points 22, 23, 27, 28)

3. Marque de l’Union européenne – Renonciation, déchéance et nullité – Causes de nullité relative – Existence d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Risque de confusion avec la marque antérieure – Marque figurative Shoppi et marque verbale SHOPIFY

   [Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 1, b), et 53, § 1, a)]

   (voir points 34-36, 55, 65, 70, 74, 86, 115, 128)

4. Marque de l’Union européenne – Renonciation, déchéance et nullité – Causes de nullité relative – Existence d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Similitude entre les marques concernées – Critères d’appréciation – Marque complexe – Caractère distinctif et descriptif d’un élément commun aux deux marques – Pertinence

   [Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 1, b), et 53, § 1, a)]

   (voir points 39, 40, 43, 44, 60, 72)

5. Marque de l’Union européenne – Renonciation, déchéance et nullité – Causes de nullité relative – Existence d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Similitude entre les marques concernées – Éléments d’une marque revêtant un caractère descriptif

   [Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 1, b), et 53, § 1, a)]

   (voir point 45)

6. Marque de l’Union européenne – Renonciation, déchéance et nullité – Causes de nullité relative – Existence d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Risque de confusion avec la marque antérieure – Caractère distinctif élevé de la marque antérieure – Critères d’appréciation

   [Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 1, b), et 53, § 1, a)]

   (voir points 89-91, 119)

7. Marque de l’Union européenne – Renonciation, déchéance et nullité – Causes de nullité relative – Usage de la marque pouvant être interdit en vertu d’un autre droit antérieur – Possibilité d’interdire l’usage tant à la date de dépôt de la demande de la marque qu’à la date de la décision de l’Office – Conditions

   [Règlement du Conseil no 207/2009, art. 53, § 2, d)]

   (voir points 99-104)

8. Marque de l’Union européenne – Renonciation, déchéance et nullité – Causes de nullité relative – Existence d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Risque de confusion avec la marque antérieure – Caractère distinctif faible de la marque antérieure – Incidence

   [Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 1, b), et 53, § 1, a)]

   (voir points 120, 123)

Résumé

En 2017, M. Rossi, M. Vacante et Shoppi Ltd (ci-après, les « intervenants ») ont obtenu auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) l’enregistrement de la marque de l’Union européenne figurative Shoppi pour des produits relevant du secteur informatique, des services de publicité et des services de communication électronique ( 1 ). La société Shopify Inc. (ci-après, la « requérante ») a introduit devant l’EUIPO une demande en nullité fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque de l’Union européenne verbale antérieure SHOPIFY ( 2 ).

Cette demande a d’abord été accueillie par la division d’annulation de l’EUIPO avant d’être rejetée par sa chambre de recours, qui a conclu à l’absence d’un tel risque en raison notamment du caractère distinctif faible de la marque antérieure ainsi que de l’absence des preuves suffisantes présentées par la requérante pour démontrer le caractère distinctif accru par l’usage de la marque antérieure.

La requérante demande l’annulation de la décision de la chambre de recours de l’EUIPO (ci-après, la « décision attaquée »). Par son arrêt, le Tribunal rejette ce recours et se prononce pour la première fois sur l’appréciation du caractère distinctif accru de la marque antérieure après le retrait du Royaume-Uni de l’Union ainsi que sur la nécessité d’examiner préalablement l’opposabilité de l’usage de la marque antérieure au moment de la décision de l’EUIPO sur la demande en nullité.

Appréciation du Tribunal

Tout d’abord, le Tribunal rappelle que l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne et d’Euratom ( 3 ), en vigueur depuis le 1er février 2020, prévoit une période de transition courant du 1er février au 31 décembre 2020, après laquelle la législation de l’Union dans le domaine des marques ne s’applique plus au Royaume-Uni ( 4 ). En l’occurrence, si la marque contestée avait été déposée avant la période de transition, la décision attaquée a été adoptée après l’expiration de cette période.

Ensuite, le Tribunal évoque sa jurisprudence selon laquelle, dans le cadre d’une procédure de nullité, le titulaire d’un droit de propriété industrielle antérieur doit établir qu’il peut interdire l’usage de la marque litigieuse non seulement à la date de dépôt de cette marque, mais également à la date à laquelle se prononce l’EUIPO sur la demande en nullité. Partant, le Tribunal estime que, pour que les preuves du caractère distinctif accru par l’usage de la marque antérieure au Royaume-Uni soient pertinentes pour la demande en nullité de la marque contestée, il faut que cet usage soit encore opposable à la date à laquelle l’EUIPO se prononce sur la demande en nullité. Or, dans le cas d’espèce, la décision attaquée étant postérieure à l’expiration de la période transitoire, la chambre de recours était tenue de ne pas prendre en compte l’usage de la marque antérieure au Royaume-Uni, qui n’était plus opposable à cette date, et d’écarter ainsi lesdits éléments de preuve.

En outre, le Tribunal indique que, en vertu du principe fondamental de territorialité des droits de propriété intellectuelle ( 5 ), aucun conflit ne saurait survenir au Royaume-Uni entre la marque contestée et la marque antérieure après l’expiration de la période de transition, puisque ces marques ne sont plus protégées sur ce territoire.

Enfin, le Tribunal considère que si la date à prendre en compte pour évaluer le caractère distinctif accru de la marque antérieure est la date de dépôt de la demande de la marque contestée, l’exigence de permanence ou de persistance du droit antérieur à la date à laquelle se prononce l’EUIPO sur la demande en nullité constitue une question d’opposabilité, qui doit être examinée de façon préalable à une évaluation de fond telle que celle du caractère distinctif accru de la marque antérieure.

( 1 ) Il s’agissait de produits relevant des classes 9, 35 et 38 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

( 2 ) Au sens des articles 8, paragraphe 1, sous b), et 53, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).

( 3 ) Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO 2020, L 29, p. 7, ci-après, l’« accord de retrait »).

( 4 ) Articles 126 et 127 de l’accord de retrait.

( 5 ) Au sens de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).