LES CHAMBRES DE RECOURS

DÉCISION de la première chambre de recours du 19 octobre 2020
Dans l’affaire R 2594/2019-1
Cassa Centrale Centrale Banca — Credito Cooperativo Italiano S.p.A. en forme abréga Cassa Centrale Via Segantini 5
38122 Trento (TN)
Italie Demanderesse/requérante représentée par LEGANCE AVVOCATI ASSOCIATI, Via Broletto, 20, 20121 Milano (Italie)
contre
BANKIA, S.A. Calle Monte Esquinza, 48
28010 Madrid
Espagne Opposante/défenderesse représentée par DESPACHO GONZÁLEZ-BUENO, S.L.P., Calle Velázquez 19, 2° dcha., 28001 Madrid, Espagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 064 126 (demande de marque de l’Union européenne no 17 889 900)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), M. Bra (rapporteur) et A. Kralik (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
19/10/2020, R 2594/2019-1, Banquì/Bankia (marque fig.) et al.

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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 19 avril 2018, Cassa Centrale («la demanderesse»), anciennement Cassa Centrale Banca, revendiquant l’ancienneté de la marque italienne no 302017000118945 dont la date de dépôt est le 20 octobre 2017, sollicitait l’enregistrement de la marque verbale
BANQUAINES
pour les produits et services suivants:
Classe 9 — Bases de données (électroniques); Logiciels; Clés USB [non préenregistrées]; Clés
USB; Cartes à mémoire ou à microprocesseur; Cartes de caisse [codées]; Cartes de retrait imprimées et codées; Cartes de retrait [magnétiques]; Cartes de crédit; Lecteurs de cartes électroniques; Cartes laser; Cartes à mémoire ou à microprocesseur; Lecteurs de cartes de crédit;
Lecteurs de cartes magnétiques codées; Cartes bancaires [codées ou magnétiques]; Cartes codées pour transactions en points de vente; Cartes de paiement codées magnétiquement; Cartes codées pour le transfert électronique de fonds; Terminaux pour le traitement électronique des paiements par carte de crédit; Applications pour smartphones, tablettes électroniques et ordinateurs portables pour l’accès aux services bancaires; Fourniture de logiciels pour les répertoires d’accès à l’information qui peuvent être téléchargés sur un réseau informatique mondial; Serveurs Internet; Serveurs informatiques; Serveurs de bases de données informatiques;
Classe 35 — Publicité; Gestion des affaires commerciales; Analyse d’entreprise; Analyse commerciale de marchés; Analyse du prix de revient; Analyse d’informations commerciales;
Analyse économique à des fins commerciales; Des agences de publicité; Assistance aux entreprises industrielles concernant la conduite de leurs affaires; Assistance en matière
d’administration d’affaires; Compilation, production et diffusion de matériel publicitaire; Conseil en gestion d’entreprise et en marketing; Services d’informations et de conseils commerciaux; Marketing; Courtage de contacts commerciaux et d’affaires; Organisation de transactions et de contrats commerciaux; Cotation d’enchères; Organisation de festivals à des fins publicitaires; Organisation de foires à des fins commerciales ou publicitaires; Experts en efficacité; Services de relations publiques; Comptabilité, tenue de livres et audit; Services d’informations et de conseils commerciaux; Études de marché; Recherches commerciales; Services de conseils en affaires;
Services de gestion de risques commerciaux; Services de planification et de stratégie commerciales; Estimations commerciales; Services de revue de presse; Comptabilité; Élaboration de prévisions économiques; Sondages d’opinion; Établissement de relevés de comptes; Services de vente aux enchères; Audits d’entreprises (analyses d’entreprises)
Classe 36 — Affaires financières; Affaires monétaires; Services bancaires; Conseils en matière financière; Banque directe; Estimations financières (assurances, banques, immobilier); Agences d’assurances; Administration des régimes d’assurance; Administration des régimes d’assurance; Administration de portefeuilles d’assurance; Services bancaires d’assurance; L’assurance pour le risque de crédit; Assurance hypothécaire; Assurance-crédit; Conseils et renseignements en matière d’assurance; Garanties d’assurance; Services financiers fournis par des compagnies d’assurance; Acquisition de biens immobiliers pour le compte de tiers; Gérance de biens immobiliers; Organisation de locations de propriétés; Services de conseils en investissements immobiliers;
Services de prêts immobiliers; Gérance de biens immobiliers; Services fiduciaires de biens immobiliers; Évaluation et gestion de biens immobiliers; Émission de chèques de voyage; Émission de cartes à valeur stockée; Dépôt de valeurs; L’acquisition et le transfert de créances monétaires; Administration des comptes d’épargne; Gestion financière; Administration de régimes

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de retraite; Opérations bancaires de commerce; Courtage; Services de financement; Services de conseils en planification financière; Services fiscaux [non comptables]; Établissement de trusts (services pour les -); Mise à disposition de comptes courants; Services de financement; La mise à disposition de plans de retraite; Mise à disposition de services financiers par le biais d’un réseau informatique mondial ou d’Internet; Fourniture de titres financiers; Garantie des fonds; Services de gestion des risques financiers; Services de gestion de fonds patrimoniaux; Gestion financière de comptes courants; Gestion financière liée aux opérations bancaires; Services bancaires sur
Internet; Investissements financiers; Opérations bancaires de commerce; Services bancaires en ligne; Planification et gestion financières; Services de prêt, de crédit et de crédit-bail; Services bancaires sur Internet; Services bancaires et financiers; Télébancaires; Services de comptes bancaires; Services de comptes de dépôt; Services de comptes d’épargne; Services de comptes courants; Services de financement; Services de plans d’épargne; Services de retraite; Services monétaires; Services de retraite; Services de comptes bancaires et de comptes d’épargne;
Transferts et transactions financières et services de paiement; Collectes de fonds; Services de cartes; Émission de cartes de crédit; courtage de cartes de crédit et de cartes de débit; Mise à disposition de guichets automatiques bancaires (GAB) et de cartes de débit; Services de cartes bancaires, cartes de crédit, cartes de débit et cartes de paiement électronique; Services de cartes de crédit et de cartes de paiement; Gestion de services de cartes de crédit; Services de conseils en matière de cartes de crédit, de cartes de débit et de cartes de paiement; Ouverture et fermeture des comptes bancaires; Location de logements [appartements]; Agences immobilières; Analyses financières; Services de dépôt en coffres-forts; Services de financement relatifs au crédit-bail;
Courtage en assurances; Courtage en biens immobiliers; Courtage en bourse; Services d’opérations de change de devises; Estimation fiscale; Les citations en bourse; Services d’épargne bancaire; Expertise immobilière; Transfert électronique de fonds; Services de vérification de chèques.
2 La demande a été publiée le 27 juin 2018.
3 Le 13 septembre 2018, BANKIA, S.A. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (JO L 78, p. 1, ci-après le
«RMUE»).
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) L’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 125 284,
déposée le 15 juillet 2011 et enregistrée le 12 octobre 2016, pour, entre autres, les produits et services suivants:
classe 9 — Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; Appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images; Supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; Distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; Caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs; Extincteurs;

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Classe 35 — Services d’aide à la publicité et à la direction d’entreprises commerciales ou industrielles; administration commerciale, travaux de bureau; agences d’import-export;

Classe 36 — Services d’assurances; Affaires financières; Analyses financières; Affaires monétaires; Affaires bancaires; Banque directe; Les cotations des valeurs boursières et de valeurs boursières; Placement de fonds et investissement de capitaux; Gestion immobilière, agences de logement et estimations immobilières; Services de biens immobiliers; Dépôt de valeurs; Émission de cartes de crédit et de débit; Services de fiducie; La création de fonds communs de placement et l’investissement; Hypothèques; Services bancaires, financiers, monétaires, d’assurance et immobiliers en ligne via des réseaux de télécommunication (y compris téléphones portables), réseaux de transmission de données et réseaux mondiaux de communications informatiques.

La renommée a été revendiquée pour tous les services compris dans la classe 36.
b) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 125 219, «BANKIA», déposée le 15 juillet 2011 et enregistrée le 9 octobre 2014 pour, notamment, les produits suivants:
classe 9 — Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; Appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images; Supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; Distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; Caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs; Extincteurs.

6 L’opposante a fait valoir, en substance, que les signes comparés sont visuellement similaires en ce qu’ils ont en commun quatre lettres sur six, à savoir la particule initiale «BAN» et la lettre «I». Sur le plan phonétique, la similitude est d’autant plus grande que les phonèmes «QU-» et «K-» sont prononcés à l’identique. Les produits et services comparés sont identiques. Les marques antérieures possèdent un caractère distinctif accru en raison de leur notoriété. Il existe dès lors un risque de confusion, y compris une association, dans l’esprit du public pertinent. En outre, les marques antérieures ont été utilisées sur le marché de manière très large et jouissent d’une forte renommée parmi les consommateurs et, dès lors, la marque contestée tirera indûment profit de la renommée des marques antérieures, ce qui porterait préjudice à l’image et au caractère distinctif des marques antérieures sans juste motif. A cet égard, l’opposante a produit les éléments de preuve suivants:
• Annexe 1:Impressions du site officiel de l’opposante, www.bankia.com, où des informations sont trouvées au sujet de la société, comme par exemple, Bankia compte plus de 8 millions de clients dans le monde, 16 salariés et plus de 180 actionnaires, etc. Elle a investi près de 20 millions d’euros dans des dépenses sociales;
• Annexe 2: Des impressions du site intermarque, où BANKIA se trouve parmi les meilleures marques espagnoles de 2017;
• Annexe 3:Informations obtenues de la part de la société Brand Finance (www.brandirectory.com), où Bankia apparaît l’une des 100 meilleures

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marques espagnoles dans tous les secteurs, et parmi les 500 marques les plus importantes dans le secteur bancaire. En effet, Bankia apparaît dans les tables suivantes de la ligue des marques suivantes:
Classe 21 dans les espagnols 100, 2018;
Classe 158 dans la banque 500, 2018;
Classe 22 dans les espagnols 100, 2017;
Classe 162 dans la banque 500, 2017;
Classe 146 dans la banque 500, 2016;
Classe 20 dans les espagnols 100, 2016;
Premier rang en 379 dans les classes 500 et 2016;
Classe 138 dans la banque 500, 2015;
Classe 139 dans la banque 500, 2014
• Annexe 4: Informations obtenues sur le site officiel du site web officiel de la Bourse de Madrid (www.bolsamadrid.es), où la Bankia est listée.
7 Le 10 avril 2019, et le 12 avril 2019, la demanderesse a présenté ses observations en réponse à l’acte d’opposition. Elle a contesté l’étendue de la protection de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 10 125 284 en faisant référence à l’opposition no B 1 964 934, qui a par la suite fait l’objet d’un pourvoi devant la chambre de recours et du Tribunal (14/02/2014 , R 649/2013-2
& R 744/2013-2, BANKIA (marque fig.)/BANKY; 17/09/2015, T-323/14,
Bankia/BANKY, EU:T:2015:642). Compte tenu de ces décisions et de l’arrêt, la demanderesse a ensuite fait valoir que la marque de l’Union européenne no 10 125 284 n’aurait pas dû être admise à l’enregistrement pour les services suivants compris dans la classe 36 «services d’ assurance; affaires financières; analyses financières; affaires monétaires; affaires bancaires; banque directe; les cotations des valeurs boursières et de valeurs boursières; placement de fonds et investissement de capitaux; estimations immobilières; dépôt de valeurs; émission de cartes de crédit et de débit; services de fiducie; la création de fonds communs de placement et l’investissement; hypothèques; Services bancaires en ligne, financiers, monétaires, services d’assurance via des réseaux de télécommunication (y compris téléphones mobiles), réseaux de transmission de données et réseaux mondiaux de communications informatiques». Dès lors, la marque de l’Union européenne no 10 125 284 est valablement enregistrée uniquement pour les services restants compris dans la classe 36, à savoir les «services d' administration immobilière, agents immobiliers; services de biens immobiliers; Services immobiliers, via des réseaux de télécommunication (y compris téléphones portables), réseaux de transmission de données et réseaux mondiaux de communications

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informatiques». Par une communication distincte adressée à l’Office, la demanderesse demande de vérifier et de mettre à jour les informations disponibles dans la base de données de l’EUIPO.
8 L’opposante n’a pas présenté d’observations en réponse.
9 Par décision du 14 octobre 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition au motif qu’il existait un risque de confusion à l’égard de tous les produits et services contestés, à l’exception des services de «vente aux enchères» dans la classe 35. Elle a, en particulier, motivé sa décision comme suit:
– Elle a estimé qu’il convenait d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante no 10 125 284, car cette marque a une étendue de protection plus large que l’autre marque antérieure étant donné qu’elle couvre des produits et services compris dans les classes 9, 35 et 36.
Produits contestés compris dans la classe 9
– Les «lecteurs électroniques de cartes; lecteurs de cartes de crédit; Les terminaux pour le traitement électronique des paiements par carte de crédit» sont identiques aux «équipements pour le traitement de données» de l’opposante parce que les produits contestés sont inclus dans les produits de l’opposante ou se chevauchent avec ceux-ci.
– Les «clés USB [non préenregistrées] contestées; Clés USB; cartes à puce
[cartes à circuits intégrés] (listées deux fois); cartes de caisse [codées]; cartes de retrait imprimées et codées; cartes de retrait [magnétiques]; cartes de crédit; cartes laser; lecteurs de cartes magnétiques codées; cartes bancaires
[codées ou magnétiques]; cartes codées pour transactions en points de vente; cartes de paiement codées magnétiquement; les cartes codées pour le transfert électronique de fonds» sont toutes incluses dans la catégorie des «services de stockage et de stockage de données». Ces produits sont au moins très similaires aux «supports d’ enregistrement magnétiques, disques acoustiques» de l’ opposante, qui sont également inclus dans la catégorie des «dispositifs de stockage de données et supports» et qui stockent des informations afin de conserver, transporter ou reproduisent des informations.
Ces produits ont la même destination et sont donc concurrents. Ils sont fabriqués par les mêmes entreprises et, logiquement, ils partagent les mêmes réseaux de distribution et sont destinés au même public.
– Les «bases de données (électroniques)» contestées sont à tout le moins similaires aux «équipements pour le traitement de l’information» de l’opposante; leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. Ils sont dès lors complémentaires.

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– Les produits contestés «logiciels pour ordinateurs; fourniture de logiciels pour les répertoires d’accès à l’information qui peuvent être téléchargés sur un réseau informatique mondial; serveurs Internet; serveurs informatiques;
Les serveurs de bases de données informatiques» sont similaires aux «équipements pour le traitement de données» de l’opposante dans la mesure où ils peuvent coïncider quant à leur fabricant, leur utilisateur final et leurs canaux de distribution. Ils sont dès lors complémentaires.
– Les «applications pour téléphones intelligents, tablettes électroniques et ordinateurs de bureau pour l’accès aux services bancaires» contestés sont similaires aux «équipements pour le traitement de données» de l’opposante, étant donné qu’ils peuvent partager les mêmes canaux de distribution, s’ adressent au même public pertinent et sont souvent produits par les mêmes entreprises. En outre, ils sont complémentaires;
Services contestés compris dans la classe 35
– La «publicité» figure à l’identique dans les deux listes de services;
– Les «agences de publicité; compilation, production et diffusion de matériel publicitaire; conseil en gestion d’entreprise et en marketing; marketing; services de relations publiques; les «services d’études de marché» sont inclus dans la catégorie générale des services de «publicité» de l’opposante ou se chevauchent avec celle-ci. Ils sont identiques.
– Les services contestés de «gestion des affaires commerciales; l’aide aux entreprises industrielles, dans la conduite de leurs affaires» sont comprises dans la catégorie générale des «aide à la direction d’industriels» de l’opposante ou se chevauchent avec celle-ci. Ils sont identiques.
– L’ «assistance à l’administration d’affaires; établissement de relevés de comptes; audits d’entreprises (analyses d’entreprises) services de conseils en affaires; services de gestion de risques commerciaux; services de planification et de stratégie commerciales; services d’informations et de conseils commerciaux (énumérés deux fois); les «experts en efficacité» sont inclus dans la catégorie générale des «administration commerciale» de l’opposante ou se chevauchent avec celle-ci. Ils sont identiques.
– les services contestés «comptabilité; la comptabilité, la comptabilité et l’audit» sont inclus dans la catégorie générale des «travaux de bureau» de l’opposante ou se chevauchent avec celle-ci. Ils sont identiques.
– L’ «aide à la direction d’entreprises industrielles ou commerciales» de l’ opposante est une vaste catégorie de services qui englobe toute une gamme de fonctions de soutien pour la supervision et la gestion des activités quotidiennes, mensuelles et annuelles d’une organisation ainsi que la gestion des personnes travaillant dans l’organisation. Parmi les exemples de tels services figurent l’organisation de réunions, la réservation de logements, la gestion du personnel, la préparation de lettres et de courriers électroniques,

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l’élaboration de rapports mensuels, l’aide à l’organisation, l’amélioration de la performance commerciale globale ou le suivi et l’analyse dans le cadre d’un usage des systèmes par un organisme en vue de vérifier leur efficience et leur efficacité. Ces services sont identiques (les services contestés étant inclus dans les services de l’opposante ou coïncident en partie).
– Services contestés d’ «organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité; organisation de festivals à des fins publicitaires» se compose de la disposition des événements, des présentations, des expositions ou des foires commerciales afin de faciliter ou d’encourager la promotion et la vente des produits et services du client. De ce fait, ces services sont considérés comme similaires aux «services de publicité» de l’opposante puisqu’ils ont la même finalité.
– Toutefois, les «services de vente aux enchères» contestés sont différents de tous les services de l’opposante. Ces services contestés sont très spécifiques et sans rapport avec les produits et services de l’opposante, y compris ceux compris dans la classe 35. La vente aux enchères consiste en plusieurs services, dont la réalisation d’une vente aux enchères, en annonçant les lots et en contrôlant les enchères. Dès lors, ils ont des finalités, des méthodes d’utilisation, des canaux de distribution et du public différents de ceux des produits et services de l’opposante.
Services contestés compris dans la classe 36
– L’ ensemble des services financiers contestés et des services connexes de consultation et d’information, à savoir «Banking; conseils en matière financière; estimations financières [assurances, banques, immobilier]; émission de chèques de voyage; émission de cartes à valeur stockée; l’acquisition et le transfert de créances monétaires; administration des comptes d’épargne; gestion financière; administration de régimes de retraite; opérations bancaires de commerce; courtage; services de financement; services de conseils en planification financière; services fiscaux [non comptables]; l’établissement de trusts (services pour les -); mise à disposition de comptes courants; services de financement; la mise à disposition de plans de retraite; mise à disposition de services financiers par le biais d’un réseau informatique mondial ou d’Internet; fourniture de titres financiers; garantie des fonds; services de gestion des risques financiers; services de gestion de fonds patrimoniaux; gestion financière de comptes courants; gestion financière liée aux opérations bancaires; services bancaires sur Internet; investissements financiers; opérations bancaires de commerce; planification et gestion financières; services de prêt, de crédit et de crédit-bail; services bancaires sur Internet; services bancaires et financiers; télébancaires; services de comptes bancaires; services de comptes de dépôt; services de comptes d’épargne; services de comptes courants; services de financement; services de plans d’épargne; services de retraite (répétition); services monétaires; services de comptes bancaires et de comptes d’épargne; transferts et transactions financières et services de paiement; collectes de fonds; services

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de cartes; émission de cartes de crédit; courtage de cartes de crédit et de cartes de débit; mise à disposition de guichets automatiques bancaires (GAB) et de cartes de débit; services de cartes bancaires, cartes de crédit, cartes de débit et cartes de paiement électronique; services de cartes de crédit et de cartes de paiement; gestion de services de cartes de crédit; services de conseils en matière de cartes de crédit, de cartes de débit et de cartes de paiement; ouverture et fermeture des comptes bancaires; services de financement relatifs au crédit-bail; courtage en bourse; services d’opérations de change de devises; estimation fiscale; les citations en bourse; services d’épargne bancaire; transfert électronique de fonds; La vérification [chèque]» est au moins similaire à la question de la «question financière» de l’opposante. analyses financières; affaires monétaires; affaires bancaires; services bancaires à domicile» compris dans la même classe puisqu’ils partagent les mêmes canaux de distribution, ciblent le même public pertinent et sont souvent produits par les mêmes entreprises. Certains de ces services peuvent également être complémentaires.
– Les services contestés «levée de fonds», qui visent à solliciter l’argent et/ou à organiser un soutien financier, en particulier en ce qui concerne les charité, la culture, l’éducation et la protection de l’environnement, peuvent être identiques aux «affaires financières» de l’opposante dans la même classe.
– Les «services de dépôt de coffres-forts» contestés sont similaires à l’ «affaires financières» de l’opposante dans la même classe; ils sont de même nature. Leur fournisseur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
– Les services contestés restants sont identiques aux services de l’opposante compris dans la même classe ou parce qu’ils sont contenus à l’identique dans les deux listes (incluant les synonymes) (par exemple, sur les aspects financiers; affaires monétaires; banque directe; analyses financières; services bancaires en ligne).
Public pertinent — niveau d’attention
– Les produits et services en cause s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Pour une partie des services susceptibles d’avoir des conséquences financières pour leurs utilisateurs, le niveau d’attention des consommateurs, et même du grand public, sera assez élevé lors du choix de ces derniers.
Comparaison des marques
– Il convient de centrer la comparaison des signes sur la partie francophone et hispanophone du public, puisque le risque de confusion peut être plus élevé parce que les similitudes phonétiques sont plus élevées dans ces langues.

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– Sur le plan visuel, les signes sont similaires dans la mesure où ils contiennent tous deux la même séquence de lettres «BAN» et la lettre «I» (sans accent sur la marque antérieure). Les signes diffèrent visuellement par leur stylisation des lettres de la marque antérieure, en particulier le «K» ainsi que le fond brun et également les lettres «QU» du signe contesté; Dès lors, ils présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
– sur le plan phonétique, étant donné que, pour les consommateurs français et espagnols, les lettres «Y» et «i», ainsi que les lettres «K» et «QU», seront prononcées de la même manière, la prononciation des marques coïncide par le son des lettres «BANQUE» et «BANKI» présentes dans les deux signes et présentent donc un degré élevé de similitude.
– Sur le plan conceptuel, les marques présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne, étant donné que toutes deux contiennent la connotation de la banque/banque.
Caractère distinctif de la marque antérieure
– Les rapports de classement des marques positionnent systématiquement la marque antérieure parmi les marques leaders en valeur, tant dans la catégorie «Banca y servicios financieros» (services bancaires et financiers) qu’au niveau mondial. La marque «Bankia» est incluse parmi les marques espagnoles les plus importantes depuis plusieurs années d’une rangée et a également été mentionnée comme une des marques principales du monde.
Par conséquent, le nom de la banque («Bankia») peut être considéré comme étant utilisé en lien avec les services. Il ressort des éléments de preuve produits, considérés dans leur ensemble, qu’un lien est établi entre le nom de la banque, «Bankia», et les services financiers qu’elle fournit.
– L’annexe 1 provient de l’opposante et il n’existe aucune information émanant de sources indépendantes qui pourrait être utilisée pour établir à quelle partie du public ces publicités ont été distribuées. Il est clair que l’opposante a fait des efforts publicitaires. Toutefois, en l’absence d’autres données concernant la manière dont cela a eu une incidence sur la connaissance du public pertinent au sujet du signe antérieur en ce qui concerne les services concernés, il ne saurait être conclu que la marque antérieure jouit d’une renommée. Ils n’indiquent pas la part de marché de la marque ou l’étendue de la promotion de la marque.
– Globalement, les preuves ne suffisent pas à démontrer le degré de reconnaissance de la marque par le public pertinent; dès lors, l’opposante n’a pas démontré que sa marque jouit d’une renommée. Toutefois, certains éléments de preuve permettent de conclure que la marque antérieure jouit d’un certain degré accru de caractère distinctif à l’ égard des « affaires financières» comprises dans la classe 36.

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– Pour les autres produits et services pertinents compris dans les classes 9 et 35, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Appréciation globale
– Compte tenu des points communs sur les plans visuel et phonétique entre les signes et du lien conceptuel qui existe entre eux, et compte tenu du caractère distinctif élevé de la marque antérieure, il est probable que le public pertinent anglophone ou francophone pertinent puisse croire que les produits et services jugés similaires proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement, même lorsque le degré d’attention est élevé.
– Compte tenu du caractère distinctif accru de la marque antérieure, le fait que l’élément le plus important de la marque antérieure soit reproduit dans la partie initiale du signe contesté est suffisant pour qu’au moins une partie du public pertinent effectue une association entre les signes. De ce fait, les différences entre les signes ne suffisent pas à neutraliser les similitudes existantes.
– À la lumière des considérations qui précèdent, la division d’opposition a conclu à l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public francophone et hispanophone du public; l’opposition est dès lors partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante.
– Les «services de vente aux enchères» compris dans la classe 35 sont différents. La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne peut être accueillie.
Renommée
– Les preuves prises dans leur ensemble ne permettent pas de déterminer le degré de connaissance de la marque par le public pertinent. Dans ces circonstances, la Division d’opposition a conclu que l’opposante n’avait pas apporté la preuve de la renommée de sa marque.
10 Le 18 novembre 2019, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée dans la mesure où elle n’a pas rejeté la marque de l’Union européenne no 17 889 900 «BANQUexpéd» pour les produits et services contestés compris dans les classes 9, 35 et 36, à l’exception des «services de vente aux enchères» compris dans la classe 35. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 13 février 2020.

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Moyens et arguments de la demanderesse
11 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– La division d’opposition a complètement ignoré les arguments soulevés par la demanderesse en ce qui concerne la validité et l’étendue de la protection de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 10 125 284. Cette omission n’a pas fait droit aux prétentions du demandeur, mais a également conduit à une décision erronée.
– La décision attaquée a fait une comparaison erronée de tous les produits et services prétendument couverts par l’enregistrement de marque antérieure de l’Union européenne no 10 125 284, au même titre que les services relatifs à la finance compris dans la classe 36 pour lesquels la marque n’aurait pas dû être enregistrée. En outre, il est indiqué dans la décision attaquée que la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif élevé pour les «affaires financières» comprises dans la classe 36 qui, de facto, ne sont pas couvertes par l’enregistrement.
– L’opposante n’a pas contesté les observations de la demanderesse.
Motifs
12 Sauf disposition contraire dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement
(CE) no 207/2009 tel que modifié
13 le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
14 Dans son recours, la demanderesse a demandé que la décision attaquée soit partiellement annulée dans la mesure où l’opposition a été accueillie.
15 Elle affirme en substance que la marque de l’Union européenne antérieure n’a, en outre, pas été enregistrée en 10 125 284 à l’enregistrement pour les services suivants de la classe 36:
«services d’assurance; affaires financières; analyses financières; affaires monétaires; affaires bancaires; banque directe; les cotations des valeurs boursières et de valeurs boursières; placement de fonds et investissement de capitaux; estimations immobilières; dépôt de valeurs; émission de cartes de crédit et de débit; services de fiducie; la création de fonds communs de placement et l’investissement; hypothèques; services bancaires en ligne, financiers, monétaires, services d’assurance via des réseaux de télécommunication (y compris téléphones mobiles), réseaux de transmission de données et réseaux mondiaux de communications informatiques.»

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16 Par conséquent, la division d’opposition ne tenant pas compte de ses arguments concernant la validité et l’étendue de la protection de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 10 125 284 s’est fourvoyée:
(i) la comparaison des produits et services, en l’occurrence la division d’opposition contre les services demandés dans la classe 36 et les services liés aux finances compris dans la classe 36 et prétendument couverts par la marque antérieure, pour lesquels la marque n’aurait pas dû être enregistrée;
(ii) l’appréciation du caractère distinctif accru, à savoir la décision attaquée, a conclu que la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif élevé au regard des «affaires financières», qui ne sont pas couvertes par l’enregistrement.
17 À la lumière de ce qui précède, la portée du présent recours se limite premièrement à examiner si la division d’opposition, en ne tenant pas compte des affirmations de la requérante et en ne tenant pas compte de la validité et de l’étendue de la protection de la marque de l’Union européenne antérieure no 10 125 284, a pris une décision qui est entachée d’une erreur.
Étendue de la protection de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 10 125 284
18 L’opposante a fondé son opposition, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 10 125 284, en se fondant sur les produits et services enregistrés compris dans les classes 9, 35 et 36, visés au paragraphe 5, point a), ci-dessus.
19 La décision attaquée a jugé approprié d’examiner l’opposition au regard de cette marque antérieure, car elle jouit d’une protection plus étendue que l’autre marque antérieure, à savoir l’enregistrement de marque de l’Union européenne no 10 125 219 enregistré pour, entre autres, des produits compris dans la classe 9.
20 La chambre de recours juge approprié de vérifier en premier lieu l’étendue de la protection de l’enregistrement de marque antérieure de l’Union européenne no 10 125 284 au vu des arguments soulevés par la demanderesse.
21 L’opposition no B 1 964 934 à l’encontre de tous les services compris dans la classe 36 de la marque antérieure a été partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:
classe 36 — Services d’assurances; Affaires financières; Analyses financières; Affaires monétaires; Affaires bancaires; Banque directe; Les cotations des valeurs boursières et de valeurs boursières; Placement de fonds et investissement de capitaux; estimations immobilières; Dépôt de valeurs; Émission de cartes de crédit et de débit; services de fiducie; La création de fonds communs de placement et l’investissement; Hypothèques; Services bancaires en ligne, financiers, monétaires, services d’assurance via des réseaux de télécommunication (y compris téléphones mobiles), réseaux de transmission de données et réseaux mondiaux de communications informatiques.

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22 Par la suite, la décision de la chambre de recours dans le cadre du recours
14/02/2014, R 649/2013-2 & R 744/2013-2, BANKIA (marque fig.)/BANKY a ajouté aux services rejetés «services immobiliers».
23 Toutefois, la chambre a été réactivée par le Tribunal (17/09/2015, T-323/14,
Bankia/BANKY, EU:T:2015:642) et la décision attaquée a été annulée dans la mesure où la chambre de recours a accueilli le recours en ce qui concerne les «services de biens immobiliers» visés par la demande de marque de l’Union européenne compris dans la classe 36.
24 à la lumière des considérations qui précèdent, la chambre de recours partage l’avis de la demanderesse selon lequel, contrairement à la décision attaquée, la marque antérieure en cause n’aurait pas dû être enregistrée en ce qui concerne les services mentionnés au paragraphe 21 ci-dessus.
25 Par conséquent, les services compris dans la classe 36 de la marque de l’Union européenne antérieure no 10 125 284 doivent se lire comme suit:
Classe 36 — Administration immobilière, agents d’hébergement; services de biens immobiliers; services immobiliers, via des réseaux de télécommunication (y compris téléphones portables), réseaux de transmission de données et réseaux mondiaux de communications informatiques.

D’importants verreurs de procédure
26 La décision attaquée comporte plusieurs erreurs substantielles de procédure, ayant une incidence sur la méthodologie et le raisonnement qui, en tant que telles, ont affecté l’issue de la procédure.
27 La chambre rappelle que, conformément à l’article 94 du RMUE, les décisions de l’Office sont motivées. Elles ne peuvent être fondées que sur des motifs ou des preuves au sujet desquels les parties ont pu prendre position. En outre, conformément à l’article 95 du RMUE, au cours de la procédure devant l’Office, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties;
28 Selon une jurisprudence constante, la comparaison des produits et des services en cause dans le cadre d’une procédure d’opposition doit être effectuée sur le fondement du libellé de la liste des produits et services couverts par chaque signe
(voir, par exemple, 13/04/2005, T-286/03, Right Guard Xtreme Sport,
EU:T:2005:126, § 33).
29 En l’espèce, en ignorant les affirmations de la demanderesse, la division d’opposition n’a tenu compte ni de l’étendue correcte de protection de la marque de l’Union européenne antérieure no 10 125 284, dans la classe 36, ce qui a entraîné l’erreur lors de l’appréciation de l’identité partielle et de la similitude partielle des services contestés compris dans la même classe; Dès lors, la division d’opposition a commis une erreur dans son examen de la liste des services compris dans la classe 36.

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30 En outre, comme la demanderesse l’a souligné à juste titre, la chambre de recours a commis une erreur en accordant un caractère distinctif accru aux «affaires financières» comprises dans la classe 36 qui, de facto, ne sont pas couvertes par l’enregistrement.
31 En outre, la Chambre constate que l’appréciation globale est également entachée d’une erreur. En effet, la décision attaquée, par une conclusion générale, a estimé que, compte tenu du caractère distinctif accru de la marque antérieure, le fait que l’élément le plus important de la marque antérieure soit reproduit dans la partie initiale du signe contesté est suffisant pour qu’au moins une partie du public pertinent établisse une association entre les signes. Ce faisant, la décision attaquée, contrairement à ce qu’elle avait établie précédemment, a supposé que la marque antérieure possédait un caractère distinctif élevé par rapport à tous les produits et services. En conséquence, l’appréciation globale manque de motivation aux produits et services compris dans les classes 9 et 35 pour lesquels la marque antérieure a été considérée comme normalement distinctive.
32 En conséquence, conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, la chambre annule la décision attaquée et renvoie l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner.
Coûts
33 Étant donné que le recours est accueilli et que la décision attaquée est annulée et renvoyée à la division d’opposition en raison d’une violation des formes substantielles, la taxe de recours doit être remboursée conformément à l’article 33, point d), du RDMUE.
34 Étant donné qu’une nouvelle décision doit être prise dans le cadre de la procédure d’opposition, chaque partie supporte, pour des raisons d’équité, ses propres frais dans la présente procédure de recours, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE.
35 Les frais de la procédure d’opposition doivent être déterminés par la nouvelle décision de la Division d’Opposition.

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Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Annule la décision attaquée;
2. Renvoie l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner;
3. Ordonne le remboursement de la taxe de recours;
4. Dit que chacune des parties supportera ses propres frais dans la présente procédure de recours;
Signé Signé Signé
G. Humphreys M. Bra A. Kralik
Greffier:
Signé
H.Dijkema