EUIPO, 29 janvier 2020, R 2500/2018‑4, Tikal tef-gel

EUIPO 29 janvier 2020

Arguments

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Accepté
Mauvaise foi lors du dépôt de la marque
La cour a estimé que TIKAL avait agi de mauvaise foi en déposant la marque, en raison de sa connaissance de l'utilisation antérieure de la marque par USS et de la relation commerciale entre les parties.

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Sur la décision

Référence :	EUIPO, 29 janv. 2020, n° R2500/2018-4
Numéro(s) :	R2500/2018-4
Textes appliqués :	Article 59(1)(b) EUTMR
Domaine propriété intellectuelle :	Marque
Dispositif :	Décision confirmée
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Texte intégral

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LES CHAMBRES DE RECOURS

DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 29 janvier 2020
Dans l’affaire R 2500/2018-4
TIKAL Marine Systems GmbH Werkstr. 6
22844 Norderstedt
Allemagne Titulaire de la MUE/requérante représentée par Max Mahnkopf, Tesdorpfstraβe 19, 20148 Hamburg (Allemagne)
contre
Ultra Safety Systems Inc. 1601 Hill Avenue
Mangonia Park
Floride 33407
États-Unis d’Amérique Demanderesse en nullité/défenderesse représentée par BRANN AB, Drottninggatan 27, SE-111 51 Stockholm (Suède)
Recours concernant la procédure d’annulation no 14 406 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 971 461)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), L. Marijnissen (rapporteure) et R. Ocquet (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
29/01/2020, R 2500/2018-4, Tikal Tef-Gel

2
Décision
Résumé des faits
1 Le 26 septembre 2014, TIKAL Marine Systems GmbH (ci-après la «titulaire de la marque de l’Union européenne») a obtenu l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 971 461 pour la marque verbale
Tikal Tef-Gel
déposée le 11 juin 2014 pour les produits suivants:
Classe 2 — préservatifs contre la rouille;
Classe 4 — Lubrifiants;
Classe 17 — Matériaux de calfeutrage et d’isolation;
2 Le 27 janvier 2017, une demande en nullité de la marque de l’Union européenne no 12 971 461 (ci-après la «marque contestée») a été déposée par Ultra Safety
Systems Inc. (ci-après la «demanderesse en annulation») sur la base de l’article
59, paragraphe 1, point b), du RMUE, en soutenant que la titulaire de la marque de l’Union européenne était de mauvaise foi lors du dépôt de la MUE. La demande en nullité était dirigée contre l’ensemble des produits désignés par la marque contestée.
3 Le même jour, la demanderesse en nullité a déposé des demandes en nullité à l’encontre de deux MUE déposées par la titulaire de la marque de l’Union européenne, à savoir:
La marque de l’Union européenne no 10 966 729 pour la marque verbale Tef-Gel, déposée le 14 juin 2012 et enregistrée le 15 septembre 2016 pour des produits compris dans les classes 2, 4, 17 et 20; La procédure d’annulation à l’encontre de cet enregistrement, fondée sur les motifs visés à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE et à l’article 60, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 3, du RMUE, est pendante au point no 14 404 C;
La marque de l’Union européenne no 15 369 739 pour la marque verbale Ultra Tef-Gel, déposée le 22 avril 2016 et enregistrée le 9 août 2016 pour des produits compris dans les classes 2, 4 et 17; La procédure d’annulation à l’encontre de cet enregistrement, sur le fondement de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, est pendante au point no 14 405 C.
Dans ces deux procédures de nullité, les parties ont fait valoir sur les mêmes lignes que dans la procédure d’annulation objet no 14 406 C.
4 Devant la division d’annulation, la demanderesse en nullité (ci-après également dénommée «USS») a fait valoir, en se référant à une déclaration sous serment de

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son fondateur datée du 23 janvier 2017 (annexe 1) et différentes pièces justificatives (annexes 1 à 5 de la déclaration sous serment et annexes 2 à 9), les suivantes:
Faits
5 L’enquête de satisfaction des utilisateurs (USS) a élaboré un composé sous la marque «Tef-Gel». La marque, pour les lubrifiants dans la forme de pâte qui empêchent la corrosion, le brlisage, la saisie et la rouille, a été utilisée pour la première fois dans le commerce par USS aux États-Unis en 1988, où elle a été enregistrée en son nom par l’USPTO le 6 mai 2003 sous le no 2 712 393 pour désigner des «lubrifiants généraux utilisés dans une forme de pâte qui empêchent la corrosion, le blisse, le triage, l’administration et la rouille, dans la classe 4». La marque est toujours en vigueur (annexe 1 à l’annexe 1) et est largement utilisée par les États-Unis depuis 1988 aux États-Unis, au Canada, en Chine, au Japon, en
Corée du Sud, en Nouvelle-Zélande, en Australie et en Thaïlande. La marque a été utilisée par les distributeurs de l’USS dans l’UE depuis au moins 1998 ans. Les produits Tef-Gel ont été utilisés dans une très large mesure pour arrêter la corrosion des plus petits bateaux pour la mer, les voiliers et les groupes de propulsion des plus petits planchers. La marque jouit d’une excellente renommée dans le secteur maritime. Cela a été confirmé et souligné sur le site web du distributeur allemand Tikal de l’USS, la titulaire de la marque de l’Union européenne (ci-après également dénommée «Tikal»), en 2009 et 2011, en allemand suivant le texte suivant:
«Das von der Firma TIKAL MARINE SYSTEMS in Deutschland vertriebene
Tef-Gel ® ist eine wasserfeste, auf PTFE basierende Paste, die univerzt werden kann […] Tef-Gel ® ist seit 1989 am Markt und seich hervorragenden einen
Namen Namen, en der ganzen Welt geschaffen»;
et en 2013 par le même texte en anglais:
«The TIKAL Tef-Gel ® distribué en Allemagne par la société TIKAL MARINE SYSTEMS est une pâte résistante à l’eau qui est basée sur le PTFE, qui peut être universellement utilisé […] TIKAL Tef-Gel ® sur le marché depuis 1989 et sa qualité remarquable s’est soldée par une excellente réputation dans le monde entier».
(appendice 2).
6 L’USS dispose également de distributeurs aux Pays-Bas, en Angleterre, en France, en Italie, en Suède et en Espagne. En Allemagne, le distributeur Tikal était son distributeur de février 2007 à 9 décembre 2013. Des factures d’USS à Tikal pour l’achat de produits Tef-Gel durant cette période sont jointes en tant qu’annexe 5 à l’annexe 1.
7 La marque «Tef-Gel ®» a été utilisée sur l’emballage des produits proposés par l’USS et ses distributeurs dans le domaine de la publicité et sur les objets promotionnels (annexes 2, 3, 4 de l’annexe 1). À la suite d’un accord avec un tiers appelé E.I. du Pont de Nemours and Company («Dupont»), les produits des

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USS ont été commercialisés sous la marque «Tef-Gel» en association avec le mot
«ULTRA» des États-Unis, de l’UE et d’ailleurs. Les produits ont été mis à la disposition de l’USS au public sur le site www.tefgel.com et ont été distribués aux clients et aux distributeurs. L’USS est titulaire du nom de domaine www.tefgel.com, dont l’adresse est liée à la page web de l’USS.
8 Des registres sont présentés montrant les chiffres d’affaires annuels des produits « lubrifiants en forme de pâte qui empêchent la corrosion, l’héblistage, le rappel, l’exploitation et la rouille, y compris les seringues et cartouches» commercialisés sous les marques «Tef-Gel» (de 1999 à 2010) et «Ultra Tef-Gel» (de 2011 à 2016) dans l’UE.
Mauvaise foi
9 Tikal a enregistré la marque contestée «Tef-Gel» pour des produits identiques et similaires à ceux pour lesquels la marque américaine est enregistrée et dont le produit d’USS, «Tef-Gel», est utilisé. Les marques sont similaires au point de susciter une confusion tant sur le plan visuel que sur le plan phonétique, étant donné que la marque de l’usager, «Tef-Gel», est entièrement incluse et joue un rôle distinctif indépendant dans la marque contestée. L’USS n’avait pas connaissance de la marque contestée au moment de la demande et n’avait jamais donné son consentement pour introduire la demande. La marque contestée a été déposée de mauvaise foi.
10 Tikal est un distributeur de USS en Allemagne depuis février 2007. Tikal était conscient du fait que «Tef-Gel» était une marque américaine enregistrée utilisée par l’USS aux États-Unis étant donné que Tikal a reçu des publicités et des articles promotionnels de l’USS, y compris ce qui est mentionné dans ces articles comme l’histoire TEF-GEL ® «told» par l’inventeur et le président de l’USS, et Tikal a fait référence à «Tef-Gel ®» en tant que marque enregistrée sur son propre site internet (annexe 2); Tikal savait également que la marque était utilisée dans l’Union européenne par d’autres distributeurs américains, par Townshend Trade Company (ci-après dénommée «Townshend») en Suède, avec qui, Tikal a examiné un contrat de distribution exclusive pour la vente de produits Tef-Gel en
Allemagne, en Autriche et en Suisse (annexe 3: Projet de «contrat de distribution» daté de novembre 2006 précisant que le produit «TEF-GEL ®» est élaboré et fabriqué par les USS et fournis dans la CEE par la Townshend). A la fin, aucun accord n’a été conclu entre la Townshend et le Tikal.
11 Dupont, une tierce partie avec laquelle l’USS avait conclu un accord (voir ci- dessus), s’est opposée à la demande de marque de l’Union européenne no
10 966 729 pour la marque «Tef-Gel», déposée par Tikal le 14 juin 2012 (voir paragraphe 3 ci-dessus), et a contacté l’USS, en vue de cet accord, en ce qui concerne l’utilisation de la marque «Tef-Gel» par Tikal. Par lettre du 6 juin 2013 (annexe 5), les avocats de l’USS expliquaient que Dupont avait étudié le site internet de Tikal en concluant qu’ils étaient distributeurs exclusifs de satisfaction et contacté l’USS. Dans cette lettre, Tikal a été invité à utiliser la marque «Tef- Gel» en conformité avec les normes et lignes directrices de l’USS et a demandé l’abandon de la demande de marque de l’Union européenne no 10 966 729. Il a

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été fait savoir que si elle ne répondait pas à ces conditions, l’USS ne serait pas en mesure de fournir des produits Tef-Gel ou d’autoriser une utilisation ultérieure de la marque «Tef-Gel». La lettre se termine par les mots suivants: «L’USS considère votre entreprise comme un partenaire commercial précieux et entend maintenir une relation mutuellement bénéfique dans les années à venir». Étant donné que Tikal ne respecte pas la demande telle que définie dans la lettre, l’USS a mis un terme au contrat de distribution. À cet égard, l’USS produit un courrier électronique du 9 avril 2014, dans lequel l’USS a informé Tikal qu’elle n’était pas en mesure de fournir le produit Tef-Gel (annexe 6).

12 Il n’y a aucune raison d’enregistrer la marque contestée si ce n’est de tirer profit de l’image et de la renommée de la marque USS «Tef-Gel» lorsqu’elle a commencé à fabriquer et à vendre un produit similaire, une pâte contre la corrosion, et à donner aux clients l’impression d’un lien commercial entre Tikal et USS, tout comme le fait d’associer le produit TIKAL Tef-Gel à la marque renommée USS Tef-Gel.

13 En effet, le Tikal continue de transférer dans le sillage de la marque USS «Tef-
Gel», comme en 2017 toujours sur son site web, des informations techniques relatives à un rapport d’essai établi en mars 2011 et comportant des références renvoyant à des photographies de pâte anti-corrosion marquées avec la marque enregistrée «Tef-Gel ®», et mentionne que la collerette «est fabriquée par USS
Inc.» et que le «distributeur exclusif pour l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse» est le «distributeur exclusif pour l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse» (annexes 7 et 8 du présent document). Étant donné que Tikal ne distribue plus aux USS Tef-
Gel, une telle référence est une publicité trompeuse et de fausses déclarations, ce qui constitue en soi une preuve de la mauvaise foi.

14 Tikal savait également, au moment du dépôt de la marque contestée, que l’enregistrement de cette marque nuirait à l’utilisateur et aux distributeurs de l’Union européenne. Étant donné que, avec la société Tikal en tant que titulaire de marque enregistrée dans l’UE, le produit Tef-Gel de l’USS sur le marché de l’UE se poursuit sans le consentement de Tikal, ce qui risque de faire l’objet de demandes d’atteinte à un droit des marques, ce qui empêche les distributeurs de l’USS de continuer à vendre l’USS Tef-Gel sur le marché de l’UE. Tikal en a montré la mauvaise foi lorsqu’il s’approche du distributeur de Tef-Gel, en se rapprochant de ses marques Tef-Gel en se basant sur une injonction préliminaire allemande, une action qui a forcé à fermer l’arrêt Tef-Gel.

15 L’enregistrement d’une marque présentant une similitude prêtant à confusion avec une ancienne marque de mandant au cours des mois qui ont suivi la fin d’une relation commerciale et qui a été un distributeur pour la même marque depuis longtemps et sachant l’histoire de cette dernière aux États-Unis comme dans l’Union européenne, est un comportement s’écartant des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, et constitue une preuve d’une intention obstructive et de mauvaise foi et une intention de l’exploiter de manière parasitaire dans le sillage de la marque de l’USS et de sa marque renommée et de sa renommée.

6
16 Le 5 juillet 2017, Tikal a présenté sa réplique. Elle avance les arguments suivants:

Faits
17 La livraison/la facture/la facture/le paiement n’a pas été d’accord entre les parties. L’ESU a déclaré qu’elle n’entendait pas poursuivre une stratégie d’entreprise comportant d’importantes obligations légales, mais de préférer qu’une seule commande lui soit ordonnée sans engager d’autres engagements, bien que Tikal ait souligné les chances d’intérêt mutuel qu’entretiennent un accord général entre les parties.
18 Par télécopie du 10 avril 2007, Tikal a demandé à l’Office l’autorisation de remplir le produit Tef-Gel dans ses propres tubes et gousses en utilisant encore l’étiquette Tef-Gel et en envoyant le dessin ou modèle à l’USS (annexe A). Elle indique également ce qui suit: «Veuillez nous pencher sur la valeur que vous attendraient de nous accorder à l’allemand et pourrait être, à plus long terme, hors du champ d’application du marché européen». Entre 2007 et 2016 Tikal a investi chaque année au moins 10,000 EUR pour la commercialisation de produits Gel
Tef-Gel (annexe B: cinq extraits de magazines, ainsi que des photographies non datées apparemment faites lors d’un salon professionnel). Les ventes de produits Tef-Gel (Ultra/Tikal) Tef-Gel de Tikal de 2007 à 2016 sont fournies dans une déclaration sous serment, par son directeur général en date du 4 juillet 2017
(annexe C).
Mauvaise foi
19 Tikal n’a pas agi de mauvaise foi, mais n’a suivi une logique commerciale claire que dans l’intention manifeste d’utiliser la marque contestée uniquement à des fins commerciales légitimes qu’elle a effectivement mises en œuvre au cours des dernières années, étant donné que la marque contestée a été enregistrée. Le raisonnement sous-tendant le dépôt n’était pas de façon parasitaire sur la renommée et/ou pour empêcher d’autres d’entrer sur le marché, mais pour protéger sa propre activité, ses nombreux investissements et le capital de sa clientèle, une activité qu’elle a amorcée et investie en permanence dans depuis 2007.
20 Le 22 novembre 2017, l’USS a répondu comme suit:
Faits
21 Entre le 14 décembre 2006 et le mois d’février 2007, Townshend a vendu des produits Tef-Gel à Tikal. L’USS a rejeté une demande de Tikal en 2007 d’avoir un droit exclusif sur le marché de l’UE, ce qui, pour des raisons évidentes, n’a pas été possible étant donné que l’USS avait déjà des distributeurs dans d’autres pays de l’UE.
22 À la suite de la télécopie de Tikal du 10 avril 2007 (voir annexe A, paragraphe
18, ci-dessus), l’USS a convenu avec l’offre de Tikal d’être le distributeur de

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l’USS en Allemagne en acceptant de vendre le produit en vrac à Tikal en 40 livres (voir l’annexe A) et en accordant le droit de réparer l’affaire dans des tubes et des gousses de Tikal étant donné qu’ils ont convenu de continuer à utiliser la marque «Tef-Gel». Tikal a aussi bénéficié d’un prix de vente en gros, soit un rabais de
45 %. La satisfaction de l’USS a continué de fournir le produit jusqu’en 2013 au même rabais, ce que démontrent les factures présentées à l’annexe B.
23 Le droit de repack, mais toujours avec l’obligation d’utiliser la marque «Tef-Gel», ainsi que les rabais importants sont des caractéristiques évidentes d’un accord de distribution. Un fait notoire dans ce sens est que l’USS a demandé un changement d’étiquetage pour l’emballage de la marque Tikal, suivi de la résiliation du contrat de distribution lorsque le site de Tikal n’était pas conforme (voir annexes 5 et 6, paragraphe 11 ci-dessus). Si Tikal n’était qu’un simple client, il n’y aurait pas eu besoin de cette demande ou résiliation et l’enquête de satisfaction n’accorderait jamais à un simple client une réduction de 45 %. Si Tikal venait seulement à vendre le produit, elle aurait pu acheter le produit en vrac et le vendre en n’utilisant pas la marque «Tef-Gel», mais, bien entendu, Tikal n’aurait pas été en mesure d’utiliser la renommée et le goodwill associé à la marque USS «Tef-Gel».
24 La preuve du dépôt d’une demande d’investissements de marketing par Tikal est très faible: en premier lieu, il n’y a qu’une seule publicité par an au cours de la période 2012-2016 dans un magazine et une photo non datée d’un stand juste. De toute façon, les investissements de marketing sont des procédures normales d’un distributeur.
25 En ce qui concerne l’absence alléguée d’accords de distribution avec d’autres entreprises de l’UE, en tant qu’annexes C et D, les déclarations sous serment émanant du fondateur de Townshend (distributeur Scandinave de l’USS) et le directeur général de Seaview Road (distributeur français de USS (ci-après le «Seaview») sont soumis. L’un de «Townshend» confirme qu’en 1998, Townshend et USS ont signé un accord de distribution portant nomination de Townshend en tant que distributeur exclusif de la vente et de la distribution des produits de l’USS, y compris les produits vendus sous la marque Tef-Gel, en Suède, en Norvège, au Danemark, en Islande et en Finlande, lequel existe toujours à ce jour.
La déclaration sous serment de Seaview confirme la même conclusion, mais pour la France et de 2010 à ce jour.
Mauvaise foi
26 Tikal n’avait aucune activité de vente des produits de l’USS étiquetés «Tikal Tef- Gel» dans des États membres de l’UE autres que l’Allemagne avant le 11 juin 2014, à savoir la date de demande d’enregistrement de la marque contestée. Si Tikal venait uniquement enregistrer la marque pour protéger sa propre entreprise, l’enregistrement national allemand aurait été approprié, compte tenu de la connaissance qu’a Tikal d’autres distributeurs de l’USS de l’UE. Dans les mois après la résiliation de la relation commerciale et d’affaires avec l’USS, Tikal a, dans les mois après l’expiration d’une relation commerciale et d’affaires, approprié la marque américaine «Tef-Gel». Il n’y a pas de logique commerciale dans ce sens.

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27 L’USS souligne que la marque «Tikal» a déjà été enregistrée en Allemagne le 15 novembre 2007 par l’entreprise allemande TIKAL Spezialbaustoffe GmbH pour, entre autres, les produits d’étanchéité (appendice F). Il ressort clairement d’un extrait de Das Telefonbuch-Norderstedt qu’il existe un lien étroit entre, d’une part, Tikal et TIKAL Spezialbaustoffe GmbH, et d’autre part, les deux entités ayant la même adresse, l’adresse électronique et l’adresse internet (annexe G) et le même directeur. La raison pour laquelle Tikal Tef-Gel a déjà été enregistré n’était pas de protéger la partie «Tikal» alors qu’elle était déjà enregistrée, mais d’usurper la marque de l’USS «Tef-Gel» pour se placer dans le sillage de la marque renommée de l’USS et donner à ses clients l’impression que les produits vendus par Tikal étaient toujours les produits USS.
28 Tikal a envoyé des lettres de cessation et abstention à la Townenvoi en Suède et à Seaview en France, comme l’ont confirmé ces deux sociétés dans les déclarations sous serment présentées en tant qu’annexes C et D. USS joint à l’annexe E, un fax du représentant de Tikal à Townshend, daté du 29 septembre 2016, faisant référence à la marque contestée «Tef-Gel» et à la marque enregistrée sur le nom de Tef-Gel, no 10 966 729 «Tef-Gel» (voir paragraphe 3 ci-dessus), contre l’utilisation prétendument contrefaisante des noms de domaine tef-gel.de et tikal.tef-.de et demandant à Townsend de prendre immédiatement bas en main la seconde tout en prolongeant le délai pour repousser la date limite. Dans la déclaration sous serment de Seaview (annexe D), il est expliqué que Seaview a enregistré les marques françaises no 16 4 265 565 «Tef-Gel» et no 16 4 265 567
«Ultra Tef-Gel» et qu’elle convenait que ces enregistrements seraient cédés à
USS. Elle affirme également que, le 23 septembre 2016, Tikal a envoyé à
Seaview une lettre de mise en demeure lui demandant de reprendre immédiatement ces enregistrements français aux risques d’annulation de la procédure d’annulation. Le motif invoqué à l’appui de la demande était la MUE no 10 966 729 «Tef-Gel» et la marque de l’Union européenne no 15 369 739
«Ultra Tef-Gel» (voir paragraphe 3 ci-dessus). L’USS souligne que les actions décrites au présent paragraphe contredisent l’affirmation selon laquelle, Tikal n’avait pas l’intention de bloquer des tiers.
29 De plus, sur son site internet, Tikal utilise toujours la photographie noire de l’emblème protégée par des droits d’auteur USS et déclare que les produits Tef- Gel sont fabriqués par l’USS. Étant donné que Tikal n’a pas vendu le produit de l’USS Tef-Gel depuis 2013, cette référence est une publicité trompeuse montrant l’intention et le large usage de Tikal pour continuer à se placer dans le sillage de l’USS et sa marque renommée «Tef-Gel».
30 Le 20 mars 2018, Tikal a présenté de nouvelles observations en réponse.
31 Elle fait valoir que la marque contestée «Tef-Gel» soit protégée en mettant l’accent sur la première partie du nom «TIKAL» et que l’USS n’était autorisé à utiliser la dénomination «ULTRA Tef-Gel» qu’en raison de son accord avec le terme «Tef-Gel» et non «Tef-Gel» à lui seul.
32 Elle avance en outre que l’ESU n’a déposé une marque qu’aux États-Unis, mais pas en Europe et que Tikal, en tant que titulaire de la marque, a investi considérablement dans la construction et le développement de sa marque. Elle

9
répète qu’il n’existait aucun accord de distribution conclu entre les parties et que l’octroi de remises n’était pas une preuve de ce fait. La Townshend avait fait parvenir le domaine internet tenkal.tef-gel.de à son propre site internet en Suède, ce qui n’était que illégal, comme l’a confirmé le Landgericht Hamburg dans une injonction préliminaire.
33 Par décision du 28 novembre 2018, la division d’annulation a accueilli la demande de nullité, déclarée nulle dans son intégralité la marque de l’Union européenne no 12 971 461 et condamné la titulaire de la marque de l’Union européenne à supporter les frais.
34 Après avoir résumé les arguments des parties et les éléments de preuve présentés en détail, la division d’annulation a suivi le raisonnement suivant:
La marque américaine antérieure no 2 712 393 «TEF-GEL» au nom de l’USS et la marque de l’Union européenne contestée «Tikal Tef-Gel» sont similaires, la seule différence étant l’inclusion dans la marque de l’Union européenne du mot «Tikal», qui fait également partie du nom de la titulaire de la marque de l’Union européenne. En outre, il existe un chevauchement concernant les produits;
Il a été établi que Tikal avait une connaissance de l’utilisation par l’USS du signe, du moins par une partie des distributeurs de l’USS dans l’UE, et que les parties avaient une sorte de relation commerciale. Il est explicitement fait référence aux éléments de preuve suivants:
• Un projet d’accord de distribution de novembre 2006 entre Townshend et Tikal a déclaré que le produit «Tef-Gel ®» étant développé et fabriqué par les USS et fourni dans le cadre de la CEE par
Townshend (annexe 3);
• Au moins en 2009 et 2011, soit avant la demande de la marque contestée, Tikal a reconnu elle-même sur son site web que «Tef-
Gel» était une marque enregistrée (annexe 2);
• La capture d’écran du site web de Tikal publiée en janvier 2017 mentionne également que le produit «Tikal Tef-Gel» est fabriqué par l’USS (annexe 7);
• Tikal a acheté, entre février 2007 et septembre 2013, des produits de l’USS portant la marque «Tel-Gel», comme le confirment les diverses factures présentées à cette occasion (annexe 1, annexe 5 et annexe B). Un rabais de 45 % a été accordé;
• Les publicités que Tikal a présentées pour «TIKAL Tef-Gel» (annexe B) présentent des photos identiques à celles contenues dans les instructions de la demande de Tef-Gel de l’USS (annexe 1, annexe 2), à la seule différence qu’elles sont en allemand;

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• Le rapport téléchargé du site web de Tikal en 2017 comprend des références à des photographies de pâte anti-corrosion marquées d’une marque «Tef-Gel» et des informations selon lesquelles la collerette est fabriquée par l’USS et que Tikal est le distributeur exclusif en Allemagne, en Autriche et en Suisse (appendice 7 et 8);
• Dans son courrier électronique du 10 avril 2014, Tikal affirme que sur ses nouvelles étiquettes pour 2014/2015, l’USS serait imprimée un peu plus long qu’avant (annexe 6);
Les éléments de preuve versés au dossier démontrent que la relation entre les parties a créé un lien suffisamment étroit qui s’impose au loyal play, à savoir suggérer qu’il est équitable de s’attendre à ne pas déposer la marque de l’UE contestée de manière indépendante, sans donner à l’USS d’informations préalables et de temps suffisant pour agir contre cette demande;
Lors du dépôt de la marque contestée, de Tikal a l’intention de mettre en mains et d’avoir mal approprié la marque de l’USS;
Il est difficile de voir quelle aurait pu être la logique commerciale dans l’esprit de Tikal lorsqu’elle a demandé l’enregistrement de la marque contestée en dehors d’une intention délibérée de faire obstacle à la bonne titulaire de la marque en envoyant une lettre de mise en demeure à un distributeur de USS/Scandinave (annexe E); D’autant plus qu’à cette date, l’USS avait déjà expressément notifié à Tikal par courriel du 9 avril 2014 que le produit «Tef-Gel» ne pouvait plus être fourni, à la suite de la lettre envoyée par l’USS en juin 2013, dans laquelle USS a demandé à Tikal de retirer la demande de marque de l’Union européenne no 10 966 729 de la marque «Tef-Gel» et en indiquant qu’ «en l’absence de votre accord, l’USS ne pourra pas continuer à fournir le produit ou l’autorisation en vue d’une utilisation ultérieure de la marque TEF-GEL». Dans son mémoire en réponse à l’email du 9 avril 2014 de l’USS, Tikal a répondu le 10 avril 2010 que dans son mémoire «le problème a été résolu l’an dernier» et «nous avons ainsi secoué notre demande de marque». La marque contestée a été déposée deux mois plus tard;
De même, la simple adjonction du mot «Tikal» à la marque américaine «Tef- Gel» ne saurait être considérée comme s’inscrivant dans une logique commerciale. Si Tikal avait voulu étendre au niveau national la protection de sa marque «Tikal» au niveau national, elle aurait dû demander une demande de marque de l’Union européenne «Tikal» et non pour «Tikal Tef-Gel»;
Même si Tikal aurait effectué des «investissements considérables» (ce qui n’est soutenu par aucun élément de preuve que celui de la déclaration sous serment émanant du directeur général de Tikal et de certaines publicités qui comportent des photos identiques à celles fournies par l’USS, hormis pour la langue), ce fait ne saurait en lui-même constituer une justification valable pour l’appropriation de la marque de l’USS;

11
Dans le cadre d’une appréciation globale de tous les faits et preuves, on peut raisonnablement supposer que lors du dépôt de la marque contestée, la finalité de Tikal était de promouvoir les droits de l’USS de la marque. Une telle intention ne peut jamais être considérée comme étant compatible avec les principes reconnus de comportement honnête ou éthique ou dans la poursuite d’un objectif légitime. Par le dépôt de la marque, Tikal a mis un obstacle potentiel à USS dans le cadre de ses activités commerciales sur le marché de l’UE;
Il agissait de mauvaise foi et la marque contestée est déclarée nulle pour l’ensemble des produits enregistrés visés à l’article 59, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (version codifiée) (JO L 78, p. 1),
Moyens et arguments des parties
35 Le 18 décembre 2018, la titulaire de la marque de l’Union européenne a formé un recours contre la décision attaquée dans son intégralité, puis a déposé un mémoire exposant les motifs du recours le 27 mars 2019.
36 Tikal commence par affirmer que la division d’annulation a rendu deux décisions concernant la marque de l’Union européenne no 12 971 461 enregistrée pour la marque «Tikal Tef-Gel». Dans la procédure de nullité no 14 404 C (voir paragraphe 3 ci-dessus), la marque de l’Union européenne no 12 971 461 a été déclarée nulle. Dans le cadre de la procédure en nullité no 14 406 C, la même marque de l’Union européenne était également déclarée nulle. Cela concerne une erreur grave.
37 Elle affirme en outre que la marque de l’Union européenne contestée «Tikal Tef- Gel» n’a pas été déposée de mauvaise foi. Il existe une logique commerciale dans le dépôt de la marque et il n’a pas été prouvé que le seul objectif de Tikal était d’interdire à des USS ou à tout tiers d’entrer sur le marché.
38 Tikal est un simple client de USS, agissant indépendamment, sans s’être sur une quelconque relation de confiance avec l’USS. À cet égard, elle fait référence à une lettre envoyée par l’USS à Seaview le 17 février 2015, dans laquelle Seaview est informée qu’il n’existe pas de compte auprès de Tikal «et n’a plus le nom d’un client de Ultra Safety Systems, Inc. depuis janvier 2014» (annexe F); En ce qui concerne l’annexe H, qui est une impression du site web de l’USS avec sa notice relative aux droits d’auteur 2013 et qui présente une liste des revendeurs internationaux de l’USS le 27 février 2013, elle fait valoir que «même jusqu’à ce jour, comme le démontre son propre site internet, la demanderesse en annulation semble tout à fait subordonnée à la capacité de cette dernière de faire passer la capacité de production d’une relation commerciale existante avec la titulaire de la marque de l’Union européenne, même si en réalité il est constant que cette relation n’existe pas».
39 En l’absence d’une protection à l’échelle de l’UE pour la marque «Tikal Tef- Gel», il a été demandé à la société Tikal d’enregistrer la marque contestée afin

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d’empêcher des tiers de déposer brillamment une marque identique et en partant, en fin de compte, Tikal et toute l’entreprise tout entière qu’elle avait investis depuis plus de cinq ans sans défense.
40 L’ESU n’avait aucun droit de marque pour les «Tikal Tef-Gel» dans l’UE qui auraient pu être usurpées par Tikal. Elle n’a jamais utilisé le nom «Tikal Tef- Gel». De même, «Tef-Gel» n’est pas très distinctif et l’ajout de «Tikal» au début de la marque permet d’opérer une différenciation significative; En outre, l’USS devait utiliser la marque «Tef-Gel» dans un format spécifique, le logo de l’USS et Ultra, et il n’était même pas autorisé à enregistrer la marque, conformément à son accord avec Dupont. De même, une fois que l’USS savait que la marque de l’Union européenne no 10 966 729 pour «Tef-Gel» avait été déposée par Tikal, elle s’est auprès de Tikal en juin 2013 pour retirer la marque. L’opposition contre Dupont déposée contre cette marque de l’UE a été retirée au cours de l’année
2016 (annexe G). Les USS n’ont jamais évoqué à nouveau la question jusqu’en
2017. Dès lors, Tikal pouvait présumer de bonne foi l’absence d’objection à l’égard de sa demande de marque de l’Union européenne contestée «Tef-Gel».
41 En effet, l’USS avait une connaissance positive de l’utilisation de la marque contestée pendant 8 ans avant sa demande d’annulation et, hormis la lettre de mise en demeure envoyée en juin 2013, aucune action n’a été engagée à l’encontre de l’usage et de la demande des marques «Tef-Gel» et «Tikal Tef-Gel» par Tikal, qui a été tolérée par années. L’enquête de satisfaction a donc été prononcée contre la marque contestée par tolérance de l’USS.
42 Tikal n’avait aucunement l’intention de faire obstacle au marché de l’Union européenne à des tiers ou à des tiers. Au contraire: Tikal souhaitait protéger à l’encontre des tiers et c’était également un tiers qui a agi de type Townshend et Seaview, qui prenait des mesures agressives contre la Tikal. Townshend avait développé un site web sous la dénomination «Tikal.tef-gel.de» sans la connaissance ou l’autorisation de Tikal. Par ordonnance de référé du 28 octobre 2016, le Landgericht Hamburg a interdit la Townshend d’utiliser l’internet allkal.tef-gel.de (annexe I). Townshend l’accepte. Faisant une demande de
Seaview pour la marque française Tef-Gel, alors que Tikal avait déjà protégé la marque elle-même. Seaview s’est abstenu de le faire sans avertissement préalable.
43 Tikal rounds en expliquant qu’en janvier 2019, il a proposé un règlement de l’ensemble des litiges entre les parties et un projet d’accord a été présenté par son avocat à ceux de l’USS (annexe L).
44 Dans sa réponse du 21 octobre 2019, la demanderesse en nullité demande à la chambre de recours de confirmer la décision de la division d’annulation et de condamner la titulaire de la MUE à supporter les frais des procédures d’annulation et de recours.
45 L’enquête de satisfaction affirme que la marque «Tef-Gel» possède un caractère distinctif et que la partie «Tikal» dans la marque contestée ne garantit pas une différenciation significative. Dans la marque contestée, aucun de ces deux éléments verbaux n’est accrocheur; les éléments «Tikal» et «Tef-Gel» sont de

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qualité égale en ce qu’ils sont dominants. La marque contestée et la marque de USS «Tef-Gel» sont similaires au point de prêter à confusion.
46 L’enquête de satisfaction des usagers affirme en outre que les éléments de preuve qu’elle a fournis prouvent que Tikal connaissait les autres distributeurs de l’USS dans l’UE au moment du dépôt de la demande de marque contestée. Elle savait également que l’enregistrement de la marque contestée et les marques «Tef-Gel» et «Ultra Tef-Gel» ne permettraient pas aux distributeurs de l’USS de maintenir la vente de produits USS sous la marque «Tef-Gel» ou «Ultra Tef-Gel». L’intention malhonnête de Tikal est également illustrée par un fait référence aux droits de la MUE sur les lettres de cessation et de abstention qu’elle a envoyées à l’enquête de satisfaction l’une de ses distributeurs, en France et en Suède, respectivement.
47 L’USS n’avait en effet aucun enregistrement pour «Tef-Gel» dans l’Union européenne, mais la marque a été largement utilisée dans l’Union par ses autres distributeurs, par exemple en Suède et en France, utilisée qui doit au bénéfice de l’USS. Une affaire relative à la mauvaise foi n’est pas une affaire de protection de droits antérieurs mais bien un comportement malhonnête.
48 Il est également constant qu’en raison de l’accord avec Dupont, l’USS devait utiliser sa marque «Tef-Gel» pour le mot «Ultra». Or, tel n’est pas le cas dans le cadre de la procédure en cause. L’accord de USS/Dupont n’est pas enregistré ici et Dupont n’est pas partie à cette procédure. L’USS explique toutefois que l’accord avec DuPont a expiré et n’est plus en vigueur. Par ailleurs, l’USS continuait toujours des ventes de Tef-Gel en Europe et Dupont n’avait jamais eu de droits sur la marque «Tef-Gel». Il convient de souligner que Dupont n’a pas expressément laissé la marque «Tef-Gel» à Tikal en retirant son opposition en 2016 contre la demande de marque de l’Union européenne de Tef-Gel.
49 Tikal était l’un des distributeurs exclusifs de l’USS (en Allemagne, en Autriche et en Suisse) qui a été confirmé sur son site internet propre et est également soutenu par le nouveau moyen de Tikal dans le cadre du recours (annexe H), qui fait référence à une impression d’une page internet présentant une protection du droit d’auteur, à partir de 2013, où la société Tikal est mentionnée comme étant l’une des courrevenantes internationalement enumérées le 27 février 2013 (par exemple, Townshend en Suède et Seaview en France). Lorsque l’ESU utilise le mot «client» dans un courrier, cela ne change rien au fait qu’il s’agissait d’un distributeur de référence aux USS. Un client est une personne achetant des produits d’une entreprise. Un opérateur achète des produits d’une entreprise à une nouvelle vente en son nom, et il est sémantiquement aussi un client.
50 L’argument de Tikal relatif à la forclusion par tolérance est non seulement erroné, mais est également dénué de pertinence car ce concept est exclu lorsqu’un enregistrement a été demandé de mauvaise foi.
51 L’USS souligne en outre que Tikal a fait obstruction à l’USS sur le marché européen en adressant des lettres de mise en demeure aux distributeurs de USS et montre comment les faits présentés par Tikal étaient incorrects. Dans le cadre de son litige avec la Townshend, Tikal a initialement mentionné la marque de l’Union européenne no 10 966 729 Tef-Gel. L’USS soumet une copie du courrier

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électronique envoyé par Townshend au représentant de Tikal le 29 septembre 2016, qui précise que la Townshend indique qu’elle a reçu un courrier électronique concernant la gel.de tef-gel.de et que: «[ayant] été le représentant de ce produit (Tef-Gel/TEF-GEL) pendant plus de 20 ans en ce qui concerne les pays scandinaves, et vendant le produit à partir d’Europe et au-delà de […] pour le fabriquant, cette affaire se sent étrange. Elle n’est pas titulaire du nom de marque original «TEF-GEL», en tant qu’entreprise en question, TIKAL Marine Systems
GmbH, qui ne voit pas la problématique. Je dispose des droits du fabricant du produit original TEF-GEL pour utiliser le nom TEF-GEL pour mon marketing
[…] En outre, je utilise le nom de domaine tef-gel.de depuis plus de onze ans et j’ai très étrange que je dispose de moins de 48 RH pour répondre à cette question». Le même jour, le représentant de Tikal a répondu et convenu de prolonger le délai fixé pour répondre jusqu’au 10 octobre 2016, mais répétait que l’utilisation de la gel.de teau.de constitue une violation de sa marque «Tef-Gel» et a insisté sur le fait que, pour chaque violation et compensation des frais juridiques de Tikal, une déclaration de cessation et d’abstention est accompagnée d’une déclaration indiquant 10,000 EUR pour chaque violation et compensation des frais de justice de Tikal (annexe J). Townshend a contesté avoir créé un site web avec le nom «tikal.tef-gel.de» (soulignement du rapporteur) et s’est engagé envers
Tikal à ne pas utiliser ce site internet (annexe K). Néanmoins, l’ordonnance de référé du Landgericht Hamburg du 28 octobre 2016 a été prononcée, sans que l’affaire ait été jugée. Townshend n’a pas contesté cette décision d’un point de vue d’un coût. Étant donné que Tikal avait fait référence à sa MUE Tef-Gel, Townshend a dû arrêter d’utiliser «Tef-Gel» ou «Ultra Tef-Gel» pour ne plus risquer une inaction supplémentaire. Cette décision a manifestement affecté l’entreprise de l’USS Tef-Gel dans l’Union européenne.
52 L’USS soutient en outre qu’il est extrêmement surpris de voir la divulgation d’extraits des discussions relatives à la transaction par l’avocat de Tikal. En tout état de cause, la proposition de règlement a été rejetée par l’USS et une contre- proposition rejetée par Tikal.
53 L’USS conclut que la relation entre Tikal et l’USS était une relation de distribution, à tout le moins plus qu’une relation simple client/client. Les parties étaient donc tenues de loyauté et de honnêteté des affaires. En déposant la marque contestée «Tef-Gel», composée de la marque «Tef-Gel», qui marque Tikal a été utilisée par l’USS et ses distributeurs européens sans apporter la preuve d’un intérêt légitime pour le faire, et sans en informer USS, la société Tikal a mis un véritable obstacle à ses activités commerciales au sein de l’Union. Cette action n’est pas fondée sur des pratiques honnêtes et honnêtes en matière commerciale, mais sur un recours de mauvaise foi.

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Motifs
Remarques préliminaires
54 La titulaire de la marque de l’Union européenne fait valoir que la division d’annulation a rendu deux décisions dans la marque contestée de la marque de l’Union européenne no 12 971 461, Tikal Tef-Gel. Cela est incorrect.
55 Faisant référence au paragraphe 3 ci-dessus, la titulaire de la marque de l’Union européenne, à l’exception de la marque contestée, est titulaire de deux autres marques de l’Union européenne, à savoir i) la marque de l’Union européenne no 10 966 729 pour la marque verbale «Tef-Gel» et ii) la marque verbale no
15 369 739 «Ultra Tef-Gel», toutes deux faisant également l’objet d’une procédure d’annulation de la demanderesse en nullité.
56 Compte tenu d’une erreur administrative, la décision attaquée, telle qu’elle a été rendue dans le cadre de la procédure d’annulation, no 14 406 C, a également été notifiée dans le cadre de la procédure d’annulation no 14 404 C contre la marque de l’UE no 10 966 729. Cette décision a donc été notifiée à deux reprises.
57 En l’espèce, cette erreur n’a pas fait droit aux prétentions du titulaire de la marque de l’Union européenne qui a eu lieu dans une autre affaire et qui, dès lors, ne fait pas l’objet du présent recours (article 67 du RMUE).
Article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE
58 Le recours de la titulaire de la marque de l’Union européenne n’est pas fondé. La chambre de recours souscrit aux conclusions de la division d’annulation selon lesquelles la titulaire de la marque de l’Union européenne était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque contestée et de sa décision de nullité de la marque de l’Union européenne no 12 971 461 pour la marque verbale «Tikal tef- Gel» au titre de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.
59 Comme l’a l’avocat l’avocat général M^me Eleanor Sharpston (12/03/2009, C- 529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:148, § 36), le concept de mauvaise foi visé à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est ni défini, ni délimité, ni même décrit d’une quelconque manière dans la législation. Toutefois, la Cour de justice a donné des orientations sur la manière d’interpréter ce concept dans son arrêt dans le même cas, et ce, dans plusieurs affaires (01/02/2012, T-291/09, Pollo
Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39; 14/02/2012, T-33/11, Bigab,
EU:T:2012:77; 13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689). Dans sa décision préjudicielle du 27/06/2013, C-320/12, Malaysia Dairy, EU:C:2013:435, la Cour de justice a déclaré que le concept de mauvaise foi est une notion autonome du droit de l’Union européenne, qui doit recevoir une interprétation uniforme dans l’Union européenne.
60 L’un des moyens de décrire la mauvaise foi est «un comportement s’écartant des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale» (conclusions de l’avocat général Sharpston du

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12/03/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:148, § 60). Dans le même esprit, la Cour a récemment affirmé que l’article 59, paragraphe 1, point b), RMUE s’applique «lorsqu’il ressort des indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque de l’Union européenne a déposé la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de se livrer à une concurrence loyale, mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière incompatible avec les usages honnêtes, à des tiers» (12/09/2019, C-104/18P,
STYLO & Koton, EU:C:2019:724, § 46).
61 L’intention d’un demandeur d’une marque est un élément subjectif qui doit être déterminé objectivement. Par conséquent, toute allégation de mauvaise foi doit être appréciée globalement, en tenant compte de toutes les circonstances de fait pertinentes du cas d’espèce (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 37 et 42).
62 Le motif absolu de nullité visé à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE est fondamentalement différent de la cause relative de nullité relative visée à l’article
60, paragraphe 1, point a), du RMUE, étant donné que cette dernière disposition suppose l’existence d’une marque antérieure visée à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE. Dans le cas d’une demande en nullité fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’est pas nécessaire que le demandeur soit titulaire de cette marque pour des produits ou des services identiques ou similaires
(12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & Koton, EU:C:2019:724, § 53).
63 Compte tenu de tous les facteurs pertinents en l’espèce, la chambre de recours, à l’instar de la division d’annulation, estime que le comportement de la titulaire de la marque de l’Union européenne relève de la définition de la mauvaise foi.
64 Tout d’abord, la marque verbale contestée en cause est «Tikal Tef-Gel». La marque de l’USS «Tef-Gel» est distinctive et totalement incluse dans la marque contestée et y joue un rôle indépendant. Les marques sont similaires. À cet égard, il est indifférent que «Tef-Gel» ait été utilisé par les USS avec ou sans l’ajout du mot «Ultra», le mot «Ultra» ayant un caractère descriptif. La marque contestée est enregistrée pour des produits qui sont identiques ou similaires aux produits pour lesquels la marque de l’USS «Tef-Gel» est utilisée.
65 Il ressort de nombreuses observations des parties que la situation factuelle pertinente pour la présente affaire se résume à ce qui suit.
66 Depuis 1988, l’USS vend un lubrifiant sous forme de pâte qui empêche la corrosion et la rouille sous les marques «Tef-Gel» et «Ultra Tef-Gel». En Europe, la distribution et les ventes ont lieu par les distributeurs de l’USS. La marque «TEF-GEL» est enregistrée aux États-Unis.
67 À partir de 2007, l’USS Tef-Gel produit était vendu en vrac par USS (USS) à Tikal, qui a distribué ce produit en Allemagne, en Autriche et en Suisse (voir, par exemple, les annexes 2, 5, 7 et l’annexe H). Tikal savait qu’elle utilisait non seulement la marque «Tef-Gel», mais également qu’elle jouissait de droits tels qu’il apparaît, par exemple, à partir des références de la page web de Tikal

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(annexe 2), de son projet d’accord avec l’arrêt Townshend (annexe 3), mais aussi des divers supports promotionnels reçus de l’USS (annexes 2 et 3 de l’annexe 1).
68 Tikal s’est également fût-ce que l’ESU a collaboré avec d’autres distributeurs tels que la Townshend pour le marché scandinave (voir, par exemple, l’annexe 3). Néanmoins, Tikal souhaitait devenir le distributeur exclusif de l’USS Tef-Gel produit en Europe (voir, par exemple, l’annexe A). L’USS n’a pas accepté cette position exclusive. Il a simplement continué à fournir son produit Tef-Gel à Tikal et a accepté que le produit soit distribué dans les propres tubes et systèmes de
Tikal et sur lesquels Tikal a combiné sa propre dénomination sociale «Tikal» à la marque de l’utilisateur «Tef-Gel»».
69 Le 14 juin 2012, sans demander le consentement et sans informer l’USS, Tikal a déposé la demande de marque de l’Union européenne no 10 966 729 pour la marque verbale «Tef-Gel». Dupont, avec lequel l’USS avait conclu un accord concernant l’utilisation de la marque «Tef-Gel», s’est opposée à cette demande. Le 6 juin 2013, les avocats de l’USS ont demandé à Tef-Gel de retirer la demande et d’utiliser la marque «Tef-Gel» en conformité avec les normes et lignes directrices de l’USS, à défaut de laquelle USS ne serait pas en mesure de continuer à fournir son produit Tef-Gel et autoriser l’utilisation de la marque «Tef
-Gel» (annexe 5).
70 Tikal n’a pas répondu à cette demande et, en avril 2014, l’USS a informé à Tikal qu’elle ne pouvait plus fournir le produit Tef-Gel (annexe 6). Le 11 juin 2014, Tikal a déposé la demande de marque contestée «Tikal Tef-Gel», suivie de la demande de marque de l’Union européenne no 15 369 739 pour la marque «Ultra Tef-Gel», le 22 avril 2016. La demande de marque de l’Union européenne no
10 966 729, «Tef-Gel», a été enregistrée le 15 septembre 2016.
71 Immédiatement après, toujours en septembre 2016, Tikal a commencé à envoyer à l’USS, Townshend et Seaview (annexes C, D, E et J), des lettres de mise en demeure, revendiquant l’atteinte à ses droits de MUE, respectivement pour «Tef- Gel», «Tef-Gel» et «Ultra Tef-Gel». Peu de temps après, en janvier 2017, l’USS a formé un recours en annulation à l’encontre de la marque contestée et les deux autres MUE déposées par Tikal pour les marques «Tef-Gel» et «Ultra Tef-Gel».
72 Il ressort de ces faits, et non contestés par les parties, que Tikal a agi de mauvaise foi lors du dépôt de sa demande de marque contestée. Lorsqu’elle a demandé ses trois MUE, y compris la marque contestée, elle a commencé le processus en vue d’obtenir des droits lui permettant de reconnaître qu’elle pouvait bloquer la vente du produit de l’USS commercialisé sous «Tef-Gel» et «Ultra Tef-Gel» par des distributeurs de la marque USS dans d’autres États membres. C’est d’ailleurs ce qu’il fait quand Tikal a fait enregistrer les marques en déposant des menaces pour les distributeurs de l’USS en Europe, soutenant que ceux-ci enfreignaient ces droits. En déposant la demande relative à la marque de l’Union européenne contestée, ainsi que les deux autres marques de l’Union européenne, Tikal a essayé d’approprier la position exclusive qu’elle avait enthousiasmé, mais n’a jamais eu gain de cause sur une base contractuelle. Ce comportement ne peut en aucun cas être considéré comme une logique commerciale ou faire preuve d’une concurrence loyale, mais seulement comme un exemple clair de mauvaise foi, à

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savoir porter atteinte, d’une manière qui contredit les usages honnêtes, à l’intérêt d’un tiers, en l’occurrence l’USS et ses distributeurs.
73 Les arguments soulevés par la titulaire de la marque de l’Union européenne en ce qui concerne la raison pour laquelle ce serait le cas ne seraient pas les mêmes,
74 Le fait qu’un accord de distribution officiel écrit n’a jamais été conclu uniquement qu’USS n’a jamais accordé de droits spéciaux ni de privilèges à Tikal; Le fait que Tikal ait acheté, pendant une période ininterrompue de six ans, l’USS Tef-Gel pour la diffusion d’informations supplémentaires sur les droits de marque d’USS établit une relation dans laquelle les pratiques commerciales et commerciales les plus honnêtes doivent être acceptées et pour lesquelles leur sortie en cause constitue une mauvaise foi.
75 L’argument selon lequel les demandes de marque de l’Union européenne déposées par Tikal, y compris la demande contestée, étaient nécessaires afin d’empêcher des tiers de déposer soudainement une marque identique ne peut être acceptée en tenant compte du comportement contraire de Tikal: Tikal ne menait que d’autres sociétés qui ont également exercé légalement la distribution de l’USS Tef-Gel, mais dans d’autres États membres que ceux dans lesquels Tikal était actif.
76 L’argument relatif selon lequel Tikal n’avait nullement l’intention de substructurer l’USS ou des tiers du marché européen et que celui-ci n’avait qu’une volonté de protéger les USS contre des tiers comme l’Townshend et le Seaview, qui prenait des mesures agressives contre la Tikal, ne saurait davantage être sérieusement invoqué. À cet égard, la chambre de recours se réfère aux preuves et à des arguments clairs et convaincants fournis par l’USS, y compris les déclarations sous serment d’Townshend et de Seaview ainsi que les copies des différentes correspondances et d’autres documents concernant les recours à l’intimidation qui ont été intentés par Tikal contre ces distributeurs de l’USS (et non contre le contraire, comme Tikal). À cet égard, la chambre de recours relève par exemple que la menace juridique pour Tikal, tiré de l’usage prétendu du signe «tikal» dans le chef d’un nom de domaine, mais aussi dans son usage de la partie, et de la marque «Tef-Gel» dont l’usage était totalement justifié, à Townshend étant le distributeur légitime de l’USS Tef-Gel commercialisé sous «Tef-Gel» et «Ultra Tef-Gel».
77 S’agissant de l’argument de Tikal selon lequel l’USS n’avait pas de droits d’enregistrement de marque pour la marque «Tef-Gel» dans l’Union européenne, il est fait référence au paragraphe 62 ci-dessus. Dans le cas d’une demande en nullité fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’est nullement nécessaire que le demandeur soit titulaire d’une marque antérieure dans l’Union pour des produits ou des services identiques ou similaires. Le fait qu’en raison d’un accord avec DuPont USS, on ait utilisé la marque «Tef-Gel» en combinaison avec le mot «Ultra» est également dénué de pertinence. À cet égard, il est également renvoyé au point 64 ci-dessus.
78 En tout état de cause, ce que l’USS avait convenu avec DuPont et de l’implication de Dupont dans la manière dont l’USS protégeait ses droits de marque dans le

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présent litige, il n’est pas pertinent. À cet égard, la chambre de recours fait remarquer qu’elle pensait parfaitement que l’USS devait également prendre en considération les droits et intérêts de Dupont qui ne constituaient pas des activités de Tikal.
79 Par ailleurs, l’argument de Tikal concernant la forclusion par tolérance n’a aucun sens. L’USS n’a jamais consenti à l’usage de Tikal d’une marque «Tef-Gel», mais a uniquement autorisé Tikal à distribuer le produit de Tef-Gel de l’USS. À cet égard, il est possible d’ajouter que cette forclusion par tolérance ne s’applique en tout état de cause que lorsque l’enregistrement de la marque de l’UE contestée a été déposé de mauvaise foi, conformément à l’article 61 du RMUE.
80 En conclusion, il convient de confirmer la décision attaquée et de rejeter le recours.
Coûts
81 La titulaire de la marque de l’Union européenne (requérante) étant la partie perdante au sens de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse en annulation (défenderesse) dans la procédure de recours. La division d’annulation a condamné à juste titre la requérante à supporter les frais de la procédure d’annulation.
Fixation des frais
82 Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, lu conjointement avec l’article 18, paragraphe 1, point c) ii) et iii), du REMUE, la chambre de recours fixe le montant des taxes et frais à payer par la requérante à la défenderesse à
550 EUR pour les frais de représentation dans la procédure de recours et à
450 EUR pour les frais de représentation dans la procédure d’annulation, ainsi que 630 EUR pour la taxe d’annulation. Le montant total s’élève à 1 630 EUR.

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Ordre Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la requérante aux dépens exposés par la défenderesse dans le cadre de la procédure de recours;
3. Fixe le montant total des frais à payer par la requérante à la défenderesse pour les procédures d’annulation et de recours à 1 630 EUR.
Signé Signé Signé
D. Schennen L. Marijnissen R. Ocquet
Greffier:

Signé
H.Dijkema