LES CHAMBRES DE RECOURS

DÉCISION de la première chambre de recours du 23 avril 2020
Dans l’affaire R 1556/2019-1
Disney Enterprises, Inc. 500 South Buena Vista Street
Burbank, Californie 91521
États-Unis d’Amérique Opposante/requérante représentée par Mitscherlich, Patent- und Rechtsanwälte, Partie mbB, Sonnenstraße 33, 80331 München (Allemagne)
contre
Renato Naliste Corso Italia 261
80010 Sorrento
Italie Demanderesse/défenderesse Représentée par Loredana Gargiulo, Via Giuseppe Semmola n°16, 80056 Ercolano (NA), Italie
Recours concernant la procédure d’opposition no 2 961 632 (enregistrement de marque de l’Union européenne no 16 890 469)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), A. Kralik (rapporteur) et M. Bra (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
23/04/2020, R 1556/2019-1, MARY POP (fig.)/Mary Poppins

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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 20 juin 2017, Nissim (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative

pour la liste de produits suivants:
Classe 18 — Sacs; sacs à main; porte-monnaie; porte-bébés à porter sur soi; valises diplomatiques;
sacs de souvenirs; sacs à anses tous usages; sacs imperméables; sacs roulettes; porte-monnaie multi-usages; sacs de travail; sacs de gymnastique; carniers; sacs de campeurs; sacs en toile; sacs à courrier; bourses de mailles; sacs à main de soirée; bagages de voyage; sacs de chaussures; sacs de vol; sacs de parapluies; supports pour vêtements; sacs en tissus éponge; sacs à bandoulière; sacs à roulettes; sacs pour le week-end; poignées; sacs à main de mode; sacs de plage; sacs à provisions;
sacs de sport; sacs à corps; sacs à livres; sacs de randonnée; porte-documents [maroquinerie]; petites pochettes; sacs à main pour femmes; sacs poubelles; sacs à base de produits d’épicerie;
sacs pour vêtements de sport; sacs à main de voyage; trousses vides pour produits cosmétiques;
sacs à provisions en toile; sacs à chaussures pour le voyage.
Les couleurs suivantes étaient revendiquées: Noir, Yellow.
2 La demande a été publiée le 6 juillet 2017.
3 Le 22 septembre 2017, Disney Enterprises, Inc (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition à l’encontre de la demande susmentionnée dans son intégralité. L’opposition était fondée sur les articles 8 (1) (a), (b) et 8 (5) du RMUE et sur la MUE antérieure no 3 748 175 pour la marque verbale
MARY POPPINS
Déposée le 6 avril 2004 et enregistrée le 11 juillet 2005 pour, entre autres, les produits suivants:
Classe 18 — Cuir et imitations du cuir et produits en ces matières (compris dans la classe 18); peaux d’animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie;

Classe 25 — Vêtements, ceintures, chaussures, chapellerie.
4 Par décision du 5 juillet 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition, à savoir pour les produits suivants:
Classe 18 — Sacs; sacs à main; porte-monnaie; porte-bébés à porter sur soi; valises diplomatiques; sacs de souvenirs; sacs à anses tous usages; sacs imperméables; porte-monnaie multi-usages; sacs de travail; sacs de gymnastique; sacs de campeurs; sacs en toile; sacs à courrier; bourses de mailles; sacs à main de soirée; sacs en tissus éponge; sacs à bandoulière; poignées; sacs à main de mode; sacs de plage; sacs à provisions; sacs de sport; sacs à corps; sacs à livres; sacs de randonnée; porte-documents [maroquinerie]; petites pochettes; sacs à main pour femmes; sacs

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poubelles; sacs à base de produits d’épicerie; sacs pour vêtements de sport; sacs à provisions en toile
5 Elle a, en particulier, motivé sa décision comme suit:
À la suite d’une demande visant à prouver l’usage du droit antérieur, limitée aux produits compris dans la classe 18 par l’Office, l’opposante a produit des preuves qui ne suffisaient pas à démontrer l’usage dans l’Union européenne dans l’Union européenne;
Les produits visés par la demande sont similaires, qu’il existe une faible similitude et qu’ils sont dissemblables par rapport aux autres produits couverts par le droit antérieur;
Les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique, ils présentent une certaine similitude sur le plan conceptuel en raison de la présence du nom anglais courant «Mary»;
Dans un souci d’économie de procédure, le droit antérieur est considéré comme étant distinctif per se;
Il existe un risque de confusion entre les signes:
La seule différence entre les signes est la terminaison «-pins» du second terme — «POP» pourrait être perçue comme une abréviation de
«POPPINS»;
Les produits qui présentent un degré de similitude similaire pourraient être considérés comme provenant d’une entreprise économique liée.
Les preuves produites en relation avec l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne démontrent pas que la marque antérieure ait acquis une renommée par l’usage qui en a été fait. Une des conditions requises dans ce motif n’est pas remplie et l’opposition est rejetée à cet égard.
Moyens et arguments des parties
6 Le 19 juillet 2019, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation partielle de la décision, à savoir, dans la mesure où la décision attaquée a rejeté l’opposition. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 8 octobre 2019.
7 La demanderesse a répondu le 13 janvier 2020 et a demandé à la chambre de recours de rejeter le recours. Le même jour, dans un document distinct, le demandeur a également formé un recours incident contestant la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été accueillie. Notamment, le recours incident a déclaré que la validité de l’appréciation de la preuve de l’usage était incorrecte en ce sens qu’elle était limitée à la classe 18, la demande introduite par la requérante à l’origine n’était pas limitée.

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8 L’opposante a répondu à cette dernière le 19 février 2020.
Motifs
9 Sauf disposition contraire dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement
(CE) no 207/2009 tel que modifié
10 Le recours de l’opposante est conforme aux articles 66, 67 et 68 du RMUE. Il est dès lors recevable.
11 le recours incident du demandeur est conforme à l’article 68, paragraphe 2, du RMUE, et à l’article 25 du RDMUE. Il est dès lors recevable.
Sur l’étendue du recours et du recours incident
12 L’opposante forme un recours contre la décision attaquée dans son intégralité. Dans ses observations en réponse, la demanderesse rejette les observations de l’opposante. Dans un document séparé, la demanderesse lance un recours incident, contestant également la décision attaquée, mais fait en outre valoir que la division d’opposition a mal interprété sa demande de preuve de l’usage du droit antérieur de l’opposante. C’est ainsi que la présente décision de la chambre de recours est dirigée.
13 L’article 71, paragraphe 1, du RMUE dispose que la chambre de recours peut, soit exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée, soit renvoyer l’affaire à ladite instance en vue de la poursuite de la procédure. La chambre de recours est d’avis que la décision attaquée est entachée d’erreurs de procédure importantes.
14 Dans ce contexte, la chambre de recours exerce son droit de renvoyer l’affaire en premier lieu en vue d’un traitement approprié.
Preuve de l’usage
15 Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, sur requête du demandeur, le titulaire d’une marque de l’Union européenne antérieure qui a formé opposition apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou la date de priorité de la demande de marque de l’Union européenne, la marque antérieure de l’Union européenne a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non- usage, pour autant qu’à cette date, la marque de l’Union européenne antérieure soit enregistrée depuis cinq ans au moins. A défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. Si la marque antérieure [de l’Union européenne] n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour cette partie des produits ou services».

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16 Il découle du tout quatrième considérant du RMUE la raison qui sous-tend l’exigence étant qu’il n’est justifié de protéger une marque antérieure que dans l’hypothèse où la marque a effectivement été utilisée (12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68, § 38).
Demande de preuve de l’usage du droit antérieur conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE
17 À la suite de la réception de l’acte d’opposition, le 14 février 2018, la demanderesse a demandé que l’opposante démontre l’usage de son droit antérieur par l’article susmentionné.
18 La requête a été présentée dans un document séparé de celle de ses observations en réponse et transmise par télécopieur, comme suit:
19 La chambre de recours est d’avis que la demande était succincte et claire, s’appliquant à l’ensemble des produits et services couverts par le droit antérieur. Elle a été précisée sous la rubrique «Demande de preuve de l’usage» en italien, traduite comme suit: «Des preuves de l’usage de la marque sont requises, en particulier sur les sacs à main, sacs à provisions, sacs de sport, sacs à provisions».

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L’emploi en particulier signifie simplement «en particulier» ou «surtout», mais ne limite pas les limites de la solicitation.
20 En particulier, il est conforme à l’article 10, paragraphe 1 du RMUE: «Une demande de preuve de l’usage d’une marque antérieure au titre de l’article 47, paragraphe 2 ou (3), du règlement (UE) 2017/1001 est recevable si elle est présentée comme une demande inconditionnelle dans un document distinct, dans le délai imparti par l’Office conformément à l’article 8, paragraphe 2, de ce règlement». Ils ne sont pas conditionnels, et il n’y a pas de souhait de clarté.
21 Le 9 avril 2018, l’Office a communiqué les observations suivantes à l’opposante:
«Comme demandé par la demanderesse/titulaire, vous devez à présent prouver l’usage de votre marque no MUE 003748175 pour une partie des produits/services sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir la classe 18: Cuir et imitations du cuir ainsi que produits en ces matières (compris dans la classe 18); peaux d’animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie. Veuillez présenter vos observations en réponse et la preuve de l’usage pour le 14/06/2018 au plus tard. Votre opposition sera rejetée pour tous les produits/services pour lesquels la preuve de l’usage n’est pas soumise».
22 La lettre parallèle adressée à la demanderesse ne contenait pas ce niveau de détail, en relevant uniquement que la demande de preuve de l’usage avait été transmise à l’opposante. Il semblerait donc que la demanderesse n’ait pas été avertie du caractère restrictif de l’instruction de l’Office.
23 Dans ses observations du 14 août 2018, l’opposante indiquait que «… l’opposante fournit la preuve de l’usage de sa marque, notamment en ce qui concerne les produits de la classe 18». Cela semble indiquer qu’il est compris que la demande initiale n’était pas limitée, évoquant ensuite ces mêmes moyens.
«Vu que l’opposante a déjà produit des éléments de preuve qui démontrent non seulement la grande renommée, mais aussi l’usage sérieux pour les produits compris dans les classes 9 et 41, l’Office a limité la preuve de l’usage aux produits compris dans la classe 18 (voir notification de l’Office du 9 avril 2018). Ainsi, l’opposante se concentrera sur la preuve d’usage pour les produits de la classe 18 visés par la marque d’opposition».
24 Dans sa réponse aux observations et pièces produites par l’opposante, la demanderesse a notamment indiqué «… l’opposante a été invitée à prouver l’usage sérieux en faisant spécifiquement référence aux produits de la classe 18 de la marque MARY POPPINS» et a conclu que «… la preuve de l’usage n’a pas été apportée, ce qui explique pourquoi l’objection doit être retirée», suggérant à nouveau qu’elle considérait que sa demande était étendue à l’ensemble des produits et services désignés au sein du droit antérieur.
25 Cependant, l’analyse de l’usage dans la décision attaquée n’a été réalisée que pour les produits compris dans la classe 18, la décision soulignant que la preuve de l’usage avait été limitée à ces derniers.

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26 Dans son recours incident, la demanderesse demande que la décision attaquée soit annulée ou annulée, ajoutant qu’elle considère que les éléments de preuve ainsi présentés par l’opposante sont sans aucun doute insuffisants pour démontrer un usage à l’égard des produits et services dans les nombreuses classes pour lesquelles la marque antérieure a été enregistrée.
27 Selon la chambre de recours, la limitation de la demande équivaut à un grave vice de procédure pour le compte de la première instance en l’espèce. Je ressort clairement de la citation de la jurisprudence de la précédente section que l’examen de la preuve de l’usage est une étape préalable indispensable qui doit être examinée avant toute application pertinente ou significative de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, étant donné qu’il définit non seulement l’étendue de la procédure postérieure, mais aussi, dans certains cas, la question de savoir si la procédure en elle-même doit même avoir lieu ou doit être immédiatement rejetée en l’absence d’usage approprié (voir, par analogie, 08/03/2013, T-498/10, David Mayer, EU:T:2013:117, § 35; 28/03/2012, T-
214/08, Outburst, EU:T:2012:161, § 45 et la jurisprudence citée).
28 En limitant la preuve de l’usage aux seuls produits de la classe 18, le champ d’application de la procédure d’opposition a été indûment restreint et est donc erroné. Une fois que la demanderesse a demandé la preuve de l’usage, la division d’opposition a été tenue d’inviter l’opposante à fournir la preuve de l’usage de sa marque antérieure et de ses produits et services spécifiés dans leur intégralité ou à démontrer qu’il existait de justes motifs pour le non-usage dans un délai déterminé.
29 La chambre estime également essentiel de relever que la décision attaquée a conclu à l’existence d’un risque de confusion en raison des similitudes entre les signes combinées à l’identité et à la similitude des produits contestés et des produits et services du droit antérieur tels qu’ils sont enregistrés. Si la division d’opposition avait introduit une demande de preuve de l’usage présentée par la demanderesse, la comparaison entre les produits contestés et les produits et services tels qu’ils sont utilisés (et non tels qu’ils sont enregistrés) aurait pu aboutir à un résultat différent.
30 La chambre de recours considère également qu’un délai est accordé à l’opposante pour fournir la preuve de l’usage de ses marques antérieures et le demandeur doit être autorisé à présenter ses observations concernant la preuve de l’usage de ses marques antérieures. Par la suite, une décision sur la question préalable de l’usage sérieux et une décision sur le fond de l’opposition peuvent être prises.
31 Il découle du cadre institutionnel de l’Office entre la division d’opposition et les chambres de recours que le risque de confusion doit être d’abord examiné par la division d’opposition (22/03/2007, T-364/05, Pam Pluvial, EU:T:2007:96, § 39- 41). Ceci est d’autant plus vrai si l’on tient compte du fait que les parties pourraient sinon être privées de l’une de ces instances.
32 Par conséquent, la décision attaquée doit être annulée et l’affaire renvoyée à la division d’opposition pour suite à donner, conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RMUE. Par ailleurs, la chambre de recours considère également

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que la taxe de recours doit être remboursée conformément à l’article 33, point d), du RDMUE.

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Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Annule la décision attaquée;
2. Renvoie l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner;
3. Ordonne le remboursement de la taxe de recours.

Signé Signé Signé
G. Humphreys A. Kralik M. Bra
Greffier:

Signé
H.Dijkema