DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 13 504 C (INVALIDITY)
David Kipping, Agripfierft 24, 50678 Cologne, Allemagne (demanderesse), représentée par Friedrich Graf von Westphalen & Partner MBB, Kaiser-Joseph-Str.284, 79098 Freiburg i. br., Allemagne (mandataire agréé)
i-n s t
Luckies of London Ltd, c/o Hilton Consulting, 119 The Hub, 300 Kensal Road, London W10 5BE, Royaume-Uni (titulaire de l’enregistrement international), représentée par Rational IP Limited, 81 Rivington Street, Londres EC2A 3AY (Royaume-Uni) ( mandataire agréé),
Le 08/01/2020, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1 La demande en nullité est accueillie.
2. l’enregistrement international no 1 264 243 est déclaré nul dans son intégralité pour l’Union européenne.
3. la titulaire de l’enregistrement international supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a présenté une demande en nullité à l’encontre de l’enregistrement international no 1 264 243 «SCRATCH MAP» (marque verbale) désignant l’Union européenne.La demande était dirigée contre tous les produits couverts par l’enregistrement international, à savoir les produits compris dans les classes 16 et 28. En raison de l’annulation partielle de l’enregistrement britannique (no 3 092 907), sur laquelle l’enregistrement international contesté est basé, par l’Office britannique de la propriété intellectuelle, la liste de l’enregistrement international désignant l’UE a été limitée aux produits suivants:
Classe 16: papier et carton;

L’opposante a invoqué l’article 59, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (version codifiée) (
Le 13/07/2018, la division d’annulation a rendu une décision rejetant la demande en nullité. La marque contestée n’a pas été jugée descriptive ou non distinctive pour les produits visés (le papier et le carton), dès lors que ces produits n’incluent pas de cartes et qu’aucune relation descriptive n’a été démontrée entre la marque contestée et le papier ou le carton.Cette décision a fait l’objet d’un recours.
Le 02/05/2019, par décision du 1774/2018-2, la deuxième chambre de recours a annulé la décision attaquée et a déclaré la marque descriptive et dépourvue de

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caractère distinctif pour le papier et le carton.Selon la Chambre, la marque indique que cette carte est faite d’un type particulier de papier (qui fonctionne à l’instar d’un papier ou d’une affiche de grattage ou d’une carte de rayure) ou d’un carton (servant qu’à des fins d’impression), ce qui permet de les éliminer facilement et/ou d’en prendre une sur elle. La marque contestée décrit donc la nature et la destination des produits. En outre, selon la chambre de recours, les produits du papier et du carton ne sont pas limités au produit brut ou semi-fini et peuvent aussi être utilisés en tant que produits finis, par exemple, le papier à lettres ou le papier à gratter. Les produits en papier couvrent les blocs de papier et les papiers d’impression qui peuvent également être composés de produits de l’imprimerie. La chambre de recours a conclu que la marque contestée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif pour les produits contestés et a renvoyé l’affaire à la division d’annulation en vue d’une autre décision statuant sur le caractère distinctif acquis.
Étant donné que le caractère descriptif et non distinctif intrinsèque de la marque contestée avait déjà été décidé par la chambre de recours, la division d’annulation se limitera, dans la présente décision, à déterminer si la marque contestée a acquis un caractère distinctif conformément à l’article 59, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.


RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
En ce qui concerne le caractère distinctif acquis, les parties se soutiennent comme suit:
Lademanderesse en nullité affirme que l’expression «scratch carte» est utilisée pour des cartes pouvant être rayées par la titulaire de l’enregistrement international ainsi que par plusieurs autres entreprises. Il donne des exemples de ces entreprises et fournit des liens vers leurs sites web et extraits de ces sites web. Il soutient que la marque n’a pas acquis de caractère distinctif par l’usage, comme en témoigne la multitude de produits de cartographie de rayures concurrents disponibles sur le marché.
À l’appui de ses arguments, la demanderesse a présenté les preuves suivantes:
Extraits des sites Internet suivants: www.mikamax.nl, www.megagadgets.nl, www.bol.com, www.amazon.co.uk, www.amazon.de et www.ebay.co.uk. Les sites Internet montrent l’acronyme de «scratch carte», «scratch concept carte» ou «rayé de sa carte», utilisé pour les cartes recouvertes d’une couche à retirer pour dévoiler les pays en dessous. Les sites web ne sont pas datés ou sont postérieurs à la date de priorité de la marque contestée (05/02/2015), mais certains d’entre eux contiennent des commentaires des consommateurs pendant la période antérieure à cette date de priorité.
La titulaire de l’enregistrement international transmet chaque site internet présenté par la demanderesse. Elle soutient principalement que les extraits ne montrent pas l’usage du terme «scratch carte» à la date de priorité de la marque contestée, que le terme exact «scratch carte» n’apparaît pas sur certains des sites internet mais qu’il n’existe pas d’autres termes comme «rayer sa carte», «rayer sa carte», «scratch the world», etc., et que les marques constituent des contrefaçons des produits de la titulaire de l’enregistrement international contre laquelle la titulaire de l’enregistrement international prend des mesures et que certains des produits n’apparaissent plus sur les sites internet. La titulaire de l’enregistrement international invoque l’article 7, paragraphe 3,

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du RMUE et produit les éléments de preuve suivants afin de démontrer que la marque contestée a acquis un caractère distinctif par l’usage:
Témoignage de JIM Cox, fondateur et directeur général de la titulaire de l’enregistrement international; M. Cox décrit la création du produit, carte qui peut être grattée, en 2009. Le produit a été entièrement lancé en 2010 sous la marque «scratch carte» et il était d’abord sur le marché. Ces cartes ont été vendues dans plusieurs pays de l’Union européenne depuis 2011 et de nouveaux produits de la même gamme ont été créés. Depuis 2010, plus de 2 millions de produits «Map» Scratch ont été vendus dans l’UE, et environ la moitié au Royaume-Uni. Environ 2000 produits sont vendus chaque année en Irlande. La titulaire de l’enregistrement international gère quatre sites web accessibles au public et de deux sites web commerciaux sur lesquels Scratch Maps apparaît comme l’une des gammes de produits banales. M. Cox donne un aperçu du nombre de visites sur les sites web et des résultats de la recherche effectuée sur Google pour le mot «scratch carte».Selon lui, tous les résultats énumérés sur les trois premières pages se rapportent uniquement aux produits de la Map provenante de la titulaire de l’enregistrement international. Plusieurs témoignages de personnes participant à l’industrie du cadeau sont joints afin de démontrer que le public professionnel reconnaît la marque «SCRATCH MAP» comme une marque qui identifie des produits comme provenant de la titulaire de l’enregistrement international. Les produits sont également connus des consommateurs finaux, puisqu’ils sont accessibles à un grand nombre de détaillants au Royaume-Uni (John Lewis, Tesco, Waterpierres, Oliver Bonas, grands magasins en ligne ou Menkind) ainsi qu’en ligne à propos des magasins en ligne très connus, comme Amazon et NotontheStreet. Les produits sont des vendeurs haut de Amazon dans la catégorie «cartes» et ils figurent également dans des listes plus élevées. Les attractions touristiques (par exemple, le Centre d’art contemporain de Contemporaire à Newcastle, la British Library de Londres, etc.) proposent les feuilles de Scratch dans leurs magasins cadeaux. Les produits sont également disponibles en Irlande par l’intermédiaire de détaillants (par exemple les magasins du livre Eason) et en ligne (par exemple, dans la bougette de cinéma).À Malte, les produits sont vendus au moyen d’un détaillant «cadeau», mais les clients maltais peuvent également les commander sur les sites internet de la titulaire de l’enregistrement international. La titulaire de l’enregistrement international fait la promotion de ses produits sur les médias sociaux (Facebook, Twitter et Instagram) et par le biais des campagnes menées par les détaillants. Elle distribue également des brochures à ses clients professionnels et présente les produits sur les foires commerciales internationales tenues au Royaume-Uni. Les produits figurant également dans plusieurs publications britanniques prestigieuses, les sites internet d’agences de voyage et d’autres sites web, comme des blogs, des sites web pour la conception, des voyages, etc. Cette présence se trouve principalement sur les sites web destinés au public britannique, mais il est également fait état des produits sur des sites web en Irlande et en site scandinave et sur deux sites web maltais. M. Cox conclut que les sites web contiennent principalement des commentaires indépendants des produits de la titulaire de l’enregistrement international et sont suivis des commentaires des lecteurs. Les produits et la marque Scratch Map sont donc exposés à un large éventail de publics qui connaissent les produits et perçoivent la marque contestée comme une marque.
Les pièces suivantes sont jointes au témoignage:
Pièce 1: un catalogue de la titulaire de l’enregistrement international depuis 2009;

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Pièce 2: un tableau de l’origine inconnue contenant des chiffres de vente pour, selon M. Cox, les produits de cartographie de Scratch; au Royaume-Uni, le nombre d’unités commence 25000 en 2010 et le nombre d’unités se chiffre à 200 000 en 2014, pour retomber à moins de 120 000 en 2016; en Irlande, les chiffres sont de plusieurs milliers d’unités par an et à Malte, 2099 unités ont été vendues entre 2014 et 2016 (aucune n’a encore été vendue avant cette date).
Pièce 3: les listes de prix de la titulaire de l’enregistrement international datées de 2010, 2011, 2012 et 2013; Gratter la map à environ 6 GBP; en 2013, il existe plus de «Scratch Maps» dans la liste des prix.
Pièce 4: une déclaration du directeur de Manta Sarl qui vend les produits de la titulaire de l’enregistrement international à des magasins de vente au détail en France et au Benelux. M. van der Loeff déclare que, lorsqu’il a découvert la carte à scrutin de la titulaire de l’enregistrement international, c’était la première fois qu’il percevait un tel produit et qu’il avait fait l’un de ses plus grands produits de vente depuis des années. Il estime qu’il n’existe qu’un seul éventail de cartes des map en Scratch, la boîte Luckies, que ces cartes de brouillage sont uniques et qu’elles se distinguent de la foule. Il a remarqué que le marché s’efforçait de tirer profit du succès de la carte des chansons Luckies, mais qu’il s’agissait de produits de moins bonne qualité.
Pièce 5: une impression du WHOIS.net montrant que la titulaire de l’enregistrement international a enregistré le nom de domaine «luckies.co.uk» en 2004;
Pièce 6: une impression du site internet de la titulaire de l’enregistrement international utilisant le service de recherche d’archives sur l’internet WayBack Machine et le contenu de la page en 2010; Une carte de grattage est visible sur les produits mis en vente, il existe même une catégorie de cartes «de griffes».
Pièce 7: une impression de la société WHOIS.net montrant que Jason acquley a enregistré le nom de domaine «scratchmap.co.uk» en 2012, la titulaire de l’enregistrement international a enregistré le nom de domaine «scratchmap.org» en 2012 et JIM Cox a enregistré le nom de domaine
«scratchmap.com» en 2013.
Pièce 8: un tableau montrant les produits (différentes cartes de rayures) vendus, selon la titulaire de l’enregistrement international, par le biais des sites internet, valeur des ventes et pays du client (différents pays de l’UE et pays tiers); aucune date n’est indiquée.
Pièce 9: Tables de l’origine inconnue montrant les sessions hebdomadaires pour les sites web www.luckies.co.uk et www.scratchmap.co.uk et www.scratchmap.org pour les années de 2010 à 2015 (de plusieurs centaines chaque semaine à quelques milliers de sessions).
Pièce 10: présentation des sites web précités pour les années allant de 2010 à 2017 et montrant les pays (principalement du Royaume-Uni); Plus d’un million de sessions est dispensée depuis moins de millions d’utilisateurs pour le site web «luckies», encore moins pour les sites web de la carte à griffes.
Pièces 11 à 13: Les résultats d’une recherche sur Google (www.google.co.uk, www.google.ie et www.google.se), montrant de nombreux résultats, dont de nombreux font directement référence à Luckys, mais que bon nombre d’entre eux sont apparemment différents de différents fournisseurs (tous liés à la titulaire de l’enregistrement international selon la titulaire de l’enregistrement international).
Pièce 14: un témoignage de Michael Sweeney, directeur général de Supernicepeels Ltd, qui a également été président de British Allied Trades Federation, qui déclare avoir connaissance de la titulaire de l’enregistrement international depuis sa création. Il déclare que la titulaire de l’EI est considérée

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comme un effort créatif dans le secteur des dessins et modèles représentant le marché des cadeaux. Il n’a jamais travaillé dans le sens de «Scratch Map» avant 2009 et estime qu’il s’agit d’un idée géniale qui ferait le meilleur vitre dans la gamme de produits Luckies et comme il s’est avéré être le cas. Dératch Map possède une part très importante du marché de la carte personnalisée. Sa perception du Map Scratch est qu’il s’agit d’un produit unique dont la housse est recouverte de feuille amovible et qu’elle a été développée et commercialisée par Luckies avec succès. Luckies est reconnue comme fournisseur de cartes portant la marque Scratch et sa position sur le marché des cartes personnalisées au Royaume-Uni est dominante et substantielle.
Pièce 15: une lettre de M. Daniel Black, directeur de la société Black + Blum Ltd, qui déclare avoir une activité similaire à celle de la titulaire de l’enregistrement international et lors des mêmes salons. Il a d’abord perçu Scratch Map dans la foire de 2009 et il a été frappé par le concept original. Il a une bonne connaissance du secteur du cadeau et il associerait la Map Scratch à la titulaire de l’enregistrement international et estimerait qu’ils étaient la première société à commercialiser le concept sur le marché et à en faire une marque reconnaissable.
Pièce 16: une lettre du Deviras Elodie Deviras, directeur exécutif à la société Doiygarde SL., qui connaît la titulaire de l’enregistrement international depuis 2009 et qui sont toutes deux des marques principales dans le domaine de l’industrie des cadeaux. Elle affirme que la titulaire de l’enregistrement international est très connue pour être l’initiateur, le concepteur et le grossiste mondial de la marque Scratch Map. Elle peut s’assurer qu’aucun produit similaire n’était disponible avant que l’entreprise Luckies initiait une carte de vente Scratch.
Pièce 17: une liste des détaillants britanniques qui stocke Scratch Maps.
Pièce 18: impression des sites web des monteurs d’installation urbaine présentant Scratch Maps for sale («Scratch Maps») (vente en ligne)
Pièce 19: déclaration de Rebecca Hadley, directrice de Make My House Home Ltd, précédemment achetant le gérant à l’entreprise Urban Outfitters, auprès de laquelle elle a acheté Scratch Maps auprès de la titulaire de l’enregistrement international. Elle est devenue un produit clé et est toujours en cours de réexamen. Disposant d’une solide connaissance du marché, elle estime que la Map ase provenait de Luckies, qui ont mis en place une marque facilement reconnaissable.
Pièce 20: Une impression de www.notonthehighstreet.com montrant l’article de vente sur le marché de la titulaire de l’enregistrement international proposé à la vente (le produit comprend 952 clients);
Pièce 21: la version imprimée d’amazon.co.uk montrant des revues de clients pour Scratch Map par les Luckies (datées de 2010 à 2016) et l’arrêt LUkies Scratch Map.
Pièces 22 à 25: la version imprimée d’amazon.co.uk, montrant «les meilleurs vendeurs», la carte des machines «Scratch Map» no 1 présente dans les cartes, toujours dans les listes les plus souhaitées et les listes les plus cadetées dans la section «cartes»; le même imprimé indiquant le contenu de l’année 2014, quand les «Scratch Maps» des titulaires de EI figurent sur les mêmes listes.
Pièce 26: Extrait du site web www.iwantoneofthose.com montrant un «Scratch Map» offert aux clients et avec des revues de clients datées de 2013 et 2014.
Pièce 27: Une impression de www.findmeagift.co.uk montrant des maquettes proposées à la vente, sans aucune mention de la titulaire de l’enregistrement international, avec des impressions entre 2012 et 2017.

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Pièce 28: une impression du site internet de l’Eason montrant Scratch proposé à la vente;
Pièce 29: une impression du site www.thegadgetstore.ie montrant Scratch Map Original, des hankies chez les camionnettes,
Pièce 30: déclaration de témoin de Teodora Todorova, propriétaire de quirky Gifères, magasin situé à Malte; Elle déclare que celle-ci commande Scratch Maps du titulaire de l’enregistrement international. Les bandeaux sont pour les vendeurs, et en vendent 700 (en deux ans).Elle n’a connaissance d’autres produits similaires en vente à Malte et elle associerait une quelconque référence à la marque Scratch avec la titulaire de l’enregistrement international.
Pièce 31: demandes reçues de la part de clients potentiels à Malte (deux) et de Chypre (trois); dans l’un d’eux (daté de 2016), une personne demande «à Malte?» et la titulaire de l’enregistrement international répond qu’il n’existe pas de bonne méthode d’expédition.
Pièces 32 à 37: des impressions de sites web néerlandais, danois, finlandais et suédois sont des produits en page Scratch Produits disponibles pour l’achat et un témoignage d’un distributeur suédois, dans lequel il confirme la distribution des produits sous la marque «Original Scratch Map» et considère qu’il s’agit d’un vendeur fantastique.
Pièces 38 à 41: Des brochures commerciales de la titulaire de l’enregistrement international et des listes de leurs destinataires au Royaume-Uni (3240), en France, en Belgique et aux Pays-Bas (1069) ainsi que des listes de leurs destinataires (238).
Pièces 42 à 46: des factures concernant la participation de la titulaire de l’enregistrement international aux divisions printemps et Automne Fair International de Birmingham (de 2011 à 2016), The London Stationery Show et Harrogate Home et Gift Show (toutes deux comprises entre 2014 et 2016) et une lettre des organisateurs de Formex, à Stockholm, confirmant la participation du distributeur de la titulaire de l’enregistrement international lors de l’exposition depuis 1999.
Pièces 47 à 52: Des extraits de sites de périodiques datés entre 2010 et 2015 (www.thetimes.co.uk, www.theguardian.com, styliste magazine, www.dailymail.co.uk, www.huffingtonpost.co.uk et www.telegraph.co.uk), qui mentionnent des feuilles de Scratch (Scratch Map from Luckies), sont mentionnés, principalement à cause de cadeaux.
Pièces 53 et 54: extraits des sites web britanniques (agences de voyages, blogs, guides pour cadeaux, sites web pour la conception et les voyages) sur lesquels sont examinées les produits du map Scratch, proposés sous forme de prix ou autrement mentionné dans des publications datées entre 2010 et 2016, les auteurs font parfois référence à «Scratch Map», parfois à «Scratch Map» ou
à «Luckies Scratch Maps».
Pièce 55: des extraits de quatre sites web irlandais sur lesquels Scratch Map se caractérise dans des articles datés de la période comprise entre 2013 et 2016 sur des listes d’idées pour cadeaux ou en revue un chiffre de voyage.
Pièce 56: les documents relatifs à la promotion que la titulaire de l’enregistrement international avaient documents avec un magasin en ligne de ce pays en juin et octobre 2014, et l’établissement de janvier 2015.
Pièce 57: extraits de deux sites web maltais contenant des commentaires sur la carte de la titulaire de l’enregistrement international (une en 2014, une en 2016).
Pièces 58 à 60: des extraits de sites internet et de copies d’articles forment la presse d’autres pays de l’Union européenne (principalement les Pays-Bas, le Danemark, la Suède, l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne) où sont examinées les

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produits du map Scratch, proposés comme cadeaux ou autrement mentionnés dans des publications datant de 2011 à 2016.
La demanderesse avance sur le territoire où la titulaire de l’enregistrement international devrait démontrer le caractère distinctif acquis et conclut que l’ensemble de l’Union européenne devrait être considéré comme la grande majorité de la population de l’Union européenne dans son ensemble, étant donné que la vaste majorité de la population de l’UE saisirait la signification des mots anglais très basiques «scratch» et «carte».Il avance des arguments détaillés en concluant que les éléments de preuve présentés par la titulaire de l’enregistrement international ne démontrent pas que le caractère distinctif acquis par l’usage a été acquis. Il fait valoir que la titulaire de l’enregistrement international n’a pas démontré la perception du public de la marque verbale «Scratch Map», étant donné qu’elle interprète mal la promotion et la vente avec la perception, la marque figurative avec une marque verbale et les consommateurs finaux avec des revendeurs. Les chiffres de vente ne permettent pas de démontrer comment le public perçoit la marque étant donné que les produits portent de nombreuses marques différentes et que la «carte à gratter» n’est pas utilisée en tant que marque verbale.
Le demandeur a présenté les documents suivants ainsi que sa soumission:
Eurobaromètre spécial 386 intitulé «Europeans and Their Languages», daté de 2012.
Un article publié sur le site www.talkenglish.com intitulé «Top 2000 vocabulaire words».
Des impressions de www.amazon.fr, www.ebay.fr, www.amazon.de, www.amazon.es, www.amazon.it et des sites internet du titulaire de l’enregistrement international www.luckies.co.uk montrant les produits de la titulaire de l’enregistrement international à vendre dans lesquels la marque contestée n’est pas utilisée;
Un tableau établi par le demandeur, indiquant le pourcentage de la population de chaque État membre de l’UE qui a acheté les produits de la titulaire de l’enregistrement international (sur la base des chiffres de ventes fournis par la titulaire de l’enregistrement international);
Latitulaire de l’enregistrement international réfute les arguments de la demanderesse relatifs au territoire dans lequel le caractère distinctif acquis doit être prouvé et affirme qu’il ne devrait être prouvé qu’au Royaume-Uni, en Irlande et à Malte. Elle soutient que le caractère distinctif acquis a été démontré par les éléments de preuve produits auparavant, qui montrent que le produit a été largement vendu dans l’UE, est une partie des plus grandes chaînes de vente au détail et figure fréquemment sur les listes de «meilleur vendeur» et de «liste d’attente».Cela indique, conformément à leur titulaire de l’enregistrement international, que la marque serait perçue comme une indication de l’origine des produits en question. Elle avance qu’une marque peut acquérir un caractère distinctif, non seulement par son usage seul, mais aussi par son usage en tant que partie d’une autre marque ou par l’association à une autre marque. Elle fait valoir que les mots «SCRATCH MAP» apparaissent comme dominants dans la marque figurative, et que la marque est utilisée dans une position proéminente par rapport aux autres marques utilisées sur les produits. Elle formule des arguments spécifiques concernant le caractère distinctif acquis au Royaume-Uni, en Irlande et à Malte, la grande majorité étant que les produits sont vendus avec succès dans des établissements de vente au détail importants.

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Le 22/03/2018, l’Office a été informé par l’OMPI de la limitation de la protection de la marque contestée au papier et carton compris dans la classe 16. L’Office a informé le demandeur de cette limitation en vue d’une éventuelle retrait de la demande. Le demandeur a répondu qu’il maintenait la demande.

Causes de nullité absolue — article 59, paragraphe 1, point a), RMUE, lu conjointement avec l’article 7 dudit règlement
Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), et (3), du RMUE, la marque de l’Union européenne est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office, lorsque la marque a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 du RMUE.Lorsque les motifs de nullité ne s’appliquent qu’à une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, ces derniers ne sont déclarés valables pour ces produits ou services que pour ces produits ou services.
La chambre de recours a déclaré que la marque a été enregistrée contrairement à l’article 7, paragraphe 1, point b), et c) du RMUE pour les produits contestés. L’affaire a été déférée à la division d’annulation en vue d’un nouvel examen du caractère distinctif acquis.
Caractère distinctif acquis — article 7, paragraphe 3, et paragraphe 59 (2) du RMUE
La titulaire de la marque de l’Union européenne affirme que la marque a acquis un caractère distinctif par son usage intensif et de longue durée.
Aux termes de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, les motifs absolus de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, point b), c) ou d) du RMUE ne s’opposent pas à l’enregistrement d’une marque si celle-ci, pour les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé, a acquis un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait. Par ailleurs, en ce qui concerne les procédures d’annulation, l’article 59, paragraphe 2, RMUE dispose que, lorsqu’une marque de l’Union européenne a été enregistrée en violation de l’article 7, paragraphe 1, point b), c) ou d), du RMUE, elle ne peut toutefois être déclarée nulle si, par l’usage qui en a été fait, elle a acquis après son enregistrement un caractère distinctif pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée.
Ces dispositions sont donc libellées de manière similaire, la seule différence étant que le délai par rapport à lequel le caractère distinctif acquis doit être prouvé doit être démontré (respectivement, à la date de dépôt de la MUE contestée et par référence à la date de dépôt de la demande en nullité).Par conséquent, en vertu de ces dispositions, on peut maintenir, comme en l’espèce, une marque qui était, comme en l’espèce, descriptive et non distinctive, si elle est contestée, à condition de la prouver qu’elle aurait acquis, par l’usage qui en a été fait, un caractère distinctif dans la partie de l’Union européenne dans laquelle l’existence du motif de refus a été constatée (22/06/2006,- 25/05 P, Bonbonverpackung, EU: C: 2006: 422, § 82 et 83).
S’ agissant de la portée territoriale de l’objection, la chambre a limité son analyse aux États membres dont l’anglais est une langue officielle, à savoir le Royaume-Uni, l’Irlande et Malte. Elle a conclu que la marque était descriptive pour les consommateurs visés par ces territoires. Dès lors, la titulaire de l’enregistrement

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international devait démontrer que la marque avait acquis un caractère distinctif au Royaume-Uni, en Irlande et à Malte.
Il incombe à la titulaire de l’enregistrement international de démontrer que son enregistrement international avait acquis un caractère distinctif à l’égard du public pertinent précisé ci-dessus, soit avant la date de priorité de la marque contestée (05/02/2015) soit avant le dépôt de la demande en nullité (19/08/2016).
L’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage de la marque exige qu’au moins une fraction significative du public pertinent identifie grâce à la marque les produits ou services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée. Pour déterminer si une marque a acquis un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait, la division d’annulation doit apprécier globalement les éléments qui peuvent démontrer que la marque est devenue apte à identifier les produits et services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises. À cet égard, il convient de prendre en considération, entre autres, la part de marché détenue par la marque; l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de la marque; l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir; La proportion des milieux intéressés qui identifie le produit comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque (06/03/2007, 230/05,- Golf USA, EU: T: 2007: 76, § 79 et la jurisprudence citée).
Les documents produits par la titulaire de l’enregistrement international étaient énumérés ci-dessus. Les éléments de preuve montrent que la titulaire de l’enregistrement international utilise la marque pour des cartes.Les produits contestés sont du papier et du carton.Dans sa décision, la chambre de recours a indiqué ce qui suit:les produits contestés «papier et carton» visés par la marque contestée ne se limitent pas à «raw material» ou «semi-finis» et peuvent donc être utilisés en tant que produits finis, comme un papier à lettres, voire un papier à gratter. Par conséquent, contrairement à ce que fait valoir la titulaire de l’enregistrement international, les produits «papier», par exemple, couvrent en particulier des blocs de papier et de papier d’imprimerie qui peuvent également être des produits de l’imprimerie. Il en va de même en ce qui concerne les produits en «carton».Il semble dès lors que la chambre de recours considère les produits de l’imprimerie (qui comprennent des cartes) comme des produits contestés. La division d’annulation suppose donc que les preuves démontrent un usage pour des produits qui sont contestés, et c’est, dès lors, des éléments de preuve pertinents. Il s’agit du scénario le plus favorable pour la titulaire de l’enregistrement international, étant donné que, lorsque les cartes ont été considérées comme ne faisant pas l’objet de l’une des catégories enregistrées, toutes les preuves démontraient l’usage de produits non enregistrés et seraient donc dénuées de pertinence aux fins de l’appréciation du caractère distinctif acquis par l’usage pour les produits enregistrés.
Le public pertinent pour ces produits est les professionnels ainsi que le grand public. Le niveau d’attention du public pertinent sera moyen.
Les documents produits par la titulaire de l’enregistrement international démontrent l’usage de la marque contestée dans plusieurs pays de l’Union européenne, y compris sur le territoire pertinent, à savoir le Royaume-Uni, l’Irlande et Malte. Le fondateur et le directeur de la titulaire de l’enregistrement international se fondent, dans le cadre de leur tentative, sur le fait que la marque a acquis un caractère distinctif essentiellement à l’égard des chiffres de vente, du fait de leur disponibilité dans de nombreux magasins de détail renommés, de la présence en ligne de la marque (nombre de visites sur les sites internet de la titulaire de l’enregistrement international, fait que ce sont

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principalement des produits provenant de la titulaire de l’enregistrement international et du fait que les produits figurent dans des périodiques et des sites web privés) et de témoignages de sociétés opérant dans le même domaine que la titulaire de l’enregistrement international et ses distributeurs.
Les chiffres de vente (qui proviennent en outre d’une origine inconnue ou de la titulaire de l’enregistrement international elle-même et, à ce titre, la valeur probante de ces informations ne sont pas très élevés), bien que non négligeables, en particulier pour le Royaume-Uni, ne soient pas suffisamment élevés pour garantir qu’une partie substantielle du public connaît les produits et considère les produits sous la marque exclusivement d’une entreprise. Environ un million de produits vendus pendant la période de 6 ans ne sont pas, pour le marché, un nombre impressionnant de produits dont le prix de détail ne dépasse pas 20 GBP.Il faut tenir compte du fait qu’un client qui achète un produit de maquette Scratch de la titulaire de l’enregistrement international ne considère pas automatiquement les mots «Scratch Map» comme une indication de l’origine commerciale, en particulier lorsqu’il existe un certain nombre d’autres signes présents sur le produit (voir ci-dessous).Les chiffres pour l’Irlande et Malte sont encore moins importants (environ 2000 produits vendus chaque année en Irlande et un peu plus de 2000 produits vendus à Malte, au total).
Les témoignages ont été fournis par des professionnels, à savoir des représentants d’entreprises opérant dans le même domaine que le titulaire de l’enregistrement international, qui connaît le titulaire de l’enregistrement international et le marché très bien (selon ses propres déclarations), et par des distributeurs de la titulaire de l’enregistrement international qui vendent ses produits. Ils précisent que les feuilles de Scratch sont actives sur le marché et confirment leur connaissance des produits. Toutefois, ils concernent davantage le caractère nouveau du produit et portent moins sur la nature de SCRATCH MAP en tant que marque. En tout état de cause, la perception des personnes qui distribuent les produits ou qui ont connaissance du titulaire de l’enregistrement international pendant des années et connaissent bien ses activités ne reflète pas la perception d’un consommateur final moyen. La titulaire de l’enregistrement international fait valoir que la perception des personnes dans le commerce est pertinente. Cette affirmation est vraie, mais cela ne rend pas la perception des consommateurs finaux dénuée de pertinence. La marque doit acquérir un caractère distinctif parmi une partie substantielle du public pertinent, qui comprend les consommateurs finaux.
La présence en ligne n’est, là encore, pas écrêtée. La titulaire de l’enregistrement international soutient que les résultats de la recherche effectuée sur Google renvoient à ses produits tous (dans les premières pages).Cependant, cela n’est pas évident pour le consommateur final, étant donné que ces résultats renvoient aux produits qui sont proposés par de nombreux points de vente différents. Les consommateurs ne peuvent se rendre compte que la plupart des cartes de rayures sont de même origine lorsqu’elles ouvrent les liens et que la carte est «de Luckies» ou lorsqu’elles voient le
produit au même logo .Il s’agira des signes distinctifs que le public peut utiliser pour distinguer des produits d’entreprises différentes. Les produits du map Scratch sont mentionnés sur la base des sites web de plusieurs périodiques familiers au Royaume-Uni et d’autres sites web. Or, il est spécifiquement mentionné que les produits sont des produits Luckys ou rien n’est mentionné; le produit «scratch carte» est simplement décrit comme une bonne idée de un cadeau. La perception de ces

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produits par le public peut être illustrée par un extrait de l’un des blogs:«Qu’est une carte à scrutin, vous demandez?C’est bien, de la sorte… elle donne une image portable pour y accéder».Il apparaît que la «carte à gratter» est perçue comme une simple description d’un produit, même si elle peut être un nouveau produit. En conséquence, même si les produits de la titulaire de l’enregistrement international et la marque présentent une certaine présence dans le monde en ligne, les lecteurs de ces textes sont principalement exposés à l’existence d’un produit acheteur (une carte qui peut être rayée), mais rien n’indique que ces consommateurs devaient s’attendre à ce que toutes ces cartes de rayures proviennent d’une entreprise ou si elles supposent que la «carte à gratter» ne soit qu’une simple description de la nature du produit. De plus, la présence en ligne en Irlande et en Malte est pratiquement inexistante.
Par souci d’exhaustivité, il convient de noter que le fait que la titulaire de l’enregistrement international ait été la première entité sur le marché à proposer ce type de produit (carte à gratter) n’est pas pertinent. Il importe de savoir si ce nom est perçu par le public pertinent comme une description de ce nouveau produit, ou comme une marque.
En l’absence de toute preuve directe de la perception des consommateurs, les preuves présentées ne démontrent pas que les consommateurs perçoivent la marque contestée comme un signe d’origine commerciale. La division d’annulation observe que pour démontrer qu’un signe a acquis un caractère distinctif par l’usage, il n’est pas suffisant pour démontrer uniquement l’usage de la marque ou même le succès de l’usage, mais il y a lieu de démontrer qu’une partie significative du public du territoire pertinent reconnaît ce signe comme une indication de l’origine commerciale. En d’autres termes, il est nécessaire de démontrer qu’une partie significative du public pense que toutes les cartes de rayures proviennent d’une entité. La titulaire de l’enregistrement international n’a fourni aucune enquête auprès des consommateurs pour clarifier cette question, ni aucune autre preuve équivalente. Les documents produits montrent que les produits de la titulaire de l’enregistrement international sont présents sur le marché dans une certaine intensité, mais ils sont peu concluants quant à la perception du signe par les consommateurs finaux.
En outre, des images des produits de la titulaire de l’enregistrement international apparaissent dans la plupart des articles en ligne et on peut voir que le logo
est utilisé sur les produits; Il est exact qu’ un signe peut acquérir un caractère distinctif dès lors qu’il sera utilisé en tant que partie d’une autre marque ou en combinaison avec celle-ci. Toutefois, il est toujours plus difficile de prouver le caractère distinctif acquis au regard d’un signe dépourvu de caractère distinctif si elle est utilisée avec d’autres marques distinctives. L’exposition des
consommateurs au signe figuratif élaboré ne permet pas de déduire qu’ ils percevraient les mots «Scratch Map» sans aucune stylisation graphique, et encore moins dans une stylisation graphique différente, comme étant la même marque. Le fait que cette image soit présente sur les produits eux-mêmes et que le mot distinctif «Luckies» est même souvent utilisé dans les textes (tels que «Luckies Scratch Map» ou «Scratch Map» de Luckies, etc.) est une autre raison expliquant pourquoi les documents ne permettent pas de conclure à l’existence du caractère distinctif du signe

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verbal ordinaire «Scratch Map».Les consommateurs sont plus susceptibles de considérer ces éléments distinctifs comme des identificateurs de l’origine commerciale et des mots ordinaires «rayures carte» comme une description du produit.
En l’absence de toute preuve convaincante qui montrerait la perception de la marque par les consommateurs pertinents, il est impossible pour la division d’annulation de conclure, sur la base des éléments de preuve produits, que la marque contestée avait acquis un caractère distinctif au sein des consommateurs du Royaume-Uni, d’Irlande et de Malte.
Conclusion
La marque contestée était descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE et dépourvue de caractère distinctif conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour les produits contestés au moment de sa priorité. La titulaire de l’enregistrement international n’a pas démontré qu’elle avait acquis un caractère distinctif ni avant la date de priorité ni avant le dépôt de la demande en nullité.
À la lumière de ce qui précède, la division d’annulation conclut que le recours est entièrement accueilli et que la marque de l’Union européenne devrait être déclarée nulle pour l’ensemble des produits contestés.

COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que la titulaire de l’enregistrement international est la partie perdante, celle-ci doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à la demanderesse

De la division d’annulation
Pierluigi M. VILLANI Michaela Simandlova Jessica LEWIS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.

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Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.