DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 34 739 C (INVALIDITY)
POLI-TAPE Klebefolien GmbH, Zeppelinstr.17, 53424 Remagen, Allemagne (demandeur), représentée par Patentanwälte Walther Bayer PartGmbB, Heimradstr.2, 34130 Kassel, Allemagne (mandataire agréé)
i-n s t
SISER s.r.l., Viale della Tecnica, 18, 36100 Vicence, Italia (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Advokatparrån Gulliksson Ab, Box 4171, SE- 203 13 Malmö (Suède) (représentant professionnel).
Le 27/07/2020, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1 La demande en nullité est accueillie.
2. la marque de l’Union européenne no 17 947 634 est déclarée nulle dans son intégralité.
3. la titulaire de la MUE supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en nullité contre la marque de l’Union européenne no 17 947 634 «blackboard» ( marque verbale) (la MUE).La requête est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 16: transferts thermiques; transferts de chaleur à film plastique; les transferts thermiques à film plastique pour l’application de lettres, de chiffres, de graphismes, d’œuvres d’art ou de dessins sur des vêtements ou autres produits ou surfaces; papier pour transfert thermique; le papier pour le transfert de chaleur destiné à l’application de lettres, de chiffres, de graphiques, d’œuvres d’art ou de dessins et modèles, sur des vêtements ou autres produits ou surfaces; décalcomanies; décalcomanies; Feuilles de papier utilisées pour l’application de transferts thermiques à des vêtements ou à d’autres produits ou surfaces.
Classe 17: pellicules en matières plastiques destinées à la fabrication de transferts thermiques à film plastique; le transfert de chaleur plastique aux fins de la fabrication de transferts thermiques à film plastique afin d’appliquer des lettres, des chiffres, des illustrations graphiques, des œuvres d’art ou des dessins sur des vêtements ou d’autres produits ou surfaces; les films de transfert thermique vendus en vrac, les lettres, numéros, graphiques, illustrations ou dessins, peuvent être destinés à être appliqués à des vêtements ou à d’autres produits ou surfaces.films masques en matières plastiques destinés à la pose d’images sur des vêtements ou sur d’autres produits ou surfaces; Des masques de transfert thermique, notamment des pellicules en matières plastiques afin d’éliminer les transferts des médias.

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La demanderesse a invoqué l’article 59, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (version codifiée) (JO L 78, p. 1), tel que modifié par
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse fait valoir dans ses deux observations que la marque contestée est exclusivement composée du mot anglais «blackboard», qui désigne une «surface d’écriture réutilisable sur laquelle des textes ou des dessins sont élaborés avec de (…) craie».Les produits désignés par la marque contestée sont divers produits qui transmettent de la chaleur (décalcomanies, feuilles de papier, films plastiques, etc. Ils sont utilisés pour créer un certain «dessin» sur un vêtement ou un produit similaire. Ce «dessin ou modèle» est une surface noire qui peut être utilisée par écrit à l’aide de craie, un «kackboard» en surface d’un t-shirt ou de tout autre vêtement.
La titulaire de la marque de l’Union européenne décrit ses produits comme «un produit dérivé du sceau de PU avec support adhésif de polyester. La surface a été spécialement créée pour l’écriture en craie et le transfert de chaleur en vinyle (HTV) afin de créer une surface lisible sur un t-shirt ou tout autre tissu pouvant être utilisé pendant et à nouveau».Ce produit est également décrit comme étant en mesure de: «embouteiller une surface inscriptible», «transformer des matériaux simples dans un tableau noirs», «compatibles avec de la craie standard…».
Contrairement à ce qu’affirme la titulaire de la marque de l’Union européenne, la demanderesse n’utilise pas de «blackboard» en tant que marque, mais pour indiquer la couleur de ses produits POLI-FLEX lancés le 07/08/2018. Le titulaire reconnaît lui-même que la marque fait allusion aux caractéristiques des produits visés et que l’utilisation des dispositifs de transfert de chaleur vendus sous la marque «blackboard» peut créer une surface qui peut être utilisée avec des craies blanches. Le client qui recherche un dispositif de transfert de chaleur tel qu’il est énuméré dans la liste des produits de la marque contestée se rend compte à la lecture du terme «blackboard» que la finalité de ce dispositif de transfert de chaleur est de créer un tableau noural sur le textile, par exemple sur le t-shirt. Par conséquent, le mot «blackboard» répond à une finalité commerciale étant donné qu’il s’agit d’une destination, qui signifie que la marque «blackboard» enfreint au moins l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.La demanderesse développe également brièvement des arguments concernant les autres motifs invoqués à l’appui de l’opposition.
À l’appui de ses observations, la demanderesse a produit les éléments de preuve suivants:
A: réception du transfert de la taxe de dépôt (postbank)
B1: impression du site internet www.siser.com/cad-cut/blackboard
B2: impression du site internet www.siserna.com/blackboard/

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B3: fiche produit «blackboard» de Siser srl
B4: impression du site internet https: //myoutube.com/watch?v=DUFIan8rAVo
C: impression du site internet https: //en.wikipedia.org/wiki/Blackboard
D1: La version imprimée du site internet www.web.archive.org a été économisée le 11/10/2004
D2: La version imprimée du site internet www.web.archive.org a été économisée le 11/10/2004
D3: La version imprimée du site internet www.web.archive.org a été économisée le 12/08/2014
D4: impression du site internet https: //myoutube.com/watch?v=iADLFPF0d18
D5: impression du site internet https: //vimeo.com/61525194
D6: communiqué de presse «Poli. Tape» du 07/08/2018
D7: informations relatives aux produits: blackboard POLI.FLEX@4950
D8: capture d’écran https:
//www.youtube.com/watch?v=jKk7KK0qDDs&feature=youtu.be
D9: information — Flex IMAGE — FILMS SPÉCIFIQUES
D10: extrait du catalogue PAPER BRINGMANN 2018.
La titulaire de la marque de l’Union européenne fait valoir, dans ses deux observations, qu’il existe une présomption de validité de sa marque. Elle y indique ensuite que le titulaire et la demanderesse sont des concurrents et que le fond de l’action en annulation est que la demanderesse a l’intention d’utiliser la même marque pour des produits similaires aux produits de la titulaire; la demanderesse en nullité considère et utilise l’expression «blackboard» en tant que marque et non pas comme une couleur, comme elle le soutient dans sa duplique. Cela montre que la demanderesse ne considère pas, en fait, que «blackboard» est descriptif.
La protection n’est demandée pour les tee-shirts ou pour tout autre vêtement, mais pour des produits utilisés dans l’industrie du transfert thermique. L’argument de la demanderesse selon lequel l’usage antérieur du terme «blackboard T- chemise» indique que la marque «blackboard» est descriptive pour le matériau utilisé dans le transfert thermique n’est pas applicable en ce qui concerne le caractère distinctif. Il ressort de la jurisprudence constante que le caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits pertinents et, d’autre part, par rapport aux produits pertinents.
La titulaire de la MUE reconnaît que «blackboard» est une marque suggestive des caractéristiques des produits. La signification du mot est conforme au dictionnaire Lexico: «Un grand panneau, d’une surface foncée lisse attaché au mur ou appuyé sur un chat ou appuyé par des professeurs dans les écoles en rapport avec avec la craie 'sur', (annexe 3), ainsi que les dispositifs de transfert de chaleur de la titulaire vendus sous la marque «blackboard», peuvent créer une surface qui peut être dessinée avec de la craie blanche.
Toutefois, pour être considérée comme non enregistrable, la marque devrait être totalement dépourvue de caractère distinctif. Seule une absence totale de distinctivité peut constituer un obstacle à l’enregistrement. L’article 7, paragraphe 1, du RMUE ne s’applique pas aux marques suggestives ou allusives. La marque «blackboard» n’a pas une signification directement descriptive par rapport aux produits visés par la marque de l’Union européenne.«blackboard» n’est pas un synonyme pour un transfert thermique

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ou un des produits couverts par l’enregistrement, et le droit de marque du titulaire ne permet pas d’empêcher que des tiers décrivent correctement leurs produits; L’Office a enregistré plusieurs marques «blackérées» dans les classes 9, 36, 41 et 42 et une marque «whiteboards» dans les classes 9 et 41. Enfin, «blackboard» est utilisé en tant que marque par des tiers pour différents produits et services de ceux visés par la marque contestée et peut, par conséquent, fonctionner comme une marque (Annexes 4 à 8).
À l’appui de ses observations, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit les éléments de preuve suivants:
Annexe 1: Https: //www.poli-tape.de/1/products/textile-graphics/poli-flex-image/, qui consiste en une publicité sur la page internet du demandeur concernant le produit «POLIFLEX blackboard»,
Annexe 2: Https:
//www.politape.de/fileadmin/user_upload/Dateblaetter_EN/2016_NEU/POLI- FLEX_Blackboard_en.pdf, constitué d’un article daté du 30/08/2018, sur le lancement du produit marqué «POLI-FLEX blackboard»,
Annexe 3: Définition de «blackboard» donnée par Lexico Dictionary:
Annexe 4: https: //emea.blackboard.com/index.html,
Annexe 5: https: //blackboard.udmercy.edu/,
Annexe 6: Https: //www.blackboard.com/about-us/locations/tabs/europe-middle- east-and-africa.html,
Annexe 7: https: //apps.apple.com/us/app/blackboard/id950424861,
Annexe 8: https: //en.wikipedia.org/wiki/Blackboard_Learn.
Causes de nullité absolue — article 59, paragraphe 1, point a), RMUE, lu conjointement avec l’article 7 dudit règlement
Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), et (3), du RMUE, la marque de l’Union européenne est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office, lorsque la marque a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 du RMUE.Lorsque les motifs de nullité ne s’appliquent qu’à une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, ces derniers ne sont déclarés valables pour ces produits ou services que pour ces produits ou services.
Il ressort en outre de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE que l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est applicable même si les motifs de- refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne;
En ce qui concerne l’appréciation des motifs absolus de refus conformément à l’article 7 du RMUE, qui ont fait l’objet de l’examen ex officio antérieur à l’enregistrement de la MUE, la Division d’annulation ne se livrera pas, en principe, à ses propres recherches mais s’en tiendra à l’analyse des faits et des arguments présentés par les parties à la procédure de nullité.

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Toutefois, la limitation de la division d’annulation à un examen des faits expressément admis n’exclut pas que celle-ci prenne aussi en considération des faits notoires, c’est-à- dire des faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles.
Bien que ces faits et arguments doivent être datés de la période pendant laquelle la demande de marque de l’Union européenne a été déposée, des faits se rapportant à une période postérieure pourraient également permettre de tirer des conclusions sur la situation telle qu’elle se présentait à cette même date ( 23/04/2010-, 332/09 P, Flugbörse, EU: C: 2010: 225, § 41 et 43).
Aucune confiance légitime
L’enregistrement d’une marque de l’Union européenne ne peut, contrairement à ce que soutient la titulaire de la MUE, donner lieu à une confiance légitime pour le titulaire de cette marque, en ce qui concerne le résultat d’une procédure en nullité ultérieure, puisque la réglementation applicable permet explicitement de contester ultérieurement ce dépôt dans le cadre d’une demande en nullité ou d’une demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon (19/05/2010,- 108/09, Memory, EU: T: 2010: 213, § 25).
Dans le cas contraire, la contestation de l’enregistrement d’une MUE dans le cadre d’une procédure de nullité portant sur le même objet et fondée sur les mêmes motifs serait privée de tout effet utile, alors même qu’elle est possible en vertu du RMUE (22/11/2011,- T2 75/10, Mpay24, EU: T: 2011: 683, § 18).
Caractère descriptif — article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, «les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci» sont refusées à l’enregistrement.
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne des signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
(23/10/2003, C- 191/01 P, Doublemint, EU: C: 2003: 579, § 31).
«Les signes et les indications visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, un produit ou un service pour lequel l’enregistrement est demandé» (-26/11/2003, 222/02, Robotunits, EU: T: 2003: 315, § 34).

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Le caractère distinctif et le caractère descriptif d’une marque doivent être appréciés, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception du public ciblé qui est constitué par les consommateurs de ces produits ou de ces services (27/11/2003,- 348/02, Quick, EU: T: 2003: 318, § 29).
Le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999,- 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).
La marque de l’Union européenne contestée est exclusivement le mot «blackboard», qui signifie, d’après la définition fournie par la titulaire de la marque de l’Union européenne, «[ un] grand conseil d’une surface foncée lisse qui s’attache à un mur ou qui s’est appuyé sur un chat et utilisé par des professeurs dans les écoles en vue d’écrire sur la craie» (information tirée du dictionnaire Lexico à l’adresse https:
//www.lexico.com/definition/blackboard).Les produits qu’il désigne sont différents produits de transfert de chaleur (décalcomanies, feuilles de papier, pellicules en matières plastiques pour la fabrication de films, etc.) compris dans les classes 16 et 17.
En raison de leurs particularités, les produits s’adressent à la fois aux professionnels et aux consommateurs en général. Le degré d’attention varie de moyen à élevé. Étant donné que la marque «blackboard» est un mot anglais, le public pertinent est composé des consommateurs anglophones de l’Union européenne (22/06/1999-, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26; Et 27/11/2003, T- 348/02, Quick, EU: T: 2003: 318,
§ 30).
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE sont applicables même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
La demanderesse produit divers extraits d’Internet afin de démontrer que le terme «blackel» («blackboard») est descriptif et désigne une sorte de matériel pouvant être utilisé comme blackleu, pouvant être écrit avec de la craie blanche, exactement comme un blanc-bord traditionnel.Ce produit est également décrit comme étant en mesure de: «embouteiller une surface inscriptible», «transformer des matériaux simples dans un tableau noirs» et «compatibles avec la craie standard».
Par conséquent, le terme «noir» est susceptible d’être considéré par le consommateur moyen anglophone comme une description des caractéristiques des produits en cause et non comme une indication de leur origine commerciale. Selon les preuves produites, le mot «blackboard» est utilisé depuis 2004 (la date pertinente est la date de dépôt de la marque contestée (28/08/2018)), aux fins descriptives de T-shirts. Comme indiqué à bon droit par la titulaire de la marque de l’Union européenne, les produits désignés par la marque contestée ne sont pas des produits textiles finis; il s’agit de transferts thermiques pour produits textiles. Contrairement à ce qu’affirme la titulaire de la MUE, la marque n’est pas seulement allusive de ces produits car elle décrit leurs principales caractéristiques: après leur transfert vers un textile, ils offriront des caractéristiques similaires à celles d’un tableau noir (insatisfaisable avec craie), avec des avantages supplémentaires.
La division d’annulation observe en outre que la titulaire de la marque de l’Union européenne a utilisé elle-même le mot «blackboard» suivi par le signe ®, indiquant qu’il s’agit d’une marque enregistrée, mais qu’elle utilise, dans son explication du produit, le synonyme «CHALKBOARD» afin d’illustrer la finalité de ses produits (voir la pièce jointe

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de la demanderesse B2): «maintenant, vous pouvez utiliser n’importe quelle étoffe, qui peut être utilisée sur un cadran marchant, et cela peut être utilisé sur un cadran marchant»).Dès lors, «blackboard» ne peut manifestement pas fonctionner comme une marque.
Le fait que la demanderesse utilise la marque contestée en tant que marque ou pas est dénué de pertinence, étant donné que la demanderesse estime que la marque est descriptive et a avancé des arguments et des arguments pertinents à l’appui de ses allégations; En outre, dans l’annexe D6 de la demanderesse, il est clairement démontré que la «blackue bord» est également utilisée comme un terme descriptif.
Le fait que «blackboard» ne constitue pas un synonyme de transfert de chaleur n’est pas non plus pertinent étant donné qu’il décrit l’une des principales caractéristiques des transferts thermiques, à savoir qu’ils produisent certaines caractéristiques d’un véritable tableau noir. Donner le monopole à un seul producteur d’un terme qui informe immédiatement les consommateurs de la finalité des produits (à utiliser en tant que tableaux noirs) ne permettrait pas aux consommateurs de la percevoir intrinsèquement comme une marque et, en outre, qu’ils pourraient tirer un profit indu dans le commerce.
Le fait que l’Office ait enregistré plusieurs marques «blackérées» dans d’autres classes, qu’il soit ou non lié aux produits contestés, n’est d’aucune pertinence parce que la signification d’une marque s’apprécie selon les produits et services spécifiques qu’elle désigne, et non par rapport à d’autres produits et services, similaires ou non. En outre, l’Office n’est pas lié par ses décisions antérieures.
Enfin, le fait que d’autres opérateurs utilisent «blackboard» comme des marques distinctives pour d’autres produits et services est également dénué de pertinence sur la base du principe précité.
Absence de caractère distinctif — article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE, sont refusées à l’enregistrement «les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif».
Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, le fait qu’un signe est composé de mots qui informent le public d’une caractéristique des produits/services concernés amène à la conclusion que le signe est dépourvu de caractère distinctif (19/09/2002, 104/00- P, Companyline, EU: C: 2002: 506, § 21).Ce raisonnement est clairement applicable en l’espèce.
Compte tenu du fait que la marque possède une signification descriptive claire en ce qui concerne les produits contestés, l’incidence de la marque sur le public pertinent sera principalement de nature descriptive, éclipsant dès lors toute impression que la marque pourrait indiquer une origine commerciale;
Conclusion
À la lumière de ce qui précède, la division d’annulation conclut que le recours est entièrement accueilli et que la marque de l’Union européenne devrait être déclarée nulle pour l’ensemble des produits contestés.

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Étant donné que la demande est totalement accueillie sur la base de l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, point b) et c) du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant l’allégation de tromperie au titre de l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point d), RMUE, RMUE.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à la demanderesse sont la
De la division d’annulation
Anne-Lee Kristensen Jessica LEWIS Richard Bianchi
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.