LES CHAMBRES DE RECOURS

DÉCISION DE RENVOI de la deuxième chambre de recours du 16 mars 2020
Dans l’affaire R 2017/2016-2
FitX Beteiligungs GmbH Stoppenberger Straße 61
45141 Essen
Allemagne Opposante/requérante représentée par Schmidt, von der Osten & Huber Rechtsanwälte Steuerbertor Partnerschaft mbB, Haumannplatz 28, 45130 Essen (Allemagne)
contre
Adidas AG Adi-Dassler-Straße 1
91072 Herzogenaurach
Allemagne Demanderesse/défenderesse représentée par Hogan Lovells, Avenida Maisonnave 22, 03003 Alicante (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 505 066 (demande de marque de l’Union européenne no 13 594 197)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), A. Szanyi Felkl (rapporteur) et C. Negro (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
16/03/2020, R 2017/2016-2, X (fig.)/X (fig.) et al.

---

2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 19 décembre 2014, adidas AG (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative telle que modifiée (ci-après la «demande»)

pour la liste de produits suivants:
Classe 18 — sacs de sport.
Classe 25 — chaussures de football, vêtements de football; chapellerie.
Classe 28 — ballons de football, protège-puces, gants de gardiennage et autres équipements de sport utilisés dans le sport de football.
2 La demande a été publiée le 8 janvier 2015.
3 Le 8 avril 2015, FitX Beteiligungs GmbH (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque
5 L’opposition était fondée sur la base des droits antérieurs suivants:
a) Enregistrement no 13 413 571 de la marque de l’Union européenne figurative
déposée le 29 octobre 2014 et enregistrée le 24 mars 2015 pour des produits et services compris dans les classes 3, 5, 9, 24, 25, 28, 32, 38 et 41;
16/03/2020, R 2017/2016-2, X (fig.)/X (fig.) et al.

---

3
b) Enregistrement no 10 578 185 de la marque de l’Union européenne figurative
déposée le 20 janvier 2012 et enregistrée le 31 mai 2012 pour des produits et services compris dans les classes 25, 28 et 41;
c) Dépôt d’une MUE no 13 413 604
déposée le 29 octobre 2014 pour des produits et services compris dans les classes 3, 5, 9, 24, 25, 28, 32, 38 et 41. Ce droit antérieur n’a pas été enregistré sur la base de la décision de l’examinateur du 30 octobre 2019; La décision de l’examinateur n’a pas été contestée est désormais définitive;
d) Enregistrement no 9 448 465 de la marque de l’Union européenne figurative
déposée le 15 octobre 2010 et enregistrée le 19 mai 2011, pour des produits et services en classes 5, 25, 28, 32 et 41.
6 Par décision du 14 septembre 2016 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition pour tous les produits et services contestés. Elle a, en particulier, motivé sa décision comme suit:
16/03/2020, R 2017/2016-2, X (fig.)/X (fig.) et al.

---

4
– La division d’opposition a examiné l’opposition sur la base du dépôt de MUE no 13 413 604.
– Sur le plan visuel, bien que les deux signes puissent être perçus comme représentant la représentation de la lettre «X» par au moins une partie du public, ils diffèrent de par la manière précise dont cette lettre est représentée.
Dans la marque antérieure, la lettre «X» est particulièrement large et est représentée en orange aux angles arrondis. Dans le signe contesté, la lettre
«X» est représentée en noir, est beaucoup plus fin que le «X» de la marque antérieure, a des bords clairement définis et a mis en évidence des formes en bas. Par conséquent, dans l’ensemble, les signes sont considérés comme étant différents sur le plan visuel.
– La comparaison phonétique est basée sur la perception que le public pertinent perçoit des marques. Pour la partie du public qui perçoit les deux signes comme contenant la lettre «X», indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes sera identique. Pour la partie du public qui ne perçoit pas les signes ou, à tout le moins, ne perçoivent pas l’un des signes comme contenant la lettre «X», étant donné que les signes purement figuratifs ne font pas l’objet d’une évaluation phonétique, il n’est pas possible de comparer les signes sur le plan phonétique.
– Sur le plan conceptuel, pour la partie du public qui perçoit les deux signes comme contenant la lettre «X», les signes sont identiques dans la mesure où ils véhiculent tous deux le concept de cette lettre; Pour la partie du public qui ne perçoit pas la lettre «X» dans la marque antérieure, mais perçoit plutôt une croix orange et qui perçoit le signe contesté comme une lettre «X» stylisée ou une partie d’un ruban noir, ce qui représente un symbole de mémorisation ou de ourniture, les signes sont différents sur le plan conceptuel. Par ailleurs, les signes sont différents sur le plan conceptuel pour la partie du public qui perçoit le signe contesté comme une représentation d’une partie d’un ruban noir et du signe antérieur comme une lettre «X» stylisée.
– Les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas que la marque antérieure a acquis un caractère distinctif élevé par son usage;
– L’Office considère que l’opposante n’a pas réussi à prouver que la marque antérieure jouit d’un degré suffisant de reconnaissance parmi une partie substantielle des consommateurs de l’Union européenne. Les quelques documents déposés, outre le fait qu’ils ne sont pas datés, ne donnent aucune indication sur la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour promouvoir la marque. Tous ces facteurs doivent être pris en considération pour déterminer si la marque concernée présente un degré élevé de caractère distinctif du point de vue des consommateurs auxquels s’adresse l’opposante. L’opposante aurait pu produire, par exemple, des déclarations émanant de parties indépendantes
16/03/2020, R 2017/2016-2, X (fig.)/X (fig.) et al.

---

5
attestant de la connaissance de la marque, des données vérifiées et vérifiables concernant la part de marché détenue, des sondages d’opinion et des études de marché, des certifications et des prix, des rapports annuels sur les résultats économiques, des factures et d’autres documents commerciaux, des audits et des inspections, etc.
– Même si les deux marques peuvent être perçues comme une représentation de la lettre «X», elles ne sauraient être considérées comme similaires sur le plan visuel, étant donné que l’impression visuelle globale produite par les signes est clairement différente. Les marques diffèrent par leur stylisation, leur forme et leur couleur. Ils présentent des différences visuelles nettes; comme expliqué ci-dessus, ils ne seront pas nécessairement perçus comme contenant la lettre «X». Par conséquent, les différences visuelles entre les signes sont suffisantes pour conclure qu’elles ne produisent pas la même impression visuelle sur les consommateurs.
– Les affaires antérieures mentionnées par l’opposante ne sont pas pertinentes dans la présente procédure étant donné que les signes ne sont pas comparables. En tout état de cause, si l’Office doit effectivement exercer ses pouvoirs conformément aux principes généraux du droit de l’Union européenne, tels que les principes d’égalité de traitement et de bonne administration, la manière dont ces principes sont appliqués doit être légale.
Il convient également de souligner que chaque affaire doit être examinée sur le fond. L’issue d’une affaire donnée dépendra de critères spécifiques applicables aux faits de cette affaire, y compris, par exemple, les affirmations, les arguments et les observations des parties. Enfin, une partie à une procédure devant l’Office ne saurait invoquer, ou utiliser à son avantage, un acte éventuellement illicite commis au profit d’un tiers afin d’obtenir une décision identique.
– Les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante sont moins similaires à la marque contestée. En effet, elles contiennent les mots supplémentaires
«FIT», «… mein Studio» et «TREND» présents qui ne sont présents ni dans la marque antérieure analysée ni au-dessus ni dans la marque contestée. En outre, elles couvrent une gamme identique ou plus étroite de produits et services. Dès lors, la conclusion ne saurait être différente en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
7 Le 7 novembre 2016, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 10 janvier 2017.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 14 mars 2017, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
9 Indépendamment de ce recours, le 16 août 2017, des observations de tiers ont été déposées concernant le caractère enregistrable de la demande de marque de
16/03/2020, R 2017/2016-2, X (fig.)/X (fig.) et al.

---

6
l’Union européenne antérieure no 13 413 604, à la lumière des articles 7 (1), b) et c) du RMUE.
10 En raison de ces observations, la division d’examen a rouvert l’examen de la demande de marque de l’Union européenne antérieure no 13 413 604 pour des motifs absolus. Simultanément, la chambre de recours a suspendu la procédure de recours.
11 Par décision du 7 juin 2019, la demande de marque de l’Union européenne antérieure no 13 413 604 a été refusée pour une partie des produits et services demandés.
12 La décision de l’examinateur du 7 juin 2019 a fait l’objet d’un recours. Par décision du 27 mars 2019, dans l’affaire R 1948/2018-2, la décision susmentionnée a été annulée et l’affaire a été renvoyée à l’examinateur pour un réexamen.
13 Le 30 octobre 2019, l’examinateur a adopté une nouvelle décision qui a refusé l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 13 413 604 pour tous les produits et services visés par la demande, sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février
2009 sur la marque de l’Union européenne (version codifiée) (JO L
14 Étant donné que le refus de la demande de MUE no 13 413 604 est devenu définitif, l’opposition peut être reprise par l’Office contre l’opposition no B 2 505 066.
Motifs
15 Sauf spécification contraire dans la présente décision, toutes les références au
RMUE mentionnées dans la présente doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO L 154 du 16.6.2017, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
16 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66, 67 et 68 du RMUE. Il est dès lors recevable. Néanmoins, avant d’examiner le recours, il y a la question du caractère enregistrable de la MUE demandée, en ce qui concerne les motifs absolus que la chambre de recours doit d’abord examiner.
17 En vertu de l’article 161 du RMUE, lu conjointement avec l’article 47 du RMUE, la division d’opposition et les chambres de recours n’ont pas compétence pour examiner les motifs absolus de refus dans le cadre de la procédure d’opposition (18/02/2004, T-10/03, Conforflex, EU:T:2004:46, § 55, 57; 30/06/2004, T-
186/02, Dieselit, EU:T:2004:197, § 71).
18 Or, conformément à la jurisprudence constante, l’Office est habilité, dans le cadre de la procédure d’opposition, à rouvrir la procédure d’examen afin de vérifier
16/03/2020, R 2017/2016-2, X (fig.)/X (fig.) et al.

---

7
l’existence éventuelle d’un tel motif (18/10/2007, T-28/05, Omega 3, EU:T:2007:312, § 47 et 50).
19 Par ailleurs, la chambre de recours observe que la possibilité de rouvrir l’examen des motifs absolus à l’initiative de l’Office à tout moment avant l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne est désormais expressément prévue par l’article 45, paragraphe 3, du RMUE, en combinaison avec l’article 30 du RDMUE.
20 Conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE, lorsqu’une décision de la division d’opposition fait l’objet d’un recours, la chambre de recours peut, par une décision provisoire motivée et sans préjudice de l’article 66, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001, suspendre la procédure de recours et déférer la demande contestée à l’examinateur compétent pour examiner cette demande avec une recommandation rouvrir l’examen au titre de l’article 45, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1001, lorsqu’elle considère qu’un motif absolu de refus s’applique à certains ou tous les produits ou services énumérés dans la demande de marque.
21 En l’espèce, et à la lumière du refus de la demande de marque de l’Union européenne antérieure no 13 413 604, la chambre de recours a de sérieux doutes quant au caractère enregistrable de la demande de marque de l’Union européenne
contestée pour la marque contestée.
22 En particulier, la chambre fait référence à la récente décision de l’examinateur du 30 octobre 2019, par laquelle l’examinateur a refusé l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 413 604 pour le signe figuratif (en couleur) suivant:
.
23 L’examinateur a estimé que le signe était dépourvu de caractère distinctif le 30
octobre 2019, puisqu’il s’ agit d’une figure géométrique de base qui n’est distinctive pour aucun type de produits ou de services.
24 La chambre renvoie également à la décision antérieure de la chambre de recours
27/03/2019, R 1948/2018 2-5, X (fig.). Dans cette décision, la chambre de recours a affirmé qu’une croix est l’une des formes géométriques les plus simples. Les consommateurs sont confrontés à une variété de dessins ou modèles provenant d’un emballage de produit dans pratiquement tous les champs de produits. Les consommateurs n’ont pas l’habitude de dériver de l’origine des produits ou services à partir d’une forme géométrique simple. Cela a été confirmé
16/03/2020, R 2017/2016-2, X (fig.)/X (fig.) et al.

---

8
par de nombreux arrêts du Tribunal (12/09/2007, T-304/05, Pentagon,
EU:T:2007:271, § 22; 03/12/2015, T-695/14, DARSTELLUNG EINES
SCHWARZEN QUADRATS MIT AUSLASSUNG (fig.), EU:T:2015:928 § 18;
25/09/2015, T-209/14, Grünes Achteck (fig.), EU:T:2015:701, § 43; 09/12/2010,
T-282/09, Carré convexe vert, EU:T:2010:508, § 20-21; 13/07/2011, T-499/09,
Purpur, EU:T:2011:367, § 25, 34). Les deux lignes entrelacées, en ce sens, ne sont ni inhabituelles, ni caractéristiques, ni particulièrement distinctives, pour conférer un minimum de caractère distinctif à la marque demandée. En raison de sa simplicité, le signe demandé n’est pas en mesure de transmettre un message clair au public visé, mais plutôt perçu en premier lieu comme une décoration ou une décoration ou un ornement servant des fins esthétiques (13/07/2011, T-
499/09, Purpur, EU:T:2011:367, § 28).
25 De l’avis de la chambre, le même raisonnement peut être appliqué au signe
contesté . En particulier, le signe contesté ne peut également être perçu que comme une croix, c’est-à-dire une figure géométrique de base. Sa stylisation, c’est-à-dire, les bords pointus des lignes traversées et de la partie inférieure légèrement plus faible, sont de nature purement décorative et aussi simples. Son aspect décoratif se trouve dans la même catégorie que les coups de balai épais de la demande de marque de l’Union européenne antérieure antérieure. En tant que telle, il apparaît que la marque contestée est également dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour tous les produits et services. La Chambre constate que les produits demandés dans le cas présent ne sont pas différents de ceux déjà refusés.
26 Si le signe devait être vu comme la partie inférieure du célèbre signe de solidarité,
dans lequel la partie supérieure est coupée, la chambre de recours rappelle à la division d’examen que ledit signe a également été refusé par l’Office et confirmé par le Tribunal, qu’il est dépourvu de caractère distinctif, dans la mesure où ces rubans de différentes couleurs sont communément utilisés pour exprimer la solidarité avec certains groupes de personnes (SIDA, cancer du sein, etc.) T-530/14, § 21.
27 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours suspend donc la présente procédure conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE et renvoie l’affaire à la division d’examen afin qu’elle détermine sérieusement si un motif absolu de refus au sens des dispositions pertinentes s’oppose à l’enregistrement de ladite demande de marque de l’Union européenne.
16/03/2020, R 2017/2016-2, X (fig.)/X (fig.) et al.

---

9
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Suspend les procédures d’opposition et de recours;
2. Renvoie l’affaire à la division d’examen en vue d’un nouvel examen du caractère enregistrable de la demande de MUE.

Signé Signé Signé
S. Stürmann A. Szanyi Felkl C. Negro
Greffier:
Signé
H.Dijkema
16/03/2020, R 2017/2016-2, X (fig.)/X (fig.) et al.