LES CHAMBRES DE RECOURS

DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 12 novembre 2020
Dans l’affaire R 1167/2020-4
LVMH Fragrance Brands, Société par Actions Simplifiée 77, rue Anatole France
92300 Levallois Perret
Titulaire de l’enregistrement France international/requérante
représentée par Plasseraud IP, 66, rue de la Chaussée d’Antin, 75440 Paris Cedex 09, France
contre
ALDI Einkauf GmbH & Co. oHG Eckenbergstr. 16 A
45307 Essen
Allemagne Opposante/défenderesse
représentée par Schmidt, Von Der Osten & Huber Rechtsanwälte Steuerberater Steuerberater Steuerberater Partnerschaft mbB, Rüttenscheider Str. 26, 45128 Essen (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 077 566 (enregistrement international no 1 432 684 désignant l’Union européenne)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (Président), R. Ocquet (Rapporteur) et C. Bartos (Membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
12/11/2020, R 1167/2020-4, ombre interdite/Ombra

---

2
Décision
Résumé des faits
1 Le 31 août 2018, LVMH Fragrance Brands, Société par Actions Simplifiée (ci- après, «la titulaire») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international no 1 432 684 de la marque verbale
OMBRE INTERDITE
pour les produits suivants:
Classe 3 — Produits de maquillage, fards à paupières.
2 Le 6 mars 2019, Aldi Einkauf GmbH & Co. oHG (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement international (ci-après le «signe contesté») pour l’ensemble des produits (ci-après les «produits contestés»).
3 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1, ci-après le «RMUE») et s’appuyait sur la marque verbale antérieure de l’
Ombra
déposée le 28 novembre 2000, enregistrée le 13 mars 2002 et dûment renouvelée pour les produits suivants:
Classe 3 — Parfums, cosmétiques, autres que les fards pour les yeux et maquillage; préparations pour bronzer et huiles essentielles
4 Par décision du 16 avril 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition pour l’ensemble des produits contestés et a condamné la titulaire de l’enregistrement international aux dépens. Elle a en particulier motivé sa décision comme suit:
– Contrairement à ce qu’affirme la titulaire de l’enregistrement international, les «produits pour la maquillage pour les yeux, ombres à paupières» contestés sont similaires aux «cosmétiques, autres que les fards à paupières et maquillage» antérieurs, dans la mesure où ils coïncident par leur nature (des produits cosmétiques) et, d’une manière générale, leur destination (d’embellir le visage d’une personne). De plus, ils sont habituellement produits par les mêmes entreprises, sont vendus dans les mêmes magasins ou rayons spécialisés de grands magasins et s’adressent au même public. Par conséquent, malgré la limitation des produits désignés par la marque antérieure, les signes partagent certaines caractéristiques et sont similaires.
– Le public pertinent se compose du grand public. Le niveau d’attention de ce public est moyen;
12/11/2020, R 1167/2020-4, ombre interdite/Ombra

---

3
– «Ombra» et «ombre» ont respectivement pour l’expression «ombre» pour le public italophone et pour le public francophone. Dès lors, les signes présentent un caractère distinctif limité à l’égard des produits concernés. En outre, l’élément «INTERDITE» est un mot français qui sera compris par le public francophone comme faisant référence à «quelque chose d’interdit». Par conséquent, il convient de se concentrer sur le public non francophone et non italophone, pour lequel tous les éléments verbaux des signes seront fantaisistes et dépourvus de signification, et par conséquent distinctif des produits pertinents.
– Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident au niveau de leurs quatre premières lettres «OMBR» et ils diffèrent par la dernière lettre, «A»/«E» et l’élément verbal supplémentaire «INTERDITE», du signe contesté. Étant donné que l’élément verbal «ombre» conserve une position distinctive autonome au sein du signe contesté, les signes sont considérés comme présentant un degré moyen de similitude visuelle et phonétique;
– Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public pertinent. Il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle.
– Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
– Les similitudes entre les signes ne sont pas contrebalancées par leurs différences. Le public pertinent percevra le signe contesté comme une sous- marque de la marque antérieure. Il existe un risque de confusion dans l’esprit du public non francophone et non italophone.
– Dans ses observations, la titulaire de l’enregistrement international soutient qu’elle est titulaire d’un enregistrement contenant le mot «ombre» dans l’Union européenne, qui coexiste avec la marque antérieure. Il convient de noter que la coexistence formelle dans les registres n’est pas, en soi, particulièrement pertinente, et il y a lieu de prouver également que les marques en coexistence coexistent sur le marché. En l’absence d’arguments convaincants et de preuves y afférentes, cet argument doit être rejeté comme non fondé.
– En outre, la titulaire de l’enregistrement international soutient également que la marque antérieure possède un caractère distinctif faible étant donné que de nombreuses marques comprennent le mot «ombre» dans le domaine des cosmétiques. L’existence de plusieurs enregistrements de marques n’est pas, en soi, particulièrement déterminante, étant donné que cela ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché.
5 Le 9 juin 2020, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, tendant à l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 3 août 2020 et les arguments qu’il contenait peuvent être résumés comme suit:
12/11/2020, R 1167/2020-4, ombre interdite/Ombra

---

4
– Les produits contestés «produits pour maquillage, ombres à paupières» contestés et les produits antérieurs «cosmétiques, autres que les oeil et maquillage» n’ont pas la même finalité ou fonction, les premiers étant exclusivement utilisés pour embellir les yeux, et ils mentionnent spécifiquement qu’ils ne peuvent pas être utilisés à cette fin. Les produits ne seront pas nécessairement vendus dans les mêmes rayons des magasins spécialisés ou grands magasins. De nos jours, les «cosmétiques» sont très spécialisés et il est très peu probable qu’un produit de maquillage on se place directement à côté d’un bronzage ou d’une crème cosmétique sur un étagère.
– L’opposante a tenté de démontrer que le public pourrait confondre les deux produits, en donnant des exemples de cadeaux proposant à la fois comme étant un mascara et une crème solaire. Cependant, le simple fait que des produits différents contiennent des produits différents ne signifie pas automatiquement qu’ils sont similaires.
– Il n’est pas contesté que les produits contestés et que tous les produits antérieurs ont, d’une façon générale, la même nature, mais ils ne partagent pas la même destination ni la même fonction et ne sont pas vendus dans les mêmes rayons ou dans les mêmes rayons.
– Les produits contestés sont explicitement exclus des produits antérieurs. Par conséquent, l’opposante ne devrait pas pouvoir invoquer de droits exclusifs sur sa marque antérieure à l’encontre de produits qui ont été exclus de l’étendue de la protection de cette marque.
– Il n’est pas contesté que le niveau d’attention du public pertinent est moyen, mais n’est pas inférieur à celui du niveau d’attention. Les produits cosmétiques ne sont pas des biens de consommation courante et le public aligne davantage lors de son achat. Les différences entre les signes devraient être plus que perceptibles.
– «ombre» sera compris par le public francophone puisqu’il en va de même d’une ombre. Le public italophone comprendra également sa proximité avec le terme italien «OMBRA». En outre, le terme sera également compris par le public non francophone et non italophone comme étant un terme basique couramment utilisé dans l’industrie cosmétique. Des liens internet et des captures d’écran de pays sont joints en annexe 2.
– Ce terme est également communément utilisé comme partie de marques par diverses entreprises pour couvrir des produits de maquillage pour les yeux et les yeux, y compris sur des sites internet non français et dans tous les pays de l’UE. Des liens Internet, des captures d’écran sont joints (annexes 2 et 3). En particulier, les captures d’écran montrent que le terme est utilisé pour désigner des maquillage oculaires et des techniques par le public anglophone, qui représentent une partie importante du public de l’Union européenne. Dès lors, même s’il «ombre» est un mot français, ce terme sera facilement compris par le public de l’UE. Le public est habitué à voir des marques composées de ce terme sans les confondre.
12/11/2020, R 1167/2020-4, ombre interdite/Ombra

---

5
– Dans le signe contesté, «INTERDITE» devrait être considéré comme l’unique composant distinctif et dominant. Cela signifie en français «quelque chose qui était interdit» qui est arbitraire en rapport avec les produits et donc hautement distinctif. Le public n’a pas l’habitude de voir un tel adjectif pour des produits de maquillage.
– Sur le plan visuel, même si les signes ont en commun quatre lettres, elles diffèrent par dix lettres. La présence du terme «INTERDITE» dans le signe contesté crée d’importantes différences visuelles puisqu’il a une longueur significative par rapport à l’expression «ombre» et est donc visuellement accrocheur. L’élément «INTERDITE» étant le seul élément distinctif du signe contesté, il attirera particulièrement l’attention, même s’il est placé en seconde position. Par conséquent, les signes sont différents.
– Sur le plan phonétique, les signes ont en commun le son muet «OMBR» qui n’est pas très loué. Ils n’ont qu’une syllabe commune «OM» sur six syllabes. Elles diffèrent sensiblement par leurs rythmes et leurs intonations; La marque antérieure est prononcée en deux étapes et est clairement dominée par sa lettre finale «A», qui est une lettre haute pression et «oreillette». Le signe contesté se prononce en six étapes et ne contient pas la lettre «A», mais il s’agit de sons plus muet. Ils sont différents.
– Conceptuellement, bien qu’il s’agisse des produits pour les maquillage pour les yeux, les termes «OMBRA» et «ombre» étant descriptif, les signes sont différents par la présence du terme français basique «INTERDITE» qui sera compris par une grande partie du public. Le signe contesté véhiculera l’idée abstraite de quelque chose qui était interdit tandis que la marque antérieure fait référence à une ombre. Ils sont différents.
– L’élément verbal «ombre» ne conserve pas une position distinctive autonome dans le signe contesté. Le terme antérieur est composé de la société
«OMBRA» et non «ombre»; en outre, il est descriptif des produits contestés.
– La marque antérieure a été partiellement rejetée par l’Office relativement aux «ombres à fraiser et aux fards» en raison de son caractère non distinctif. Il possède donc un caractère distinctif très faible en ce qui concerne les produits de la marque antérieure et est descriptif en ce qui concerne les produits contestés. L’opposante ne devrait pas pouvoir invoquer de droits sur cette marque contre des produits pour lesquels elle a été refusée dans la mesure où cela créerait une situation concurrentielle. La titulaire de l’enregistrement international devrait rester libre d’utiliser le terme «ombre» en toute façon qu’il souhaite, en ce qui concerne les «produits pour la maquillage des yeux» et les «ombre à ombre».
– Étant donné que les signes sont dissemblables, ceux-ci ne coïncident qu’en présence d’un élément descriptif et non distinctif, les produits sont différents ou, tout au plus, similaires à un très faible degré, et la marque antérieure devrait être considérée comme totalement dépourvue de caractère distinctif pour les produits contestés et possède un très faible caractère distinctif pour
12/11/2020, R 1167/2020-4, ombre interdite/Ombra

---

6
les produits antérieurs. L’élément distinctif supplémentaire «INTERDITE» dans le signe contesté est suffisant pour exclure tout risque de confusion. En outre, le public ne percevra pas le signe contesté comme étant une sous- marque de la marque antérieure étant donné que «OMBRA» n’est pas reproduit dans le signe contesté et le public comprendra que «ombre» décrit les produits, et s’intéressera donc à «INTERDITE».
6 Dans ses observations en réponse reçues le 12 octobre 2020, l’opposante demande à la Chambre de recours de confirmer la décision attaquée et de rejeter le recours. les arguments avancés peuvent être résumés comme suit:
– Les «produits de maquillage», ainsi que d’autres produits cosmétiques, sont dans un public plus large des cosmétiques et ont une finalité identique, à savoir embellir les visages d’une personne. Les produits antérieurs sont tous utilisés pour le soin de la peau et le traitement du visage. Presque chaque entreprise produisant des cosmétiques au détail sous les mêmes étiquettes que les produits de maquillage pour les yeux ainsi que pour les crèmes bronzantes et d’autres produits cosmétiques est identique. Il est fait référence aux captures d’écran présentées devant la division d’opposition (annexes 1 et 2).
– Les signes sont hautement similaires sur les plans visuel et phonétique parce que la marque antérieure «OMBRA» est très similaire à la partie dominante et à la première partie «ombre» du signe contesté.
– Le signe contesté comporte également un deuxième élément «INTERDITE», mais les consommateurs ont tendance à se rappeler les similitudes plutôt que les différences entre les signes. De plus, cet élément occupe une position secondaire en raison de sa position à la fin du signe contesté et la titulaire elle-même donne au mot «INTERDITE» un caractère descriptif en utilisant le slogan «Call the forbidden à première vue». D’autres marques «ombre» de la titulaire de l’enregistrement international, comme «ombre COUTURE», ont également d’autres marques «ombre». Le consommateur aura l’idée que «INTERDITE» ne désigne qu’une ligne de produits de la marque «OMBRA».
– Sur le plan conceptuel, «OMBRA»/«ombre» est un mot fantaisiste pour la plupart des consommateurs pertinents dans l’Union européenne, en particulier pour les consommateurs de Croatie, de Pologne, d’Allemagne, des Pays-Bas, de la Roumanie et de la Bulgarie.
– Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal, étant donné que le territoire pertinent est l’ensemble de l’Union européenne, et il n’a aucune signification pour les consommateurs précités. La déclaration de la titulaire de l’enregistrement international selon laquelle «OMBRA» est descriptif pour l’ensemble du territoire pertinent n’est étayée par aucun document; En outre, il doit être reconnu un certain degré de caractère distinctif de la marque antérieure.
12/11/2020, R 1167/2020-4, ombre interdite/Ombra

---

7
– Les signes comme les produits sont fortement similaires. Par conséquent, les signes ne conservent pas la distance nécessaire, de sorte que le consommateur risque de se confondre.
Motifs
7 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée doit être refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 17).
Public et territoire pertinents
8 L’opposition est fondée sur une marque de l’Union européenne antérieure. Par conséquent, le territoire pertinent pour lequel le risque de confusion doit être apprécié est l’Union européenne dans son ensemble. Toutefois, pour refuser l’enregistrement d’un enregistrement international désignant l’Union européenne, il suffit que le motif relatif de refus au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’existe que dans une partie de l’Union (14/02/2019, T-63/18, Torro Grande, EU:T:2019:89, § 24-25). En l’espèce, la chambre de recours se concentrera sur le public parlant l’anglais et l’allemand.
9 Les produits pertinents de la classe 3 sont destinés au grand public dont le niveau d’attention est généralement moyen ( 02/02/2011, T-437/09, Oyster cosmetics, EU:T:2011:23, § 23; 13/05/2016, T-62/15, MITOCHRON, EU:T:2016:304, § 23;
21/02/2013, T-427/11, Bioderma, EU:T:2013:92, § 38). Toutefois, le niveau d’attention des consommateurs pourrait être plus élevé pour l’acquisition de (certains) produits de soins pour le corps en raison de considérations d’esthétiques ou de préférences personnelles, sensibilité, allergies, type de peau et de cheveux, etc., ainsi que l’effet escompté de ces produits ( 18/10/2011, T-304/10, Caldea, EU:T:2011:602, § 58).
Comparaison des produits
10 Pour apprécier la similitude entre les produits ou services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le lien entre ces produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire
(29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs pertinents peuvent être les canaux de distribution, l’origine habituelle et le consommateur
12/11/2020, R 1167/2020-4, ombre interdite/Ombra

---

8
des produits et des services 11/07/2007, T-443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, §
37).
11 L’élément déterminant est de savoir si, dans l’esprit du public pertinent, les produits ou services en cause peuvent avoir une origine commerciale commune
(04/11/2003, T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38) et si les consommateurs considèrent comme courant que ces produits ou services soient commercialisés sous la même marque, ce qui implique, normalement, qu’une grande partie des fabricants ou des fournisseurs soient les mêmes (11/07/2007, T-150/04, Tosca
Blu, EU:T:2007:214, § 37).
12 Le terme «cosmetics» est défini comme «une préparation destinée à embellir la cheveu, la peau ou la peau» par l' Oxford English Dictionary. En outre, l’article 1 de la directive 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 relative au rapprochement des législations des Etats membres sur les produits cosmétiques définit un «produit cosmétique» comme «toute substance ou mélange destiné à être mis en contact avec les différentes parties externes du corps humain
(épiderme, système capillaire, ongles, lèvres et organes génital des organes conjugaux) ou avec les dents et les muqueuses buccales ou avec les mufeuses et les muqueuses buccales en vue, exclusivement ou principalement, le nettoyage, la parfumerie, le changement de l’apparence et/ou la correction des odeurs et/ou la conservation en bon état des odeurs et/ou des odeurs corporelles.»
13 Dès lors, les produits de maquillage pour les yeux contestés; les ombres à paupières» sont des produits cosmétiques. De même, les «cosmétiques» antérieurs incluent dès lors un large éventail de produits pour les soins du corps et d’hygiène corporelle. En dépit du fait que les produits de la marque antérieure sont d’une nature et d’un maquillage», et qu’ils soient destinés à la peau, au visage, aux cheveux ou au corps, tous ont la même destination générale, à savoir les soins personnels (13/96/2019, T-398/18, DERMAEPIL sugar EPIL system,
EU:T:2019:415, § 103; 17/09/2015, R 3164/2014-2, Bio Lift White Complex,
BIO-LIFT, § 141). En effet, les «cosmétiques» antérieurs incluent en effet les cosmétiques qui visent spécifiquement à soigner le visage et que les yeux en font une partie. En outre, une crèmes antirides, par exemple, même si elle n’est pas maquillage, peut servir à embellir le visage et peut aussi s’appliquer sur et autour des yeux, en particulier crèmes accrocheuses visuellement. Le fait que les produits contestés visent spécifiquement à embellir les yeux ne modifie donc pas la conclusion selon laquelle les produits (peuvent) avoir la même destination.
Tous les produits concernés peuvent en outre avoir pour but ou contribuer à en changer l’apparence.
14 Ils peuvent, en outre, être utilisés ensemble, par exemple lors de la pratique de toilettes, et être complémentaires (13/06/2019, T-398/18, DERMAEPIL sugar
EPIL system, EU:T:2019:415, § 100). Les produits peuvent avoir la même nature, leur fréquence et leur utilisation peuvent être les mêmes.
15 En outre, ces produits peuvent être vendus dans les mêmes points de vente et sont destinés à la même catégorie de consommateurs. En outre, il n’est pas inhabituel
12/11/2020, R 1167/2020-4, ombre interdite/Ombra

---

9
que les fabricants de ces produits soient les mêmes (13/96/2019, T-398/18, DERMAEPIL sugar EPIL system, EU:T:2019:415, § 101).
16 Par conséquent, l’argument de la titulaire de l’enregistrement international selon lequel les produits sont vendus dans des rayons différents des mêmes points de vente doit être rejeté. Aucun élément de preuve n’a été présenté qui serait effectivement le cas pour les produits comparés. Les drogueries et les supermarchés vendent également des produits cosmétiques, des produits de soin et d’hygiène, et ceux-ci sont placés dans la même section, dans les mêmes rayons. En tout état de cause, la présence physique des produits dans des rayons différents ne saurait neutraliser le fait qu’elles partagent les mêmes canaux de distribution, tels que les drogueries et supermarchés, et leurs producteurs sont souvent les mêmes.
17 Par conséquent, les produits sont fortement similaires (27/09/2007, T-418/03, La Mer, EU:T:2007:299, § 114; 24/08/2009, R 1405/2008-4, VIONNNET/VIONNEL, § 19).
Comparaison des signes
18 En ce qui concerne la comparaison des signes, le risque de confusion doit être déterminé par une appréciation globale de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes, fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
19 Les signes à comparer sont les suivants:
OMBRE INTERDITE Ombra
Signe contesté Marque antérieure
20 La marque antérieure est une marque verbale composée d’un terme, «Ombra». En ce qui concerne la protection des marques verbales, le fait qu’elles soient représentées en lettres majuscules ou en lettres minuscules est dénué de pertinence (31/01/2013, T-66/11, Babilu, EU:T:2013:48, § 57).
21 Le signe contesté est également une marque verbale, mais composée de deux termes, à savoir «ombre INTERDITE».
22 En ce qui concerne le caractère distinctif des éléments verbaux, comme la division d’opposition l’a conclu à juste titre, les deux marques, «OMBRA» et «ombre», ont une signification pour une partie du public pertinent de l’Union européenne, comme le public italophone et francophone, étant donné que ces termes sont respectifs des mots italiens et français de «fard», ce qui est descriptif des «produits de maquillage pour les yeux; Fards à paupières» (le terme italien pour des «produits de maquillage pour les yeux», qui est «prodotti par ombretti»)
12/11/2020, R 1167/2020-4, ombre interdite/Ombra

---

10
et a sans doute également une signification laudative pour d’autres produits cosmétiques, tels que, par exemple, les «préparations pour bronzer».
23 Cependant, aucun des deux mots n’a de sens apparent pour le public anglophone et germanophone. Ce qui précède est également valable pour le terme
«INTERDITE». Par conséquent, tous les éléments verbaux concernés sont distinctifs pour les produits en cause, pour cette partie du public pertinent de l’Union européenne, qui, comme indiqué ci-dessus, seront pris en considération pour l’appréciation du risque de confusion.
24 sur le plan visuel, la présence dans chacun des signes de plusieurs lettres dans le même ordre peut revêtir une certaine importance dans l’appréciation de leur similitude visuelle (29/01/2020, T-239/19, ENananto, EU:T:2020:12, § 27).
25 Les signes ont en commun quatre lettres «OMBR *», placées dans le même ordre et la même position et diffèrent par les lettres «A/E» et par le deuxième élément
«INTERDITE» du signe contesté.
26 Bien que le public pertinent perçoive clairement la différence dans le second élément «INTERDITE» du signe contesté, qui est plus long que le premier élément, et le fait que la marque antérieure est presque identique dans le signe contesté, à l’exception de sa dernière lettre, «A», amène les signes à présenter un certain degré de similitude visuelle (16/05/2019, T-354/18, SKYFi,
EU:T:2019:333, § 82).
27 Les différences visuelles créées par l’élément «INTERDITE» sont en effet insuffisantes pour contrebalancer la similitude créée par la séquence identique
«OMBR *» (30/11/2011, T-477/10, SEc Sports Equipment, EU:T:2011:707, §
45-47).
28 En outre, il est rappelé que le consommateur prête généralement une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin (17/03/2004, T-183/02 et T-184/02, Mundicor, EU:T:2004:79, § 81; 16/03/2005, T-112/03, Flexi Air,
EU:T:2005:102, § 64-65; 01/02/2018, R 491/2017-1, ombre ROSE/Ombra, § 27).
29 Il s’ ensuit que les signes présentent un degré de similitude visuelle inférieur à la moyenne.
30 Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par les lettres «OMBR *», qui, à l’exception de la dernière lettre, correspondent à l’ensemble de la marque antérieure. Les signes diffèrent par le son des lettres «A»/«E»
«OMBRA»/«ombre» et par le deuxième élément «INTERDITE» du signe contesté.
31 Toutefois, en dépit de la présence de ce dernier, le premier élément verbal
«ombre» du signe contesté sera prononcé de manière claire et sera identifié comme un élément de similitude phonétique étant donné qu’il contient la marque antérieure «OMBRA» presque dans son intégralité (voir 22/05/2019, T-837/17,
SkyPrivate, EU:T:2019:351, § 44).
12/11/2020, R 1167/2020-4, ombre interdite/Ombra

---

11
32 Par conséquent, malgré, en particulier, la différence entre le son du second mot
«INTERDITE» dans le signe contesté, les marques présentent toujours un degré de similitude phonétique inférieur à la moyenne.
33 Sur le plan conceptuel, une comparaison des signes est possible seulement si l’un au moins des signes véhicule un concept, qui est compris par une partie significative du public pertinent et lorsqu’aucun des signes, dans son ensemble, n’a de signification claire ou apparente pour le public anglophone et germanophone, qui constitue la partie du public pertinent sur laquelle la chambre se concentre (29/01/2020, T-239/19, ENananto, EU:T:2020:12, § 40 à 45).
34 Par conséquent, la comparaison conceptuelle reste neutre.
Caractère distinctif de la marque antérieure
35 l’opposante n’a pas prétendu que sa marque présentait un caractère distinctif particulier en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure sera fondée sur son caractère distinctif intrinsèque.
36 Bien que pour une partie du public pertinent tel que le public parlant l’italien et le français, la marque antérieure possède une signification pertinente pour les produits cosmétiques, pour le public anglophone et le public germanophone, la marque «OMBRA» n’a aucune signification évidente, claire ou directe par rapport aux produits de la marque antérieure compris dans la classe 3, de sorte que la marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal pour cette partie du public pertinent (01/02/2018, R 491/2017-1, ombre ROSE/Ombra, §
37).
37 La chambre de recours rappelle qu’ au cours de la procédure d’opposition, ainsi qu’il ressort également des articles 46 et 47 du RMUE, il importe peu de savoir si le signe antérieur aurait dû être accepté au vu des motifs absolus visés à l’article 7 du RMUE, mais plutôt si le signe contesté devrait être refusé sur la base du signe antérieur en raison de l’existence des motifs relatifs de refus prévus à l’article 8 du RMUE (14/11/2013, C-524/12 P, F@ir Credit, EU:C:2013:874, § 47;
28/05/2020, T-696/18, Airesano Black el Ibérico de Teruel, EU:T:2020:219, §
29). En outre, une marque antérieure doit posséder un minimum de caractère distinctif (24/05/2012, C-196/11 P, F1-Live, EU:C:2012:314, § 47) et la titulaire de l’enregistrement international ne peut pas valablement prétendre que la chambre de recours devrait refuser toute protection de la marque antérieure, au motif que le terme est descriptif et/ou dépourvu de caractère distinctif au regard des produits pertinents (23/09/2020, T-601/19, in.tu.de, EU:T:2020:422, § 123-
124).
38 En l’espèce, la marque antérieure a été acceptée pour des «produits de parfumerie, cosmétiques, autres que les fards à paupières et maquillage; préparations pour bronzer et huiles essentielles» comprises dans la classe 3; L’argument de la titulaire de l’enregistrement international selon lequel la marque antérieure a été refusée pour les «yeux et maquillages» dénués de pertinence, dès lors qu’aux fins
12/11/2020, R 1167/2020-4, ombre interdite/Ombra

---

12
de cette procédure, il est uniquement pertinent pour quels produits la marque antérieure était effectivement autorisée à l’enregistrement. Il n’est pas pertinent pour quels produits chacun des produits a éventuellement été refusé sur la base de motifs absolus. Quels sont les signes distinctifs et les produits respectifs qu’ils désignent, ainsi que la question de savoir s’il existe une similitude entre eux, qui constitue un risque de confusion.
39 En outre, alors qu’en raison de ce caractère descriptif ou non distinctif dans une partie seulement de l’Union (le public italophone et hispanophone, par exemple), il suffit, pour le public italophone et hispanophone, du refus de la marque visée à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, une fois que la marque est enregistrée, que le motif relatif de refus de la marque demandée soit refusé, comme indiqué au paragraphe 8, du RMUE, il suffit également que le risque de confusion existe dans une partie de l’Union européenne (par exemple, pour le public anglophone et germanophone).
40 En outre, s’agissant de l’argument de la titulaire de l’enregistrement international selon lequel la protection de la marque antérieure entraînerait une situation de refus, la Cour a expressément déclaré que la nécessité que le signe soit disponible pour d’autres opérateurs économiques n’est pas un facteur pertinent aux fins de l’appréciation du risque de confusion au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE (10/04/2008, C-102/07, Adidas/Marca Mode, E: c: 2008: 217, § 29 à
30).
Appréciation globale
41 L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés.
Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 18 et 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
42 Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, notamment, la similitude entre les marques et celle entre les produits ou services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services couverts peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999, C-342/97,
Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl,
EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
43 En l’espèce, les produits sont très similaires et, pour le public anglophone et germanophone pertinent, la marque antérieure possède un caractère distinctif
12/11/2020, R 1167/2020-4, ombre interdite/Ombra

---

13
normal. Cette partie du public pertinent — même dans la mesure où elle pourrait être plus attentive pour certains produits compris dans la classe 3 — est susceptible de considérer le signe contesté comme une sous-marque ou une variante de la marque antérieure, en raison des lettres communes «OMBR *». En effet, même un public plus attentif ne garde en mémoire qu’une image imparfaite des marques (06/12/2018, T-665/17 , CCB, EU:T:2018:879, § 68) et, bien que apte à distinguer les signes notamment en raison du terme «INTERDITE» dans le signe contesté, il peut néanmoins être confondu.
44 Par conséquent, compte tenu du principe d’interdépendance et de la forte similitude des produits, le public anglophone et germanophone pertinent pourrait être amené à croire que les signes proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement;
45 Par conséquent, la division d’opposition a refusé à juste titre la protection de l’enregistrement international sur la base de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour l’ensemble des produits contestés compris dans la classe 3.
46 En réponse à l’argument de la titulaire de l’enregistrement international selon lequel le terme français «ombre» sera non seulement compris par le public francophone et italophone (en raison de l’équivalent italien «OMBRA»), mais également par le public restant (24/06/2014, T-330/12, Wild Pink, EU:T:2014:569, § 40), à l’exception des mots anglais basiques pour une grande partie des consommateurs de l’Union européenne (15/10/2018, T-164/17, Wild Pink T-164/17, EU:T:2018:678, § 58), alors que le terme «ombre» et son équivalent «OMBRA» sont des mots anglais et français, et non pas des mots anglais de base et que, d’autre part, le lien et les captures d’écran de trois sites web en anglais et en allemand respectivement (annexe 2) ne permettent pas de conclure que le public pertinent anglophone et germanophone aurait été familiarisé sur le marché avec le terme «ombre» pour les «oeil à paupières» (
02/12/2014, T-75/13, Momarid, EU:T:2014:1017, § 85).
47 Enfin, dans la mesure où la titulaire de l’enregistrement international cherche à se fonder sur le fait que plusieurs entreprises utilisent le terme «ombre» aux marques pour des produits compris dans la classe 3, et que ces marques ont coexister pacifiquement sur le marché afin de démontrer le faible degré de caractère distinctif intrinsèque de la marque de l’Union européenne antérieure, il y a lieu de rappeler que la coexistence entre des marques antérieures ne peut être prise en considération que si la titulaire de l’enregistrement international a dûment démontré que la coexistence est fondée sur l’absence de risque de confusion, dans l’esprit du public concerné, entre les marques antérieures dont elle se prévaut et la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée, et si les marques antérieures en cause sont identiques (23/09/2020, T-601/19, lettre in.tu.de,
EU:T:2020:422, § 137). En l’espèce, la titulaire de l’enregistrement international n’a fourni aucune preuve à l’appui de l’usage effectif des marques antérieures sur lesquelles il se fonde, ou du fait que le public pertinent en fait la preuve, ou de leur coexistence pacifique sur le marché en raison de l’absence de risque de
12/11/2020, R 1167/2020-4, ombre interdite/Ombra

---

14
confusion. Dans ces conditions, l’argument de la titulaire de l’enregistrement international est rejeté.
48 L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du public parlant l’anglais et l’allemand, il n’est pas nécessaire d’examiner s’il existe un risque de confusion pour d’autres parties du public pertinent, dans la mesure où cela ne pourrait pas modifier le résultat.
49 Le recours est rejeté.
Coûts
50 La titulaire (requérante) étant la partie perdante au sens de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, elle doit être condamnée à supporter les taxes et frais exposés par l’opposante (défenderesse) dans la procédure de recours. La titulaire de l’enregistrement international a condamné à juste titre la titulaire de l’enregistrement international (requérante) aux dépens dans la procédure d’opposition.
Fixation des frais
51 Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), et iii), du REMUE, la chambre fixe à 550 EUR le montant des frais de représentation à rembourser par la titulaire de l’enregistrement international (requérante) à l’opposante (défenderesse) aux fins de la procédure de recours. La titulaire de l’enregistrement international
(requérante) doit également supporter les frais de représentation dans la procédure d’opposition, dont 300 EUR et la taxe d’opposition, s’élevant à 320 EUR. Le montant total s’élève à 1 170 EUR.
12/11/2020, R 1167/2020-4, ombre interdite/Ombra

---

15
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la titulaire de l’enregistrement international (requérante) à supporter les frais des procédures d’opposition et de recours;
3. Fixe le montant des frais à payer par la titulaire de l’enregistrement international (requérante) à l’opposante (défenderesse) pour les procédures d’opposition et de recours à 1 170 EUR.
Signé Signé Signé
D. Schennen R. Ocquet C. Bartos
Greffier:
Signé
H.Dijkema
12/11/2020, R 1167/2020-4, ombre interdite/Ombra