LES CHAMBRES DE RECOURS

DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 24 août 2020
Dans l’affaire R 2524/2019-4
INDIAN MOTO INTERNATIONAL LLC 2100 Highway 55
Medina, Minnesota 55340
États-Unis d’Amérique Demanderesse/requérante
représentée par NOERR ALICANTE IP, S.L., Avenida México 20, 03008 Alicante (Espagne)
contre
Indian Motorcycles Limited 2a Whitehill Street
Newcraimetoutes, Musselburgh
EH21 8RA Opposante/défenderesse Royaume-Uni
représentée par MARKS & CLERK LLP, 40 Torphichen Street, EH3 8JB (Royaume- Uni)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 420 365 (demande de marque de l’Union européenne no 12 948 766)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), E. Fink (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 05/06/2014, la demanderesse a sollicité l’enregistrement de la marque figurative

pour la liste de produits suivants:
Classe 12 — cyclomoteurs et leurs éléments structurels; moteurs de motocyclettes; sacoches de motocyclettes; sacs pour motocyclettes, à savoir sacs à large.
Classe 18 — Bagages; sacs de voyage.
Classe 25 — Vêtements, à savoir, vestes, pulls, chemises, pantalons, shorts, gants, chapeaux et chaussures.
2 Le 15/10/2014, l’opposante a formé une opposition pour plusieurs motifs, notamment l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil de l’Union européenne sur les marques et sa marque britannique no 2 111 027.
déposée le 24/09/1996, enregistrée le 21/03/1997 et dûment renouvelée pour les produits suivants:
Classe 12 — Motocyclettes; pièces et accessoires de motocyclettes.

3 Pour ce qui est de ces motifs, l’acte d’opposition indique que pour les produits contestés identiques ou similaires compris dans la classe 12, il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE; en ce qui concerne les produits contestés compris dans les classes 18 et 25, l’usage du signe contesté tirerait indûment profit de la renommée de la marque antérieure ou lui porterait préjudice au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
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4 Le 10/02/2015, l’Office a suspendu la procédure d’opposition sur requête de la demanderesse parce qu’il avait introduit une demande en déchéance pour non- usage contre cette marque britannique antérieure.
5 Le 27/09/2017, la demanderesse a écrit pour informer l’Office du fait que l’UKIPO a rejeté sa demande de déchéance de la marque britannique antérieure, et que cette décision est devenue définitive. Ainsi, l’Office a informé les parties de la reprise de la procédure.
6 Le 20/10/2017, l’opposante a déposé ses arguments, faits et preuves à l’appui de l’opposition.
7 En se fondant uniquement sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, elle a fait valoir que les signes en conflit étaient similaires sur les plans visuel et phonétique dans la mesure où ils ont en commun le même élément distinctif, à savoir le mot «INDIAN», renforcé par les éléments figuratifs; les éléments verbaux et figuratifs véhiculés aboutissent également à un lien conceptuel. Les produits contestés compris dans la classe 12 sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure et les produits contestés compris dans les classes
18 et 25 doivent être considérés comme étant complémentaires. Elle joint une copie de la décision de l’UKIPO datée du 18/03/2016, qui a considéré que la marque britannique antérieure avait fait l’objet d’un usage sérieux pour tous les produits compris dans la classe 12 compris dans la classe pendant la période allant du 20/01/2010 au 19/01/2015, à la lumière des preuves relatives à des photographies de motocyclettes et pièces complètes et terminées, des renseignements relatifs aux clients, des activités promotionnelles et publicitaires,
y compris la participation à des salons de motocyclettes et deux rallies avec des copies des tracts distribués datées de 2011 et 2014, ainsi qu’un article d’un journal national britannique proposant un motocycle «indien» complet comme prix, et un certain nombre de factures concernant les ventes de pièces de motocyclettes et de nouvelles motos de construction; il a été admis que, sur une année particulière, les factures fournies ne comprennent pas toujours, à chaque année, la construction complète de motocyclettes. Elle a également joint une copie de la décision de l’UKIPO Appointed Person du 10/10/2014.
8 Le 10/04/2018, sur requête de la demanderesse, la division d’opposition a invité l’opposante à apporter la preuve de l’usage de sa marque antérieure conformément à l’article 42, paragraphe 2 et (3) du RMC, en vigueur au moment du dépôt de l’ opposition.
9 L’opposante a dûment produit des éléments de preuve de l’usage, dont:
‒ Annexe 21: un témoignage, daté de 13/06/2018, de M. Alan Forbes, son directeur général, attestant de l’utilisation de la marque antérieure. Elle affirme que les motocyclettes de l’opposante sont fabriquées sur commande et sont vendues sur un marché de niche, à savoir amateurs de motos et collecteurs. Chaque coût des motocyclettes de la région de 20 000 GBP et qu’il s’agit de coûts de luxe adaptés aux besoins de chaque client; Les chiffres d’affaires approximatifs de la société, y compris l’entretien et la
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réparation, s’élèvent à 70 000 GBP en 2009, à 70 000 GBP en 2010, à 120 000 GBP en 2011, à 70 000 GBP en 2012, à 60 000 GBP en 2013 et à
50 000 GBP en 2014. 20 les pièces jointes correspondent aux autres annexes jointes sous forme de preuves, à savoir:
‒ Annexes 1 et 2: une décision de l’Appointed Person, datée du 10/10/2014, dans le cadre de l’action en nullité no 82 788 et de la décision de l’UKIPO, datée du 16/03/2016, dans le cadre de l’action d’annulation no CA 000 500 741; cette dernière décision a considéré que l’usage de la marque antérieure au Royaume-Uni suffisait à qualifier un usage sérieux.
‒ Annexes 3-7: Une sélection de factures, datées de 2009, 2010, 2011, 2013 et 2014, contenant une représentation de grande ampleur de la marque antérieure en haut de la marque antérieure, adressée à des clients au
Royaume-Uni et portant sur la vente de motos de fabrication sur mesure
(10/08/2009, «Customer Build # 82» «Indian 4 Motorcycle») pour un montant de 18 550 GBP, 01/05/2010 «Dakota Classic Deluxe»
(18 000 GBP), 22/09/2013 «Dakota Classic Deluxe» ( 17 000 GBP) et pièces de motocyclettes, telles que vannes d’admission, embellissement d’ajustage, soupapes d’ajustement, ressorts d’embrayages et ressorts d’embrayages, pièces de motos.
‒ Annexe 8: 33 photographies différentes montrant comment les différentes pièces de motocyclettes en question sont emballées et portées avec la marque antérieure en vue de leur vente;
‒ Annexes 9-13: une sélection de 50 enquêtes par courrier électronique et de demandes reçues par l’opposante de la part de clients potentiels, notamment, en ce qui concerne, entre autres, des informations, des horaires de prix et des catalogues concernant les motocyclettes et les pièces de motocyclettes vendues sous la marque antérieure, et qui s’étendaient sur la période allant de 27/08/2009 à 04/01/2013.
‒ Annexe 14: invitations reçues par l’opposante à assister à la «Castle Kennedy Car et à Bike Show» (31/07/2011) de présenter ses motos; apparaître dans une série documentaire par Oxford Scientific Films sur sa société et les motocyclettes qu’elle vend; à figure dans les principales foires de motos d’extérieur en Écosse, les 07/07/2012 et 08/07/2012, avec un motocycle de démonstration; et a pour objet de faire l’objet d’un article en ce qui concerne les motocyclettes vendues sous la marque antérieure.
‒ Annexe 15: Un article intitulé «Old Indiens Never Die» figurant dans le magazine « Motorcycle qualificiciels», daté de janvier/février 2010; L’article porte sur un motocycle international en Écosse, «INDIAN», auquel les motocyclettes de l’opposante ont été représentées et une clientèle internationale. Il y a également deux photographies non datées d’une petite plaque et d’un t-shirt portant le signe, ainsi qu’un extrait de «come to Scotland www.oldindians.net» concernant le «Old Indiens Never Die
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International Moderncycle Rally 24-26 juillet 2009», qui occupe une position proéminente en une représentation presque identique du signe antérieur.
‒ Annexe 16: Une copie d’un article extrait du télégraphe « Telegraph», daté du 08/05/2010, qui contient un article publié par l’présentateur de la télévision britannique James May sur le «Indian Dakota 4 Motorcycle».
‒ Annexes 17-18: des copies de prospectus de la société «INDIAN DAKOTA motos», qui auraient été distribuées lors de manifestations et de spectacles de motocyclettes tout au long du Royaume-Uni, avec des déclarations relatives aux droits d’auteur datant de 2011 et 2014;
‒ Annexe 19: des copies d’applications de bougies de motocyclettes en 2012, 2013 et 2014, réalisées par l’entreprise à bougies NGK, et des références au «Indian Dakota 4 Motos» de l’opposante;
‒ Annexe 20: Captures d’écran datées de 2009 à 2013, du précédent site web de l’ opposante — www.indian-uk.com qui montrent la marque antérieure en rapport avec des cyclomoteurs;
10 Par décision du 25/09/2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division
d’opposition a partiellement accueilli l’opposition, à savoir pour tous les produits contestés compris dans les classes 12 et 25, et a rejeté la demande pour ces produits, au motif qu’il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Chaque partie a été condamnée à payer ses propres dépens.
11 en résumé, la division d’opposition a suivi le raisonnement suivant:
– Bien que l’opposante avait invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), l’article 8, paragraphe 4, et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE dans l’acte d’opposition, elle avait néanmoins limité les motifs d’opposition aux dispositions de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dans ses observations du 20/10/2017; Contrairement aux arguments de la demanderesse, l’opposition ne peut pas être considérée comme retirée pour les produits contestés compris dans les classes 18 et 25. L’achèvement du champ «explication des motifs et autres remarques» dans l’acte d’opposition n’était que facultatif et il ressort clairement des observations de l’opposante qu’elle souhaitait contester la demande dans son intégralité.
– Les preuves de l’usage considérées dans leur ensemble suffisaient à démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure pour tous les produits enregistrés. Bien qu’elle ne montre pas d’un chiffre d’affaires particulièrement élevé, il ressortait clairement des factures que les ventes étaient cohérentes sur l’ensemble de la période pertinente. Par ailleurs, les éléments de preuve ont montré que les motos et les pièces sont fabriqués afin de commander et vendu à un marché de niche, ce qui explique le volume de ventes plutôt faible. Ce constat a également été accordé lors de la constatation d’un usage sérieux de la même marque par l’UKIPO.
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– Les produits contestés compris dans la classe 12 étaient identiques aux produits désignés par la marque antérieure, tandis que les produits contestés compris dans la classe 25 étaient similaires à un faible degré, compte tenu du fait que les motos et les vêtements, articles de chapellerie et chaussures sont normalement vendus sous la même marque dans les mêmes points de vente.
Les produits contestés compris dans la classe 18 étaient différents des produits désignés par la marque antérieure;
– En ce qui concerne les signes en conflit, l’élément le plus distinctif du signe figuratif antérieur était son élément verbal «INDIAN», étant donné qu’il serait utilisé pour faire référence au signe. Le même mot était l’élément le plus distinctif du signe contesté, étant donné que «MOTORCYLE» serait considéré comme descriptif par le public pertinent, étant donné qu’il faisait référence aux produits eux-mêmes ou à des produits pour lesquels les produits doivent être utilisés, et que «1901» serait très probablement perçu comme faisant référence à une année, par exemple lorsque les produits ont été commercialisés pour la première fois, et par conséquent, cet élément possède aussi, tout au plus, un faible degré de caractère distinctif. Dans chaque signe, le mot «INDIAN» a été renforcé par les éléments figuratifs. Les signes présentaient un degré à tout le moins moyen de similitude visuelle et une forte similitude phonétique et conceptuelle.
– La marque antérieure jouissait d’un degré normal de caractère distinctif intrinsèque pour les produits.
– À la lumière de ce qui précède, il existe un risque de confusion au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, pour le public pertinent, y compris pour les personnes faisant preuve d’un niveau d’attention élevé pour les produits en cause, pour tous les produits contestés compris dans les classes 12 et 25. Bien que les produits contestés compris dans la classe 25 ne soient similaires qu’à un faible degré aux produits antérieurs, ceci a été contrebalancé par le fait que les consommateurs ne font preuve qu’un degré d’attention moyen à ces produits. L’opposition n’était pas accueillie contre les produits contestés compris dans la classe 18 dans la mesure où, aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, les produits en conflit étaient similaires ou identiques.
– Le fait que la requérante s’appuie sur une prétendue coexistence ou forclusion par tolérance n’a pas résisté à l’examen, car les éléments de preuve du dossier ont illustré le fait que la coexistence n’a certainement pas été paisible, avec des litiges entre les parties en 2003, 2007, 2010, 2014 et 2016. Le fait que la demanderesse était titulaire de la marque de l’Union
européenne no 287 904 pour la marque figurative déposée avant le 11/07/1996 ne pouvait pas suffire à établir une coexistence paisible, étant donné que rien ne prouvait que cette marque avait été utilisée ni au
Royaume-Uni, ni ailleurs. Il importe également que l’opposante ait un chiffre d’affaires beaucoup plus faible que celui concernant les motocyclettes de la
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société INDIAN au Royaume-Uni. En ce qui concerne la forclusion par tolérance et l’argument relatif aux précédentes conclusions de l’UKIPO, il ne constituait pas une défense dans une procédure d’opposition, mais uniquement dans le cadre d’une procédure de nullité au titre de l’article 61 du
RMUE.
Moyens et arguments des parties
12 Le 08/11/2019, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, dûment suivi du mémoire exposant les motifs du recours le 27/01/2020. Elle demande à la chambre de recours d’annuler la décision attaquée, de rejeter l’opposition dans son intégralité et d’condamner la requérante aux dépens exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
13 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
‒ Dans la mesure où l’opposition était fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, elle a été dirigée uniquement contre les produits contestés compris dans la classe 12 et ne saurait être accueillie contre les produits contestés compris dans la classe 25. En effet, dans le cadre de l’ «Explication des motifs» dans le cadre de l’avis d’opposition, l’opposante a expressément limité sa demande au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE aux seuls produits compris dans la classe 12.
‒ Les preuves produites sont insuffisantes pour prouver l’usage sérieux de la marque antérieure. Par exemple, il n’est pas inexact que chaque mention dans la preuve de l’élément «Indian» concerne la marque antérieure; en effet, il existe une variété de marques «indiennes» avec des signes différents. La mention «Dakota» ne prouve pas non plus l’usage de la marque antérieure, étant donné qu’il peut s’agir d’un signe qui ne contient pas le signe en cause en l’espèce. Ce témoignage est contredit par les éléments de preuve étant donné que ce dernier montre que les motos ont été vendues à des prix allant de 17 000 GBP à 18 000 GBP non 20 000 GBP. Les ventes de seulement trois motocyclettes ne suffisent pas à démontrer l’usage sérieux, et ce n’est pas le cas que les motocyclettes sur mesure constituent un marché de niche.
Les motocyclettes à main sont simplement des motocyclettes ordinaires, dont des centaines de milliers sont vendues chaque année au Royaume-Uni. L’opposante affirme qu’elle vend chaque année «une poignée» de motos, affirme dans l’article d’entraînement à Telegraph «une poignée de cinq» par an. Il s’agit de montants symboliques.
‒ L’argument de l’UKIPO selon lequel la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux n’est pas déterminant dans la mesure où les procédures nationales sont soumises à des règles différentes, telles que le poids lourd accordé aux déclarations des témoins dans les procédures au Royaume-Uni. La décision de l’UKIPO de 2014 concernaient des périodes différentes.
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‒ Les preuves montrent l’usage également d’autres signes et logos, et dès lors les factures ne mentionnent pas nécessairement les produits désignés par la marque antérieure britannique pertinente; Les photographies des emballages et du marquage des parties semblent avoir été réalisées. Les factures relatives à des pièces ne font pas mention qu’elles sont des pièces qui portent la marque «indienne».
‒ Bon nombre des enquêtes proviennent de pays situés en dehors du Royaume- Uni, et de nombreuses demandes de renseignements concernant des marques différentes ( par exemple, Dakota) ou ne font pas référence à la marque antérieure. Dans les articles de la classe Motorcycles, les marques ne sont pas visibles et, en tout état de cause, les images représentent, en tout état de cause, des motos anciennes et non nouvelles. La seule marque visible sur l’article Telegraph est une marque figurative différente de la marque antérieure en cause en l’espèce. De même, les éléments de preuve fournis à titre de catalogue à bougies d’allumage font simplement référence à «DAKOTA» et non à la marque invoquée à l’appui de l’opposition.
‒ Les captures d’écran du site internet du site web de l’opposante présentent, dans une large mesure, un signe figuratif différent, et la marque antérieure ne l’est que sur quelques images. Les images ne font pas référence à des motocyclettes destinées à la vente, et une liste de prix incluse n’est pas mentionnée clairement à l’opposante.
‒ Dans l’ensemble, les éléments de preuve démontrent l’usage de plusieurs marques «INDIAN» différentes de la marque antérieure, qui est rarement présentée et souvent affichée sans indication des produits, de temps ou de lieu pertinent.
‒ Au Royaume-Uni, la requérante a une activité importante en utilisant ses marques «INDIAN», dont un est identique au signe antérieur en l’espèce, et comprend des millions de chiffres d’affaires. Un grand nombre d’éléments de preuve à cet égard sont présentés.
‒ Une déclaration sous serment et preuves présentées démontrent l’usage au Royaume-Uni de la marque de l’Union européenne figurative antérieure no
287 904 de la demanderesse.
‒ Même si la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure est acceptée, il n’existe pas de risque de confusion étant donné que le consommateur de référence fera plus de soin pour s’assurer qu’une moto provient de la «première société de motocyclettes États-Unis».
‒ Même si le signe contesté inclut une partie du signe antérieur, il y a lieu de forclusion par tolérance et de coexistence.
‒ Eu égard aux considérations qui précèdent, il n’existe aucun risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
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‒ L’opposition doit être frappée à la lumière des principes de coexistence et de forclusion par tolérance. Il n’est pas contesté que l’allégation de forclusion par tolérance ne s’applique qu’aux procédures de nullité. Cependant, en l’espèce, il y a déjà eu un constat contraignant de forclusion par tolérance concernant la marque même invoquée par l’opposante pour le territoire du Royaume-Uni. La décision du 03/07/2013 de l’UKIPO a conclu que les marques des parties peuvent rester au Royaume-Uni sans remettre en cause leur fonction d’indicateur de l’origine commerciale. Un risque de confusion n’existe donc pas non plus. Il est fait référence à une décision de la chambre de recours (12/09/2000, R 415/1999-1, GOLDSHIELD), au considérant 33 du règlement no 2017/1001, au droit fondamental de la requérante d’exploiter ses activités et à leur propriété, conformément à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et à la notion d’ «usage simultané honnête» (22/09/2011, C-482/09, Budweiser, EU:C:2011:605, § 75 et 78). L’opposante est empêchée par la loi de s’opposer à l’utilisation ou à l’exploitation de la marque «INDIAN» de la requérante au Royaume-Uni (et vice versa). Dans la mesure où une décision contraignante ne parvient pas à une incidence négative sur la fonction d’origine de la marque invoquée dans l’opposition, il serait inéquitable de permettre à l’opposition d’aboutir sur la base de ladite décision.
14 L’opposante n’a présenté aucune observation en réponse.
Motifs
15 Le recours n’est pas fondé.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
16 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et, en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19; 29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 17).
17 Étant donné que la marque antérieure invoquée à l’appui de l’opposition est une marque britannique, le territoire pertinent en vue d’apprécier le risque de confusion est le Royaume-Uni. Les motocyclettes et les vêtements sont des produits destinés au grand public. Les parties structurelles de motocyclettes peuvent également s’adresser à des professionnels dans le commerce de motocyclettes.
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Portée de l’opposition
18 En ce qui concerne les produits en cause, la demanderesse affirme que les produits visés dans la classe 25 ont été abandonnés avec l’objet de l’opposition. Toutefois, cela ne résiste pas à un examen minutieux. Dans l’acte d’opposition déposé le 15/10/2014, l’opposante a clairement indiqué que l’opposition est dirigée «contre tous les produits et services» et qu’elle a dûment repris la liste des produits visés dans les classes 12, 18 et 25. Dans la mesure où, dans la boîte
«Explication des motifs et autres remarques» du formulaire officiel, il est fait référence aux produits de la classe 12 en lien avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et ceux compris dans les classes 18 et 25 conformément à l’article
8, paragraphe 5, du RMUE, cet argument ne saurait être considéré comme une limitation de la portée de l’opposition au sens de l’article 2, paragraphe 2, point i), du RDMUE. Selon le libellé même de la disposition, l’opposant doit indiquer les produits et services contre lesquels l’opposition est dirigée, tandis que l’article 2, paragraphe 2, point c), du RDMUE exige que l’opposant mentionne les motifs d’opposition par rapport à chaque marque antérieure invoquée. Ces exigences sont distinctes les unes des autres, et il n’y a aucun élément dans les deux dispositions pour soutenir le point de vue selon lequel l’opposante doit justifier l’opposition en ce qui concerne chacun des produits et services contestés. Dès lors, le fait que l’opposante, dans ses observations du 20/10/2017 (voir paragraphe 6), a renoncé à l’article 8, paragraphe 5, RMUE comme motif de l’opposition, ne peut être interprété comme un retrait de l’opposition en ce qui concerne les produits contestés compris dans les classes 18 et 25.
Preuve de l’usage
19 Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, étant donné que, si le demandeur en fait la demande, le titulaire d’une marque antérieure qui a formé opposition apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la publication de la demande de marque de l’Union européenne, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’État membre où elle est protégée en lien avec les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou prouve qu’il existe des motifs justifiables pour son non-usage, pour autant qu’à cette date, la marque antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins. À défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
20 Conformément à la règle 22 (3) du RMC, les preuves à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
21 La marque antérieure a été enregistrée au Royaume-Uni depuis plus de cinq ans avant la publication de la demande de marque contestée, le 15/07/2014. L’opposante devait apporter la preuve que cette marque avait fait l’objet d’un usage sérieux, au Royaume-Uni, en ce qui concerne les produits compris dans la classe 12 pour lesquels la marque antérieure est enregistrée (paragraphe 2), pendant la période allant de 15/07/2009 à 14/07/2014 inclus.
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22 L’usage de la marque doit être de nature à impliquer une réelle exploitation commerciale de celle-ci et doit viser à maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38). L’usage sérieux exige une présence réelle des produits et services sur le marché de sorte que la marque puisse exercer la fonction essentielle qui lui est propre, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service afin de permettre au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (12/12/2002, T-39/01, Hiwatt, EU:T:2002:316, § 37). En d’autres termes, l’usage doit être un usage en tant que marque, en ce sens que le consommateur la percevra comme telle.
23 L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (27/09/2007, T-418/03, La Mer, EU:T:2007:299, § 59).
24 La chambre constate que les éléments de preuve soumis par l’opposante dans leur ensemble sont énumérés aux paragraphes Les points 6 et 9 ci-dessus suffisent pour prouver l’usage sérieux de la marque antérieure pour tous les produits enregistrés, à savoir les «cyclomoteurs; pièces et accessoires de motocyclettes» de la classe 12, conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE.
25 Les preuves démontrent les activités commerciales réelles et continues de l’opposante sous la marque pendant la période pertinente, et, effectivement, avant et après cette période. Bien que les nombreuses factures produites ne concernent qu’une partie de la période pertinente, elles servent, à titre d’exemple, à corroborer les autres éléments de preuve. Dans la déclaration jointe en annexe, il est indiqué que ces factures sont présentées à titre purement illustratif et n’indiquent pas toutes les factures durant cette période. Ils montrent que l’opposante a utilisé la marque antérieure pour des pièces et des équipements motos et motocyclettes durant la période pertinente afin de maintenir ou de créer des parts de marché pour les produits protégés par la marque. Le lieu de l’usage, prouvé par ces factures, est largement répandu sur le plan géographique, et les factures datées servent à illustrer la vente des produits pertinents, par exemple le
«Indian Motors, Indian Motors, poignées de mains indiennes, poignée de frein à l’indien, câble de frein à l’indien, câble de l’indien, guidage indien, guidons indiens, guidons et roues» de cette marque au cours de la période pertinente.
26 Il est très clair que les éléments de preuve indiquent que l’opposante a utilisé la marque antérieure de manière constante et sérieux au cours de la période pertinente; Il n’est pas exigé qu’une entreprise soit un producteur de grande consommation dont le chiffre d’affaires s’élève à millions de livres pour un usage commercial sérieux. L’usage d’une marque par une petite entreprise, même seule, qui produit et vend des pièces de motocyclettes et des pièces est parfaitement capable de constituer un usage sérieux dès lors que le petit commerçant en cause s’efforce de faire de véritables tentatives de gain et/ou de maintenir une part de
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marché suffisante pour permettre à l’entreprise de poursuivre son activité réelle. La disposition demandant que la marque antérieure ait fait l’objet d’un usage sérieux ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à limiter la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes
(11/05/2006, C-416/04 P,Vitafruit, EU:C:2006:310, § 72; 0 8/07/2004, T-203/02,
Vitafruit, EU:T:2004:225, § 38). Pour cette raison, une règle de minimis ne peut être établie pour l’importance de l’usage (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 25). Affirmer le contraire ou exiger d’une entreprise qu’elle réalise un chiffre d’affaires de plusieurs millions n’est pas la nature et la valeur des droits de marque, notamment des petites et moyennes entreprises.
27 Les critiques formulées par la demanderesse sont dénuées de fondement. Il n’y a pas de contradiction entre la déclaration selon laquelle les nouvelles motocyclettes en construction de la demanderesse étaient vendues à des prix «de la région» de 20 000 GBP et les factures faisant état de ventes de 17 000 à
18 550 GBP. Bien que des preuves ne soient produites que sur trois éléments de preuve concernant ces ventes de motocyclettes durant la période pertinente, ces documents corroborent, en combinaison avec les autres éléments de preuve, la véracité de la déclaration de témoin expliquant le fait que les produits en question sont des articles sur mesure, dont seules quelques unes sont construites sur commande et vendues chaque année à un segment de marché de niche pour les amateurs de moto.
28 Il n’est pas non plus vrai que le demandeur ne prétend pas que les photos des pièces de motocyclettes avec des étiquettes portant la marque antérieure sont d’une manière ou d’une autre fabriquées ou non, quel soit le mérite. Il est standard de porter des étiquettes sur la marque du fournisseur. Le fait que ces produits ne portent aucune date ne saurait suffire à nier l’usage sérieux.
Contrairement aux produits périssables, les pièces de véhicules ne sont pas notoirement connues pour la date à laquelle elles ont été produites. Il est courant que les entreprises appliquent aux emballages et aux pièces d’emballage des autocollants, précisément lorsque ces pièces sont trop petites ou ne sont pas placées dans une position suffisamment visible pour pouvoir considérer le coût supplémentaire que représente la gravure, avec la marque figurative élaborée, pour indiquer l’origine commerciale et la marque. Dans la mesure où les photographies présentées à l’annexe 8 montrent une partie de motocyclettes dont la marque antérieure n’est pas gravée en relief mais uniquement reproduites sur l’emballage ou l’étiquette apposée, l’usage de la marque pour ces articles est corroboré par les factures figurant aux annexes 3 à 7, qui, entre autres, se rapportent à des articles de petite taille tels que «pistons & à pistons, arcarts roulants, boulons à la tête, au printemps, etc.».
29 En outre, les documents commerciaux fournis dans les annexes 15 à 18 et les captures d’écran de sites internet à l’annexe 20 démontrent tous l’usage régulier de la marque antérieure pour les produits enregistrés. Contrairement aux arguments de la demanderesse, la marque est visible sur les réservoirs de
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carburant automobile, par exemple comme (annexe 15) ou
comme (annexe 20). Le fait que ces photos montrent également l’utilisation du mot «INDIAN» seul ou en combinaison avec «DAKOTA» ne saurait remettre en cause ces conclusions, étant donné que l’usage sérieux ne nécessite pas que le signe en cause soit utilisé seul (08/12/2005, T-29/04, Cristal Castellblanch, EU:T:2005:438, § 34). De même, les références au simple mot «INDIAN» (par exemple, «Indian Dakota 4 Motos»), comme à l’annexe 19 en ce qui concerne les bougies d’allumage ou les enquêtes menées auprès de la clientèle faisant référence à des «motocyclettes indiennes» ne remettent aucunement en cause les preuves de l’usage de la marque antérieure, mais la corroborent. A l’évidence, une marque figurative ne peut être reproduite dans un email ou un catalogue saisi mais sera plutôt référencée comme simple par son élément verbal.
30 Le fait que certaines des demandes de clients proviennent de l’étranger montre seulement que les activités commerciales sérieuses de l’opposante dans le domaine des motocyclettes, de leurs pièces et accessoires, sont de nature à être amateurs/clients potentiels non seulement au sein du Royaume-Uni, mais au monde entier en ce qui concerne ces produits;
31 La chambre ne comprend pas pourquoi le fait que la demanderesse ait perdu la totalité des procédures nationales pertinentes contre l’opposant devrait sa faveur. Elle ne voit pas non plus de raison de critiquer ou de rejeter les décisions nationales, et encore moins lorsqu’elles sont adoptées par de telles autorités éminentes en tant qu’elles ont été désignées par les autorités britanniques. La demanderesse lutte contre une bataille d’accueil lorsqu’elle tente de trouver une faute sur ces conclusions bien argumentées, lesquelles sont définitives. Le même résultat, à savoir un usage sérieux de la marque antérieure, a été constaté dans toutes les procédures au Royaume-Uni, comme il ressort des paragraphes 6 et 9 (deuxième tiret). L’argument selon lequel les conclusions nationales concernent une période différente est dénué de pertinence. Premièrement, en ce qui concerne la conclusion de l’UKIPO concernant la date 16/03/2016 de l’usage sérieux de la marque antérieure dans le contexte d’une demande en déchéance (procédure nationale concernant les mêmes parties que en l’espèce), la période pertinente est indiquée comme étant de 20/01/2010 à 19/01/2015, ce qui se chevauche en substance avec la période pertinente en l’espèce (15/07/2009 à 14/07/2014). Deuxièmement, en ce qui concerne l’autre décision britannique déposée dans les preuves qui confirmait également l’usage sérieux de la marque antérieure, à savoir le 10/10/2014 dans le cadre des procédures de nullité et de déchéance (à nouveau, concernant les mêmes parties que en l’espèce), les périodes pertinentes étaient de 21/03/1997 à 22/03/2002 et 07/06/2002 à 06/06/2007, différentes de la période en cause en l’espèce, mais indiquent toujours l’usage continu, durable et
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de longue durée de la marque antérieure par l’opposante, la vraie nature de ses activités, et en effet l’affirmation répétée et l’usage constant que la demanderesse tente de contester l’usage sérieux de la marque antérieure.
32 En ce qui concerne l’allégation de la demanderesse selon laquelle le fait que la procédure devant l’UKIPO place les déclarations de témoin soient plus importantes, cette affirmation est également dénuée de pertinence. La chambre est habilitée à trouver un témoignage convaincant, à autant ou qu’un juge national peut être amené à convaincre un témoignage.
33 En conclusion, la chambre de recours approuve entièrement la décision attaquée concernant l’appréciation de la preuve de l’usage et constate que l’opposante a prouvé l’usage sérieux de la marque antérieure au cours de la période pertinente pour tous les produits enregistrés, à savoir les «cyclomoteurs; pièces et accessoires de motocyclettes».
Comparaison des produits
34 Dans son mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse conteste simplement le fait que les produits visés par la demande compris dans la classe 25 sont toujours inclus dans l’opposition (voir paragraphe 18), mais ne conteste pas les conclusions de la décision attaquée en ce qui concerne le faible degré de similitude des produits contestés compris dans la classe 25 et l’identité des produits contestés compris dans la classe 12 par rapport aux produits antérieurs compris dans la classe 12. Conformément à l’article 27, paragraphe 2, du RDMUE, la chambre de recours procédera à l’examen du recours sur cette base.
Comparaison des signes
35 La comparaison des marques en litige vise à apprécier la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants ( 0 6/10/2005, C-120/04, Thomson Life,
EU:C:2005:594, § 28).
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36 Le signe contesté est la marque figurative
alors que le signe antérieur est la marque figurative
37 Comme indiqué à juste titre dans la décision attaquée, le mot «INDIAN» constitue l’élément le plus distinctif du signe antérieur. Au regard des éléments distinctifs, il est de jurisprudence constante que lorsqu’un signe est composé d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque (18/09/2012, T-460/11, Bürger, EU:T:2012:432, § 35; 31/01/2012, T-205/10, La victoria de Mexico, EU:T:2012:36, § 38). Ce principe s’applique à la marque antérieure; en effet, le dessin figuratif montre la représentation stylisée du profil de côté d’un indien américain et, dès lors, il sera perçu comme une simple illustration du mot «Indian».
38 Le même principe s’applique également au signe contesté, qui montre la représentation stylisée d’un profil latéral d’un indiens entouré par les mots «INDIAN motos» et le chiffre «1901». Toutefois, indépendamment du fait que le consommateur pertinent concentrera son attention sur ces éléments verbaux, il percevra le mot «motocyclette» comme étant descriptif des produits en cause, qui consiste en des motocyclettes et sacs de motocyclettes (classe 12) ainsi que des vêtements (classe 25), qui peuvent être particulièrement adaptés pour rouler une moto. De même, le nombre «1901» sera aisément compris par le public britannique pertinent comme une simple indication de l’année du début de ses activités par la demanderesse. Par conséquent, le mot «INDIAN» constitue également l’élément le plus distinctif du signe contesté.
39 Sur le plan visuel, les signes coïncident par le mot distinctif «INDIAN» et par
l’élément figuratif de la représentation stylisée de l’étoilée de l’Inde, qui est quasiment identique, sauf pour des informations mineures concernant des détails mineurs dans les couleurs et le fait que la marque antérieure représente l’heitet plein talon, tandis que le signe contesté en fait une partie seulement. Les différences se limitent aux indications descriptives additionnelles «motos» et
«1901» du signe contesté et à la mise en page graphique. Dans la marque antérieure, le mot «INDIAN» apparaît écrit au côté du profil latéral, tandis que le signe contesté présente un profil et une adresse du médaillon ressemblant à un
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médaillon considéré par les éléments verbaux. Dans l’ensemble, les signes présentent un degré de similitude moyen.
40 Du point de vue phonétique, les éléments figuratifs des signes ne seront pas prononcés. Ils seront tous deux probablement prononcés «indiens» ou, dans le cas du signe contesté, éventuellement sous la forme d’un «motocycle indien». Sur le plan phonétique, les signes sont très similaires, sinon identiques.
41 Sur le plan conceptuel, les signes sont identiques en ce qui concerne le mot
«INDIAN» et le concept d’un indien américain, tel que renforcé par les dispositifs figuratifs. Étant donné que les éléments supplémentaires du signe contesté, à savoir «motocyclette» et «1901», sont descriptifs et non distinctifs (point 38), ils ne sauraient influencer la comparaison conceptuelle. Les signes sont conceptuellement identiques.
Appréciation globale du risque de confusion
42 L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement, et cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 18).
43 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants.
44 Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attention du consommateur est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause et le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 30/06/2004, T-186/02, Dieselit, EU:T:2004:197, § 38).
45 Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal. Le caractère distinctif accru de la marque antérieure n’a pas été revendiqué ou prouvé. Même si les éléments de preuve sont suffisants pour prouver l’usage sérieux de la marque, ils suggèrent néanmoins que la part de marché détenue par la marque sur l’ensemble du marché de motocyclettes est très faible.
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46 Compte tenu du degré moyen et élevé d’une marque antérieure, sur les plans visuel et phonétique, de l’identité sur le plan conceptuel et du caractère distinctif intrinsèque normal de la marque antérieure, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour les produits identiques compris dans la classe 12 et les produits faiblement similaires compris dans la classe 25, et ce, même dans l’esprit du public pertinent qui fera preuve d’un degré accru d’attention.
47 L’invocation par la demanderesse des moyens de défense qui ont en commun le fait qu’ils reposent sur l’usage par la demanderesse du même signe «INDIAN» est rejetée.
48 Tout d’abord, les deux concepts de coexistence, qui peuvent être invoqués dans le cadre d’une procédure d’opposition, et la forclusion par tolérance, qui peuvent être opposables dans le cadre d’une procédure de nullité au titre de l’article 61 du RMUE, se fondent sur la tolérance pacifique de l’une des marques de cette autre. Or, l’article 61, paragraphe 2, du RMUE suppose clairement une marque enregistrée de l’usage de la marque antérieure qui a toléré le titulaire de la marque antérieure. Dans le cadre d’une procédure d’opposition, la marque demandée n’a pas encore été enregistrée et sa demande très contestée par l’opposante. Compte tenu de ces différents scénarios, il ne saurait être possible d’appliquer l’article 61 du RMUE ou la notion associée d’ «usage simultané honnête» par analogie avec la procédure d’opposition en cause.
49 Deuxièmement, la renommée et, a maiore ad minus, la simple utilisation de la marque contestée ne constitue pas un moyen de défense. Comme indiqué ci-avant
(paragraphe 42), le caractère distinctif de la marque antérieure est seulement susceptible d’influencer l’appréciation globale du risque de confusion.
50 Troisièmement, s’agissant de l’argument de la coexistence pacifique, les preuves produites ne démontrent que les tentatives répétées et vaines de succès au
Royaume-Uni tendant à ce que la marque antérieure soit annulée ou invalidée, en particulier sur la base d’allégations répétées de non-usage. Les éléments de preuve attestent de longs et longs litiges entre les parties, datant au moins de
2003, 2007, 2010, 2013, 2014, 2015 et 2016 et à cette date, à la fois devant l’UKIPO et l’EUIPO. La demanderesse elle-même affirme qu’il y a une longue histoire de procédures entre les parties, dans ses observations du 31/10/2018
(p. 27) en tant qu’introduction à ses arguments en faveur d’une coexistence au
Royaume-Uni. La volonté du demandeur de soutenir la coexistence pacifique, au moins depuis 2003, est totalement dénuée de fondement. Au contraire, il apparaît que la demanderesse en l’espèce a gagné une lutte continue mais non dirigée contre l’opposante par rapport à la marque britannique antérieure en particulier.
51 Dans la mesure où la demanderesse invoque sa marque de l’ Union européenne no 287 904, il suffit de noter que, dans le cadre d’une procédure d’opposition au titre de l’article 46 du RMUE, la possession d’une marque antérieure par l’opposante d’une marque antérieure n’est pas pertinente
(01/03/2005, T-185/03, ENZO FUSCO, EU:T:2005:73, § 63; 26/06/2018, T-
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71/17, FRANCE.com, EU:T:2018:381, § 36). L’ allégation de coexistence pacifique échoue également du fait que la demanderesse n’a pas démontré que la coexistence revendiquée aurait été fondée sur l’absence d’un risque de confusion entre les marques en cause dans l’esprit du public pertinent, comme le requiert la jurisprudence constante (02/10/2013, T-285/12, Boomerang, EU:T:2013:520, §
54-59).
52 Enfin, pour ce qui est du prétendu renvoi de la demanderesse à une conclusion de forclusion par tolérance de la requérante concernant les marques en cause dans le cadre de la présente procédure, il suffit d’observer que le seul argument avancé par la demanderesse en ce qui concerne la marque antérieure britannique de l’opposante est invoqué dans cette procédure. La décision atteste de l’usage long et bien établi de la marque antérieure et, selon elle, que la forclusion par tolérance était un moyen de défense, et une réussite à cet égard, de l’opposante contre la tentative d’annulation de la marque antérieure par le demandeur [ décision du 25/01/2010 confirmée le 03/07/2013 et de nouveau le 10/10/2014]. L’opposante n’a pas constaté que l’opposante a consenti à l’usage de la marque demandée.
53 Le recours est rejeté.
Coûts
54 La demanderesse (requérante) étant la partie perdante au sens de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, elle doit supporter les frais exposés par l’opposante (défenderesse) aux fins de la procédure de recours. C’est à juste titre que la division d’opposition a condamné les parties à supporter leurs propres frais exposés aux fins de la procédure d’opposition.
Fixation des frais
55 Conformément à l’article 109, paragraphe 3 et (7) du RMUE, ainsi qu’à l’article 18, paragraphe 1, point c) iii), du REMUE, la chambre fixe à 550 EUR le montant des frais de représentation à payer par la requérante à la défenderesse aux fins de la procédure de recours, soit le montant total.
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Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la requérante à supporter les frais de la procédure de recours;
3. Fixe le montant total des frais à payer par la requérante à la défenderesse pour les procédures d’opposition et de recours à 550 EUR.

Signé Signé Signé
D. Schennen E. Fink L. Marijnissen
Greffier:
Signé
P.O. N. Granado Carpenter
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