DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 30 063 C (INVALIDITY)
Novoxel Ltd., 43 HeMelacha Street, PO Box 8539, Poleg Industrial Zone, Natania, 4250573, Israël (demandeur), représentée par Hogan Lovells, Avenida Maisonnave 22, 03003 Alicante (Espagne) (représentant professionnel)
i-n s t
Ecomedic GmbH, Borsig Strasse 18, 5205 Wiesbaden, Allemagne ( titulaire de la marque de l’Union européenne),représentée par HEISSNER & épousé Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Hudtwalckerstr.11, 22299 Hambourg, Allemagne (mandataire agréé).
Le 24/03/2020, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1 La demande en nullité est accueillie.
2. la marque de l’Union européenne no 16 357 535 est déclarée nulle dans son intégralité.
3. la titulaire de la MUE supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a présenté une demande en nullité contre la marque de l’Union européenne no 16 357 535 « MESOTIX» ( marque verbale) (la MUE).La requête est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 3: produits de toilettes ; préparations nettoyantes et parfumantes; produits pour le soin du visage non médicinaux; baumes autres qu’à usage médical; cosmétiques; masques pour la peau [cosmétiques]; laits bronzants
[cosmétiques]; les préparations hydratantes; crèmes pour le bronzage de la peau; cosmétiques décoratifs; lotions de soin pour la peau [cosmétiques]; lotions pour le visage à usage cosmétique.
Classe 5: onguents à usage médical; crèmes pour le visage à usage médical; lotions médicamenteuses; exfoliants pour le visage à usage médical; lotions pour la peau à usage médical; crèmes de nuit à usage médical; préparations médicales; crèmes médicinales.
Classe 10: instruments médicaux; dispositifs d’abrasion cutanée à usage médical; appareils d’injection hypodermique; injecteurs de médicaments; instruments d’injection sans aiguilles.
L’ opposante a invoqué l’article 59, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (JO L 78, p. 1, ci-après le «RMUE»).

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RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
Le 23/11/2018, la demanderesse a déposé une demande en nullité et a soutenu que le titulaire de la marque de l’Union européenne avait fait preuve de mauvaise foi lors du dépôt de la marque contestée. La demanderesse a d’abord présenté la chronologie des faits et a expliqué qu’il s’agit d’une entreprise israélienne qui fabrique et distribue des équipements pour le soin de la peau pour des traitements cosmétiques non chirurgicaux, et que les produits «Mesotix» sont des dispositifs utilisés pour rafraîchir la peau, à l’aide d’un processus de TMA pour une ablation mécanique. Elle a également expliqué que la titulaire de la marque de l’Union européenne est un distributeur allemand et que les parties avaient conclu un accord de distribution exclusive en juillet 2015 pour la distribution des produits «Tixel» et «Novia» de la demanderesse en Autriche, en Allemagne et en Suisse (annexe 6).En 2016, la demanderesse a commencé à travailler sur la mise au point d’un nouveau produit et, le 07/11/2016, M. Shavit, directeur général de la requérante, a expliqué, dans le cadre d’une rencontre avec la société israélienne, le groupe «Leonardo Skin Care Group Ltd». le produit récemment développé sera «Mesotix» (pièce jointe 7).Le 08/11/2016, M. Shavit a rencontré M. Benguerich, directeur général de la titulaire de la marque de l’Union européenne, et a discuté de la distribution possible du produit nouvellement développé en Allemagne, sous le nom de «Mesotix», comme le proposait la demanderesse.Immédiatement après cette réunion, M. Shavit a acheté les noms de domaine «mesotix.com» et «mesotix.de» (pièce jointe no 11).Le 09/11/2016, M. Shavit a envoyé à son personnel un courrier électronique indiquant que le produit nouvellement développé était appelé «Mesotix» et a demandé à ces derniers d’élaborer un logo lui dont (annexe 13).La demanderesse a expliqué qu’le 09/11/2016, qui suit la réunion avec M. Shavit, la titulaire de la marque de l’Union européenne a déposé la demande de marque allemande «MESOTIX» sans en informer le demandeur (pièce jointe no 14); Au cours des mois qui suivent, M. Benguerich a essayé de renégocier le contrat de distribution, conclu en juillet 2015, en sa faveur (pour inclure 10 ans de distribution exclusive en Autriche, en Allemagne et en Suisse, un transfert d’actions et une peine contractuelle élevée au demandeur s’il devait résilier le contrat de manière précoce ou vendre la société à des tiers) (annexe 15).La demanderesse a également expliqué que, le 14/02/2017, la titulaire de la MUE a déposé la MUE contestée sans en informer la demanderesse. Selon la demanderesse, en avril 2017, à Monaco congrès à Monaco, M. Benguerich a visité le stand de la demanderesse et a déclaré que les «dispositifs Mesotix» appartenaient bientôt à la titulaire (pièce 18).Les négociations entre les parties tendant à la modification de l’accord de distribution ont échoué et le contrat de distribution a expiré le 01/10/2017.
Dans le même temps, la demanderesse a commencé à utiliser le signe «MESOTIX» pour des dispositifs cosmétiques de traitement de la peau sans sachant que la titulaire de la MUE avait enregistré la MUE contestée. En juillet et septembre 2017, la demanderesse a déposé des marques israéliennes pour les signes «MESOTIX» et «MEZOTIX» et, en octobre 2017, des enregistrements internationaux (EI) désignant l’Union européenne (UE) (annexes 21 et 22).En août 2017, la demanderesse a appris les enregistrements de marque de la titulaire de la marque de l’Union européenne; le 21/08/2017, le demandeur a envoyé au titulaire de la marque de l’Union européenne un accord concernant le transfert des marques «MESOTIX» à la demanderesse. Cependant, la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas présenté de réplique (annexe 20).La demanderesse a également souligné l’existence d’une procédure d’opposition pendante devant la titulaire de la marque de l’Union européenne contre les enregistrements internationaux désignant l’Union européenne de la demanderesse et fondée, entre autres, sur la marque de l’Union européenne contestée (annexe 23).

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En outre, la demanderesse a fait valoir que le site internet de la titulaire de la MUE «mesotix.info» est resté inactif depuis août 2018 et que la titulaire de la MUE n’avait pas distribué des produits «Mesotix».
La demanderesse en a ensuite conclu que la titulaire de la marque de l’Union européenne avait fait preuve de mauvaise foi lors du dépôt de la MUE contestée le 14/02/2017, puisqu’à cette date elle avait connaissance de l’intention de la demanderesse d’utiliser la marque de l’Union européenne contestée pour un «dispositif médical cosmétique».En outre, le demandeur a fait valoir qu’une intention malhonnête du titulaire de la MUE était une intention malhonnête dans la mesure où les parties entretenaient une relation commerciale, dès lors que la titulaire de la MUE était le distributeur du demandeur (fournisseur/fabricant) des produits «Tixel» et «Novia».Le demandeur a précisé que l’accord de distribution, valable jusqu’au 01/10/2017, indiquait clairement que le distributeur avait accepté de ne pas appliquer de marque ou de s’opposer à l’enregistrement de toute marque, y compris les marques utilisées par le fournisseur. Dès lors, le titulaire de la marque de l’Union européenne savait qu’il était contractuellement interdit de déposer des marques que la demanderesse avait utilisées ou prévues pour utiliser. Selon la demanderesse, il aurait dû être informé des marques déposées par la titulaire de la MUE, et un tel comportement constituait une atteinte à la confiance et était malhonnête. La demanderesse a considéré que la titulaire de la MUE avait déposé la MUE pour l’entraver dans son effort commercial en Allemagne et dans l’UE.En outre, le demandeur a fait valoir que l’intention malhonnête était caractérisée par le fait que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’avait jamais utilisé la marque de l’UE (aucune logique commerciale) et que le site internet qu’elle a créé a simplement révélé un produit «trompeur» et était inactif. En outre, la demanderesse a affirmé que le titulaire de la marque de l’Union européenne savait que la demanderesse cherchait à acquérir les droits de propriété industrielle pour la dénomination «Mesotix», étant donné que la demanderesse avait acquis les noms de domaines et, contrairement aux affirmations de la titulaire de la marque de l’Union européenne, qu’elles n’étaient jamais convenues que la titulaire de la marque de l’Union européenne serait la titulaire des noms de domaines.
La demanderesse a également affirmé que l’intention agressive de la titulaire de la marque de l’Union européenne de renégocier le contrat de distribution en sa faveur après le dépôt de la marque allemande «MESOTIX» et de la marque de l’Union européenne contestée a montré que la titulaire souhaitait se trouver en forte position de négociation. Les oppositions formées par la titulaire de la marque de l’Union européenne montrent également qu’elle a tenté de l’empêcher d’entrer sur le marché ou de la contraindre à négocier l’accord de distribution.
Le 23/11/2018 à l’appui de ses observations, la demanderesse a produit les éléments de preuve suivants:
Pièce jointe 1: brochures relatives à des produits «Tixel» et «Mesotix».
Pièce jointe 2: une déclaration sous serment signée par le directeur général de la demanderesse, M. Shavit, avec sept pièces, datée du 21/11/2018;
Pièce jointe 3: Des impressions tirées du site web de la titulaire de la marque de l’ Union européenne https: //ecomedic.de, imprimées le 08/11/2018;

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Pièce jointe 4: La version imprimée de pages des sites web https:
//perkskincare.com;Https: //skinpen.com;Https: //ecomedic.de;Https:
//www.isclinical.com;Https: //hydrafacial.com;Http: //hydrafacial.de; de démontrer que «EcoMedic» est le distributeur allemand des produits susmentionnés.
Pièce jointe 5: extraits du registre allemand des marques (DPregistre) pour les marques «Perle nettoyse WITH WITH Benefits», «INNOVATION Skincare» (marque fig.) et «HYDRAFACIAL MD».
Pièce jointe 6: une copie du contrat de distribution entre «Novoxel Limited» (fournisseur) et «EcoMedic» (distributeur), pour la distribution de produits en Autriche, en Allemagne et en Suisse, au 01/07/2015. Les produits définis dans la pièce A du contrat de distribution sont des «systèmes de traitement esthétique basés sur des systèmes thermiques propriétaires», notamment les systèmes «Tixel» et «Novia».
Pièce jointe 7: par une lettre datée du 27/07/2017, émanant d’un agent de «Leonardo Skin Care Group Ltd», indiquant que, le 07/11/2016, M. Raphi Shavit a présenté les nouveaux produits Novia pour le marché des cosmétiques et qu’il a, au nom de la demanderesse, proposé la dénomination «Mesotix» (combinaison de Mesothérapie et de Tixel).
Pièce jointe 8: Impressions du site web de la société allemande de Mesothérapie (www.mesotherapie.org).
Pièce jointe 9: Extraits du registre allemand des marques (DPregistre) des marques «TIXEL» (verbale et figurative) au nom de «Novoxel Ltd.», et de l’OMPI pour l’enregistrement international et les marques israéliennes «TIXEL» (verbale et figurative) au nom de «Novoxel Ltd».
Pièce jointe 10: Une conversation WhatsApp entre M. Shavit et M. Benguerich datée du 08/11/2016.
Pièce jointe 11: une facture datée du 09/11/2016, émise par «GoDaddy», à M. Shavit concernant l’achat des noms de domaine «mesotix.com» et «méotix.de.».
Pièce jointe 12: échange de courriels entre M. Shavit et M. Benguerich du 08/11/2016 et du 09/11/2016. M. Shavit a écrit à M. Benguerich «nous possédons 2 domaines métix.com et mesotix.de.», M. Benguerich a répondu «nous sommes d’accord sur le fait que nous serons le titulaire du mébonx.de?» et M. Shavit a répondu «j’ai acheté le réseau».
Pièce jointe 13: un courrier électronique de M. Shavit datant de 09/11/2016 à son personnel, indiquant que «je décide de convoquer la «Mesotix» produit pour des raisons commerciales […], veuillez préparer le logo».
Pièce jointe 14: un extrait du registre allemand des marques allemand concernant la marque allemande no 302 016 231 494 «MESOTIX» déposée le 09/11/2016 par «Ecomedic GmbH» et enregistrée le 22/02/2017 pour des produits et services compris dans les classes 3, 10, 21 et 44;

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Pièce jointe 15: une copie du projet d’accord communiqué à la demanderesse, modifiant le contrat de distribution exclusive à compter du 11/05/2017 (daté du 04/04/2017).Les marques mentionnées sont «TIXEL» et «MESOTIX» avec la mention selon laquelle «Mesotix» sera libérée au second semestre 2017».
Pièce jointe 16: échange de courriels entre M. Shavit et M. Benguerich concernant la conclusion du nouvel accord de distribution ou la possibilité de mettre fin à l’accord existant, daté d’avril et mai 2017;
Pièce jointe 17: une copie du certificat d’enregistrement de la marque de l’Union européenne contestée no 16 357 535 «MESOTIX».
Pièce jointe 18: une déclaration sous serment signée par un collaborateur de «Novoxel Ltd.» datée du 21/11/2018 et indiquant que, dans le cadre du Forum mondial de la médecine anti-âge du Forum de Monaco conclu entre le 06/04/2017 et le 08/04/2017, M. Benguerich a visité le stand de Novoxel et a déclaré que «la mine de Novoxel sera bientôt dirigée et qu’il fût à un appareil de «Mesotix» situé dans le stand.
Pièce jointe 19: la version imprimée de pages du site web http: //mesotix.com avec le nom de la demanderesse «Novoxel GmbH»;
Pièce jointe 20: une lettre datée du 21/08/2017 à la titulaire de la marque de l’Union européenne concernant les marques non autorisées «MESOTIX», proposant de régler cette affaire à l’amiable par le transfert des marques allemandes et de l’Union européenne «MESOTIX» à la demanderesse par la titulaire de la marque de l’Union européenne en échange de la renonciation à toute autre demande de la part de la demanderesse.
Pièces 21 et 22: un tableau présentant les applications et enregistrements commerciaux du demandeur «MESOTIX» dans le monde, incluant les demandes no 1 386 243 et no 1 386 246 pour désigner l’UE, et des extraits des marques de l’OMPI;
Pièce jointe 23: les documents relatifs aux oppositions suspendues no B 3 050 068, B 3 050 103, B 3 048 876 et B 3 050 067 déposées par «Ecomedic GmbH» ont été déposés contre les demandes d’enregistrement international désignant l’UE de «Novoxel Ltd», sur la base, entre autres, de la marque de l’Union européenne no 16 357 535 «MESOTIX».
Pièce jointe 24: Une capture d’écran du site http: //mesotix.info comportant une image d’une bouteille/le flacon du signe «MesoTix» et les mots «venir bientôt».
Pièce jointe 25: Une capture d’écran du site http: //mesotix.info comportant la photo d’une bouteille/flacon du signe «MesoTix», datée du 09/08/2018, provenant des archives du site web «WaybackMachine».
Pièce jointe 26: une lettre datée du 02/10/2018 à la titulaire de la marque de l’Union européenne, demandant à la titulaire de la marque de l’Union européenne de transférer ou d’annuler ses droits de marque sur le terme «MESOTIX» et de proposer de supporter les coûts liés à ces étapes.

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En réponse, le 26/02/2019, la titulaire de la marque de l’ Union européenne a affirmé qu’ au moment du dépôt de la marque de l’Union européenne contestée, le dépôt de la MUE était antérieur, le demandeur en nullité n’avait aucun droit antérieur et aucune marque enregistrée. Elle a en outre soutenu qu’au moment du dépôt de la demande, la demanderesse n’utilisait pas de signe identique ou similaire dans la mesure où «Mezotix» n’a été lancée qu’en octobre 2017 (annexe 1) et, en l’absence de tout usage, la titulaire de la marque de l’Union européenne ne pouvait pas savoir que la demanderesse utilisait «MEZOTIX» ou «MESOTIX».La titulaire de la marque de l’Union européenne a en outre souligné que, comme la demanderesse n’avait ni enregistré, ni utilisé, des marques «MESOTIX» ou «MEZOTIX», le titulaire de la marque de l’Union européenne ne pouvait pas empêcher la requérante de continuer à utiliser ses signes.
Par ailleurs, elle a fait valoir que la dénomination «Mesotix» n’était pas inventée par la demanderesse mais par M. Benguerich et c’est la demanderesse qui a malhonnêtquement essayé d’empêcher la titulaire de la MUE d’utiliser le signe «MESOTIX».A l’appui de ses observations, elle a soumis deux déclarations sous serment émanant du responsable du produit et du responsable de la formation d’ «Ecomedic GmbH» (la titulaire de la MUE), confirmant que M. Benguerich inventait la dénomination «Mesotix» en juillet 2016 auprès de FOBI (Fortbildungswoche, une semaine de formation pour la dermatologie pratique et la venereologie) à Munich (annexes 6 et 7).
La titulaire de la marque de l’Union européenne a en outre souligné qu’il ne s’agissait pas d’un distributeur, mais a également développé de nouveaux cosmétiques et appareils, avec ses propres marques, telles que «B4Skin».Elle a ensuite expliqué l’absence d’usage de son signe «MESOTIX» en alléguant que, d’une part, elle souhaitait résoudre le conflit avec le demandeur et, d’autre part, qu’il n’y avait pas eu violation de ses obligations contractuelles.
Enfin, la titulaire de la MUE a fait valoir qu’il n’y avait pas une intention malhonnête de sa part pour les raisons suivantes:
(i) elle ne s’est pas prononcée dans l’entreprise de la demanderesse; (ii) le contrat de distribution et ses clauses relatives aux marques ne s’appliquent pas au signe «MESOTIX» mais à «TIXEL»; (iii) la demanderesse n’avait pas utilisé le signe «MESOTIX» lors du dépôt de la MUE par la titulaire et non inventé; (iv) au moment du dépôt des oppositions, le contrat de distribution avait mis fin et il n’y avait pas d’obligations post-contractuelles; (v) la titulaire de la marque de l’Union européenne n’avait pas utilisé la marque en raison des menaces d’actions légales invoquées par la demanderesse; (vi) la demanderesse a seulement déposé les noms de domaine pour bloquer la titulaire de la MUE.
À l’appui de ses observations, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit les éléments de preuve suivants:
Pièce jointe 1: un post Facebook de la demanderesse datant du 25/10/2017 concernant le lancement du «Mezotix».
Pièce jointe 2: versions imprimées de l’archive web Wayback Machine de octobre 2017 concernant Mezotix.com et métix.com, ainsi qu’une impression de métrex.de n’ayant pas de contenu.

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Pièce jointe 3: un courrier daté du 27/10/2016 de M. Shavit à M. Benguerich concernant une réunion à Francfort le 09/11/2016 afin de rencontrer les distributeurs de produits «Novia», et un catalogue Novoxel de septembre 2016 sans mention de la marque «MESOTIX».
Pièce jointe 4: un courrier daté de 08/11/2016 de M. Shavit à M. Benguerich, concernant «le texte nvia»;
Pièce jointe 5: une impression d’InterNIC sur le nom de domaine «mesotix.com» (date de création 08/11/2016 à 22.40);
Pièce jointe 6: une déclaration sous serment datée du 25/02/2019 signée par le responsable du produit de la titulaire de la MUE.
Pièce jointe 7: une déclaration sous serment datée du 25/02/2019 et signée par le responsable de la formation de la titulaire de la MUE.
Dans ses observations du 17/07/2019, la demanderesse a fait valoir que les documents déjà fournis (pièces jointes 2 et 7) prouvaient que la dénomination «Mesotix» avait été inventée par la demanderesse et que ce nom a été annoncé pour la première fois lors d’une réunion avec la société «Leonardo Skincare» le 07/11/2016. Par conséquent, les allégations de la titulaire de la MUE sont inopérantes.
En outre, elle a fait valoir que les déclarations sous serment présentées par la titulaire de la marque de l’Union européenne n’avaient pas de valeur puisque elle était signée respectivement par son fils et son épouse, à la fois travaillant pour la société de la titulaire de la marque de l’Union européenne. La demanderesse a également affirmé que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’avait présenté aucun élément de preuve pertinent prouvant l’existence de nouveaux produits. Étant donné qu’il s’agissait d’un distributeur uniquement, il n’était pas plausible qu’elle ait inventé un nom destiné à un produit prétendument nouveau qu’il n’avait ni développé ni utilisé. La demanderesse a par ailleurs expliqué qu’à la date du dépôt de la marque de l’UE contestée, la titulaire de la MUE savait qu’elle avait l’intention d’utiliser le nom «Mesotix» pour un nouveau produit cosmétique et elle s’est référé en particulier à la pièce 12 (conversation entre les parties sur les noms de domaine «mesotix.de» et «mesotix.com» achetées par la demanderesse).En outre, elle a produit des messages de WhatsApp échangés entre les parties, affirmant qu’il était clair que les deux parties ont supposé que la relation entre le fabricant et le distributeur continuerait et que la titulaire de la marque de l’UE distribuerait des produits «Mesotix» ainsi que des produits «Tixel» et «Novia».
La demanderesse a également fait valoir que l’usage antérieur par le demandeur n’était pas obligatoire pour l’hypothèse de la mauvaise foi, étant donné que la titulaire de la MUE avait été informée de l’utilisation prévue de la marque par la demanderesse. La demanderesse a répété que le titulaire de la marque de l’Union européenne n’avait pas l’intention d’utiliser la marque de l’Union européenne elle-même, étant donné qu’elle n’avait pas développé le produit «Mesotix» et que son site internet est inactif depuis au moins août 2018. Selon la demanderesse, le dépôt de la MUE était un moyen d’exercer une pression sur la demanderesse pour réformer le contrat de distribution en faveur de la titulaire de la MUE.

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À l’appui de ses deuxièmes observations, la demanderesse a produit les éléments de preuve suivants:
Pièces 27 et 28: une conversation WhatsApp entre M. Shavit et M. Benguerich datée du 29/12/2016 et du 27/02/2017 mentionnant «Mesotix».
Pièce jointe 29: un email envoyé par Monsieur Shavit le 23/12/2016 avec la présentation du produit et l’annonce de «Mesotix» (présentation créée le 27/11/2016).
Dans ses observations finales, 14/08/2019, la titulaire de la MUE a réitéré ses arguments concernant l’invention de la marque, le premier dépôt et ses activités. Elle a également contesté la validité et la véracité des documents produits par le demandeur à la pièce jointe no 29. Enfin, elle a fait valoir qu’une utilisation antérieure était essentielle et que l’intention finale de l’usage par la demanderesse était insuffisante pour établir la mauvaise foi.
Causes de nullité absolue — article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE
Principes généraux
Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.
Il n’existe aucune définition juridique précise du concept de «mauvaise foi», qui est ouvert à différentes interprétations.La mauvaise foi est un état subjectif fondé sur les intentions du demandeur lors du dépôt d’une marque de l’Union européenne.En règle générale, les intentions à elles seules n’ont pas de conséquences juridiques.Pour pouvoir conclure à la mauvaise foi, il doit tout d’abord exister une action dans le chef du titulaire de la marque de l’Union européenne qui reflète clairement une intention malhonnête, et, ensuite, une norme objective en référence à laquelle cette action peut être mesurée et ensuite considérée comme constituant un acte de mauvaise foi.Il y a mauvaise foi lorsque le comportement du demandeur d’une marque de l’Union européenne s’écarte des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, pouvant être identifié en examinant les faits objectifs de chaque cas d’espèce par référence à ces normes (conclusions de l’avocat général Sharpston du 12/03/2009-, 529/07, Lindt Goldhase, EU: C: 2009: 361,
§ 60).
L’ existence de la mauvaise foi du titulaire de la marque de l’Union européenne doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/06/2009, 529/07-, Lindt Goldhase, EU: C: 2009: 361, § 37).
La charge de la preuve de l’existence de la mauvaise foi incombe au demandeur en nullité; La bonne foi est présumée jusqu’à preuve du contraire;

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Aperçu des faits pertinents et de la chronologie des événements
Il y a eu un accord de distribution entre les parties, au 01/07/2015 jusqu’au 01/10/2017, au sujet de la distribution des produits «EcoMedic» de la titulaire de la MUE «EcoMedic» en Autriche, en Allemagne et en Suisse.
Le 08/11/2016, la requérante a acheté les noms de domaines «mesotix.com» et «mesotix.de» et a informé la titulaire de la marque de l’UE par courrier électronique de ces deux enregistrements.
Le 09/11/2016, le demandeur a envoyé un courrier électronique à son personnel, indiquant qu’il avait décidé de faire passer le nouveau produit «mesotix».
Le 09/11/2016, la titulaire de la marque de l’Union européenne a déposé la demande de marque allemande no 302 016 231 494 «MESOTIX».
Le 14/02/2017, la titulaire de la marque de l’Union européenne a déposé la marque de l’Union européenne contestée.
En avril 2017, la titulaire de la marque de l’Union européenne a tenté de renégocier le contrat de distribution en sa faveur.
Le 01/10/2017, les négociations ont échoué et le contrat de distribution a été mis fin à l’accord.
Le 21/08/2017, et encore le 02/10/2018, la demanderesse a proposé un accord à l’intention de la titulaire de la marque de l’UE, qui n’a pas répliqué.
Appréciation de la mauvaise foi
La jurisprudence montre que trois facteurs sont particulièrement pertinents pour établir l’existence d’une mauvaise foi.
Identité/similitude prêtant à confusion entre les signes: la MUE prétendument enregistrée de mauvaise foi doit être identique ou similaire au point de prêter à confusion avec le signe auquel se réfère la demanderesse en nullité. Bien que le fait que les marques soient identiques ou similaires au point de prêter à confusion n’est pas suffisant en soi pour établir l’existence d’une mauvaise foi (01/02/2012-, 291/09, Pollo Tropical chicken on the grill, EU: T: 2012: 39, § 90; 28/01/2016, 335/14,- DoggiS, EU: T: 2016: 39, § 59-60), une marque similaire ou non similaire au point de prêter à confusion ne permettra pas de conclure à l’existence d’une mauvaise foi.
Connaissance de l’utilisation d’un signe identique ou similaire au point de prêter à confusion: la titulaire de la marque de l’Union européenne connaissait ou devait avoir connaissance de l’utilisation d’un signe identique ou similaire au point de prêter à confusion pour un tiers pour des produits ou services identiques ou similaires.
Il existe des connaissances, par exemple, lorsque les parties entretiennent des relations d’affaires et, par conséquent, la titulaire de la marque de l’Union

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européenne «ne pouvait ignorer — et était probablement consciente du fait que la demanderesse en nullité utilisait le signe depuis longtemps» (11/07/2013, 321/10-, Gruppo Salini, EU: T: 2013: 372, § 25), lorsque la renommée du signe, y compris en tant que marque «historique», est un fait notoire (08/05/2014, 327/12, Simca-, EU: T: 2014: 289, § 50), ou lorsque l’identité ou quasi-identité de la marque contestée avec les signes antérieurs ne peut «manifestement pas être fortuite» (28/01/2016, 335/14-, DoggiS, EU: T: 2016: 39, § 60).
Intention malhonnête de la part du titulaire de la marque de l’Union européenne: Il s’agit d’un élément subjectif qui doit être déterminé par référence à des circonstances objectives (11/06/2009,- C 529/07, Lindt Goldhase, EU: C: 2009: 361, § 42).
Outre les facteurs pertinents susmentionnés, d’autres facteurs potentiellement pertinents identifiés dans la jurisprudence et/ou de la pratique de l’Office concernant l’appréciation de l’existence d’une mauvaise foi incluent les circonstances dans lesquelles le signe contesté a été créé, l’usage qui en a été fait depuis sa création, la logique commerciale dans laquelle s’est inscrit le dépôt de la demande d’enregistrement de ce signe en tant que marque de l’Union européenne, ainsi que la chronologie des événements ayant caractérisé la situation. [14/02/2012-, T 33/11, Bigab, EU: T: 2012: 77, § 21 et suivants]; 08/05/2014, 327/12-, Simca, EU: T: 2014: 289, § 39; 26/02/2015,- 257/11, COLOURBLIND, EU: T: 2015: 115, § 68).
Identité des signes et connaissance du signe avant le dépôt de la MUE contestée
L’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE n’exige pas, en principe, que la marque de l’Union européenne contestée soit identique ou similaire à un droit antérieur. Toutefois, dans les cas où la demanderesse en nullité soutient que l’intention de la titulaire de la MUE était d’usurper un ou plusieurs droits antérieurs, tels que celui de l’espèce, il est difficile d’envisager comment une allégation de mauvaise foi pourrait aboutir si les signes en cause ne présentent pas au moins un faible degré de similitude.
La demanderesse a fait valoir qu’elle avait l’intention d’utiliser le signe «MESOTIX» avant le dépôt de la marque de l’Union européenne contestée pour le mot identique «MESOTIX».
Le fait que le titulaire de la marque de l’Union européenne avait connaissance de l’intention de la demanderesse en nullité d’utiliser une marque identique ou similaire pour des produits identiques ou similaires ne suffit pas à lui seul à supposer l’existence d’une mauvaise foi.Si l’usage d’un signe est seulement planifié, les seuls arguments possibles s’appliquent aux cas d’utilisation antérieure réelle (23/06/2010, R 993/2009 1-, SLIME,
§ 19).Toutefois, l’existence de l’intention du demandeur d’utiliser le signe peut être pertinente si elle est étayée par des éléments de preuve visant à démontrer que la titulaire de la marque de l’Union européenne avait connaissance de cette intention au moment du dépôt de la demande.
Il est clair que les parties avaient un rapport d’affaires de 2015 à 2017 pendant lequel la titulaire de la marque de l’Union européenne était le distributeur des produits de la demanderesse. Lorsque l’accord de distribution a été conclu, il concernait les produits «Tixel» et «Novia».Au paragraphe 8.2, point c), le distributeur a accepté de ne pas demander l’enregistrement de toute marque, y compris les marques utilisées par le fournisseur, ou de s’opposer à l’enregistrement de celles-ci.

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La dénomination «MESOTIX» a été inventée en 2016 en vue de désigner un nouveau produit cosmétique. L’inventeur de la dénomination «Mesotix» est fortement contesté.Les faits et preuves présentés par la demanderesse tendent à confirmer que le nom «Mesotix» a été réellement inventé par Monsieur Shavit (directeur gérant de la demanderesse) pour la fabrication d’un nouveau produit de la part de la demanderesse.
Le 08/11/2016, les parties se sont rencontrées à Francfort (Allemagne — annexe 10) afin de discuter de l’éventuelle distribution du produit nouvellement produit en Allemagne, sous le nom de «Mesotix».Cela est corroboré par le courrier électronique de M. Shavit datant de 09/11/2016 à son personnel, «j’ai décidé de nommer la produit «Mesotix» pour des raisons commerciales […], veuillez préparer le logo» (annexe 13); En outre, un membre du personnel de la société «Leonardo Skin Care Group Ltd.» (partenaire commercial du demandeur) a déclaré que M. Shavit a suggéré la dénomination «Mesotix» lors d’une réunion le 07/11/2016 pour un nouveau produit (pièce jointe no 7).Le 08/11/2016, à la suite de la rencontre entre les parties, la requérante a acheté les noms de domaine «mesotix.de» et «mestix.com» et a informé la titulaire de la marque de l’Union européenne (pièces 11 et 12).
Par conséquent, selon l’échange de correspondance entre les parties et étant donné la relation contractuelle claire entre les parties, il est plus qu’plausible que la dénomination «Mesotix» ait été créée pour qu’un nouveau produit cosmétique soit fabriqué par la demanderesse et distribué dans les pays germanophones par le titulaire de la marque de l’Union européenne, comme c’est déjà le cas des produits «Tixel» et «Novia» de la demanderesse.Le projet d’accord modifiant le contrat de distribution exclusif entre les parties (pièce jointe no 15) mentionne des produits «Mesotix» ainsi que des produits «Tixel» à distribuer par le titulaire de la marque de l’Union européenne. Par conséquent, il ne fait aucun doute qu’au moment du dépôt de la demande de marque allemande «MESOTIX» le 09/11/2016 et de la MUE contestée le 14/02/2017, la titulaire avait connaissance de l’intention de la demanderesse d’utiliser le signe «MESOTIX» pour un produit cosmétique nouveau.
Intention malhonnête de la titulaire de la marque de l’Union européenne
La connaissance de la titulaire de la marque est insuffisante en elle-même pour établir qu’elle a agi de mauvaise foi. Il convient également de prendre en considération l’intention du titulaire de la marque de l’Union européenne au moment du dépôt (11/06/2009,- C 529/07, Lindt Goldhase, EU: C: 2009: 361, § 40, 41).Bien que cette intention constitue un élément subjectif, elle doit néanmoins être déterminée par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce (11/06/2009,- 529/07, Lindt Goldhase, EU: C: 2009: 361, § 42).
Une situation susceptible d’entraîner une mauvaise foi est le moment où la titulaire de la marque de l’Union européenne entend mettre la main sur la marque d’un tiers avec lequel elle avait des relations contractuelles ou précontractuelles ou tout type de relation, dès lors que la bonne foi s’applique et impose à la titulaire de la marque de l’Union européenne une obligation de loyauté à l’égard des intérêts et attentes légitimes de l’autre partie (13/11/2007, R 336/2007 2-, CLAIRE FISHER/CLAIRE FISHER, § 24).Il peut y avoir mauvaise foi lorsque la demande a été effectuée pour usurper le système de la marque de l’Union européenne ou pour usurper les droits de tiers (13/11/2007, R 336/2007 2-, CLAIRE FISHER/CLAIRE FISHER, § 20).

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La question essentielle est de savoir si la relation entre les parties créait un lien suffisamment étroit pour suggérer qu’il est équitable de s’attendre à ce que la titulaire de la marque de l’Union européenne ne dépose pas de son côté une demande de marque de l’Union européenne identique sans en informer au préalable le demandeur en nullité et lui donner suffisamment de temps pour agir contre la marque de l’Union européenne contestée (13/12/2004-, R 582/2003 4, EAST SIDE MARIO’S, § 23).
La relation pourrait être suffisamment étroite si les parties ont des négociations contractuelles ou précontractuelles qui concernent entre autres le signe en cause. Cette relation ne doit pas être spécifiquement ou exclusivement liée, par exemple, à des droits de franchise pour le territoire concerné (13/12/2004, R 582/2003 4-, EAST SIDE MARIO’S, § 23).
En outre, si une obligation de loyauté existe, il y a lieu d’établir si les actions de la titulaire de la marque de l’Union européenne constituent une violation d’une obligation de loyauté, du fait qu’il a été fait de mauvaise foi.
Il est clairement possible de déduire des éléments de preuve et des arguments susmentionnés qu’en raison de la relation contractuelle entre les parties, il existait une relation étroite fondée sur la confiance, ce qui implique que, conformément aux pratiques commerciales loyales, la titulaire de la marque de l’Union européenne devait informer le demandeur de son intention de déposer une demande de marque de l’Union européenne qui était identique aux noms de domaines déjà acquis par la demanderesse.
En l’espèce, immédiatement après la réunion avec le demandeur le 08/11/2016, la titulaire de la marque de l’Union européenne a déposé la demande de marque allemande «MESOTIX» sans en informer le demandeur, en dépit de sa relation d’affaires étroite. Cela s’est également produit avec le dépôt de la MUE contestée le 14/02/2017.
La relation entre les parties créait l’obligation pour le titulaire d’une obligation de loyauté et d’informer dès lors le demandeur de sa marque avant de déposer une demande d’enregistrement de la marque contestée. La relation entre les parties, conjuguée à la connaissance et à la connaissance du titulaire, a été injustement utilisée pour obtenir un droit exclusif.
Par ailleurs, si le titulaire de la marque de l’Union européenne doit avoir l’intention d’utiliser la marque de l’Union européenne lors du dépôt de sa demande de marque de l’Union européenne, il peut être considéré qu’il s’agit d’une intention malhonnête, s’il apparaît ultérieurement que l’unique objectif de la titulaire d’une marque de marque était d’empêcher l’entrée d’un tiers sur le marché (11/06/2009, 529/07,- Lindt Goldhase, EU: C: 2009: 361, § 44) et/ou d’obtenir un avantage économique (07/07/2016-, 82/14, LUCEO, EU: T: 2016: 396, § 126).
Comme non contestée par les parties, la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a jamais utilisé la marque de l’Union européenne contestée. Le titulaire de la marque de l’Union européenne a affirmé, en guise de justification, pour ne pas utiliser la marque de l’Union européenne contestée, qu’il avait voulu résoudre le conflit en premier lieu avec la demanderesse. Cela ne saurait toutefois constituer une justification valable étant donné que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a jamais essayé de trouver une solution au conflit, comme cela a été indiqué par l’absence de réponse aux lettres de la requérante datées du 21/08/2017 et du 02/10/2018 (annexes 20 et 26).

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En outre, il est difficile de percevoir la logique commerciale dans l’esprit du titulaire de la marque de l’Union européenne; la demande de marque contestée et l’absence ultérieure d’usage tendent à indiquer qu’il y a une intention malhonnête. En outre, il ressort des éléments de preuve qu’après le dépôt de la marque de l’Union européenne contestée, la titulaire de la marque de l’Union européenne a tenté de renommer le contrat de distribution afin d’obtenir davantage de garanties et d’avantages, tels que le transfert d’actions. Par conséquent, cela suggère que le dépôt de la marque de l’Union européenne était un moyen d’empêcher la pression de renégocier l’accord de distribution.
Dès lors, la division d’annulation considère qu’au moment du dépôt de la marque de l’Union européenne contestée, le but de la titulaire de la marque de l’Union européenne n’était pas de protéger une marque sur la base de sa fonction distinctive mais de se servir de l’enregistrement comme arme ou instrument, à des fins d’obtention de ce dernier qu’il s’écarte des fonctions légitimes d’une marque.
Le motif de mauvaise foi s’applique lorsqu’il ressort des indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque de l’Union européenne a déposé sa demande d’enregistrement sans pour autant recourir à un exercice de la concurrence loyale mais de l’intention de porter atteinte aux intérêts de tiers d’une manière qui contredit les usages honnêtes, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers particulier, des droits exclusifs à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, en particulier celle relevant des fonctions d’une marque (12/09/2019, 104/18 P-, STYLO & KOTON (fig.), EU: C: 2019: 724, § 46).
Enfin, l’argument de la titulaire de la marque de l’Union européenne selon lequel elle aurait été la première à déposer la marque n’est pas pertinent en soi.La notion de mauvaise foi visée à l’article 59, paragraphe 1, point b), RMUE est une notion autonome du droit de l’Union européenne et la finalité de l’article 59, paragraphe 1, point b) du RMUE est précisément celle de la création d’une corrective application à un principe fondamental du droit des marques, selon lequel les droits conférés par une marque appartiennent à la personne qui a été les premiers à déposer un signe lorsque la marque a été enregistrée de mauvaise foi par le titulaire.
En outre, la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a fourni aucune raison justifiant le dépôt de la marque qui apparaîtrait comme légitime.
Compte tenu des principes susmentionnés et des faits établis par la demanderesse, il semble que les actions de la titulaire de la marque de l’Union européenne constituent, premièrement, une violation de l’obligation de loyauté et, deuxièmement, une tentative d’utiliser la marque de l’Union européenne contestée comme une marque défensive, qui déroge aux fonctions légitimes d’une marque. Ces deux éléments amènent la division d’annulation à conclure que la demanderesse a réussi à prouver son allégation selon laquelle la titulaire de la marque de l’Union européenne était de mauvaise foi lors du dépôt de la MUE contestée.
L’étendue de la nullité
Lorsque la titulaire de la marque de l’Union européenne est établie de mauvaise foi, l’ensemble de la marque de l’Union européenne est déclaré nul, même pour des produits et/ou services sans rapport avec ceux protégés par la marque du demandeur en nullité.

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Le Tribunal a confirmé la décision de la chambre de recours dans l’affaire R 219/2009- 1, GRUPPO SALINI/SALINI, et a déclaré que l’existence d’une mauvaise foi au moment du dépôt de la marque de l’Union européenne contestée ne pouvait que constater la nullité de la marque de l’Union européenne dans son intégralité (11/07/2013-, 321/10, Gruppo Salini, EU: T: 2013: 372, § 48).
Bien que la Cour ne s’en trouve pas étendue sur les motifs de cette conclusion, il peut être déduit de ce qui précède qu’elle a estimé que la protection de l’intérêt général en matière d’affaires et de questions commerciales justifie de manière honnête invalide une marque de l’Union européenne pour des produits/services qui sont différents de ceux de la demanderesse en nullité, même ceux qui n’appartiennent même pas à un marché adjacent ou voisin. Par conséquent, il semble seulement logique que l’annulation, une fois déclarée, s’étende à l’ensemble des produits désignés par la marque de l’Union européenne contestée.
Conclusion
À la lumière de ce qui précède, la division d’annulation conclut que le recours est entièrement accueilli et que la marque de l’Union européenne devrait être déclarée nulle pour l’ensemble des produits contestés.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à la demanderesse
De la division d’annulation
Julie, Marie-Charlotte Frédérique SULPICE Pierluigi M. VILLANI Hamel

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Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.