DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° 26 544 C (DÉCHÉANCE)
Sophie Martinelli, 19, rue Jean Jaurès, 93230 Romainville, France (demanderesse), représentée par T Mark Conseils, 9 avenue Percier, 75008 Paris, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Cactus S.A., Route d’Arlon, La Belle Etoile, 8050 Bertrange, Luxembourg (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Office Freylinger S.A., 234, route d’Arlon, B.P. 48, 8001 Strassen, Luxembourg (représentant professionnel).

Le 07/02/2020, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est confirmée.

2. La titulaire de la marque de l’Union européenne est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne n° 963 694 à compter du 10/08/2018 pour tous les produits et services contestés, à savoir:
Classe 3: Produits de nettoyage, parfumerie, cosmétiques, savons, produits de toilette, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices; désodorisants à usage personnel, produits hygiéniques pour la toilette; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser.

Classe 35: Publicité, gestion des affaires commerciales, notamment gestion de magasins, gestion de magasins pour articles de bricolage et de jardinage, gestion de supermarchés et d’hypermarchés; administration commerciale, travaux de bureau, notamment publicité, publicité radiophonique et/ou télévisée, diffusion d’annonces publicitaires, publication de textes publicitaires, distribution de matériel publicitaire; études de marché; affichage; aide à la direction d’affaires commerciales; démonstration de produits, distribution d’échantillons; sondages d’opinion; recrutement de personnel; analyse du prix de revient; relations publiques.

3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les produits et services non contestés, à savoir tous les produits et services compris dans les classes 2, 5-9, 11, 16, 18, 20, 21, 23-34, 39, 41 et 42.

4. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais fixés à 1 080 EUR.

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MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne n° 963 694 « CACTUS » (marque verbale) (la marque de l’Union européenne). La demande est dirigée contre une partie des produits et services couverts par la marque de l’Union européenne, à savoir tous les produits et services compris dans les classes 3 et 35:
Classe 3: Produits de nettoyage, parfumerie, cosmétiques, savons, produits de toilette, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices; désodorisants à usage personnel, produits hygiéniques pour la toilette; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser.

Classe 35: Publicité, gestion des affaires commerciales, notamment gestion de magasins, gestion de magasins pour articles de bricolage et de jardinage, gestion de supermarchés et d’hypermarchés; administration commerciale, travaux de bureau, notamment publicité, publicité radiophonique et/ou télévisée, diffusion d’annonces publicitaires, publication de textes publicitaires, distribution de matériel publicitaire; études de marché; affichage; aide à la direction d’affaires commerciales; démonstration de produits, distribution d’échantillons; sondages d’opinion; recrutement de personnel; analyse du prix de revient; relations publiques.

La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.

RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse affirme que la marque contestée n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans pour les produits et services en classes 3 et 35.

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La titulaire de la marque de l’Union européenne a présenté des preuves de l’usage de la marque contestée (lesquelles seront listées et analysées ci- dessous dans la décision) et sollicite le rejet de la demande en déchéance.
Dans une remarque préliminaire, elle indique que la marque contestée a été déposée le 16/10/1998 dans le respect des dispositions de la septième édition de la classification de Nice et que cette édition ne permettait pas de viser les services de vente au détail ou en gros en classe 35. Le seul moyen pour protéger une activité de vente en lien avec les produits visés en classe 3 était de viser les produits eux-mêmes. Par ailleurs, la titulaire fait valoir que la classe 35 attaquée reprend notamment toutes les indications générales de l’intitulé de classe, à savoir publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau, et que conformément à la pratique de l’Office à cette période et à la communication n° 4/03 du président de l’Office du 16/06/2003, l’utilisation des intitulés de classe constituait une revendication à l’égard de tous les services relevant de cette classe. La titulaire cite également la décision de la Cour du 11/10/2017 (C-501/15 P, CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ (fig.) / CACTUS, EU:C:2017:750, § 50) selon laquelle « la désignation de l’intitulé de la classe 35, au sens de l’arrangement de Nice, couvre tous les services relevant de cette classe, y compris les services consistant dans la vente au détail de produits ». La titulaire précise que la disposition transitoire prévue par l’article 28, paragraphe 8 du règlement n° 207/2009 du 16/12/2015, tel que modifié par le règlement (UE) n° 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil, permettait aux titulaires de marques de l’UE demandées avant le 22/06/2012 et enregistrées pour l’intitulé entier d’une classe de la classification de Nice de déclarer, avant le 24/09/2016, que leur intention à la date de dépôt de la demande était de demander la protection des produits et services autres que ceux relevant du sens littéral de l’intitulé de cette classe, à condition que les produits ou services ainsi désignés figurent sur la liste alphabétique de cette classe de la classification de Nice, dans l’édition en vigueur à la date du dépôt de la demande de marque. En l’espèce, la titulaire fait valoir que la liste alphabétique de la classification de Nice pertinente (septième édition) ne comprenait pas les services de vente au détail ou en gros en classe 35 et que par conséquent, il n’a pas été possible, en application de la communication n° 1/2016 du président de l’Office du 08/02/2016 concernant l’application de l’article 28, paragraphe 8 du RMUE, de réclamer une protection pour ces services lors de la période transitoire. La titulaire en conclut qu’il ne peut donc lui être reproché de s’être conformée aux dispositions et à la pratique en vigueur au moment du dépôt de la marque contestée. Dès lors, elle demande à ce qu’il soit considéré dans la présente procédure que la marque antérieure couvre tous les services de la classe 35, y compris les services de vente au détail.

Sur le fond, la titulaire explique que Cactus S.A. a depuis 1967 développé un réseau de supermarchés et de commerces de proximité au Luxembourg ayant pour vocation de rayonner sur la « Grande Région » qui regroupe les territoires suivants : Allemagne (Sarre et Rhénanie-Palatinat), France (Lorraine), Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) et Belgique (Wallonie, Fédération Wallonie-Bruxelles, Communauté Germanophone). Elle précise qu’en 2017, le groupe Cactus possédait 47 points de vente répartis sur le territoire luxembourgeois.

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En outre, la titulaire avance qu’elle effectue de la promotion en faveur de tiers dans le cadre des dépliants publicitaires distribués sous la marque contestée dans lesquels elle met en avant des sociétés tierces à travers leurs histoires, leurs marques et leurs produits, contrairement aux normes du secteur. Elle considère donc qu’elle fournit des services de publicité, relations publiques grâce aux dépliants distribués et à diverses opérations de marketing comme la mise en place d’un système de fidélisation. Elle considère également que l’usage est démontré pour des services de gestion de supermarchés et hypermarchés.

En réponse, la demanderesse fait valoir que les pièces produites par la titulaire ne démontrent aucun usage de la marque « CACTUS » pour les produits contestés en classe 3.
Elle considère que les produits en classe 3 sont identifiés par des marques tierces (« NIVEA », « L’OREAL », etc.) mais jamais par la marque contestée « CACTUS » (voir notamment les dépliants et tickets de caisse). Elle ajoute que si la dénomination « CACTUS » apparaît isolément en relation avec quelques produits alimentaires (voir tickets de caisse), elle n’apparaît jamais en relation avec les produits couverts en classe 3, ni sur les produits eux- mêmes ni sur leur emballage Elle considère qu’il ressort du dossier que la dénomination « CACTUS » correspond plutôt au nom commercial d’une chaîne de supermarchés luxembourgeois et aucun lien n’existe entre cette dénomination sociale et les produits en classe 3 identifiés au travers de marques tierces nettement distinctes.
En ce qui concerne l’usage de la marque contestée pour les services en classe 35, la demanderesse fait valoir que l’usage n’a pas non plus été prouvé. En particulier, elle rappelle que les services de gestion de magasins et de supermarchés correspondent à des services de gestion s’adressant à des entreprises tierces, de sorte que ces services ne peuvent être considérés comme des services de vente au détail. Ceci est également valable pour les services de publicité. Les exemples de publicité fournis par la titulaire via des brochures/dépliants promotionnels sont fournis dans le cadre de ses activités de vente et ne sont pas fournis à des tiers de manière indépendante. Les documents apportés par la titulaire se rapportent à la communication de l’enseigne luxembourgeoise « CACTUS ».

La demanderesse invoque également un usage géographiquement très limité et insuffisant dans la mesure où les preuves se rapportent exclusivement au territoire du Luxembourg représentant 0,06% du territoire de l’Union européenne. En ce qui concerne la prétendue distribution des dépliants sur le territoire de la « Grande Région », la titulaire fait valoir que les factures apportées proviennent de la titulaire elle-même ou de l’agence Createam qui est une sorte de filiale de Cactus S.A. et en tout état de cause, cette distribution n’a qu’une portée symbolique.
Enfin, elle considère que les raisons invoquées par la titulaire liées à l’impossibilité au moment du dépôt de la marque contestée de viser les services de vente au détail ne constituent pas de justes motifs de non- exploitation. Elle considère également que la démarche de la titulaire doit s’interpréter comme un dépôt de marque défensive.

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A l’appui de ses allégations, la demanderesse fournit les statistiques d’Eurostat sur le Luxembourg extraites du site internet https://europa.eu, une copie de la décision T-386/16 du 06/10/2017, « Porte & Porte » sur l’étendue territoriale et des documents à l’appui du fait qu’il n’existe aucune indépendance entre Createam et Cactus.

Dans ses allégations finales, la titulaire fait valoir que la marque contestée est indéniablement utilisée pour désigner des services de vente et que ces derniers sont couverts par la marque contestée selon son interprétation de la décision de la Cour de Justice (C-501/15 P, CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ (fig.) / CACTUS, EU:C:2017:750). En outre, elle réitère que la marque a été déposée en classe 3 afin de pallier l’impossibilité de viser les services de vente au détail de ces produits en classe 35 lors du dépôt. Elle rappelle que la marque contestée est une marque ancienne, déposée en 1998, et qu’elle doit être examinée selon des pratiques (et la classification de Nice) en vigueur à l’époque et non selon les pratiques actuelles, ce qui obligerait les titulaires de marques à redéposer leurs marques à chaque changement de pratiques ou de prescriptions. Elle fait référence à cet égard aux marques déposées par d’autres acteurs du marché à la même période, lesquelles ne visent que les produits vendus dans le cadre des services de vente aux détails et non ces services, illustrant que la marque contestée s’inscrit bien dans la pratique de l’époque. Elle réfute également les allégations de la demanderesse selon lesquelles la marque contestée est une marque défensive et clarifie qu’elle n’a pas invoqué de justes motifs de non-usage.
La titulaire souligne que si sa dénomination sociale est Cactus S.A., la dénomination « CACTUS », généralement représentée sous la forme
figurative , est utilisée à titre de marque pour désigner des activités de supermarchés et de magasins de proximité au Luxembourg mettant à disposition des consommateurs de larges gammes de produits. Les dépliants et les tickets de caisse reproduisent clairement la marque « CACTUS », séparément de la dénomination sociale Cactus S.A..
En outre, la titulaire réitère qu’elle effectue de la promotion en faveur de tiers dans le cadre des dépliants publicitaires distribués sous la marque contestée ce qui constitue donc un usage pour les services de publicité en classe 35.

Quant à l’importance territoriale de l’usage, la titulaire fait valoir que ce critère peut être contrebalancé par le volume de l’usage ou le chiffre d’affaires (étendue de l’usage), la durée et la nature de l’usage. De plus, en l’espèce, il convient de prendre en compte les spécificités du Luxembourg avec son caractère international et multiculturel et notamment ses nombreux travailleurs frontaliers belges, allemands et français qui sont quotidiennement exposés à la marque contestée. La titulaire rappelle également que le Luxembourg se situe au cœur de la « Grande Région » qui compte 11,5 millions d’habitants et qui a une superficie de 65 500 km2 et que le site internet de la titulaire ainsi que les newsletters sont rédigés en français, allemand, luxembourgeois et anglais. Dans le cadre de ses

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dernières observations, elle dépose également des preuves d’usage additionnelles (voir liste ci-dessous).

MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, la titulaire d’une marque peut être déchue de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans la Communauté pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Il y a « usage sérieux » d’une marque lorsque celle-ci est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux d’une marque suppose une utilisation effective de cette marque sur le marché des produits et services pour lesquels elle a été enregistrée, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque et des usages exclusivement internes (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145,
§ 35-37, 43).

Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38). Cependant, la disposition exigeant l’usage sérieux de la marque antérieure «ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes» (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 38).

En vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE en combinaison avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et pièces visant à apporter la preuve de l’usage portent sur le lieu, la durée, l’ampleur et la nature de l’usage de la marque antérieure pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.

Dans les procédures en déchéance fondées sur le non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la marque de l’Union européenne. En effet, on ne saurait attendre de la demanderesse qu’elle prouve une négation, à savoir que la marque n’a pas été utilisée au cours d’une période ininterrompue de cinq ans. Il incombe donc à la titulaire de la marque de l’Union européenne de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de présenter des motifs valables de non-usage.

Dans le cas présent, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 18/10/2002. La demande en déchéance a été déposée le 10/08/2018. Par conséquent, la marque de l’Union européenne avait été enregistrée depuis

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plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande. La titulaire de la marque de l’Union européenne devait prouver l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, soit du 10/08/2013 au 09/08/2018 inclus, pour les produits et services contestés énumérés dans la section « Motifs » ci-dessus.

La titulaire de la marque de l’Union européenne a présenté la preuve de l’usage le 09/11/2018 sur une clé USB comportant 19 717 pages.

Les éléments de preuve se composent des documents suivants:

Annexe 1: dépliants publicitaires ('Cactus News', flyers promotionnels, magazine beauté) distribués en 2013-2018 et représentant la marque
figurative . Ils se réfèrent à de nombreux produits, notamment toutes sortes de produits alimentaires, des plats préparés, des boissons, des produits hygiéniques, de toilette, de beauté, des cosmétiques, des produits textiles, des vêtements et sous- vêtements, des chaussures, des produits pour l’entretien, le ménage, le nettoyage, des ustensiles et récipients de cuisine, des produits pour la maison, pour la décoration, des produits de papeterie, des DVDs, des parapluies, des jeux, jouets, des articles de sport, des vélos, des produits informatiques et électroniques, des produits de jardinerie, des plantes et fleurs, des articles de bureau, des boîtes de rangement, des cartons de déménagement, des meubles, des aliments pour animaux, de la vaisselle, des produits de bricolage, de la peinture, des appareils d’éclairage, de chauffage, de ventilation, de réfrigération, des installations sanitaires, des produits électroménagers, des ampoules, des livres, des montres, des bijoux, des machines-outils, de l’outillage, des tondeuses, des valises, des produits de maroquinerie, des prises, des câbles, des piles, des casques, des parasols, des housses de téléphones, des produits de téléphonie, des articles de puériculture, des sièges autos pour enfants, des articles de literie, des appareils de beauté, des feux d’artifices, des coffre-fort, etc.
La quasi-totalité des produits comportent des marques tierces même si certains produits comme de la crème glacée, du lait bio et du beurre comportent la dénomination « CACTUS » (voir par exemple
, ).
Il convient de souligner que les produits pour lessiver et nettoyer, les cosmétiques, les produits de parfumerie et les produits hygiéniques pour la toilette portent uniquement des marques tierces telles que « AXE », « ADIDAS », « schauma », « Theramed », « L’OREAL », « NIVEA », « AJAX », « ARIEL », « froggy », « FINISH », « GARNIER », etc.

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Annexe 2: informations relatives à la distribution des dépliants dans la « Grande Région », à savoir au Luxembourg, en Allemagne, en Belgique et en France, et factures établies par les sociétés responsables de la distribution des dépliants en faveur de Cactus/Createam S.A..

Annexe 3: photographies de magasins « CACTUS » et de leurs rayonnages. La marque contestée n’est pas visible alors que dans les rayons on peut voir les marques des produits vendus, telles que « L’Oréal Paris » ou « NIVEA » dans le rayon des produits d’hygiène et de beauté.

Annexe 4: revue de presse, à savoir articles relatifs à l’ouverture d’un supermarché « CACTUS » à Bettembourg (novembre 2017) et à Howald (mai 2018); articles relatifs à l’ouverture d’un « CACTUS Marché » à Bonnevoie (novembre 2014), à Differdange (janvier 2016), à Merl (mars 2014), à Marnach (septembre 2017); articles relatifs à l’ouverture d’un « CACTUS Shoppi » à Luxembourg-ville (janvier 2016) et à Junglinster (avril 2017) et articles de presse sur les 50 ans de « CACTUS ». Les journaux en question sont « Tageblatt », « Luxemburger Wort », « L’Essentiel », « Contacto », « Paperjam » et ils sont rédigés en français, allemand, luxembourgeois et anglais. Sur les photographies reproduites dans les articles, on voit la marque figurative « CACTUS » utilisée pour identifier le supermarché (apposée sur la façade du bâtiment).

Annexe 5: échantillons de tickets de caisse émis en 2013-2017.

Annexe 6: listings des produits vendus par les supermarchés « CACTUS » et chiffres d’affaires générés par les ventes en 2013-2018. Les catégories mentionnées sont: articles de boulangerie, de pâtisserie, confiserie, petits fours et biscuits, chocolats, snacking, traiteurs froids, traiteurs chauds, boissons chaudes, boissons froides, alimentation, boucherie et charcuterie, biscuiterie, snacks, entretien de la maison, lavage, accessoires de lavage, produits papier, accessoires, entretien des cuirs, droguerie, entretien des bois et des sols, entretien des métaux et des vitres, nettoyants ménagers et sanitaires, désodorisants et insecticides, brosserie, balais, éponges de ménage, allumettes, allume-feu, cintres, produits vétérinaires, litières, jouets pour animaux, divers animaux, parfumerie, hygiène, beauté, pinces à cheveux, savons, produits de bains et douches, soins de beauté du corps, soins des dents, produits de rasage, rasoirs et lames, blaireaux, après- rasage, déodorants, eaux de toilette, parfums, coffrets parfumerie, produits solaires, maquillage visage, ongles et corps, beauté du visage, accessoires de salles de bains, accessoires divers de beauté, produits de soin pour bébés et enfants, couches, soins dentaires, parapharmacie, premiers soins, pansements, désinfectants, podologie, hygiène intime, coton hydrophile à démaquiller, mouchoirs papier, incontinence adulte, protection des lèvres, produits de protection (oreille, nez), phytothérapie, vitamines, oligo-éléments, accessoires de parapharmacie, produits ophtalmologiques, lentilles de contact, puériculture, jouets, biberonnerie.

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Annexe 7: chiffres d’affaires générés par CACTUS par année et par secteurs concernés pour les années 2013-2018. Les secteurs mentionnés sont « alimentation, boissons, entretien de la maison, parfumerie, hygiène et beauté, smoke, crèmerie, fruits et légumes, boucherie et charcuterie, surgelés, poissonnerie, pains et pâtisseries, produits d’exploitation, ménage, équipement électroménager, images et sons, téléphonie et micro-informatique, papeterie et librairie, jouets et jeux vidéo, électricité et luminaires, auto, mobilier et décoration, plomberie, sanitaire et chauffage, fleurs et jardin, sport, maroquinerie et bagagerie, bijoux, montres et cadeaux, bricolage, textile, restauration, actions de fidélisation et marketing ».

Annexe 8: Liste des 47 points de vente « Cactus » répartis sur le territoire luxembourgeois en 2017, extraite de la page internet www.cactus.lu (liste imprimée le 10/10/2018). Le signe CACTUS apparaît dans sa forme verbale et, très souvent, dans sa forme figurative avec le dessin d’un cactus. Il est également parfois utilisé avec les termes « Marché », « Hobbi » et « Shoppi ».
Annexe 9: plaquette de présentation du groupe Cactus, édition 2014. Il est spécifié que le groupe Cactus dispose d’un réseau multi-canal avec des formats variés de magasins et qu’en 2014 il est le quatrième employeur privé du Luxembourg. Il dispose de 2 hypermarchés, 11 supermarchés, 7 marchés, 4 hobbi, 1 magasin en ligne et 20 épiceries de proximité.

Annexe 10: arrêt de la Cour de Justice C-501/15 P, CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ (fig.) / CACTUS, EU:C:2017:750.

Annexe 11: septième édition de la Classification de Nice, 1996.

Annexe 12: liste alphabétique de la septième édition de la Classification de Nice, 1996.

Annexe 13: déclaration sur l’honneur de M. Schonckert, administrateur- directeur du groupe CACTUS S.A., datée du 02/11/2018. Il est spécifié que Cactus est une société spécialisée dans la grande distribution avec 48 enseignes réparties sur le territoire luxembourgeois. Les chiffres d’affaires fournis pour les années 2013-2018 sont les suivants:
.

Les chiffres d’affaires pour le secteur parfumerie, hygiène et beauté pour les mêmes années oscillent entre EUR 29 890 512 (en 2018) et EUR 43 616 770 (en 2013).

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Le 23/07/2019, en réponse aux observations de la demanderesse sur les preuves de l’usage, la titulaire a fourni les preuves d’usage complémentaires suivantes :

Annexe 14: statuts de la société « Care S.A. », laquelle est autorisée via un contrat de licence à utiliser la marque « Cactus Shoppi ».

Annexe 15: contrat type de partenariat « Cactus Shoppi » selon lequel « Care S.A. » est autorisée à concéder à des partenaires agréés des licences concernant l’utilisation de « Cactus Shoppi » pour des magasins de proximité.

Annexe 16: communiqué de presse de la STATEC du 15/03/2018 intitulé « informations statistiques récentes » concernant le Luxembourg mentionnant l’augmentation du nombre de travailleurs frontaliers.

Remarques préliminaires
Le 23/07/2019, après l’expiration du délai, la demanderesse a produit des preuves supplémentaires (voir liste ci-dessus).

Même si, conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, la titulaire doit présenter la preuve de l’usage dans un délai fixé par l’Office, l’article 10, paragraphe 7, du RDMUE (applicable à la procédure d’annulation en vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE) invite expressément l’Office à exercer son pouvoir discrétionnaire si des éléments de preuve pertinents ont été présentés en temps voulu et, après l’expiration du délai, des preuves supplémentaires ont été déposées.

Conformément à l’article 10, paragraphe 7, du RDMUE, lorsque, après l’expiration du délai imparti par l’Office, des indications ou des preuves sont présentées, qui complètent les indications ou les preuves pertinentes déjà présentées dans ledit délai, l’Office peut tenir compte des éléments de preuve soumis hors délai en raison du pouvoir discrétionnaire que lui confère l’article 95, paragraphe 2, du RMUE. En exerçant son pouvoir discrétionnaire, l’Office tient compte, en particulier, du stade de la procédure, de la question de savoir si les faits ou les preuves sont, à première vue, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et de l’existence de raisons valables justifiant la présentation tardive des faits ou des preuves.

À cet égard, la division d’annulation considère que la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit des preuves pertinentes dans le délai initialement fixé par l’Office et que, par conséquent, les preuves présentées tardivement peuvent être considérées comme supplémentaires.

Le fait que la demanderesse ait contesté les preuves initialement présentées par la titulaire de la marque de l’Union européenne justifie le dépôt d’éléments de preuve supplémentaires en réponse à l’objection soulevée (29/09/2011, T-415/09, Fishbone, EU:T:2011:550, § 30, 33; 18/07/2013, C-621/11 P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 36).

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En outre, les preuves supplémentaires ne font que renforcer et clarifier les preuves produites initialement, étant donné qu’elles n’introduisent pas de nouveaux éléments de preuve.

Pour les raisons énoncées ci-dessus, et dans le cadre du pouvoir d’appréciation que lui confère l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, la division d’annulation décide par conséquent de tenir compte des preuves supplémentaires présentées le 23/07/2019.

Etant donné que les preuves additionnelles ne changent pas l’issue de la procédure et ne portent pas préjudice aux intérêts de la demanderesse, la division d’annulation a considéré qu’il n’était pas nécessaire de rouvrir la procédure et d’accorder un nouveau délai à la demanderesse.

Appréciation de l’usage sérieux – facteurs
La preuve de l’usage doit porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents.

Ces exigences en matière de preuve de l’usage sont cumulatives (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI / Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que la titulaire est tenue non seulement de fournir des indications, mais aussi de répondre par des preuves à chacune de ces exigences.
L’usage sérieux d’une marque ne saurait être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (18/01/2011, T-382/08, Vogue, EU:T:2011:9, § 22).

Nature de l’usage
L’expression «nature de l’usage» concerne l’usage d’une marque conformément à sa fonction essentielle, l’usage de la marque dans la forme dans laquelle elle a été enregistrée, ou d’une variante de celle-ci, conformément à l’article 15, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’usage en relation avec les produits et services pour lesquels la marque est enregistrée.

Usage pour les produits et services enregistrés
L’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE imposent à la titulaire de la marque de l’Union européenne de démontrer l’usage sérieux pour les produits et services contestés pour lesquels la marque de l’Union européenne a été enregistrée.

Produits enregistrés compris dans la classe 3: produits de nettoyage, parfumerie, cosmétiques, savons, produits de toilette, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices; désodorisants à usage personnel, produits hygiéniques pour la toilette; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser.

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Tel que l’a fait valoir la demanderesse, aucun des produits en classe 3 apparaissant sur les dépliants publicitaires ou les tickets de caisse ne mentionnent la marque « CACTUS ». Au contraire, il est incontestable, après l’étude des pièces fournies que tous ces produits sont vendus sous des marques tierces, telles que « AXE », « ADIDAS », « schauma », « Theramed », « L’OREAL », « NIVEA », « AJAX », « ARIEL », « froggy », « FINISH », « GARNIER », etc.
L’usage d’un signe comme dénomination sociale ou nom commercial peut être considéré comme un usage en tant que marque dès lors que les produits et les services couverts sont identifiés et proposés sur le marché avec ce signe (arrêt du 13/04/2011, T-209/09, Alder Capital, EU:T:2011:169,
§ 55-56). Tel n’est généralement pas le cas lorsque la dénomination sociale est simplement utilisée comme indication de magasin (excepté lorsque celle-ci prouve un usage pour des services au détail), apparaît au dos d’un catalogue, ou comme une indication accessoire sur une étiquette (arrêt du 18/01/2011, T-382/08, Vogue, EU:T:2011:9, § 47).
L’usage d’un signe comme dénomination sociale ou nom commercial n’est pas, en soi, destiné à distinguer des produits ou des services. La finalité d’une dénomination sociale est d’identifier une entreprise qui est en activité. Dès lors, quand l’usage d’une dénomination sociale, d’un nom commercial ou d’un nom de magasin a pour seul objet d’identifier une société ou de désigner une affaire en activité, ledit usage ne peut être considéré comme étant «en rapport avec des produits ou des services» (arrêts du 11/09/2007, C-17/06, Céline, EU:C:2007:497, § 21; du 13/05/2009, T-183/08, Jello Schuhpark II, EU:T:2009:156, § 31-32).

En l’espèce, la dénomination sociale Cactus S.A. est utilisée pour identifier le vendeur de produits revêtus de marques tierces (voir dépliants publicitaires, tickets de caisse). Les produits en classe 3 sont clairement identifiés sous des marques tierces, la marque contestée n’apparaît pas sur les produits ou leur emballage et aucun lien ne peut être établi entre la dénomination sociale et ces produits en classe 3. Si la marque contestée permet au consommateur d’identifier le magasin de détail dans lequel il peut trouver les produits en question (le supermarché distribuant les produits), elle n’a pas pour finalité de distinguer l’origine commerciale des produits en classe 3 (le fabriquant des produits).

Ce fait est corroboré par les photographies des magasins « CACTUS » où l’on peut voir que les produits ne sont pas vendus sous cette marque mais sous la marque de leurs fabricants (Annexe 3) alors que la marque « CACTUS » est reproduite sur la façade des supermarchés (Annexe 4).

Par conséquent, aucun usage n’a été démontré pour les produits compris dans la classe 3.

Services enregistrés dans la classe 35: publicité, gestion des affaires commerciales, notamment gestion de magasins, gestion de magasins pour articles de bricolage et de jardinage, gestion de supermarchés et d’hypermarchés; administration commerciale, travaux de bureau, notamment publicité, publicité radiophonique et/ou télévisée, diffusion d’annonces publicitaires, publication de textes publicitaires, distribution de

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matériel publicitaire; études de marché; affichage; aide à la direction d’affaires commerciales; démonstration de produits, distribution d’échantillons; sondages d’opinion; recrutement de personnel; analyse du prix de revient; relations publiques.

Il convient de souligner que le terme notamment indique que les services spécifiques ne constituent que des exemples d’éléments compris dans la catégorie visée, et que la protection n’est pas restreinte à ces seuls éléments.

Il ressort clairement du dossier et des arguments des deux parties que la marque « CACTUS » (verbale ou figurative) est utilisée pour des services de vente au détail. Toutefois, la marque contestée ne couvre pas expressément les services de vente au détail en classe 35. L’approche littérale qui vise à donner aux termes utilisés dans les indications générales d’un intitulé de classe leur signification naturelle et habituelle (voir à cet égard la communication No 2/12 du président de l’Office du 20/06/2012 concernant l’utilisation des intitulés de classes dans les listes de produits et services pour les demandes et les enregistrements de marque communautaire qui a abrogé la communication No 4/03 du président du 16/06/2003) ne permet pas de considérer que la marque contestée couvre ces services, encore moins de déterminer en relation avec quels produits ou types de produits spécifiques, tel que requis par l’arrêt du 07/07/2005, C-418/02, Praktiker, EU:C:2005:425, § 50.
La titulaire considère que la marque contestée doit être considérée comme couvrant tous les services potentiellement compris dans la classe 35 y compris les services de vente au détail. A cet égard, elle se réfère à l’arrêt du Tribunal du 15/07/2015, T – 24/13 , CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ (fig.) / CACTUS, EU:T:2015:494 confirmé par la décision de la Cour du 11/10/2017, C-501/15 P, CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ (fig.) / CACTUS, EU:C:2017:750.

Dans son arrêt (points 36 à 38), le Tribunal constate que les marques antérieures (MUE No 963 694 et No 963 595) contiennent notamment toutes les indications générales de l’intitulé de classe publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau et que conformément à la pratique de l’Office décrite dans la communication n° 4/03 du président de l’Office du 16/06/2003, l’utilisation de toutes les indications générales de l’intitulé de la classe 35 constitue une revendication à l’égard de tous les services relevant de cette classe y compris les services de vente au détail de tout produit. En outre, étant donné que les marques antérieures ont été enregistrées avant l’entrée en vigueur de la communication No 2/12 du président du 20/06/2012 et avant le prononcé de l’arrêt Praktiker mentionné ci-dessus (qui impose de spécifier les produits ou types de produits concernés par l’activité de commerce de détail), la requérante avait la possibilité d’utiliser toutes les indications générales énumérées dans l’intitulé de la classe 35 pour manifester son intention de couvrir tous les services relevant de cette classe et à fortiori, elle n’était pas tenue de préciser les produits ou les types de produits concernés par l’activité de commerce de détail.
La Cour a confirmé cette interprétation (C-501/15P) et a fait valoir au point 49 de son arrêt que l’article 28, paragraphe 8 du règlement n° 207/2009, tel

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que modifié par le règlement (UE) n° 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil, du 16/12/2015 n’était pas applicable à la date de la décision litigieuse (19/10/2012, R 2005/2011-2, CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ (FIG MARK) / CACTUS et al.). Elle a conclu « que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que, pour les marques antérieures en cause, la désignation de l’intitulé de la classe 35, au sens de l’arrangement de Nice, couvre tous les services relevant de cette classe, y compris les services consistant dans la vente au détail de produits » (point 50).

Il convient de souligner que la Cour a confirmé l’interprétation du Tribunal selon laquelle l’utilisation des indications générales de l’intitulé de la classe 35 constitue une revendication à l’égard de tous les services relevant de cette classe. Cependant, la Cour n’a pas considéré ou conclu que les services de vente au détail pouvaient être considérés comme inclus dans les indications générales de l’intitulé de la classe interprétées selon une approche littérale.

En l’espèce, l’article 33, paragraphe 8 du RMUE (ancien article 28, paragraphe 8 RMUE en vigueur avant le 01/10/2017) était applicable. Conformément à cette disposition, durant une période de 6 mois se terminant le 24/09/2016, les titulaires de marques de l’Union européenne déposées avant le 22/06/2012 et qui avaient été enregistrées pour l’intitulé entier d’une classe de la classification de Nice pouvaient déclarer que leur intention, à la date de dépôt de la demande, était de demander la protection de produits ou de services au-delà des produits ou des services relevant du sens littéral de l’intitulé de cette classe, à condition que les produits ou services ainsi désignés figurent sur la liste alphabétique de cette classe de la classification de Nice, dans l’édition en vigueur à la date du dépôt de la demande.
Durant cette période, la communication No 2/12 du président du 20/06/2012 restait en vigueur et par conséquent, les marques déposées avant le 22/06/2012 et enregistrées pour les indications générales de classes couvraient les indications générales interprétées au sens littéral ainsi que tous les produits et services répertoriés dans la liste alphabétique de cette classe selon l’édition de Nice en vigueur au moment du dépôt.

La marque contestée a été déposée le 16/10/1998, à savoir avant le 22/06/2012. Elle couvre notamment l’intitulé entier de la classe 35 selon l’édition de Nice en vigueur à la date du dépôt de la demande, à savoir la septième édition.
La titulaire n’a pas soumis de déclaration aux fins de l’article 28, paragraphe 8 du RMUE avant le 24/09/2016.

Selon l’article 33, paragraphe 8, dernière phrase, « les marques de l’Union européenne pour lesquelles il n’est pas déposé de déclaration dans le délai prévu au deuxième alinéa sont réputées, à compter de l’expiration de ce délai, ne désigner que les produits ou services qui relèvent clairement du sens littéral des indications figurant dans l’intitulé de la classe concernée ».

Selon l’article 33, paragraphe 5 du RMUE (ancien article 28, paragraphe 5 du RMUE en vigueur avant le 01/10/2017) et l’article 33, paragraphe 8 du RMUE qui ont pour but d’aligner la protection des marques enregistrées avant

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l’arrêt du 19/06/2012 dans l’affaire IP Translator (19/06/2012, C-307/10, EU:C:2012:361) avec celles enregistrées après cet arrêt, et en l’absence de dépôt de déclaration par la titulaire, les services de la marque contestée en classe 35 sont réputés ne désigner que les services qui relèvent clairement du sens littéral des indications figurant dans l’intitulé de la classe concernée, ainsi que les services spécifiquement listés. Le dépôt d’une marque comportant les indications générales de l’intitulé de classe ne peut pas être interprété comme incluant une protection pour des produits et services ne pouvant être ainsi rattachés à un intitulé de classe (du fait de son sens littéral) ou n’étant pas spécifiquement listés.

Par conséquent, la marque contestée désigne uniquement les indications générales de l’intitulé de classe interprétées selon une approche littérale, à savoir publicité (notamment publicité, publicité radiophonique et/ou télévisée, diffusion d’annonces publicitaires, publication de textes publicitaires, distribution de matériel publicitaire); gestion des affaires commerciales (notamment gestion de magasins, gestion de magasins pour articles de bricolage et de jardinage, gestion de supermarchés et d’hypermarchés); administration commerciale; travaux de bureau ainsi que les services spécifiquement listés études de marché; affichage; aide à la direction d’affaires commerciales; démonstration de produits, distribution d’échantillons; sondages d’opinion; recrutement de personnel; analyse du prix de revient; relations publiques.

La titulaire fait valoir dans ses observations que la liste alphabétique de la classification de Nice pertinente (septième édition) ne comprenait pas les services de vente au détail en classe 35 et que par conséquent, il n’a pas été possible, de réclamer une protection pour ces services lors de la période transitoire.
S’il est vrai que les services de vente au détail ne figuraient pas dans la liste alphabétique de la septième édition de la classification de Nice, la titulaire aurait pu inclure expressément ces services via le dépôt d’une renonciation partielle de l’enregistrement de marque (article 57 du RMUE) après l’arrêt Praktiker du 07/07/2005 et avant la communication No 2/12 du 20/06/2012 du président. En effet, durant cette longue période de temps, la titulaire aurait pu renoncer à une partie des services et inclure expressément les services de vente au détail en relation avec des produits ou des types de produits spécifiques tel que précisé dans l’arrêt Praktiker puisque la pratique, avant la communication du président en 2012,était d’admettre que l’utilisation des indications générales de classes constituait une revendication à l’égard de tous les services relevant de cette classe. Ainsi et contrairement à ce qu’affirme la titulaire, elle avait la possibilité d’inclure expressément les services de vente au détail de produits dans le libellé de la marque contestée, ce qu’elle n’a pas fait.

En outre, dans la communication No 3/01 du Président de l’Office du 12/03/2001, l’Office acceptait d’enregistrer les services fournis par les entreprises de commerce de détail.

A la lumière des éléments qui précèdent, et en ce qui concerne l’utilisation de la marque contestée pour des services de vente au détail, la division d’annulation considère que ces services ne relèvent d’aucune des catégories de services pour lesquelles la marque antérieure a été enregistrée.

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La division d’annulation relève que cette question a déjà été tranchée par la division d’opposition le 09/08/2018 dans l’opposition No B 2 868 191 concernant l’usage sérieux de la marque contestée dans le cadre d’une procédure d’opposition dans laquelle elle a été invoquée comme marque antérieure. Cette décision est devenue finale étant donné qu’elle n’a fait l’objet d’aucun recours.

En ce qui concerne les services pour lesquels la marque contestée est enregistrée à savoir publicité, gestion des affaires commerciales, notamment gestion de magasins, gestion de magasins pour articles de bricolage et de jardinage, gestion de supermarchés et d’hypermarchés; administration commerciale, travaux de bureau, notamment publicité, publicité radiophonique et/ou télévisée, diffusion d’annonces publicitaires, publication de textes publicitaires, distribution de matériel publicitaire; études de marché; affichage; aide à la direction d’affaires commerciales; démonstration de produits, distribution d’échantillons; sondages d’opinion; recrutement de personnel; analyse du prix de revient; relations publiques, la division d’annulation considère qu’aucun usage n’a été prouvé pour ces services.

La titulaire fait valoir qu’outre les services de vente examinés ci-dessus, la marque contestée a été utilisée pour des services de promotion et de communication effectués pour les produits mis en vente, des services de publicité, relations publiques et de gestion de supermarchés et hypermarchés. Elle explique qu’elle effectue de la promotion en faveur de tiers dans le cadre des dépliants publicitaires distribués sous la marque contestée dans lesquels elle met en avant des sociétés tierces à travers leurs histoires, leurs marques et leurs produits, contrairement aux normes du secteur. Elle avance également qu’elle est engagée dans des opérations de marketing, qu’elle communique avec ses clients et qu’elle a mis en place un système de fidélisation de la clientèle.

En l’espèce, même si la titulaire met en avant des entreprises tierces dans ses dépliants et brochures, il ne s’agit pas d’un service de publicité fourni à des tiers de manière indépendante. Il s’agit d’un service fourni à ses propres consommateurs dans le cadre de ses activités de vente. De même, si la titulaire gère ses propres magasins, supermarchés et hypermarchés ou distribue des échantillons et du matériel publicitaire, elle ne fournit pas ces services de gestion ou de publicité de manière indépendante en faveur d’autres entreprises.
Par conséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas démontré l’usage pour les services pour lesquels la marque a été enregistrée, mais pour d’autres (services de vente au détail de produits) pour lesquels elle ne bénéficie pas d’une protection.

Conclusion
Il ressort de ce qui précède que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas démontré l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne pour les produits et services contestés. En conséquence, il est accédé entièrement à la demande de déchéance et la titulaire de la marque

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de l’Union européenne doit être déchue de ses droits pour tous les produits et services contestés, à savoir:

Classe 3: Produits de nettoyage, parfumerie, cosmétiques, savons, produits de toilette, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices; désodorisants à usage personnel, produits hygiéniques pour la toilette; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser.

Classe 35: Publicité, gestion des affaires commerciales, notamment gestion de magasins, gestion de magasins pour articles de bricolage et de jardinage, gestion de supermarchés et d’hypermarchés; administration commerciale, travaux de bureau, notamment publicité, publicité radiophonique et/ou télévisée, diffusion d’annonces publicitaires, publication de textes publicitaires, distribution de matériel publicitaire; études de marché; affichage; aide à la direction d’affaires commerciales; démonstration de produits, distribution d’échantillons; sondages d’opinion; recrutement de personnel; analyse du prix de revient; relations publiques.

La marque de l’Union européenne reste dans le registre pour tous les produits et services non contestés.

En vertu de l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la déchéance prend effet à la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire au 10/08/2018.

FRAIS
En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.

Étant donné que la titulaire de la marque de l’Union européenne est la partie perdante, elle doit supporter les frais d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse au cours de cette procédure.

En vertu de l’article 109, paragraphes 1 et 7, et de l’article 18, paragraphe 1, point c), sous ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, fixés sur la base du tarif maximal indiqué dans cet article.

La division d’annulation
Julie, Marie-Charlotte Frédérique SULPICE Catherine MEDINA HAMEL

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Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.