LES CHAMBRES DE RECOURS

DÉCISION de la première chambre de recours du 6 mai 2020
Dans l’affaire R 870/2019-1
Menarini International Operations Luxembourg S.A. 1, avenue de la Gare
L-1611 Luxembourg
Luxembourg Demanderesse/requérante représentée par SOCIETÀ ITALIANA BREVETTI S.P.A., Corso dei Tintori, 25, 50122 Firenze, Italie
contre
BIOFARMA 50 rue Carnot
92284 Suresnes cedex
France Opposante/défenderesse représentée par CABINET GERMAIN & MAUREAU, 31-33 rue de la Baume, 75008 Paris (France)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 471 400 (demande de marque de l’Union européenne no 13 589 338)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président et rapporteur), M. Bra (membre) et C. Rusconi (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
06/05/2020, R 870/2019-1, Skudex/FLUDEX et al.

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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 18 décembre 2014, Menarini International
Operations Luxembourg S.A. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
SKUDEX
pour les produits suivants:
Classe 5 — Analgesics.
2 La demande a été publiée le 23 décembre 2014.
3 Le 8 février 2015, BIOFARMA (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la marque verbale antérieure:
FLUDEX
protégé par le
a) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 4 949 186, déposée le 7 mars 2006 et enregistrée le 2 février 2007 pour des «produits pharmaceutiques» compris dans la classe 5, et
b) Enregistrement français no 1 410 576, déposé et enregistré le 25 mai 1987 pour «tous les produits pharmaceutiques, spéciaux ou non» compris dans la classe 5.
6 L’opposante a été invitée à prouver l’usage de la marque en France et dans l’Union européenne et a produit i) des échantillons de factures montrant des ventes de produits en Belgique, au Luxembourg, en France et à Chypre, ii) un chiffre d’affaires généré par les ventes de produits en Belgique, Autriche, Luxembourg, France, Grèce et Portugal, iii) les résultats d’une recherche dans une base de données sur les marques pharmaceutiques disponibles sur le marché, iv) un avis sur le produit rendu par la haute autorité française de la santé.
7 La demanderesse a répondu que l’opposante ne prouve l’usage de la marque que pour du «thiazide diuretics for traiter l’hypertension» et que ces produits ne sont pas similaires aux produits contestés étant donné que leur destination et leur composition chimique sont différentes.

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8 En réponse, l’opposante a soutenu que la sous-catégorie des «produits pharmaceutiques pour le traitement de l’hypertension» était trop étroite et que «thiazide diuretics for traiter l’hypertension» n’a utilisé la marque que pour des «produits pharmaceutiques pour le traitement de l’hypertension». Elle a également fait valoir que les «analgésiques» de la demanderesse sont néanmoins similaires à ces derniers produits malgré la différence concernant l’indication thérapeutique.
9 Par décision du 30 janvier 2017 (la première décision de la division d’opposition), la division d’opposition a rejeté l’opposition. La division d’opposition a considéré qu’il n’était pas nécessaire d’examiner les preuves de l’usage étant donné que, d’après elle, les similitudes entre les marques étaient neutralisées par leurs différences importantes, de sorte que les consommateurs ne les confondront pas.
10 L’opposante a formé un recours contre cette décision.
11 Par décision du 15 juin 2018 (ci-après la «première décision sur la chambre de recours»), la première chambre de recours a accueilli le recours (15/06/2018, R
464/2017-1, SKUDEX/FLUDEX et al.). La chambre de recours a considéré que les mots des deux marques avaient la même longueur, la même structure et ont partagé quatre lettres sur six dans le même ordre. Par conséquent, malgré la différence au début, ils doivent être considérés comme similaires sur le plan visuel, à tout le moins à un degré moyen, et présentent un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne. Partant, la chambre a estimé qu’il était nécessaire d’examiner les preuves de l’usage et de renvoyer l’affaire à la division d’opposition pour qu’elle poursuive la procédure.
12 Par décision du 28 février 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition et rejeté la demande contestée dans son intégralité. Elle a, en particulier, motivé sa décision comme suit:
– Les éléments de preuve démontrent l’usage de la marque antérieure dans l’Union européenne pendant la période pertinente. L’usage est démontré pour des «produits pharmaceutiques pour le traitement de l’hypertension»;
– Les «analgésiques» contestés sont moyennement similaires aux «produits pharmaceutiques pour le traitement de l’hypertension» protégés par la marque antérieure. Si leurs indications thérapeutiques ne sont pas exactement les mêmes, elles ont la même nature parce qu’il s’agit de produits chimiques particuliers; leur but est, de manière générale, de la curiosité et/ou de la guérison; ils sont vendus dans les mêmes lieux, à savoir en pharmacie; ils proviennent de la même source, à savoir l’industrie pharmaceutique. Cette industrie fabrique une grande variété de médicaments avec différentes indications thérapeutiques, le grand public étant conscient. En outre, leur méthode d’utilisation pourrait être la même et ils pourraient être vendus conjointement l’un à l’autre;
– Le public pertinent est constitué à la fois du public en général et de professionnels de la santé, tels que les médecins et les pharmaciens. Le

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niveau d’attention est jugé supérieur à la moyenne par rapport aux médicaments;
– Les signes présentent un degré de similitude moyen sur le plan visuel et un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne. L’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur la présente comparaison;
– Compte tenu de la similitude des signes et de celle des produits en conflit, il existe un risque de confusion. Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il a gardée en mémoire. Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire;
13 La demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée le 18 avril 2019 et a déposé son mémoire exposant les motifs du recours le 27 juin 2019.
14 Le 4 octobre 2019, l’opposante a présenté ses observations en réponse au recours.
Moyens et arguments des parties
15 La demanderesse demande à la chambre de recours d’annuler la décision attaquée et de rejeter l’opposition. Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– La décision attaquée est erronée et injuste. Par sa première décision sur cette procédure du 30 janvier 2017, la division d’opposition a déjà considéré que les marques «FLUDEX» et «SKUDEX» étaient suffisamment différentes. En outre, les marques ont également été jugées différentes par la Cour d’appel de La Haye en appel contre la décision de l’Office Benelux de la propriété intellectuelle du 30 octobre 2018, dont une copie a été déposée dans le cadre de la procédure;
– Les deux premières lettres, «SK-» et «FL-», diffèrent par leurs deux premières lettres, et coïncident par le suffixe «-DEX». Si l’on applique le critère de comparaison de manière erronée, la division d’opposition a conclu que le début des signes en conflit, tout en ayant un début totalement différent —
SK» et «FL», sont similaires sur les plans visuel et phonétique. Cette conclusion est contraire à la majorité de la jurisprudence, qui maintient constamment que le public a tendance à prêter davantage d’attention à la partie initiale d’un signe. La demanderesse est fondée sur la décision du 12/01/2015, R 795/2014-2, CREMIL/BLEMIL et al., et 07/09/2006, R
917/2005-1, NANOEL/RONOEL;
– le caractère distinctif de la marque antérieure est d’un degré moyen, comme déjà démontré lors de la procédure d’opposition, pour des marques visant des produits compris dans la classe 5, le suffixe «DEX» est un élément courant.
La requérante joint une recherche de marques enregistrées se terminant au

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sein de DEX, comprises dans la classe 5. Un nombre élevé de marques «- DEX» est enregistré dans toute l’Union européenne. Bien que l’appelante soit consciente que la simple coexistence dans le registre ne peut pas influencer directement la comparaison des marques en cause, il n’en demeure pas moins une preuve indirecte que les consommateurs sont régulièrement exposés à des produits pharmaceutiques portant des marques se terminant par DEX, et il est dès lors très peu probable que les consommateurs pertinents, qui font preuve d’un degré d’attention élevé, axent cette considération sur la partie finale et commune des marques. C’est d’autant plus vrai que cette coexistence est non seulement inscrite au registre, mais également sur le marché. Il est fait référence à des recherches menées dans le cadre du service Seagis Pharma-in- use ®, qui a révélé l’existence de 866 marques comprenant le suffix-DEX actuellement utilisé dans le territoire de l’Union européenne;
– Cette circonstance a déjà été prise en considération par la chambre de recours dans au moins deux affaires similaires, dans lesquelles la marque FLUDEX de l’opposante a été considérée comme différente de signes partageant le suffixe — UDEX/DEX (16/03/2009, R 519/2007-4, FLUDEX/RHUDEX);
10/03/2010, R 1763/2008-4, VURDEX/FLUDEX);
– tous les faits et arguments susmentionnés s’opposent à la conclusion de la Division d’Opposition au sujet de la comparaison visuelle et phonétique des marques, en tenant dûment compte du fait que les signes ont le même nombre de lettres et sont tous deux syllabiques, ce qui ne considère pas que la partie commune est faiblement distinctive. En outre, l’examen visuel et phonétique des marques sur les plans visuel et phonétique opéré par la division d’opposition ne prend pas en considération les différences pertinentes entre les parties initiales des signes; La division d’opposition a, dans son ensemble, déclaré que les marques «diffèrent au début, «SK» au lieu de «FL»» mais a omis de considérer que les éléments de deux lettres SK et FL sont totalement différents au niveau du son et de sa prononciation. Les différences susmentionnées sont effectivement importantes dans une appréciation visuelle et phonétique, d’autant plus que, comme il a déjà été expliqué, l’attention limitée dont les consommateurs accorderont le suffixe final -DEX en raison de son usage généralisé sur les médicaments;
– Compte tenu de la différence (ou faible similitude) des marques d’un point de vue visuel et phonétique, et du faible caractère distinctif du suffixe DEX, il ne saurait y avoir de risque de confusion en l’espèce;
– En outre, la comparaison des produits faite par la division d’opposition est erronée. Le fait que deux produits appartiennent à une catégorie plus large ne rend pas automatiquement ces produits similaires. En particulier, étant donné que les indications thérapeutiques des produits en conflit sont différentes, leur finalité est différente. Le fait que ces produits puissent être utilisés simultanément par le même consommateur ne suffit pas pour conclure à la complémentarité de ces produits au sens de la jurisprudence. Par conséquent, elles ne peuvent être considérées que comme légèrement similaires:
17/09/2012, R 719/2011-2, ROVIN/MOVIN; 15/12/2010, T-331/09,

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Tolposan, EU:T:2010:520, § 35-42; 13/02/2007, T-256/04, Respicur,
EU:T:2007:46, § 29 et 30);
– Le produit de la demanderesse vise à soulager les douleurs, tandis que le produit de l’opposante vise à traiter l’hypertension. Bien que les produits aient une nature similaire dans la mesure où ils sont des produits pharmaceutiques, leurs caractéristiques et leur composition sont totalement différents. Leur finalité est également différente, et les produits ne sont pas interchangeables. De plus, et contrairement à ce qu’affirme la division d’opposition, les médicaments analgésiques et antihypertenseurs ne peuvent être utilisés en association les uns avec les autres. L’hypertension est effectivement connue sous le nom de «tueur silencieux» car elle ne montre pas de symptômes précoces et ne donne aucune douleur, de sorte qu’un analgésique ne serait jamais prescrit en combinaison avec des médicaments hypertenseurs;
– Il convient également de tenir compte du fait que ces préparations requièrent la prescription d’un médecin avant leur vente dans les pharmacies, et que, par conséquent, les consommateurs pertinents sont en l’espèce des professionnels de la santé — les médecins prescripteurs et les pharmaciens — et des consommateurs finaux sous le contrôle des professionnels, dont le degré d’attention est donc particulièrement élevé.
16 L’opposante demande à la chambre de recours de rejeter le recours. Les arguments qu’elle a présentés en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
– le recours formé par la demanderesse contre les conclusions de la similitude entre les signes ne saurait prospérer, étant donné que la chambre a déjà fait part de ses conclusions à cet égard dans sa décision du 15 juin 2018. La division d’opposition a seulement été tenue d’examiner la preuve de l’usage et la similitude entre les produits en conflit;
– La demanderesse souligne la différence au niveau du début des signes mais même si le premier élément des marques verbales est plus susceptible d’attirer l’attention du consommateur, l’examen de la similitude des signes doit prendre en compte l’impression d’ensemble des signes;
– La décision 12/01/2015, R 795/2014-2, CREMIL/BLEMIL et al., mentionnée par la demanderesse, confirme en fait la similitude des signes malgré la différence au niveau du début. La chambre de recours a également conclu à l’existence d’une similitude dans l’ affaire 09/04/2014, T-501/12, Octasa, EU:T:2014:194;
– Rien ne vient étayer l’argument de la demanderesse selon lequel le suffixe «- DEX» possède un caractère distinctif plus faible. La demanderesse a soumis une liste de marques prétendument 866 qui se terminent par le suffixe
«DEX». Or, les mêmes marques sont énumérées à plusieurs reprises sur cette liste («ARIMIDEX», 68 fois, «CASODEX» apparaît 53 fois, «FASLODEX»

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apparaît 39 fois). Enfin, la liste ne fournit aucune information sur l’usage actuel de ces marques sur le marché;
– Les produits en conflit doivent être considérés comme similaires, comme l’a conclu la division d’opposition;
– Compte tenu de tous les facteurs, il doit exister un risque de confusion.
Motifs
17 Sauf disposition contraire dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement
(CE) no 207/2009 tel que modifié
18 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Preuve de l’usage
19 À la suite d’une demande de la demanderesse, l’opposante était tenue de prouver l’usage de la marque antérieure, prouvant que, pendant la période de cinq ans précédant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne, la marque antérieure de l’Union européenne avait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits faisant l’objet de l’enregistrement.
20 À la lumière des preuves produites, la division d’opposition a conclu que la marque de l’Union européenne antérieure a été utilisée dans l’Union européenne au cours de la période pertinente pour des «produits pharmaceutiques pour le traitement de l’hypertension».
21 Cette conclusion reposait sur l’examen approfondi des preuves produites, qui n’ont pas été contestées par les parties devant la chambre de recours. Par souci d’exhaustivité, la chambre de recours approuve entièrement et ratifie l’analyse et les conclusions de la division d’opposition à cet égard.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
22 L’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose, en substance, que la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
23 Constitue un risque de confusion dans l’esprit du public, le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement; à défaut, c’est

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pourquoi l’article 8, paragraphe 1, du RMUE ne s’applique pas (29/09/1998, C- 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 17).
Comparaison des produits
24 Les produits visés par la demande qui sont en cause dans le présent recours sont les suivants:
Classe 5 — Analgesics.
25 Conformément à l’appréciation de la preuve de l’usage, la marque antérieure est considérée comme protégée pour les produits suivants:
Classe 5 — Produits pharmaceutiques pour traitement de l’hypertension.

26 La chambre de recours rappelle que l’appréciation de la similitude des produits et des services doit tenir compte de tous les facteurs pertinents, qui incluent leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que, par exemple, les canaux de distribution des produits concernés (11/07/2007, T-443/05, Piranam,
EU:T:2007:219, § 37).
27 La plupart des produits pharmaceutiques seront considérés comme présentant une certaine mesure de manière similaire au regard des critères susmentionnés. Cela tient au fait que plusieurs critères de similitude, voire tous, sont généralement satisfaits: ils sont de même nature car il s’agit de produits chimiques particuliers; leur but est, de manière générale, de la curiosité et/ou de la guérison; ils sont vendus dans les mêmes lieux, à savoir, les pharmacies; ils proviennent de la même source, à savoir l’industrie pharmaceutique. Cette industrie fabrique une grande variété de médicaments et d’indications thérapeutiques diverses, ce que le grand public connaît. Par ailleurs, leur méthode d’utilisation peut être la même et ils peuvent être en concurrence (17/11/2005, T-154/03, Alrex, EU:T:2005:401, §
48).
28 Néanmoins, il est de jurisprudence constante que le niveau précis de similitude dépend des indications thérapeutiques des produits pharmaceutiques concernés
(T-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 35 à 37).
29 en l’espèce, les indications thérapeutiques sont clairement différentes: les produits de l’opposante visent à traiter l’hypertension et les produits de la demanderesse soulagent la douleur. S’il ne peut être exclu qu’un patient souffrant de l’hypertension peut aussi avoir besoin d’analgésiques ou que des effets de face d’un médicament peuvent être un motif d’utilisation de l’autre médicament, les indications thérapeutiques spécifiques des deux catégories restent différentes. Dès lors, les produits en conflit en cause en l’espèce ont une destination spécifique et spécifique, ne sont pas en concurrence et ne seront pas habituellement utilisés en combinaison.

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30 Compte tenu des indications thérapeutiques différentes des produits en cause et du lien lointain entre leurs champs d’application, la chambre considère que le degré de similitude entre les produits en conflit est faible.
Public pertinent
31 Le public pertinent se compose de consommateurs moyens (patients) et de personnel médical. Compte tenu du fait que les produits compris dans la classe 5, délivrés sous ordonnance médicale ou non, ont ou non affecté son état de santé, à la fois les consommateurs moyens et les consommateurs professionnels sont censés faire preuve d’un niveau d’attention plus élevé (15/12/2009, T-412/08, Trubion, EU:T:2009:507, § 28; 15/12/2010, T-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520,
§ 26 et jurisprudence citée; 02/12/2014, T-75/13, Momarid, EU:T:2014:1017, §
41).
32 La marque antérieure étant un enregistrement de l’Union européenne, le territoire pertinent est celui de l’Union européenne.
Comparaison des marques
FLUDEX SKUDEX
Marque antérieure Signe contesté
33 Les signes à comparer sont:
34 la chambre de recours a déjà effectué la comparaison des signes dans sa précédente décision (15/06/2018, R 464/2017-1, SKUDEX/FLUDEX et al., § 25-
45).
35 Ces observations sont maintenues.
36 Les signes «SKUDEX» et «FLUDEX», tous deux protégés en tant que marques verbales partagent le même nombre de lettres, donnant ainsi une impression visuelle de même longueur. La suite de lettres «-UDEX» est représentée dans une séquence identique et dans la même position. Certes, comme l’a souligné la demanderesse, les signes diffèrent par les deux premières lettres, «SK» et «FL» respectivement.
37 Toutefois, compte tenu de l’importance de la marque antérieure, l’appréciation de la similitude des marques doit être fondée sur l’impression d’ensemble qu’elles dégage (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). Le fait que les deux marques commencent par des lettres différentes peut ne pas entacher le fait i) qu’ils ont la même longueur, ii) ils partagent le reste des lettres et iii) ces lettres occupent plus de la moitié du mot.

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38 La Chambre considère l’impression d’ensemble de deux marques verbales, comme «SKUDEX» et «FLUDEX», dont les traits communs dépassent de manière significative les caractéristiques qui les séparent, à tout le moins, comme visuellement similaires à un degré moyen.
39 Phonétiquement, les mots ont la même longueur, la même structure disyllabique, la même séquence de voyelles, la même séquence «UDEX», qui plus est dans la même position; ils produiront des sons globalement similaires. La différence découlant de la présence de deux lettres différentes au début ne distingue pas une distinction très audible ou qui rendrait les marques dissemblables. Il convient de noter que ces deux lettres sont de consonnes et, pour cette raison, ne seront pas prononcées et entendues de manière autonome mais avec la voyelle qui suit, qui est la même («U») dans les deux signes: par conséquent, les éléments suivants ne sont pas «SK» et «FL» mais «SKU» et «FLU».
40 L’intonation et le rythme doivent être déterminés sur une impression globale, c’est-à-dire sur la base de la prononciation des mots dans leur ensemble. En effet, l’intonation s’adresse à des tons, c’est-à-dire des syllabes accentuées et une longueur des voyelles tandis qu’au rythme, le nombre de syllabes et de séquences sonores est nécessaire. «SKUDEX» et «FLUDEX» présentent des similitudes importantes en ce qui concerne l’intonation, étant donné que la syllabe accentuée (la première ou la seconde sera, logiquement, la même dans les deux mots) et que la longueur des voyelles est la même. Ils ont également le même rythme parce qu’ils partagent le même nombre de syllabes (ou des phonèmes) et la même séquence de voyelles.
41 Les signes présentent donc un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne.
42 Sur le plan conceptuel, aucun des signes ne peut être associé à une signification particulière. Par conséquent, il est impossible de procéder à une comparaison conceptuelle.
Caractère distinctif de la marque antérieure
43 L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque antérieure a acquis une renommée ou est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif. L’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera donc sur son caractère distinctif intrinsèque.
44 Étant donné que le terme «FLUDEX» dans son ensemble n’a pas de signification descriptive ni par ailleurs dépourvue de caractère distinctif au regard des produits en cause, le terme de la marque antérieure est considéré comme doté d’un caractère distinctif normal.
45 Cependant, il convient d’observer que la demanderesse a produit des éléments de preuve à l’appui de son allégation selon laquelle le suffixe «-DEX» est couramment utilisé dans les marques pour des produits pharmaceutiques, de sorte que son caractère distinctif est faible. Ces éléments de preuve étaient composés i) d’une liste de marques enregistrées contenant le suffixe «-DEX», et ii) d’une

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Seagis Pharma-in-use ® extrait d’une liste de produits lancés commercialisés sous prénoms avec le suffixe «-DEX.
46 En ce qui concerne la liste des marques enregistrées, elle ne contient aucun élément de preuve pertinent, étant donné qu’elle ne reflète pas la présence réelle sur le marché de ces marques et la mesure dans laquelle les consommateurs y sont exposés. Cependant, les résultats de la recherche effectuée par Seagis Pharma-in- use ® montrent des produits qui ont été effectivement lancés et font l’inventaire des noms de produits actuellement utilisés. Par conséquent, même si certaines répétitions peuvent être identifiées sur cette liste, comme l’a souligné l’opposante, le nombre de noms de produits est suffisamment élevé pour étayer l’argument selon lequel le suffixe «-DEX» est fréquemment utilisé pour des produits pharmaceutiques. La chambre de recours fait observer que plus de 800 produits sont inclus dans l’extrait soumis à la chambre de recours (recherche datée du 21 juin 2019) alors que le nombre était encore plus élevé dans l’extrait produit lors du dépôt de l’opposition (1 201 produits dans la recherche du 11 avril 2016 présentés par l’opposante devant la division d’opposition).
47 De plus, en ce qui concerne l’argument de la demanderesse selon lequel ces éléments de preuve ne fournissent aucune information sur l’usage actuel de ces marques sur le marché, la chambre de recours fait observer que la liste présentée devant la division d’opposition contenait des données supplémentaires comme «indication des ventes» (précisant si les ventes étaient «de plus de 10,000 USD» ou «moins de 10,000 USD») et «année des dernières ventes enregistrées» (qui était de 2015 dans la plupart des cas, l’extrait étant daté de 2016). Seuls les produits de la liste montraient une date antérieure spécifique ni pour les «ventes historiques seulement».
48 À la lumière de ces éléments de preuve, il y a lieu de considérer que le caractère distinctif du suffixe «-DEX» pour des produits pharmaceutiques est moins distinctif étant donné qu’il est fréquemment utilisé dans ce secteur.
Appréciation globale du risque de confusion
49 L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (huitième considérant du RMUE). L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
50 Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, notamment, la similitude entre les marques et celle entre les produits ou services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,

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EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24;
29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
51 Par ailleurs, le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442,
§ 18).
52 En l’espèce, les produits en conflit sont considérés comme similaires à un faible degré. Les signes présentent au moins un degré moyen de similitude sur le plan visuel et présentent un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne.
Néanmoins, il convient de relever que la similarité est due, dans une large mesure, au suffixe commun «-DEX» dont le caractère distinctif a été considéré faible par rapport aux produits pharmaceutiques du fait de son utilisation fréquente. Même si les signes coïncident également par la lettre «U» et possèdent une longueur identique, le fait qu’une attention moindre soit accordée à «-DEX» est un facteur important à prendre en considération;
53 Compte tenu des considérations qui précèdent, en application du principe d’interdépendance, il convient de conclure qu’en l’espèce, il n’existe pas de risque de confusion, notamment si l’on considère que le niveau d’attention du public pertinent est supérieur à la moyenne.
54 La chambre de recours fait remarquer que l’évolution de la procédure dans cette affaire est très regrettable, étant donné que la première décision de la division d’opposition (la chambre de recours) a annulé l’absence de risque de confusion et que la deuxième décision de la division d’opposition, conclu à l’existence d’un risque de confusion, doit être annulée. Cela aurait pu être évité si la première décision de la division d’opposition avait dûment examiné la preuve de l’usage et les arguments relatifs au faible caractère distinctif du suffixe «-DEX». En l’état, compte tenu de tous les éléments de preuve produits, le résultat ne saurait être différent.
55 Le recours est accueilli et l’opposition est rejetée dans son intégralité.
Coûts
56 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du règlement d’exécution (UE) 2018/626 de la Commission du 5 mars 2018 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil sur la marque de l’Union européenne, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2017/143, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse dans les procédures d’opposition et de recours.

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57 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de 720 EUR et les frais de représentation professionnelle de la demanderesse de 550 EUR.
58 En ce qui concerne la procédure d’opposition, l’opposante doit rembourser les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, de 300 EUR. Le montant total s’élève à 1 570 EUR.

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Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Annule la décision attaquée;
2. Rejette l’opposition dans son intégralité;
3. Condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours pour un montant total de 1 570 EUR.
Signé Signé Signé
G. Humphreys M. Bra C. Rusconi
Greffier:
Signé
H.Dijkema