DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 37 177 C (INVALIDITY)
Jos. H.Lowenstein & Sons, Inc., 420 Morgan Avenue, New York City, New York 11222, États-Unis d’Amérique (demanderesse), représentée par Robert lis et Al.Jana Pawła II, 78 lok.48, 00-175 Varsovie, Pologne (mandataire agréé)
i-n s t
Cromogenia unit, S.A., Polígono Industrial Zona franca, Sector E. Calle 40, no 14-16, 08040 Barcelona, Espagne (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par P & T Intellectual Property, S.L., c/Balmes 430, entresuelo G, 08022 Barcelone (Espagne) (mandataire agréé).
Le 30/09/2020, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1 La demande en nullité est accueillie.
2. la marque de l’Union européenne no 13 816 665 est déclarée nulle dans son intégralité.
3. la titulaire de la MUE supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a introduit une demande en nullité à l’encontre de tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne no 13 816 665 «ROFOL».
La demande est fondée sur:
1. enregistrement de la marque bulgare no 56 909 «RODOL».La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), RMUE et l’article 8, paragraphe 5, RMUE.
2. marque non enregistrée «RODOL» utilisée dans la vie des affaires en Grèce. La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point c), RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
La demanderesse a également fondé son recours sur la mauvaise foi [article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE] et sur l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point a), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
Les arguments de la demanderesse et les éléments de preuve présentés seront énumérés et évalués plus tard dans la présente décision.

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La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas déposé d’observations, contrairement à la demande de preuve de l’usage de la marque bulgare sur laquelle se fonde la demande en nullité.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 64, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la titulaire de la marque de l’Union européenne, le demandeur doit apporter la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de la demande en nullité, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée en lien avec les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels le demandeur en nullité est justifié, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. Si, à la date de dépôt ou, le cas échéant, de priorité, la marque antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins, le demandeur apporte également la preuve que les conditions énoncées à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE étaient remplies à cette date.
En vertu de cette même disposition, à défaut de cette preuve, la demande en nullité est rejetée.
La titulaire de la MUE a demandé à la demanderesse en nullité de fournir la preuve de l’usage de la marque sur laquelle la demande est fondée: Enregistrement de la marque bulgare no 56 909 «RODOL».
La requête a été présentée dans les délais et est recevable, étant donné que la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date de la demande en nullité.
La demande en nullité a été déposée le 01/08/2019. La demanderesse était par conséquent tenue de prouver que la marque sur laquelle la demande est fondée avait fait l’objet d’un usage sérieux en Bulgarie du 01/08/2014 au 31/07/2019 inclus. La date du dépôt de la marque contestée est 15/04/2015. Étant donné que la marque antérieure était enregistrée le 11/12/2006, soit plus de cinq ans avant la date de dépôt de la marque contestée, l’usage de la marque antérieure devait être prouvé également pour la période comprise entre 15/04/2010 et 14/04/2015.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits sur lesquels la demande est fondée, à savoir:
Classe 1: produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; fertilisants pour la terre; compositions extinctrices; préparations pour durcir les métaux; produits chimiques pour la conservation des aliments; TAN; adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie;
Conformément à l’article 19, paragraphe 2, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la preuve de l’usage doit indiquer le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels la demande est fondée.

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Le 17/12/2019, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné le demandeur à la demanderesse jusqu’au 22/02/2020, qui a été prolongé jusqu’au 07/03/2020 pour produire des preuves de l’usage de la marque antérieure.
Dans les délais, le demandeur a soumis les arguments et éléments de preuve suivants à titre de preuve de l’usage.
Il convient de relever que les observations de la demanderesse portent sur l’intitulé général du mot «CONFIDENTIAL».Même si la partie n’a pas suffisamment justifié un intérêt particulier pour préserver la confidentialité du document, la division d’annulation se référera aux informations sensibles (telles que les chiffres financiers) en termes généraux, alors que d’autres informations (par exemple l’extrait du dictionnaire (annexe 3), les livres de montre ou les images des produits) relèvent manifestement du domaine public.
La demanderesse affirme que la marque «RODOL» est notoire et jouit d’une renommée sur le marché européen et que des produits chimiques de Rodol sont vendus en Europe depuis les années 1950, et continuent d’être vendus sur le marché européen sans interruption.
Selon la demanderesse, la marque antérieure «RODOL» a acquis une renommée dans un pays de l’Union européenne puisqu’elle a été enregistrée en Bulgarie en tant que marque en 2006 (à la suite d’une demande déposée par le distributeur de la demanderesse en 2004).Rodol est distribué par l’intermédiaire d’une chaîne de distributeurs dans l’Union européenne et, en particulier, en Bulgarie, où, dans l’industrie des cheveux cosmétiques, il bénéficie d’une couverture de 80 % à 90 % du marché.
Le signe «RODOL» désigne un produit chimique (un colorant) et le marché pertinent est limité aux professionnels actifs dans le secteur d’activité. En Bulgarie, le distributeur de la demanderesse est actif dans un secteur d’activité: les teintures pour cheveux et les produits de Rodol sont vendus à des fabricants de teintures capillaires. En outre, la marque est utilisée et présente sur le marché bulgare au regard de différents types de produits (par exemple, livres de swatch, catalogues).Rodol a été vendu en permanence sur le marché bulgare depuis 2002 et la marque est notoirement connue et jouit d’une renommée sur le marché bulgare.
annexe 1:Témoignage du président de la société de la demanderesse du 20/07/2018 avec huit pièces. Elle contient les informations suivantes:
JHL a été fondée à New York City by Joseph H. Lowenstein en 1897. Le JHL a été incorporé dans le 23/12/1925 par Joseph H. Lowenstein et Sol. C. Lowenstein.
JHL a développé et mis sur le marché ses premiers produits de teinture de rodol aux États-Unis en 1939 et ses produits n’ont cessé de se vendre en Europe depuis les années 1950, le nombre de produits relevant de la ligne de produits Rodures ayant constamment augmenté au fil du temps. Outre les ventes en Europe et aux États-Unis, les produits de Rodol sont également vendus en permanence depuis des décennies au Canada, en Amérique du Sud, en Asie, et en Australie.
JHL vend environ 29 différentes teintures Rodol-marque.
En 2004, le distributeur de JHL en Bulgarie a déposé une demande d’enregistrement de la marque «RODOL» en Bulgarie, ce qui a acquis

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l’enregistrement de la marque bulgare no 56 909 en 2006. L’enregistrement a ensuite été attribué à JHL, qui est la propriétaire actuelle et exclusive de la marque.
Étant donné que les produits de «JHL» sont vendus à la fourrure, au cuir et au colorant du cuir au lieu de l’être auprès du grand public, JHL fait la publicité et la publicité de ses produits de Robes, principalement à l’industrie, ainsi que des publications commerciales ciblant ces industries. Au cours des cinq dernières années, JHL a dépensé environ 350 000 USD en publicitaires et en promouvant ses produits liés à Rodol dans des foires commerciales dans les pays de l’Union européenne.
JHL et ses produits Rodol jouissent d’une excellente renommée dans de nombreux États membres de l’UE.Les clients qui achètent des produits en ligne englobent des sociétés multinationales notoirement connues qui ont une présence importante au sein des États membres de l’Union européenne, entre autres, L’Oréal, Revlon et Procteur & Gamble, qui fournit aux consommateurs des produits de la meilleure qualité.
La fabrication et la vente de colorants utilisés pour de la fourrure, du cuir et des colorants pour cheveux sont des produits de niche très spécialisés et les produits de Rodol de JHL sont vendus exclusivement aux fabricants qui utilisent de tels colorants. Cinq ou six entreprises seulement au monde peuvent être considérées comme des concurrents directs des produits JHL, et les produits de Rodol de JHL sont bien connus des fabricants qui utilisent des colorants.
La déclaration sous serment mentionne aussi des chiffres d’affaires et de publicité.
Les pièces jointes sont les suivantes:
O Pièce 1: une liste des colorants à l’intérieur de la ligne de produits de Rodol.
O Pièce 2: une copie de l’enregistrement effectué en Bulgarie.
O Pièce 3: une liste de plusieurs salons commerciaux ayant fait la promotion des produits de Rocoll au cours des cinq dernières années.
O Pièce 4: un résumé des chiffres de ventes annuelles des produits de Rodol dans les pays de l’UE;
O Pièce 5: des copies de lettres de distributeurs européens et de clients européens attestant une excellente renommée et un haut niveau de qualité associés aux produits;
O Pièce 6: des échantillons de factures de ventes ont été facturés à des entités de l’UE datées de 2014.
O Pièce 7: photographies des produits.
O Pièce 8: des exemples d’instructions et de documents relatifs aux spécifications du produit.
Annexe 2:Témoignage du directeur général de Basse-Bulgarie Ltd daté du 19/07/2018;
Annexe 3: Extrait du dictionnaire chimie daté de 1993
Annexes 4 à 7: déclarations attestant de la qualité des produits commercialisés grâce à la marque «RODOL», rendue par différentes industries cosmétiques en Bulgarie, qui achètent les produits bruts de la demanderesse.
annexe 8: des copies de factures émises par le distributeur bulgare attestant de ventes de produits Rodol en 2011 et 2012; Des copies des factures de la demanderesse à des distributeurs en Bulgarie.

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Décision sur la décision attaquée no Page sur517 37 177 C
annexe 9: des copies de factures émises par le distributeur bulgare attestant de ventes de produits Rodol en 2012 et 2013;
Annexe 10: des copies de factures émises par le distributeur bulgare attestant de ventes de produits Rodol en 2014;
Annexe 11: des copies de factures émises par le distributeur bulgare attestant de ventes de produits Rodol en 2015;
Annexe 12: livres de la SWATCH montrant des produits de Rodol utilisés par la demanderesse et ses distributeurs.
Annexe 13:témoignage du président de la société de la demanderesse du 28/06/2019 avec quatre pièces.
annexe 14:Témoignage supplémentaire du directeur général de Basse- Bulgarie Ltd daté du 18/07/2019, des versions anglaise et bulgare, ainsi que des annexes montrant des livres de montres et d’autres supports de marketing.
annexe 15: photographies supplémentaires de livres de montres réalisés par la Bulgarie Lowenstein bulgare.
Annexe 16: copies de factures supplémentaires attestant des ventes de produits Rodol en 2014;
Annexe 17: des copies de catalogues montrant des foires cosmétiques bulgares publicitaires ont fait la publicité des produits de la demanderesse.
Annexe 18: étude de marché réalisée par le Centre de recherche et de marché le 24/07/2019.
annexe 19: ventes mondiales de produits Rodol dans les huit années précédant l’année 2015.
Annexe 20:Déclaration complémentaire de témoignage du directeur général de la société inférieure Bulgarie Ltd, datée du 12/02/2020 et couvrant 2 pages, préparée en anglais et en bulgare, avec les pièces jointes montrant les étiquettes, les livres de tournée et d’autres supports de marketing;
annexe 21: Des copies de factures délivrées à un distributeur bulgare à des fins de vente en 2016;
annexe 22:Des copies de factures délivrées à un distributeur bulgare à des fins de vente en 2017;
annexe 23: Des copies de factures délivrées à un distributeur bulgare à des fins de vente en 2018;
annexe 24: Des copies de factures délivrées à un distributeur bulgare à des fins de vente en 2019;
Annexe 25: spécifications des produits de Rodol. Annexe 26: avis d’un ingénieur chimique, daté du 21/02/2020
Parmi les documents figure plusieurs témoignages dont certains contiennent des chiffres d’affaires et des dépenses publicitaires. En ce qui concerne ce type de documents, l’article 10, paragraphe 6, du RDMUE (applicable aux procédures d’annulation en vertu de l’article 19, paragraphe 2, du RDMUE) mentionne expressément les déclarations écrites visées à l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE en tant que moyen de preuve de l’usage recevable. L’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE énumère comme moyens de preuve, les déclarations écrites faites sous serment ou solennellement ou les autres déclarations ayant un effet équivalent d’après la législation de l’État dans lequel elles ont été faites.
En ce qui concerne la valeur probante de ce genre de moyen de preuve, les déclarations faites par les parties intéressées elles-mêmes ou leurs salariés se voient généralement accorder moins d’importance que les preuves indépendantes, étant donné que la perception d’une partie impliquée dans un litige peut être plus ou moins affectée par des intérêts personnels dans l’affaire. Cela ne signifie toutefois pas que ces déclarations n’ont aucune valeur probante et que la conclusion finale dépend de l’appréciation globale

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Décision sur la décision attaquée no Page sur617 37 177 C
des preuves dans chaque cas d’espèce. La valeur probante de ces déclarations dépend du fait qu’elles soient étayées ou non par d’autres types de preuves (étiquettes, emballages, etc.) ou des preuves provenant de sources indépendantes.
La demanderesse a produit de nombreux éléments de preuve à l’appui des affirmations contenues dans les déclarations sous serment, telles qu’une enquête, des factures relatives aux deux périodes pertinentes, des déclarations concernant la qualité des produits portant la marque de la demanderesse, des catalogues, des brochures (ou des «livres» avec produits) et des photographies, ainsi qu’une copie de la marque dans un dictionnaire.
Ledictionnaire (annexe 3), appelé Dictionnaire chimique notoire, avec un droit d’auteur de 1993, montre la mention «Rodol» (Lowenstein dyes & Cosmetics).Il est évident que cette inscription se réfère à l’entreprise américaine car le dictionnaire a été imprimé aux Etats-Unis. Les informations contenues dans le témoignage du président de la société de la demanderesse concernant le 20/07/2018 ont établi des liens entre cette société et son distributeur en Bulgarie, lequel a déposé une demande d’enregistrement de la marque «RODOL» en Bulgarie, devenue la marque bulgare no 56 909 en 2006. Selon la déclaration de témoin, l’enregistrement a ensuite été attribué à l’entreprise américaine (et au demandeur dans cette procédure), qui est son propriétaire actuel et exclusif.
L’ enquête (annexe 18), datée du 24/07/2019, a été menée par le Centre de recherche Trend, une des principales agences sociologiques indépendantes sur le marché bulgare. Cette société a été fondée en 2016 et elle est membre de la société européenne pour l’élaboration de l’opinion et de la commercialisation (ESOMAR).
L’enquête a été menée dans six entreprises qui sont des producteurs de couleur pour les cheveux sur les marchés bulgare et étranger. Le choix des entreprises reposait sur trois critères: s’occupant de la fabrication des cheveux, de la taille de l’entreprise et du moment où elle a été active sur le marché; Les personnes interrogées étaient des représentants de l’entreprise connaissant bien le processus et les matériaux utilisés pour la production de couleur hair, chacune d’environ 20 années d’expérience dans la société correspondante. Toutes les entreprises travaillant depuis 2015 avec Rodol, toutes ont produit des couleurs pour teinture capillaire, et l’enquête a indiqué que les principaux critères utilisés pour le choix du colorant étaient la qualité et le prix, tandis qu’un autre critère important était l’assistance fournie par le fournisseur de colorants.
Les résultats des entretiens approfondis montrent qu’en raison de l’utilisation longue et longue des produits de Rodol par les entreprises et de la présence permanente de ces matières dans leur production, les personnes interrogées connaissent très bien l’entreprise et opinion très positives de leurs produits.
Étant donné que les produits sont des produits bruts utilisés par l’industrie dans le domaine des produits cosmétiques et que le nombre de sociétés dans un pays donné est limité, il est logique que l’enquête ait été réalisée auprès des clients de la demanderesse; toutefois, il est indiqué dans le sondage que les extraits de rodol sont utilisés par des entreprises qui ont 25 % à 50 % du marché pertinent et qu’il existe un degré de satisfaction élevé en termes de qualité, de logistique et de soutien technique apporté par la société du demandeur à ses clients bulgares.
La requérante a également présenté plusieurs déclarations de clients (annexes 4 à 7) et un «avis» (annexe no 26).Les contenus ne sont pas tous identiques, mais la plupart de ces déclarations indiquent que depuis 2001 ou 2002 (selon l’entreprise) elles achetaient des matières premières (produits chimiques) sous la marque «RODOL»

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(produits de la marque, comme RODOL 24, RODOL D TYPE J, RODOL ASH toner M, RODOL LIGHT BROWN 5/01, RODOL 2MR, RODOL MR, RODOL RS TECH PDR) pour la production de leurs produits cosmétiques. Les déclarations confirment aussi que la marque «RODOL» jouit d’une renommée élevée (liée à sa qualité) et soit bien connue parmi les producteurs de ce secteur en Bulgarie. En ce qui concerne ces déclarations, le secteur d’activité où la requérante vend ses produits est très spécifique et limité à quelques sociétés seulement, et il est logique que la demanderesse dépose des déclarations d’utilisateurs de ses produits qui soient ses clients.
La marque verbale «avis» a été émise par un ingénieur pharmaceutique et attest sur l’enregistrement de la marque «RODOL» pour tous les produits de la liste alphabétique des produits de la classe 1.
De nombreuses factures couvrant une période prolongée correspond aux deux périodes pertinentes, de 2011 à 2019 (annexes 8 à 11, annexe 16 et annexes 21-24).Les factures indiquent un certain nombre de produits de la marque Rodel- (par exemple, RODOL 2MR, RODOL BLONDE A; RODOL D DE TYPE J; RODOL EG; RODOL PMP; DORODL RS TECH)
, ont été identifiés comme appartenant à la gamme de produits dans le témoignage du président de la société de la demanderesse (pièce 1 de l’annexe 1).Elles ont été délivrées à des
clients en Bulgarie par la filiale du demandeur; ou par le siège
américain ; Les montants sont exprimés en kilogrammes, les produits étant des substances. ils sont distribués en récipients dénommés «tambours», ce qui, à plusieurs reprises, apparaît dans les documents (par exemple, un témoignage de SJL dans la pièce 7 de l’annexe 1).
La pièce 8 de la déclaration susmentionnée répond à un cahier des charges et à
l’utilisation d’instructions pour les produits.

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Il y a également plusieurs échantillons de produits dans les documents, comme par exemple l’annexe 12 présente les produits teints finis identifiant les objets colorés portant
la marque et la pièce de l’annexe 22 montre que les bouteilles portant la marque et la marque contenant les teintures contiennent peu de produits:

.
Par conséquent, il a été démontré que la marque a été utilisée en tant que marque et telle qu’enregistrée, à savoir sous une forme qui est conforme aux dispositions de l’article 18, paragraphe 1, du RMUE, dans le lieu pertinent (la Bulgarie) et pendant une période prolongée qui couvre les deux périodes pertinentes. Les documents, considérés dans leur ensemble, fournissent suffisamment d’informations concernant le volume commercial, la durée de la période et la fréquence de l’usage, à savoir l’importance de l’usage.
La marque antérieure est enregistrée pour ces produits:produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; fertilisants pour la terre; compositions extinctrices; préparations pour durcir les métaux; produits chimiques pour la conservation des aliments; TAN; adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie;Toutefois, les preuves ne révèlent pas l’existence d’un usage sérieux de la marque pour tous les produits désignés par la marque antérieure.
Conformément à l’article 64, paragraphe 2, du RMUE, si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle ne sera réputée enregistrée, aux fins de l’examen de la demande en nullité, que pour les produits ou les services concernés.
Selon la jurisprudence, il convient de tenir compte, dans le cadre de l’application des dispositions susmentionnées, des éléments suivants:
… si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous-catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces

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produits ou services n’emporte protection, dans une procédure d’opposition, que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée. En revanche, si une marque a été enregistrée pour des produits ou services définis de façon tellement précise et circonscrite qu’il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives à l’intérieur de la catégorie concernée, alors, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour lesdits produits ou services couvre nécessairement toute cette catégorie aux fins de l’opposition.
Bien que la notion d’usage partiel a pour fonction de ne pas rendre indisponibles des marques dont il n’a pas été fait usage pour une catégorie de produits donnée, elle ne doit néanmoins pas avoir pour effet de priver le titulaire de la marque de toute protection pour des produits qui, sans être rigoureusement identiques à ceux pour lesquels il a pu prouver un usage sérieux, ne sont pas essentiellement différents de ceux-ci et relèvent d’un même groupe qui ne peut être divisé autrement que de façon arbitraire. Il convient à cet égard d’observer qu’il est en pratique impossible au titulaire d’une marque d’apporter la preuve de l’usage de celle-ci pour toutes les variantes imaginables des produits concernés par l’enregistrement. Par conséquent, la notion de «partie des produits ou services» ne peut s’entendre de toutes les déclinaisons commerciales de produits ou de services analogues, mais seulement de produits ou de services suffisamment différenciés pour pouvoir constituer des catégories ou sous- catégories cohérentes-.»
(14/07/2005, T- 126/03, Aladin, EU: T: 2005: 288)
En l’espèce, les éléments de preuve considérés dans l’ensemble ne prouvent l’usage que pour les produits chimiques destinés à l’industrie, à savoir les aliments pour l’industrie cosmétique.Ces produits peuvent être considérés comme une sous-catégorie objective des produits chimiques destinés à l’industrie.Dès lors, la division d’annulation considère que les preuves ne démontrent l’usage sérieux de la marque que pour les produits chimiques destinés à l’industrie, à savoir les aliments pour l’industrie cosmétique compris dans la classe 1.
Renommée — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, du RMUE
Conformément à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, la marque de l’Union européenne est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon lorsqu’il existe une marque antérieure visée à l’article 8, paragraphe 2, et que les conditions énoncées au paragraphe 1 ou au paragraphe 5 dudit article sont remplies.
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque enregistrée antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est identique à une marque antérieure ou similaire à celle-ci, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, lorsque l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment

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profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.
Dès lors, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, s’appliquent uniquement dans le cadre d’une procédure de nullité lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de la demanderesse doit être renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou services sur lesquels la demande en nullité est fondée;
Risques de blessures: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou lui porterait préjudice;
Les conditions susmentionnées sont cumulatives. par conséquent, la non-satisfaction de l’une d’entre elles entraînera le rejet de la demande en nullité en vertu de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE- (16/12/2010, 345/08,- & 357/08, Botolist/Botocyl, EU: T: 2010: 529, § 41).La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. La demande en nullité peut encore être rejetée si la titulaire de la marque de l’Union européenne établit l’usage de la marque contestée.
En l’espèce, la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas présenté d’observations et, par conséquent, n’a pas avancé qu’elle avait un juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif.
A) la renommée de la marque antérieure
Selon la demanderesse, la marque antérieure jouit d’une renommée en Bulgarie pour une partie des produits pour lesquels la marque est enregistrée, à savoir les produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; Adhésifs destinés à l’industrie de la classe 1. Cependant, comme indiqué ci-dessus, l’usage de la marque n’a été prouvé que pour les produits chimiques destinés à l’industrie, à savoir les aliments pour l’industrie cosmétique compris dans la classe 1, et tels sont les produits qui peuvent être pris en considération.
La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle désigne. Le public pertinent est, selon les produits et les services commercialisés, soit le grand public soit un public plus spécialisé en Bulgarie.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 15/04/2015.Par conséquent, il a été demandé à la demanderesse de prouver que la marque sur laquelle la demande en nullité était fondée avait acquis une renommée en Bulgarie avant cette date. La preuve doit également montrer que la renommée a été acquise pour les produits pour lesquels la demanderesse a revendiqué la renommée, et qu’elle existait toujours au moment du dépôt de la demande en nullité, à savoir le 01/08/2019.

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Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;
Les arguments et éléments de preuve produits par la demanderesse afin de prouver la renommée sont les mêmes que ceux déjà énumérés ci-dessus et, afin d’éviter toute répétition inutile, la division d’annulation renvoie aux remarques et appréciations précédentes. En ce qui concerne le chiffre d’affaires de la société, même si les documents proviennent de la demanderesse elle-même, ils sont très détaillés et divulguent les chiffres par pays, des montants par pays très importants étant exprimés pour la Bulgarie. En outre, le reste des nombreux éléments de preuve étayent ces constatations et les documents, évalués dans leur ensemble, prouvent sans aucun doute que la marque a fait l’objet d’un usage intensif et de longue durée. En outre, les déclarations de clients de la demanderesse et l’enquête, entre autres documents, attestent le fait que les produits portant la marque sont notoirement connus et très vus dans l’industrie pertinente (à savoir les entreprises qui achètent les matières premières pour fabriquer les teintures), notamment en raison de leur bonne qualité.
B) Les signes
RODOL ROFOL
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est la Bulgarie;
Les deux marques sont des marques verbales, constituées d’un seul mot et sans éléments dominants. Les deux termes sont distinctifs puisqu’ils sont dépourvus de signification et par conséquent, ils ne présentent aucun lien avec les caractéristiques des produits.
Compte tenu du fait que les marques ne diffèrent que par une consonne au milieu («D» dans la marque antérieure et «F» dans la marque contestée), il existe un degré élevé de similitude visuelleet phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent.Une comparaison conceptuelle étant impossible, cet aspect n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Étant donné que les marques sont similaires, l’une des conditions de nullité au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE est applicable et l’évaluation au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE se poursuivra.

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C) Le «lien» entre les signes
Comme indiqué ci-dessus, la marque antérieure jouit d’une renommée et les signes présentent un degré élevé de similitude sur les plans visuel et phonétique et ils ne signifient rien.
Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel «lien» entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée dans les arrêts- du 23/10/2003, C 408/01, Adidas, EU: C: 2003: 582, § 29 et 31, et du 27/11/2008-, 252/07, Intel, EU: C: 2008: 655,
§ 66. Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire, mais seulement d’une exigence qui reflète la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’un préjudice ou un avantage indu est susceptible de se produire après l’examen de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.
L’existence de facteurs pertinents pour l’examen d’un «lien» comprend (27/11/2008,- C 252/07, Intel, EU: C: 2008: 655, § 42):
le degré de similitude entre les signes;
la nature des produits et des services, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public pertinent;
l’intensité de la renommée de la marque antérieure;
le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure;
l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public;
Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un «lien» peut être établie sur la base de certains de ces critères seulement;
Comme indiqué ci-dessus, la marque antérieure est renommée pour les produits chimiques destinés à l’industrie, à savoir pour la teinture des aliments pour l’industrie cosmétique compris dans la classe 1, et les actions sont dirigées contre des produits compris dans les classes 1, 2 et 4:
Classe 1: mastic massique en cuir;Préparations pour le corroyage du cuir; colles; produits chimiques pour le traitement du cuir; produits chimiques pour l’imprégnation du cuir; produits chimiques pour le renouvellement du cuir; produits chimiques pour l’imperméabilisation du cuir; sumac, destiné au bronzage; produits chimiques pour cirages de textiles; produits chimiques pour l’imprégnation des textiles; produits chimiques pour la fabrication de textiles imperméables; polycarboxylate; produits chimiques destinés à l’industrie, en particulier pour le traitement du cuir, substances de bronzage; adhésifs destinés à l’industrie, en particulier à l’industrie de la tannerie;
Classe 2: matières tinctoriales ; mordants; résines naturelles à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour imprimeurs, décorateurs, imprimeurs et artistes;

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malt caramélisé (colorant alimentaire), annatto, fixatifs pour; salons d’eau; Agglutinants pour peintures alimentaires (colorants); colorants alimentaires, colorants alizarine, dioxyde (titane) [pigment]; colorants d’aniline; encres de marquage pour animaux; auramine; safran [colorant]; auramine; Baume du Canada, colorants pour boissons; vernis au bitume; annatto [teinture]; poudre de bronze; laques de bronzage; caramels [colorants alimentaires]; teintures pour chaussures; Baume du Canada; lait de chaux; colorants, colorants et mordants pour le traitement du cuir.
Classe 4: huiles et graisses industrielles pour le traitement du cuir; poussière; produits de filettage et de reliure pour utilisation dans le cuir.
Les produits contestés compris dans la classe 1 sont des produits chimiques utilisés pour le tannage ou des matières premières qui pourraient servir d’étape préalable au processus de tannage (par exemple, des produits pour le corroyage du cuir); Ceux compris dans la classe 2 sont soit des teintures, soit des colorants, soit des produits qui pourraient être utilisés seuls ou en combinaison avec d’autres produits afin de teindre (par exemple des métaux en poudre pour des imprimeurs, des décorateurs et des artistes), et les produits compris dans la classe 4 servent à traiter le cuir afin de la dissocier ou de l’écarter. En effet, bien qu’il n’existe pas de similarités immédiates entre certains produits et les secteurs dans lesquels ils sont utilisés, elles pourraient tous avoir une nature identique ou similaire et/ou être utilisées conjointement avec le même public (producteurs de teintures, tannage, etc.) ayant la même destination.
Il a été conclu ci-dessus que la marque antérieure jouit d’une forte renommée liée à la qualité et que les marques sont hautement similaires sur les plans visuel et phonétique, dans la mesure où elles ne diffèrent qu’au niveau de la consonne du milieu, et que la partie centrale des signes est la partie que les consommateurs portent au moins sur les consommateurs pendant plus rapidement dans leur mémoire. En outre, faute de signification des marques, l’aspect sémantique ne peut aider les consommateurs à différencier les marques.
Partant, un lien entre les signes peut être immédiatement établi dans l’esprit des consommateurs concernés à l’égard des produits. Cependant, bien qu’un «lien» entre les signes soit une condition nécessaire pour poursuivre l’appréciation de l’existence d’un préjudice ou d’un profit indu, l’existence d’un tel lien ne saurait suffire, à elle seule, à conclure à l’existence de l’une des formes de préjudice visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (26/09/2012-, 301/09, Citigate, EU: T: 2012: 473, § 96).La division d’annulation procédera donc à l’examen de l’affaire.
D) Risque de blessure
L’usage de la marque contestée relèvera de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, lorsque les situations suivantes sont survenues:
la requérante tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure;
la marque contestée porte préjudice à la renommée de la marque antérieure.
la marque antérieure porte préjudice à la marque antérieure.

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Bien que le préjudice ou le profit indu puisse n’être possible que dans le cadre d’une procédure de nullité, une simple possibilité ne suffit pas pour que l’article 8, paragraphe 5 du RMUE soit applicable. Si le titulaire de la marque antérieure n’est pas tenu de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque, il doit «apporter des éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice» (06/06/2012, 60/10-, Royal Shakespeare, EU: T: 2012: 348,
§ 53).
Il s’ ensuit que le demandeur doit établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales. À cet effet, le demandeur doit produire des preuves ou, à tout le moins, avancer une argumentation cohérente démontrant en quoi consisterait et comment surviendrait le préjudice ou le profit indu qui pourrait conduire à conclure prima facie qu’un tel événement est, en effet, probable dans des circonstances normales.
Profit indu (parasitisme)
En effet, un profit indu dans le cadre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE s’applique aux cas où il y- a exploitation- et parasitisme manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il existe un risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée (06/07/2012, 60/10, Royal Shakespeare-, EU: T: 2012: 348, § 48, et 22/03/2007, T- 215/03, Vips, EU: T: 2007: 93, § 40).
La requérante fonde son allégation, entre autres, sur les éléments suivants.
Tant en ce qui concerne la qualité que la part de marché, les produits de Rodol jouissent d’une renommée au sein de l’UE, ce qui a été confirmé par les éléments de preuve suivants: I) l’étude de marché confirmant la satisfaction du client, ii) ses lettres, iii) sa présence sur le marché de longue date, iv) le prix unitaire élevé, v) la part de marché, vi) la valeur constante des produits; Ce faisant, le signe véhicule la notion d’une grande valeur pour les clients.
Les directives de l’OMPI affirment qu’un signe doit être considéré comme jouissant d’une réputation s’il est reconnu dans au moins l’un des groupes de clients: les acheteurs (y compris des acheteurs réels et potentiels), les distributeurs et les communautés économiques exerçant leurs activités relatives au type de produits portant la marque; Les produits Rodol sont vendus sur un marché professionnel relativement restreint et la taille limitée du marché pertinent ne devrait pas, en soi, être considérée comme un facteur permettant d’empêcher une marque de l’acquérir au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Les lignes directrices de l’EUIPO indiquent qu’une présence longue sur le marché constitue une indication claire de la renommée. La marque «RODOL» est constamment présente sur le marché européen depuis les années 1950. cette présence de longue durée (près de 70 ans) est donc, en soi, un indice fort de la réputation et de la reconnaissance de la marque sur le marché concerné.
L’usage de la marque «ROFOL» par la titulaire de la marque de l’Union européenne tirerait indûment profit de la marque antérieure puisqu’il pourrait tirer un profit de ses dépenses en ce qui concerne la promotion de la marque, étant

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donné que la marque «RODOL» est notoirement connue et qu’elle a créé une association de marchés positifs pendant une très longue période. Le profit indûment tiré par la titulaire serait également préjudiciable à la demanderesse, étant donné que les signes sont très similaires et que la marque «RODOL» est très distinctive et possède une renommée forte et établie. La similitude des signes, conjuguée à leur caractère distinctif, sont des facteurs importants lors de l’appréciation de l’existence d’un risque de profit indûment tiré du caractère attractif et prestige d’une marque renommée (06/07/2012,- 60/10, Royal Shakespeare, EU: T: 2012: 348, § 27).
Selon la Cour de justice de l’Union européenne
S’agissant des atteintes constituées par le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, dans la mesure où ce qui est prohibé est l’avantage tiré de cette marque par le titulaire de la marque postérieure, l’existence de cette atteinte doit être appréciée dans le chef du consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
(27/11/2008, C- 252/07, Intel, EU: C: 2008: 655, § 36).
Le public pertinent est le public professionnel et le niveau d’attention sera dans son ensemble élevé.
Pour déterminer si l’usage du signe tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, il convient de procéder à une appréciation globale, qui tienne compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (10/05/2007,- 47/06, Nasdaq, EU: T: 2007: 131, § 53, 12/03/2009, 320/07- P, Nasdaq, EU: C: 2009: 146; 23/10/2003,- 408/01, Adidas, EU: C: 2003: 582, § 29, 30 et 38; 27/11/2008, C- 252/07, Intel, EU: C: 2008: 655, § 57, 58, 66; 24/03/2011, 552/09- P, TiMiKinderjoghurt, EU: C: 2011: 177, § 53).
L’intention de la titulaire de la marque de l’Union européenne n’est pas un facteur significatif. Le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée d’une marque peut être une décision délibérée, par exemple, lorsqu’il y a exploitation et parasitisme manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de la renommée d’une marque célèbre. Toutefois, l’existence d’un profit indu ne requiert pas nécessairement d’une intention délibérée d’exploiter le goodwill associé à la marque d’un tiers. La notion de profit indûment tiré «concerne le risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et services désignés par la marque demandée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée» (19/06/2008,- 93/06, Mineral Spa, EU: T: 2008: 215, § 40; 22/03/2007, T- 215/03, Vips, EU: T: 2007: 93, § 40; 30/01/2008, 128/06-, Camelo, EU: T: 2008: 22,
§ 46).
La marque antérieure a acquis une renommée forte associée à des produits de haute qualité dans l’esprit du public pertinent. Les marques sont hautement similaires sur les plans visuel et phonétique, et il n’existe pas de différence conceptuelle entre elles et il existe certains liens entre les produits en cause, dans la mesure où ils peuvent avoir la même nature et/ou être utilisés, seuls ou en combinaison, par le même public, ou par le public d’autres secteurs industriels. L’association entre les marques produira un avantage commercial pour la titulaire de la marque de l’Union européenne. Il est très

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probable que l’usage de la marque contestée puisse conduire à un parasitisme, c’est-à- dire qu’il tirerait un profit indu de la renommée bien établie de la marque antérieure et des investissements considérables entrepris par la demanderesse pour atteindre cette renommée. Le signe contesté pourrait tirer un profit indu de l’image de la marque antérieure et du message véhiculé par celle-ci, à savoir que ses produits sont d’une qualité élevée. L’usage de la marque contestée pourrait également amener à percevoir que le titulaire de la marque de l’Union européenne est associé ou appartient à la demanderesse et pourrait, dès lors, faciliter la commercialisation des produits contestés.
Compte tenu de ce qui précède, la Division d’annulation conclut que la marque contestée est susceptible de tirer indûment profit de la renommée de la marque antérieure.
Autres types d’atteintes
La demanderesse avance également que l’utilisation du signe contesté porterait préjudice au caractère distinctif des marques antérieures.
Comme indiqué précédemment, l’existence d’un risque d’atteinte est une condition essentielle pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.Le risque de préjudice peut être de trois types différents. Pour qu’une demande en nullité soit fondée à cet égard, il suffit qu’un seul de ces types soit constaté. En l’espèce, comme indiqué ci-dessus, la division d’annulation a déjà conclu que la marque contestée tirerait indûment profit de la renommée de la marque antérieure. Il s’ensuit qu’il n’est pas nécessaire d’examiner si d’autres types s’appliquent également.
E) Conclusion
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, la demande en nullité est fondée au titre de l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
Étant donné que la demande en nullité est entièrement accueillie sur le fondement de l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres motifs et droits antérieurs sur lesquels la demande en nullité était fondée;
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du

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Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à la demanderesse
De la division d’annulation
Nicole CLARKE María Belén IBARRA Pierluigi M. VILLANI DE DIEGO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.