EUIPO, 26 mai 2020, n° 000019389

EUIPO 26 mai 2020

Arguments

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Accepté
Droits antérieurs sur la marque 'GIORDANO'
La division d'annulation a constaté que les demandeurs avaient prouvé l'usage de la marque 'GIORDANO' dans la vie des affaires, ce qui leur confère des droits antérieurs.
Rejeté
Mauvaise foi lors du dépôt de la marque contestée
La division d'annulation a rejeté l'argument de mauvaise foi, considérant que la titulaire avait un intérêt légitime à protéger sa marque sur le marché européen.

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Sur la décision

Référence :	EUIPO, 26 mai 2020, n° 000019389
Numéro(s) :	000019389
Textes appliqués :	Article 59(1)(b) EUTMR, Article 60(1)(c) EUTMR, Article 60(1)(a) EUTMR, Article 8(1)(b) CTMR, Article 8(4) CTMR
Domaine propriété intellectuelle :	Marque
Dispositif :	MUE partiellement annulée
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Texte intégral

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DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 19389 C (INVALIDITY)
Abanicos Ltd., Bérw Building, The Valley TV1 11P, Anguilla, les Inglas West, Anguillaet Verweij Fashion B.V., Keienbergweg 103, 1101 GG Amsterdam ( Pays-Bas), représentée par Brinkhof, De Lairessestraat 111-115, 1075 HH Amsterdam (Pays-Bas) (mandataire agréé)
i-n s t
WALTON International Limited, PO Box 1586, Royal Bank Building, 2nd Floor, Cardinal Avenue, George Town, Grand Cayman, les îles Cayman (titulaire de la MUE), représentées par Lewis Silkin LLP, 5 Chancery Lane, Clifford’s Inn, Londres EC4A 1BL (Royaume-Uni) (mandataire agréé).
Le 26/05/2020, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. la demande en nullité est partiellement accueillie.
2. la marque de l’Union européenne no 12 610 945 est déclarée nulle pour certains des produits et services contestés, à savoir:
Classe 25: vêtements , chaussures, chapellerie;vêtements en duvet/vêtements en cuir, slips, vestes, jeans, pantalons, pantalons, shorts, bracelets, chemises, chemises décontractées, tee-shirts, t-shirts, tee- shirts;Sous-chemises, vêtements de corps, chemisiers, jupes, gilets, tenues de gymnastique, maillots, maillots, maillots de sport, tenues de gymnastique, costumes de sport, tenues de gymnastique et tenues de sport;fouets, robes, pulls, pulls, chandails, chandails, chandails, cabans, cardigans, sous-vêtements, bandeaux pour la tête, casquettes, chapeaux, foulards, cravates, chaussettes, ceintures, jambières, collants, bas, collants, soutiens-gorge, chaussures, bottes, chaussons.

Décision sur la décision attaquée no Page sur237 19389 C
Classe 35: services de vente au détail et en gros services de montres, horloges, articles de lunetterie, étuis, sacs, sacs de plage, sacs à main, fourre- tout, sacs pour la taille, pochettes, porte-documents, porte- documents;services de commerce de gros et de détail de portefeuilles, porte-clés, porte-bagages, porte-monnaie, classeurs, porte-clés, parapluies, parasols, cannes, cannes, cannes de crédit, sacs à dos, sacs d’écoliers, cartables, fourre-tout, sacs de sport, sacs de paquetage, sacs à argent;services de commerce de gros et de détail de sacs à bandoulière, bandoulières, étuis pour clés, coffrets à chèques, pièces et parties constitutives pour tous les produits précités, accessoires de mode, vêtements, chaussures, chapellerie, vestes, jeans, pantalons, shorts, bracelets, chemises, chemises décontractées, chemises décontractées, t-shirts, chemisiers et jupes;services de commerce de gros et de détail d’articles de sport, manteaux, sweat-shirts, costumes de sport, pulls de sport, tenues de gymnastique, robes, chandails, débardeurs, cardigans, sous- vêtements, bandeaux de casse-tête, casquettes, chapeaux, foulards, cravates, chaussettes, ceintures, jambières, jambières, bas, collants, soutiens-gorges, chaussures, bottes, chaussons;services de vente au détail en rapport avec les produits précités fournis sur l’internet et d’autres réseaux informatiques mondiaux et locaux;
3. la marque de l’Union européenne reste enregistrée pour l’ensemble des produits et services restants, à savoir:
Classe 9: articles de lunetterie , lunettes, lunettes de soleil, montures de lunettes, lunettes de lunettes, étuis pour lunettes, lunettes de soleil, pièces et accessoires de tous les produits précités.

Classe 35: compilation de listes d’adresses, de courrier, de téléphone et toutes autres services de commande de communications et de télécommunications, distribution de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons], services de publicité et de direction des affaires, services de publicité, services de présentation de marchandises, services de publicité, services de marketing et de promotion, services d’analyse et d’étude de marché, services d’agences d’importation et/ou d’exportation, services d’agences d’import-export, d’achat et/ou d’exportation pour le compte d’une activité, décoration de vitrines.

4. chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Les demandeurs ont déposé une demande en nullité contre l’ensemble des produits et services désignés par la marque de l’Union européenne no 12 610 945.
La demande est fondée sur les droits antérieurs suivants:
Enregistrement de marque Benelux no 465 445 «GIORDANO».

Décision sur la décision attaquée no Page sur337 19389 C
Enregistrement de la marque internationale no 566 522 «GIORDANO» désignant l’Autriche, la Suisse, l’Espagne et l’Italie.
La marque non enregistrée «GIORDANO», utilisée dans la vie des affaires et dont la portée n’est pas seulement locale au Royaume-Uni, en Irlande et en Allemagne pour des vêtements;

Les demandeurs ont invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, ainsi que l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.Les demandeurs ont également invoqué l’article 59, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 207/2009 du

RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
Les demandeurs ont affirmé que la marque contestée avait été déposée de mauvaise foi au moment du dépôt de la demande.Elle fait valoir qu’elle détient des droits antérieurs pour un signe presque identique, utilisé pour des produits identiques et similaires en Europe de l’ouest, que le titulaire avait incontestablement connu et qu’eu égard à la relation précontractuelle entre les parties, il a été créé un lien étroit de manière à ce que le titulaire ne dépose pas sa marque de l’Union européenne sans en informer au préalable les demandeurs.
En outre, les demandeurs font valoir qu’il existe un risque de confusion puisque les marques comparées sont similaires en raison de leur élément distinctif «GIORDIANO» et les produits et services étant identiques et/ou similaires.
Enfin et conformément aux dires des demandeurs, Verweij Fashion possède des droits de marque non enregistrés.Ces droits, acquis avant la date de dépôt de la demande de marque contestée, ont une portée qui n’est pas seulement locale, en Irlande, au Royaume-Uni et en Allemagne, et ont pour effet de conférer à Verweij Fashion le droit d’interdire l’usage d’une marque similaire ou identique.À l’appui de cet argument, la High Court of Justice of England and Wales a confirmé que Verweij Fashion détient des droits non enregistrés et a acquis un goodwill pour le signe «GIORDANO» au Royaume-Uni en ce qui concerne les vêtements.
En effet, la titulaire de la MUE demande la preuve de l’usage des marques antérieures sur lesquelles la demande est fondée.
Les demandeurs ont produit la preuve de l’usage de leur marque Benelux antérieure uniquement parce qu’ils n’invoquent plus l’enregistrement international no 566 522 de la marque.
Le 25/02/2019, la titulaire de la marque de l’Union européenne a déclaré une renonciation totale à la marque de l’Union européenne contestée et l’Office a accordé aux demandeurs un délai pour qu’ils présentent un intérêt légitime à obtenir une décision sur le fond.
En réponse, les demandeurs apportent des observations et des éléments de preuve à l’appui de leur argument légitime.

Décision sur la décision attaquée no Page sur437 19389 C
La titulaire soutient qu’elle n’a pas agi de mauvaise foi puisqu’elle est le premier utilisateur de la marque et n’a jamais demandé que l’utilisation de «GIORDANO» dans le contexte de l’indication d’origine de ses propres produits/magasins, et non pas uniquement en tant qu’outil destiné à empêcher un tiers d’utiliser sa marque.Au contraire, les demandeurs tentent au contraire d’empêcher la titulaire d’utiliser sa marque sur des marchés que les déposants n’ont pas vraiment commercialisés, pendant une période de 30 ans dans le domaine des vêtements, que leur marque n’a jamais été utilisée.
En ce qui concerne les motifs relatifs, la titulaire affirme ne pas avoir eu connaissance du fait que la marque «GIORDANO» a jamais été utilisée pour les produits pour lesquels elle est enregistrée et pour des chemises compris dans la classe 25.Elle nie également l’existence d’un risque de confusion dans la mesure où les consommateurs sont différents et les produits protégés par les deux signes sont de nature différente et dans les circuits de production.Le consommateur moyen ne s’attendrait pas à ce qu’un fabricant de chemises pour hommes propose un magasin comprenant une gamme complète de vêtements et accessoires pour femmes.
S’ agissant de l’action en usurpation d’appellation introduite par les demandeurs, la titulaire indique avoir seulement acquis un goodwill pour les t-shirts pour hommes.Aucune preuve du goodwill associé à la marque «GIORDANO» en lien avec d’autres produits n’a été produite.En outre, il est difficile de savoir si les demandeurs jouissent effectivement d’un «goodwill» sur la marque invoquée.Elle nie également l’existence d’une présentation trompeuse et de préjudice.À l’appui de ses observations, elle a présenté des éléments de preuve qui seront énumérés ultérieurement dans la présente décision.
Les demandeurs réitèrent leurs arguments précédents.S’agissant de l’allégation de mauvaise foi, aucun des éléments de preuve ne démontre l’usage effectif de l’une des marques de la titulaire dans l’UE, étant donné qu’elle est active en Asie, en Australasie et au Moyen-Orient uniquement.Par conséquent, ses arguments ne sont pas pertinents.
Elles insistent sur le fait que les éléments de preuve présentés sont suffisants pour conclure que la marque «GIORDANO» a fait l’objet d’un usage sérieux au Benelux, et que la marque a acquis un goodwill au Royaume-Uni.Elle réitère également l’existence d’un risque de confusion.
Dans ses observations finales, la titulaire réitère ses arguments précédents concernant l’inexistence de sa part de sa part au moment du dépôt de la MUE.La demande d’enregistrement de la marque contestée visait un objectif commercial légitime et était une étape naturelle de sa trajectoire commerciale, consistant à consentir des efforts de bonne foi pour étendre sa marque à Giordano au sein de l’UE.Il constituait une progression naturelle de ses plans d’affaires à déposer pour l’enregistrement de la marque contestée et n’utilisait manifestement pas le dépôt de ladite marque en tant qu’outil pour empêcher tout tiers d’enregistrer des marques similaires.
REMARQUE PRÉLIMINAIRE

Sur l’intérêt légitime allégué par les demandeurs

Le 25/02/2019, la titulaire de la marque de l’Union européenne a déclaré la renonciation totale à la marque contestée.

Décision sur la décision attaquée no Page sur537 19389 C
Dans sa communication du 07/03/2019, l’Office a informé les parties de son intention d’enregistrer la renonciation et de clôturer la présente procédure, à moins que les demandeurs aient expressément demandé que la procédure en nullité se poursuive et ait manifesté un intérêt légitime à obtenir une décision sur le fond.L’Office a également fixé le délai jusqu’au 12/04/2019 pour que les demandeurs puissent présenter leurs observations et preuves éventuellement sur la clôture de la procédure.
Le 10/04/2019, les demandeurs ont répondu et ont soumis des observations et des preuves à l’appui de leur intérêt légitime.
Le 03/05/2019, l’Office a communiqué aux parties sa conclusion selon laquelle les demandeurs avaient produit des éléments de preuve d’un intérêt juridique suffisant à obtenir une décision déclaratoire.Par conséquent, la procédure d’annulation se poursuivrait.A la même date, il a invité la titulaire à présenter ses observations en réponse.
Le 17/04/2019, la titulaire a demandé la renonciation partielle à sa marque, ce qui n’a pas été jugé recevable par l’Office dans sa communication du 23/05/2019. en raison du fait qu’une demande de renonciation totale a été reçue précédemment pour la marque contestée.
En réponse le 20/06/2019, la titulaire de la marque de l’Union européenne a demandé le retrait de la renonciation à la marque contestée, qui a été rejetée par l’Office étant donné que ladite demande ne peut être effectuée que le jour même de la demande de renonciation totale pour la marque contestée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Par conséquent, la division d’annulation procédera à l’analyse de l’argument légitime des demandeurs concernant l’obtention d’une décision sur le fond.
Appréciation des intérêts légitimes
Dans leur réponse du 10/04/2019, les demandeurs allèguent qu’ils gardent un intérêt à la poursuite de la procédure de nullité, étant donné qu’ils peuvent obtenir des avantages pour ces derniers.Elles font valoir que les parties s’engager dans une soixantaine de litiges en matière de marques en Europe sur le droit et l’usage de la marque GIORDIANO.Elle insiste sur le litige en matière de marques dans le cadre d’une procédure d’infraction au Royaume-Uni, en France, en Espagne, au Portugal et au Danemark, et il produit des éléments de preuve concernant lesdits litiges.D’après les demandeurs, une décision de l’Office, notamment si elle traite de la mauvaise foi de la titulaire au moment du dépôt de ses MUE pour GIORDANO Junior et GIORDANO Ladies, accélérera les différentes procédures nationales et permettra donc aux usagers d’économiser beaucoup de temps et d’argent.À l’appui de leur demande, les demandeurs soumettent leurs décisions émanant des offices nationaux et des tribunaux nationaux aux procédures d’opposition et aux procédures en manquement où les parties sont impliquées.

Décision sur la décision attaquée no Page sur637 19389 C
Il convient de noter que lorsqu’une marque contestée en cours de procédure de nullité a fait l’objet d’une renonciation, cette procédure perd son objet et devrait, en principe, être rapidement fermée dès lors qu’elle est devenue sans objet (principe d’efficacité de la procédure).Néanmoins, les demandeurs peuvent prouver que cette procédure n’est pas devenue sans objet au regard de tout intérêt légitime nouveau qu’ils pourraient conserver pour obtenir une décision sur le fond.En conséquence, l’article 17, paragraphe 5, du RDMUE prévoit que la procédure de nullité (qui ne relève pas de la disposition spécifique de l’article 57, paragraphe 2, du RMUE qui concerne exclusivement la procédure de déchéance), doit être clôturée si la marque de l’UE contestée est suspendue, sauf si les demandeurs justifient d’un intérêt légitime à obtenir une décision sur le fond.L’intérêt légitime doit être réel, direct et actuel.
En l’espèce, les demandeurs souhaitent poursuivre la demande en nullité, indépendamment de la renonciation de la titulaire de la marque de l’Union européenne.Un tel souhait est légitime compte tenu du fait que les effets d’une renonciation et d’une demande en nullité ne coïncident pas.Une marque de l’Union européenne qui a fait l’objet d’une renonciation n’a d’effet qu’avec l’enregistrement de cette renonciation, tandis qu’une marque qui a été déclarée nulle sera réputée n’avoir pas d’effet dès le départ.Par conséquent, dans la mesure où la présente procédure pourrait procurer un bénéfice aux demandeurs, la présente procédure gardera un intérêt juridique à obtenir une décision sur le fond.
En l’espèce, la Division d’Annulation est d’avis que les arguments et preuves présentés par les demandeurs font apparaître un intérêt légitime suffisant à obtenir une décision sur le fond.Il est évident que les parties ont été engagées dans des procédures passées et actuelles au cours de plusieurs procédures devant les juridictions nationales en raison des marques Giordano et al.Par exemple, le dossier des demandeurs exemplaire de la procédure en cours devant la juridiction du recours devant le Tribunal de Madrid, affaire no 9 PO no.La procédure attend la décision d’être tranchée.
Les demandeurs apportent quant à eux preuve des allégations de contrefaçon de la marque contestée qui sont dirigées contre eux ou par leurs membres, ce que le titulaire a confirmé.Les demandeurs démontrent leur intérêt juridique spécifique et individuel pour lequel une demande en nullité est requise en l’espèce.
Compte tenu de ce qui précède, et après avoir prouvé l’intérêt légitime des demandeurs, leur demande de poursuite de la procédure doit être confirmée et la division d’annulation rendra une décision sur le fond.
Justification — L’enregistrement de la marque Benelux no 465 445
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits;toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de droits revendiqués pour lesquels le demandeur ne produit pas de preuve appropriée;
Conformément à l’article 16, paragraphe 1, du RDMUE, le demandeur présente les faits, preuves et arguments à l’appui de la demande jusqu’à la clôture de la phase contradictoire de la procédure.

Décision sur la décision attaquée no Page sur737 19389 C
Conformément à l’article 16, paragraphe 1, point b), du RDMUE, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, au cours du délai susmentionné, le demandeur doit également produire la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à déposer la demande.
Si la demande est fondée sur une marque enregistrée autre qu’une marque de l’Union européenne, le demandeur doit produire une copie du certificat d’enregistrement correspondant et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, ou tout autre document équivalent émanant de l’administration auprès de laquelle la demande de marque a été déposée — article 16, paragraphe 1, point b), lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, point a) ii), du RDMUE.Lorsque les preuves afférentes à l’enregistrement de la marque sont accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par l’Office, le demandeur peut les fournir en indiquant ladite source — article 16, paragraphe 1, point b), lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 3, du RDMUE.

En l’espèce, la demande en nullité est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque Benelux no 465 445.

En l’espèce, les éléments de preuve produits par la demanderesse consistent en un extrait de la base de données entre l’Office et l’OBPI et sa traduction en anglais.Un examen minutieux de cet extrait montre que la marque était en vigueur à la date de dépôt de la demande en nullité (22/01/2018) et était due au renouvellement le 11/08/2019.La procédure d’annulation a été clôturée le 04/12/2019.Dès lors, à l’époque de la clôture de la procédure, la marque antérieure avait expiré et aucun certificat de renouvellement n’a été présenté par les demandeurs, et aucune justification en ligne n’a été revendiquée par ces derniers.
Dans le cas d’une demande en nullité fondée sur des causes de nullité relative conformément à l’article 60, paragraphe 1, du RMUE, le demandeur doit apporter la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection des droits antérieurs invoqués ainsi que de produire des éléments de preuve de son habilitation à déposer la demande d’annulation [article 16, paragraphe 1, point b), du RDMUE].
Les éléments de preuve fournis ne sont pas suffisants pour étayer la marque antérieure susmentionnée des demandeurs, étant donné que les demandeurs n’ont pas déposé le certificat de renouvellement avant la clôture de la phase contradictoire de la procédure en nullité.Conformément à l’article 16 du RDMUE, les demandeurs ont la charge de prouver le maintien de ce droit antérieur et cet article prévoit qu’ils ont jusqu’à la clôture de la phase contradictoire de la procédure à cet effet.
Conformément à l’article 17, paragraphe 3, du RDMUE, si le demandeur n’a pas présenté les faits, preuves et observations nécessaires pour étayer la demande, la demande sera rejetée comme non fondée. La demande doit dès lors être rejetée comme non fondée dans la mesure où elle est fondée sur l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, dans la mesure où elle est fondée sur la marque antérieure susmentionnée.
Marque non enregistrée ou autre signe utilisé dans la vie des affaires — article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE

Décision sur la décision attaquée no Page sur837 19389 C
En l’espèce, la demande est fondée sur la marque non enregistrée «GIORDIANO» prétendument utilisée dans la vie des affaires au Royaume-Uni, en Irlande et en Allemagne.
Conformément à l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, la marque de l’Union européenne est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office lorsqu’il existe un droit antérieur visé à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE et que les conditions énoncées audit paragraphe sont remplies.
L’article 8, paragraphe 4, du RMUE dispose que sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation de l’Union ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe:
a) des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne;
b) ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
Par conséquent, les motifs de refus énoncés à l’article 60, paragraphe 1, point c), lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sont soumis aux exigences suivantes:
le signe antérieur doit avoir été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale;
conformément à la législation applicable, avant le dépôt ou la date de priorité de la marque contestée, la demanderesse a acquis des droits sur le signe sur lequel l’annulation est fondée, y compris le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente;
les conditions dans lesquelles l’utilisation d’une marque plus récente peut être interdite sont remplies en ce qui concerne la marque contestée.
Dans le cas d’une demande en nullité fondée sur l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, les demanderesses en nullité doivent présenter l’utilisation du signe antérieur dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale avant la date de dépôt de la MUE (ou, le cas échéant, la date de priorité).Dans le cadre d’une procédure de nullité, les demandeurs doivent également prouver que le signe a été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale à une autre date, à savoir à la date de dépôt de la demande en nullité.Cette condition découle du libellé de l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, qui dispose qu’une marque de l’Union européenne est déclarée nulle «lorsqu’il existe un droit antérieur visé à l’article 8, paragraphe 4, et que les conditions énoncées audit paragraphe sont remplies» [décisions du 03/08/2011, R 1822/2010-2, Baby Bambolina (marque fig.), § 15].La condition de la «permanence» dans le contexte de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE dans les procédures de nullité est désormais explicitement prévue à l’article 16, paragraphe 1, point b), du RDMUE, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, point d), du RDMUE.

Décision sur la décision attaquée no Page sur937 19389 C
Ce qui précède a été confirmé par le Tribunal dans son arrêt du 23/10/2013 dans l’affaire T-581/11.La Cour a jugé que le droit antérieur invoqué à l’appui d’une opposition devait encore exister dès le dépôt de l’acte d’opposition.Par analogie, le droit antérieur invoqué à l’appui d’une demande en nullité doit encore exister au moment où elle est déposée.Cela implique, normalement, que le signe en cause doit toujours être utilisé au moment du dépôt de l’acte d’opposition ou de la demande en nullité.En effet, c’est justement l’utilisation de ce signe dans la vie des affaires qui constitue le fondement de l’existence de droits sur ce signe (23/10/2013,- 581/11, Baby Bambolina, EU:T:2013:553, § 26, 27).
Ces conditions sont cumulatives.Par conséquent, lorsqu’un signe ne satisfait pas à l’une de ces conditions, l’annulation fondée sur une marque non- enregistrée ou sur d’autres signes utilisés dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE ne saurait prospérer.
a) Utilisation antérieure dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale

Les demandeurs font valoir que la marque non enregistrée Giordano a acquis un goodwill au Royaume-Uni et en Irlande ainsi qu’une reconnaissance par le public en Allemagne avant les dates pertinentes.
La division d’annulation examinera d’abord la demande en raison de la marque non enregistrée «GIORDANO», utilisée dans la vie des affaires au Royaume-Uni.
La condition exigeant que l’usage dans la vie des affaires soit une exigence fondamentale, sans laquelle le signe en question ne peut pas bénéficier d’une protection contre l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, indépendamment des exigences requises par le droit national pour acquérir des droits exclusifs.Cette condition énoncée à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE est soumise aux normes du droit de l’Union européenne et doit être appréciée, indépendamment du fait que la législation nationale ne doive pas exiger une utilisation effective en ce qui concerne certains droits antérieurs spécifiques.
En outre, un tel usage doit indiquer que le signe en cause a une portée qui n’est pas seulement locale.Cette disposition vise à limiter les conflits entre signes en empêchant qu’un signe antérieur soit suffisamment important ou significatif pour contester soit l’enregistrement, soit la validité d’une marque de l’Union européenne.Il y aura lieu de répondre à la question de savoir si l’utilisation d’un signe non enregistré a une portée plus qu’locale sera répondue par l’application d’une norme européenne uniforme (18/04/2013, 506/11 & -- T 507/11, Peek & Cloppenburg, EU:T:2013:197, § 19, 47 et 48).

Décision sur la décision attaquée no Page sur1037 19389 C
Le Tribunal a considéré que la portée d’un signe utilisé pour identifier des activités commerciales déterminées doit être définie par rapport à la fonction d’identification jouée par celui-ci.Cette considération exige de tenir compte, en premier lieu, de la dimension géographique de la portée du signe, c’est-à-dire du territoire sur lequel il est utilisé pour identifier l’activité économique de son titulaire, ainsi que cela ressort d’une interprétation textuelle de l’article 8, paragraphe 4 du RMUE.Il convient de tenir compte, en second lieu, de la dimension économique de la portée du signe, qui est évaluée en fonction de la durée pendant laquelle il a rempli sa fonction dans la vie des affaires et de l’intensité de son usage, au regard du cercle des destinataires parmi lesquels le signe en cause est devenu connu en tant qu’élément distinctif, à savoir les consommateurs, les concurrents, voire les fournisseurs, ou encore de la diffusion qui a été donnée au signe, par exemple, par voie de publicité ou sur Internet (24/03/2009,- 318/06 — T- 321/06, General Optica, EU:T:2009:77, § 36-37 et 30/09/2010, 534/08-, Granuflex, EU:T:2010:417, § 19).

En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 18/02/2014.Dès lors, les demandeurs étaient tenus de prouver que le signe sur lequel la demande est fondée était utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale au Royaume-Uni avant cette date.Par ailleurs, la demande en nullité a été déposée le 22/01/2018.Les éléments de preuve doivent également démontrer que le signe des demandeurs était encore utilisé à cette époque.
Les éléments de preuve doivent également démontrer que le signe des parties demanderesses a été utilisé dans la vie des affaires pour des vêtements.
Les demandeurs ont présenté les preuves suivantes:
Annexe 1:un extrait montrant la marque Benelux no 465 445 depuis 1989 pour les classes 18 et 25 et sa traduction en anglais.
Annexe 2:un extrait montrant l’enregistrement de la marque internationale no 566 522 pour les classes 18 et 25 et sa traduction en anglais.
Annexe 3:Une déclaration de témoin émanant de M. A.H. Verweij, fondateur de Verweij Fashion B.V., expliquant en 2 016 l’ histoire de la marque GIORDANO.
Annexe 4:plusieurs extraits montrant des informations sur les salons de mode MANDA (London 2014, Birmingham en 2018) au Royaume-Uni et la preuve de leur participation à l’année 2014;Il y a un extrait qui annonçait une nouvelle personne de vente pour le marché britannique, ainsi qu’une image du salon «MODA fashion» en 2015, incluse sur le site web de Verweij.
Annexe 5:plusieurs extraits montrant des informations sur le salon de mode panorama à Berlin et la participation des demandeurs de 2014 à 2017.
Annexe 6:plusieurs extraits montrant des informations sur le salon Modefabriek Fashion à Amsterdam et la preuve de la participation des demandeurs de 2010 à 2012;
Annexe 7:une lettre de confirmation de l’INPI français concernant le retrait de la marque française no 93 462 379, le 09/11/1993.
Annexe 8:Plusieurs extraits du site web de Verweij Fashion B.V. montrant la marque GIORDANO pour la mailerie et son emplacement.
Annexe 9:plusieurs décisions du tribunal néerlandais en 2017 et sa traduction en anglais.Ils déclarent la déchéance des marques GIORDANO, qui appartiennent au groupe Giordano.

Décision sur la décision attaquée no Page sur1137
19389 C
Annexe 10:une décision de l’OPI autrichien en 2017 et sa traduction en anglais.Elle déclare la déchéance de la marque GIORDANO, qui appartient à la titulaire.
Annexe 11:plusieurs décisions des tribunaux allemands en 2016-2017 et ses traductions en anglais.Elles déclarent la déchéance de ces marques GIORDANO, qui appartiennent à la titulaire.
Annexe 12:une décision de l’Office irlandais des marques datant de 2017.Elle déclare la déchéance de la marque GIORDANO, qui appartient à la titulaire.
Annexe 13:une décision de l’INPI portugais en 2015 et sa traduction anglaise de la déchéance de la marque GIORDANO.
Annexes 14-15:plusieurs courriels envoyés par M. Chugani Executive directeur de Giordano International en janvier 2014 à la demanderesse pour entamer une éventuelle coopération.
Annexe 16:un courrier électronique de Verweij Fashion 24/01/2014, en réponse à l’adresse électronique de Giordano, du 14/01/2014, demandant un complément d’informations.
Annexe 17:un courriel daté du 26/03/2014, Verweij Fashion, en réponse à l’adresse électronique de Giordano Group, du 24/01/2014, présentant l’entreprise.
Annexe 18:procédures de présentation générale, engagées par le titulaire dans différents pays.
Annexe 19:un extrait du dictionnaire Merriam Webster détaillant l’élaboration de «ladies»;
Annexe 20:plusieurs captures d’écran de sites internet de Specsavers et de Sunglasseut, qui comprennent la liste des marques de fabricant qu’ils commercialisent, ainsi que les captures d’écran des sites internet de H & M, Zara et Esprit.
Annexe 21:un extrait de la loi irlandaise sur les marques au sens de l’article 10, paragraphe 4, point a), de la loi irlandaise sur les marques, 1996;
Annexe 22:les boulangeries «McCambridge Ltd vs Joseph Brennan» publiées en 2012;
Annexe 23:plusieurs extraits de plusieurs sites internet en Irlande montrant les chemises de Giordano.Il comprend également une liste d’articles de Giordano vendus à l’Irlande pour la période 2005-2016.
Annexe 24:un extrait de la loi allemande sur la protection des marques, dessins et modèles du 25/10/1994 et de la traduction anglaise, portant sur les sections 4 (2) et 14 (2) de la loi allemande sur la protection des marques et des autres symboles.
Annexe 25:un courrier électronique de 2008 montrant que Giordano possède une nouvelle personne de commerce pour l’Allemagne;Elle comprend également une liste d’articles de Giordano vendus à l’Allemagne au cours de la période 2007- 2010 et 2013.
Annexe 26:un extrait de la section 5 (4) (a) de la loi sur les marques de 1994 (Angleterre).
L’annexe 27 comprend les produits suivants:

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a) une publication insérée dans le magazine MWB (février 2010), qui est publiée six fois par an et chaque édition a été distribuée à 5,900 détaillants, agents et marques indépendants pour chaque acheteur de vêtements de culturie.Elle y affirme que les marques Verweij et Baileys d’d'autres parts ont été lancées pour la première fois en 2004 au Royaume-Uni et vendent en 200 des magasins indépendants au Royaume-Uni.Il inclut le chiffre d’affaires réalisé entre 2010 et 2016 (supérieur à 4 millions d’euros). b) un témoignage signé en 2016 par M. Anthony Wade, partenaire commercial britannique de Giordano.Il explique qu’il a commencé à vendre des vêtements à Giordano moulu au Royaume-Uni de 2008 à son départ à la retraite en 2015, entraînant un chiffre d’affaires de plus de 2 millions d’euros. c) un témoignage signé en 2016 par M. Matthew Rawlings, directeur auprès de CoE Limited;Il explique que l’entreprise gère des magasins indépendants dans l’est d’Anglia.Elle a commencé à vendre la mailerie à Giordano au Royaume-Uni en 2000. d) un témoignage signé en 2016 par M. Neil raven, directeur général chargé de la destruction.Il explique que l’entreprise gère un grand magasin à Southend.Elle a commencé à vendre la mailerie à Giordano au Royaume-Uni en 2005.
Annexe 28:un courrier électronique de Doris Chan (groupe Giordano en Asie, en 2013) dans lequel elle explique que pour étendre ses produits à l’Europe, il aura besoin d’un partenaire local et qu’une société néerlandaise détient les droits sur l’Europe de la marque Giordano pour des vêtements.
La division d’annulation tiendra également compte des éléments de preuve produits par les demandeurs le 08/10/2018 et le 09/09/2019.
Annexe 29:l’arrêt de la High Court of England and Wales of 28/06/2018.
Annexe 30:l’ordonnance de la High Court de justice, des tribunaux de commerce et de propriété d’Angleterre et du Pays de Galles, du 25/07/2018, approuvée le 2 août 2018;
Annexe 31:Plusieurs captures d’écran de la Wayback machine du site www.verweij.com datant de 2010, 2013, 2015, 2016, 2017 sur lesquelles apparaît le signe Giordano pour hommes.
Annexe 32:Plusieurs captures d’écran de la Wayback machine du site www.giordano.nl datées de 2002, 2006, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018 montrant le signe Giordano pour la mailerie.
Annexe 33:deux bons de commande en Autriche (2014) et au Royaume-Uni (West Midlands 2017).Elle comprend des photos de t-shirts, la quantité de maillots par taille et les prix en livres sterling.
Annexe 34:deux courriels datant de 2013 concernant les chiffres de vente en Belgique et en Allemagne par l’intermédiaire des agents de vente.
L’annexe 35 comprend les produits suivants:
a) extraits de la boutique en ligne Verweij Fashion; b) vente d’offres d’acquittement entre 2012 et 2014.Ils comprennent les t-shirts de Giordano au Royaume-Uni, étant donné qu’ils précisent que des commandes de plus de 200 GBP seront acheminées gratuitement. c) Il montre également l’activité de la boutique au Royaume-Uni.Elle montre les destinataires des collections (125 et 164) et le pourcentage de ouvertures pour lesquelles le Royaume-Uni est en tête avec plus de 95 % de la liste printemps/été 2012 et plus de 82,7 % au sein de l’collection automne/hiver 2012.

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Annexe 36:cinq factures adressées à des détaillants au Royaume-Uni (Yeovil, Perthsire, Oxford, Londres, Warwickshire) et les photographies de produits montrant le signe GIORDANO pour les chemises pour hommes.Les factures comprennent les codes des produits qui font référence aux codes figurant sur les tableaux.Trois factures indiquant une adresse de livraison à destination de la
Suisse entre 2014 et 2016.
Annexe 37:un témoignage signé par M. A.R.W. Wade en 2018, ancien agent de vente des produits à Giordano au Royaume-Uni entre 2008 et 2015.
Annexe 38:cinq bons de commande du Benelux en 2013 concernant les vêtements de Giordano.
Annexe 39:le Grand total chiffre d’affaires réalisé et le nombre de pièces vendues de la marque Giordano en, entre autres, le Benelux, l’Allemagne, le Royaume- Uni, l’Irlande et l’Autriche entre 2005 et février 2018;Le chiffre d’affaires total pour le Royaume-Uni s’élève à plus de 7 millions et le total des postes s’élève à plus de 250.000 au Royaume-Uni.
Annexe 40:plusieurs photographies d’un salon d’exception d’Amsterdam 2018.
Annexe 41:deux des invitations des «Open Days», qui se sont tenus à Verweij Fashion 2010 et 2016 à Amsterdam,
Annexes 42-48:dix-neuf factures accompagnées des images des produits sur lesquelles était apposée la marque pour des t-shirts destinés aux détaillants au
Benelux et aux Pays-Bas en 2009 et entre 2013 et 2018;
Annexe 49:une page d’une entreprise Facebook (2017) montrant la célébrité Martijn Krabbé d’origine GIORDANO.
Annexe 50:plusieurs captures d’écran de la Wayback machine de plusieurs sites web néerlandais, datées de 2012 à 2018 et montrant le signe Giordano pour des
t-shirts.
Annexe 51:plusieurs catalogues et captures d’écran de sites internet de détaillants au Benelux promouvant la marque GIORDANO pour les vêtements de maille de 2012 à 2017.
Annexe 52:une décision du Tribunal de Milan, Italie, prononçant la déchéance de la marque de la titulaire, GIORDANO.
Annexe 53:plusieurs photographies d’une salle d’exposition en Irlande (2008, 2017) montrant l’image du GIORDANO.
Annexe 54:un affichage (2017) qui, selon les demandeurs, se réfère en Irlande (Cilento) promouvant les produits GIORDANO.Les prix sont libellés en livres sterling.
Annexe 55:aperçu des décisions prises dans plusieurs pays révoquant les marques de la titulaire.
Annexe 56:une décision du Tribunal de Grande Instance de Hambourg du 12/05/2017 confirmant l’annulation des marques Giordano du titulaire en Allemagne.Brochure «The global RLI Awards 1028, how to enter» et extraits montrant les magasins (Australie, Moyen-Orient, Asie) du Giordano Group le
11/08/2016 et le 09/09/2019.
Annexe 57:un World Fashion Catalogue de décembre 1992 faisant état de l’usage de GIORDANO à titre de nom commercial aux Pays-Bas.L’adresse est la même que Verweij Textielagenturen B.V. susmentionnée GIORDANO.
Annexe 58:plusieurs articles de presse et Wikipedia sur le groupe Giordano.
Annexe 59:plusieurs articles sur la police de caractères Benguiat.
Annexes 60-61:deux témoignages signés par M^me Karel Verweij, l’un des directeurs de Verweij B.V. datés d’avril et mai 2018, produits dans le cadre de la procédure au Royaume-Uni ayant abouti à la décision britannique.

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Annexe 62:un courrier daté du 22/11/2013, issu du D Chan de Giordano Group, à un partenaire potentiel en Russie.
Annexe 63:une décision de la Cour d’appel de Paris datée du 14/06/2019.
Annexe 64:une décision suisse du 04/07/2014.
Annexe 65:plusieurs extraits de la page Facebook www.giordano.eu et Verweij Fashion montrant les produits vestimentaires de la marque à Giordano.
Annexe 66:une copie d’une facture adressée à un détaillant suisse en 2016 montrant des ventes de blazers à Giordano.
Appréciation des éléments de preuve
Comme mentionné ci-avant, la condition exigeant que le signe soit utilisé dans la vie des affaires est fondamentale pour que la protection contre l’enregistrement ou la validité d’une marque de l’Union européenne soit accordée.
La Cour de justice a jugé que l’ «usage du signe dans la vie des affaires» au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE se réfère à l’usage du signe «dans le contexte d’une activité commerciale visant à obtenir un avantage économique et non dans le domaine privé» (arrêt du 12/11/2002, C-206/01, Arsenal, EU:C:2002:651, § 40;25/01/2007, C- 48/05, Opel, EU:C:2007:55, § 18;11/09/2007, C-17/06, Céline, EU:C:2007:497, § 17).
Le critère d’une «portée qui n’est pas seulement locale» est plus qu’un simple examen géographique.L’impact économique de l’utilisation du signe doit également être évalué;Il convient de tenir compte, ainsi que des éléments de preuve, de ces éléments:l’intensité de l’usage (les ventes effectuées sous le signe);à la durée de l’usage;la diffusion des produits (localisation des clients) et la publicité sous le signe et les supports utilisés pour cette publicité, y compris la distribution de publicité.
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits;toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Après examen détaillé des éléments de preuve susmentionnés, la division d’annulation considère que les demandeurs ont démontré que le signe GIORDANO a été utilisé en tant que marque non enregistrée dans la vie des affaires au Royaume-Uni et que la portée de cet usage n’est pas seulement locale;
Les demandeurs ont produit des extraits de sites internet et des données publiés par la société elle-même (annexe 31), ainsi qu’un témoignage signé par le fondateur de la société (annexe 3).La division d’annulation estime que, s’agissant de la valeur probante de ce genre de moyen de preuve, les extraits de sites Internet ou les déclarations de la demanderesse se voient généralement accorder moins d’importance que les preuves indépendantes.Bien que ces extraits ne puissent pas être ignorés, leur valeur probante est intrinsèquement insuffisante et cette valeur probante doit être étayée par d’autres éléments de preuve objectifs ayant été tirés indépendamment de la procédure et corroborant le contenu desdites preuves.

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Les demanderesses ont produit plusieurs extraits (annexe 4) montrant qu’elle avait participé aux salons de mode les plus pertinents au Royaume-Uni:extraits montrant des informations sur MODA (London 2014, 2015 et Birmingham en 2018).Un bon de commande au Royaume-Uni (West Midlands 2017) inclut l’image des t-shirts, la quantité par taille et le prix en GBP (annexe 33).Un article (annexe 27) inséré dans le magazine MWB (février 2010), qui est spécialisé dans la fabrication de vêtements de marque, a confirmé que la première apparence de l’étiquette à MODA était en 2008.La publication indique également que les marques Verweij vendent dans 200 magasins indépendants au Royaume-Uni.Il inclut le chiffre d’affaires réalisé entre 2010 et 2016 (supérieur à 4 millions d’euros).
Les demandeurs ont également produit trois témoignages signés par leurs partenaires commerciaux au Royaume-Uni.Elles sont présentes dans le secteur de la mode depuis de nombreuses années et opèrent dans différentes zones au Royaume-Uni.L’un d’entre eux a déclaré qu’il avait commencé à vendre des vêtements à Giordano moulu au Royaume-Uni de 2008 jusqu’à son départ à la retraite en 2015, entraînant un chiffre d’affaires de plus de 2 millions d’euros (annexe 27).
En principe, en ce qui concerne ces témoignages, l’article 10, paragraphe 4, du RDMUE (applicable aux procédures d’annulation en vertu de l’article 19, paragraphe 2, du RDMUE) mentionne expressément les déclarations écrites visées à l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE en tant que moyen de preuve recevable de l’usage.L’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE énumère comme moyens de preuve, les déclarations écrites faites sous serment ou solennellement ou les autres déclarations ayant un effet équivalent d’après la législation de l’État dans lequel elles ont été faites.Dans le cas d’espèce, lesdites attestations sont établies par des sociétés indépendantes, par conséquent, leur force probante est pertinente.
L’annexe 35 fait référence à la vente en ligne d’offres en ligne pour la vente de tee-shirts de Giordano, entre 2012 et 2014.Il pourrait être déduit qu’elles font référence au Royaume-Uni, étant donné qu’il précise que des commandes de plus de 200 GBP seront expédiés gratuitement et qu’elles incluent dès lors la monnaie locale britannique.Il montre également l’activité de la boutique au Royaume-Uni.Elle montre les destinataires des collections (125 et 164) et le pourcentage de ouvertures pour lesquelles le Royaume-Uni est en tête avec plus de 95 % de la liste Printemps/été en 2012 et 82,7 % au sein de l’collection Automne/Hiver 2012.
En outre, elles ont produit cinq factures (annexe 36) adressées à des détaillants différents au Royaume-Uni.Les factures sont datées dans des dates pertinentes.Elles incluent des codes de produits qui sont identiques que ceux figurant sur les images montrant le signe GIORDANO pour les chemises pour hommes.Même si les quantités des articles vendus ne sont pas significativement élevées compte tenu du type de produit, le nom des clients est visible ainsi que des lieux de destination au Royaume-Uni (Yeovil, Perthsire, Oxford, Londres, Warwickshire).Il ressort clairement des éléments de preuve que les activités commerciales de la demanderesse sous les signes en cause n’étaient pas seulement locale, comme le montrent les différents noms de clients indiqués sur les factures et les différents lieux situés au Royaume-Uni étaient les articles concernés.Enfin, l’annexe 39 contient le chiffre d’affaires réalisé et le nombre de pièces vendues de la marque Giordano en, entre autres, au Royaume-Uni, de 2005 à février 2018.Le chiffre d’affaires total pour le Royaume-Uni s’élève à plus de 7 millions et s’élève au total à plus de 250.000 unités.

Décision sur la décision attaquée no Page sur1637 19389 C
Les requérantes expliquent que les prix mentionnés sur les factures de Verweij Fashion et les recettes exagérées du chiffre d’affaires produites comme preuves de l’usage représentent des valeurs de gros.Ces chiffres doivent être multipliés par une marge moyenne de 2.7 afin d’obtenir l’indication que Verweij recommande à ses clients d’établir des prix de détail et de parvenir à une compréhension claire du volume commercial de Vashion Verweij Fashion sur le marché de la marque «consommateurs consommateurs».
La Cour de justice a jugé que l’ «usage du signe dans la vie des affaires» au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE se réfère à l’usage du signe «dans le contexte d’une activité commerciale visant à obtenir un avantage économique et non dans le domaine privé» (12/11/2002, C-206/01, Arsenal, EU:C:2002:651, § 40;25/01/2007, C-48/05, Opel, EU:C:2007:55, § 18;11/09/2007, C-17/06, Céline, EU:C:2007:497, § 17).
Les demandeurs ont fourni des informations appropriées et complètes démontrant que l’usage a couvert les périodes pertinentes requises et démontré que le signe n’a pas été utilisé de manière sporadique et limitée dans le temps.De plus, la portée géographique de la portée du signe, c’est-à-dire le territoire sur lequel elle est utilisée pour identifier son activité économique, a été également présentée.

En outre, les documents montrent le signe verbal «GIORDANO», ou les marques
figuratives , qui montrent clairement l’élément GIORDANO conjointement avec des éléments tels que «PREMIUM SHIRTMAKERS» ou le slogan laudatif «Enjoy your Day!».Ces éléments sont descriptifs, laudatifs ou purement décoratifs.
Toutefois, les éléments de preuve ne permettent pas d’établir que le signe a été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale pour l’ensemble des produits sur lesquels repose la demande.Les éléments de preuve se rapportent essentiellement à des vêtements pour hommes.Cela ressort clairement, par exemple, des images, des factures et des offres en ligne.
En conséquence, la division d’annulation conclut que le signe des demandeurs a été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale au Royaume-Uni pour les vêtements pour hommes avant la date de dépôt de la marque contestée et au moment du dépôt de la demande en nullité;

b) Le droit en vertu du droit applicable — L’usurpation («Passing off»)
Remarque préliminaire — Sur le droit des demandeurs

Dans ses observations, la titulaire de l’enregistrement international affirme que la marque antérieure Benelux est détenue par Abanicos Ltd., auprès de Verweij, agissant en tant que licencié.Dans le récent arrêt de la High Court au Royaume-Uni, Verweij a été l’unique défendeur.Dans le mémoire en défense de Verweij, Verweij a fourni des informations très détaillées concernant les activités Verweij (et non Abanicos Ltd.) réalisées au Royaume-Uni afin d’acquérir un goodwill du signe GIORDANO.

Décision sur la décision attaquée no Page sur1737 19389 C
La titulaire estime désormais que les requérantes cherchent à présent obscer ces éléments en portant le goodwill qu’elles ont prétendu être détenues par Verweij B.V., au Royaume-Uni, sur une marque Benelux détenue par Abanicos Ltd. à l’égard de laquelle les demandeurs ne peuvent pas les suivre;soit le goodwill est la propriété d’Abanicos Ltd. titulaire de la marque, soit la société Verweij B.V. en tant que licencié.
Les systèmes juridiques des États membres de l’UE prévoient différents moyens d’empêcher l’usage de marques ultérieures sur la base de signes antérieurs utilisés dans la vie des affaires.Toutefois, pour qu’il soit fait usage de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, le droit antérieur doit être attribué à un titulaire en particulier ou à une classe précise d’utilisateurs qui a un intérêt quasi-patrimonial en ce sens qu’il peut exclure ou empêcher des tiers d’utiliser illégalement le signe.En effet, l’article 8, paragraphe 4, du RMUE constitue un motif «relatif» et l’article 46, paragraphe 1, point c), du RMUE dispose que les oppositions ne peuvent être formées que par les titulaires de marques ou de signes antérieurs visés à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE et par les personnes autorisées, en vertu du droit national applicable, à exercer ces droits.En d’autres termes, seules les personnes ayant un intérêt direct en vertu d’une loi d’ouverture de procédure sont habilitées à former opposition au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
En vertu de l’article 5 (4) (a) de la loi sur les marques de commerce (Trade Marks Act) de 1994, une marque est refusée à l’enregistrement si, ou dans la mesure où, son usage au Royaume -Uni est susceptible d’être prononcé par rapport à (a) en raison de toute règle de droit (notamment en vertu de la législation relative à l’usurpation d’appellation) protégeant une marque non enregistrée ou tout autre signe utilisé dans la vie des affaires.Une personne ainsi habilitée à empêcher l’usage d’une marque est dénommée dans la présente loi le titulaire d’un «droit antérieur» par rapport à la marque.

Conformément aux règles de droit régissant les actions en usurpation d’appellation prévues par les lois du Royaume-Uni, trois critères pour le test de la trinité classique sont remplis:Le goodwill acquis;la présentation trompeuse;et le préjudice causé à ce goodwill.

Conformément à cette disposition, le titulaire du droit antérieur doit prouver que, par l’usage de la marque antérieure non enregistrée, il a acquis les droits sur cette marque.Étant donné que les éléments de preuve démontrent que Verweij B.V. a acquis un goodwill, elle est titulaire d’une marque antérieure non enregistrée habilitée à empêcher l’usage d’une marque plus récente, comme indiqué ci-dessus.Toutefois, dans la mesure où aucun élément de preuve ne fait référence à l’ autre requérante Abanicos Ltd, cette entité n’a pas le droit d’agir en qualité de titulaire de la marque antérieure non enregistrée.Par conséquent, la demande en nullité n’est pas recevable au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, et elle se poursuivra en ce qui concerne l’autre déposant qui est titulaire de la marque non enregistrée.
En ce qui concerne la législation nationale, le demandeur doit citer les dispositions de la législation applicable sur les conditions régissant l’acquisition des droits et sur l’étendue de la protection du droit.
Par ailleurs, le demandeur doit présenter des éléments de preuve appropriés du respect des conditions d’acquisition et de l’étendue de la protection du droit invoqué, ainsi que des éléments prouvant que les conditions de protection vis-à-vis de la marque contestée sont effectivement satisfaites.

Décision sur la décision attaquée no Page sur1837 19389 C
La demanderesse affirme avoir le droit d’interdire l’utilisation de la marque contestée au nom du «passing off». elle présente également l’article 5 (4) (a) de la loi sur les marques de 1994 et explique que, conformément aux règles juridiques régissant les actions en usurpation d’appellation prévues par les lois du Royaume-Uni, les trois conditions du délit d’usurpation («passing off») sont remplies:Le goodwill acquis;la présentation trompeuse;et le préjudice causé à ce goodwill.
Pour aboutir, l’action en usurpation d’appellation doit satisfaire à trois conditions cumulatives.En cas de non-respect de l’une de ces conditions, la requête ne peut aboutir.Ces conditions sont les suivantes:
Premièrement, la demanderesse doit prouver qu’elle jouit d’un goodwill ou qu’elle est connue pour des produits spécifiques commercialisés sous sa marque.Les preuves doivent démontrer que la marque de la demanderesse est reconnue par le public comme étant distinctive des produits de la demanderesse.
D’autre part, la demanderesse doit démontrer que la marque de la demanderesse serait susceptible de conduire le public à croire que les produits et services du titulaire proviennent de la demanderesse.En d’autres termes, le public serait susceptible de croire que les produits et services commercialisés sous la marque contestée sont en réalité ceux de la demanderesse.
Troisièmement, le demandeur doit démontrer qu’il est susceptible de subir un préjudice du fait de l’ utilisation de la marque contestée par la titulaire.
En vue de prouver l’acquisition de ce droit, le demandeur doit prouver qu’il jouit d’un goodwill pour les produits demandés sous sa marque.
c) Droit de ceux-ci à l’égard de la marque contestée
En ce qui concerne la première condition, le goodwill, les preuves examinées ci-dessus indiquent que, à la date de dépôt de la marque contestée et de la demande en nullité, les produits de la demanderesse étaient effectivement présents sur le marché depuis un certain temps et généraient des transactions et des ventes.
La division d’annulation observe que de réelles activités commerciales entraînant une reconnaissance par le public et des clients sont habituellement suffisantes pour établir le goodwill.La valeur peut être ajoutée à une entreprise et au goodwill généré sans atteindre le niveau de connaissance nécessaire pour établir un caractère distinctif élevé ou une renommée.En d’autres termes, que le critère appliqué pour déterminer si le titulaire d’un signe a acquis un goodwill à cet égard ne mesure pas sa réussite commerciale.
Le goodwill, c’est-à-dire le bénéfice et l’avantage de la réputation, de la renommée et du lien d’une activité, la force d’attraction de la clientèle et la chose qui distingue une activité établie d’une entreprise nouvelle dès son premier début, sont suffisamment prouvées pour le signe antérieur «GIORDANO» pour des vêtements pour hommes.
La division d’annulation estime que les éléments de preuve sont suffisants pour prouver que la demanderesse jouit du goodwill concernant le signe sur lequel se fonde la demande en nullité, comme le soutient la demanderesse en nullité.

Décision sur la décision attaquée no Page sur1937 19389 C
S’ agissant de la deuxième condition, présentation trompeuse, il y a lieu d’examiner si, sur la base d’une mise en balance de probabilités, il est probable qu’une partie substantielle du public pertinent sera amenée à acheter par erreur les produits et services de la titulaire en présumant qu’il s’agit de ceux de la demanderesse. dès lors, une comparaison des signes est nécessaire.Par ailleurs, il est peu probable que le public soit induit en erreur lorsque les produits et services contestés sont différents de ceux sur lesquels le goodwill de la demanderesse a été acquis.Par conséquent, il y a lieu de comparer les produits et services contestés avec les produits pour lesquels la demanderesse a démontré qu’ils ont acquis un goodwill par l’usage.
1. Les produits et services
Il convient de noter que les décisions des tribunaux anglais et irlandais contenues dans des cas d’usurpation établissent que, lorsqu’il existe un domaine d’activité commun, l’usurpation («passing off») est plus susceptible de se produire qu’en l’absence d’un domaine d’activité commerciale commun.En l’espèce, la demanderesse considère que les produits et services désignés par la marque contestée, qui se rapportent tous à des articles d’habillement, des accessoires de mode et des articles connexes, sont proches des produits de la demanderesse.
La demande est dirigée contre les produits et services suivants de la marque contestée:
Classe 9: articles de lunetterie , lunettes, lunettes de soleil, montures de lunettes, lunettes de lunettes, étuis pour lunettes, lunettes de soleil, pièces et accessoires de tous les produits précités.

Classe 25: vêtements , chaussures, chapellerie;vêtements en duvet/vêtements en cuir, slips, vestes, jeans, pantalons, pantalons, shorts, bracelets, chemises, chemises décontractées, tee-shirts, t-shirts, tee-shirts;Sous-chemises, vêtements de corps, chemisiers, jupes, gilets, tenues de gymnastique, maillots, maillots, maillots de sport, tenues de gymnastique, costumes de sport, tenues de gymnastique et tenues de sport;fouets, robes, pulls, pulls, chandails, chandails, chandails, cabans, cardigans, sous-vêtements, bandeaux pour la tête, casquettes, chapeaux, foulards, cravates, chaussettes, ceintures, jambières, collants, bas, collants, soutiens-gorge, chaussures, bottes, chaussons.

Décision sur la décision attaquée no Page sur2037 19389 C
Classe 35: services de vente au détail et en gros services de montres, horloges, articles de lunetterie, étuis, sacs, sacs de plage, sacs à main, fourre-tout, sacs pour la taille, pochettes, porte-documents, porte-documents;services de commerce de gros et de détail de portefeuilles, porte-clés, porte-bagages, porte-monnaie, classeurs, porte-clés, parapluies, parasols, cannes, cannes, cannes de crédit, sacs à dos, sacs d’écoliers, cartables, fourre-tout, sacs de sport, sacs de paquetage, sacs à argent;services de commerce de gros et de détail de sacs à bandoulière, bandoulières, étuis pour clés, coffrets à chèques, pièces et parties constitutives pour tous les produits précités, accessoires de mode, vêtements, chaussures, chapellerie, vestes, jeans, pantalons, shorts, bracelets, chemises, chemises décontractées, chemises décontractées, t- shirts, chemisiers et jupes;services de commerce de gros et de détail d’articles de sport, manteaux, sweat-shirts, costumes de sport, pulls de sport, tenues de gymnastique, robes, chandails, débardeurs, cardigans, sous-vêtements, bandeaux de casse-tête, casquettes, chapeaux, foulards, cravates, chaussettes, ceintures, jambières, jambières, bas, collants, soutiens-gorges, chaussures, bottes, chaussons;services de vente au détail pour les produits précités fournis sur l’internet et d’autres réseaux informatiques mondiaux et locaux;Compilation de listes d’adresses, de courriers, de courriers téléphoniques et toute autre commande de communication et de télécommunication, commande par courrier direct, services de conseil et de direction des affaires, services de publicité, services de présentation de marchandises, services de publicité, services de marketing et de promotion, services d’analyse et de recherche du marché, services d’agence et/ou d’étude de marché à l’importation et/ou à l’exportation, services d’agences d’importation et/ou d’exportation, services d’agences d’import-export, d’achat et/ou d’exportation de produits pour le compte d’une activité, décoration de vitrines.
La marque non- enregistrée de la demanderesse est utilisée pour désigner des vêtements pour hommes.
Les vêtements masculins de la demanderesse servent à recouvrir des parties du corps humain et les protègent contre les éléments.En outre, il s’agit d’articles de mode.
Les lunettes, lunettes, lunettes de soleil, montures de lunettes, montures de lunettes, lunettes de lunettes, étuis pour lunettes et lunettes de soleil, n’ont aucun lien étroit avec les vêtements pour hommes relevant de la classe 25.Aucun lien ne pourrait être établi entre ces produits contestés et les vêtements pour hommes du demandeur n’appartenant pas au même domaine d’activité commun.Les fabricants des produits contestés en classe 9 sont différents de ceux des produits vestimentaires.Ces produits sont généralement vendus dans des points de vente différents.

Décision sur la décision attaquée no Page sur2137 19389 C
En ce qui concerne les pièces et accessoires pour lunettes, lunettes, lunettes de soleil, montures de lunettes, lunettes louées, étuis pour lunettes et lunettes de soleil, ces produits sont souvent produits et/ou vendus par la même entreprise qui fabrique le produit final et s’adresse au même public acheteur.Le public peut également s’attendre à ce que le composant soit sous le contrôle de, le fabricant «original».La division d’annulation estime que ces produits et les produits de la demanderesse n’appartiennent pas à un «domaine d’activité commun».Les produits pour lesquels la demanderesse jouit d’un goodwill sont des vêtements pour hommes.Les produits contestés ne sont pas étroitement liés ou ne peuvent pas être combinés avec ceux-ci.
Vêtements, vêtements de duvet/plumes, vêtements en cuir, shorts, vestes, jeans, pantalons, pantalons, shorts, bracelets, chemises, chemises décontractées, tee-shirts, t-shirts, tee-shirts;Sous-chemises, vêtements de corps, chemisiers, jupes, gilets, tenues de gymnastique, maillots, maillots, maillots de sport, tenues de gymnastique, costumes de sport, tenues de gymnastique et tenues de sport;Bombes, robes, pulls, pulls, chandails, chandails, chandails, creux, cardigans, sous-vêtements, foulards, cravates, chaussettes, ceintures, jambières, jambières, bas, collants, soutiens-gorges, sont étroitement liés aux vêtements pour hommes relevant de la classe 25.En effet, une partie de ces produits est susceptible d’être considérée par les consommateurs comme des accessoires dotés d’un lien avec la nature étant donné qu’ils sont étroitement coordonnés avec ces articles ou certaines de leurs parties et relèvent du même domaine d’activité commun.Tous ces produits sont étroitement liés et peuvent être largement proposés aux mêmes consommateurs.
En ce qui concerne la chapellerie contestée;bandeaux pour la tête, casquettes, chapeaux, ils sont utilisés pour couvrir la tête et le protéger contre les éléments.En outre, il s’agit d’articles de mode.Ces produits ainsi que les vêtements pour hommes de la demanderesse ont la même nature et la même destination, notamment dans le cas des vêtements pour hommes conçus pour se protéger contre les éléments.Par ailleurs, les produits contestés sont considérés non seulement comme une chose qui porte sur la tête pour protéger contre le temps, mais aussi comme un article de mode, pouvant correspondre à une tenue, et c’est pourquoi est parfois choisi de compléter les vêtements pour hommes.Les canaux de distribution de ces produits coïncident et leurs points de vente ou les services de vente au détail qu’ils sont vendus sont souvent les mêmes, ou au moins sont étroitement liés.
Le même raisonnement s’applique aux chaussures, chaussures, bottes, chaussons, contestés.Ces produits contestés ont la même finalité que les vêtements pour hommes:les deux sont utilisés pour couvrir et protéger des parties du corps humain et pour la mode.Ils se trouvent souvent dans les mêmes points de vente au détail.Les consommateurs qui cherchent des hommes à trouver des vêtements pour hommes s’attendront à trouver des chaussures dans le même rayon ou magasin, et vice versa.De plus, de nombreux fabricants et stylistes créeront et produiront à la fois les vêtements et les chaussures pour hommes.

En revanche, les services de vente au détail en général sont constitués par le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits (à l’exception de leur transport), ce qui permet aux clients de les voir et de les acheter commodément.

Décision sur la décision attaquée no Page sur2237 19389 C
Services de vente au détail et en gros de vêtements, vestes, jeans, pantalons, shorts, montres-bracelets, chemises, chemises décontractées, vêtements décontractés, t- shirts, chemisiers et jupes;services de commerce de gros et de détail d’articles de gilets, manteaux, sweat-shirts, costumes de sport, vêtements de sport, tenues de gymnastique, robes, chandails, pulls tops, cardigans, sous-vêtements, foulards, cravates, chaussettes, ceintures, jambières, jambières, bas, collants, soutiens-gorge;Les services de vente au détail pour les produits précités fournis sur l’internet et d’autres réseaux informatiques mondiaux et locaux sont étroitement liés aux produits de la demanderesse. bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation, il convient de relever que ces produits et services sont liés en ce qu’ils sont complémentaires et que les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux dans lesquels les produits sont offerts à la vente.En outre, ils s’adressent au même public.
Services de commerce de gros et de détail d’articles de chaussures, chaussures, bottes, chaussons;Les services de vente au détail pour les produits précités fournis sur l’internet et d’autres réseaux informatiques mondiaux et locaux sont liés aux vêtements pour hommes de la demanderesse en raison du lien étroit qui les unissant sur le marché du point de vue du consommateur.Les consommateurs sont habitués à la pratique selon laquelle divers produits connexes sont réunis et proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons des grands magasins.En outre, elles présentent un intérêt pour le même consommateur.

Le même raisonnement s’applique aux services de vente au détail et services de vente au détail contestés liés à la chapellerie, aux bandeaux de tête, casquettes, chapeaux;services de vente au détail pour les produits précités fournis sur l’internet et d’autres réseaux informatiques mondiaux et locaux;Ils sont liés aux vêtements pour hommes de la demanderesse en raison du lien étroit qui les unissait sur le marché du point de vue du consommateur.
En ce qui concerne les services de vente au détail et en gros de montres, sacs à horloges, articles de lunetterie, étuis, sacs, sacs de plage, sacs à main, fourre-tout, sacs pour la taille, pochettes, porte-documents, porte-documents;services de commerce de gros et de détail de portefeuilles, porte-clés, porte-bagages, porte-monnaie, classeurs, porte-clés, parapluies, parasols, cannes, cannes, cannes de crédit, sacs à dos, sacs d’écoliers, cartables, fourre-tout, sacs de sport, sacs de paquetage, sacs à argent;Services de vente au détail et services de vente en gros d’épaules, bandoulières, étuis pour clés, coffrets à chèques, pièces et parties constitutives pour tous les produits précités, accessoires de mode, services de vente au détail pour les produits précités fournis sur l’internet et d’autres réseaux informatiques mondiaux et locaux, le même domaine d’activité commun peut être établi entre les vêtements pour hommes de la demanderesse et ces services contestés. en raison du lien étroit qui les unisse sur le marché, du point de vue du consommateur.Les consommateurs sont habitués à la pratique selon laquelle divers produits connexes sont réunis et proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons des grands magasins.En outre, elles présentent un intérêt pour le même consommateur.

Décision sur la décision attaquée no Page sur2337 19389 C
Cependant, il n’est pas possible d’appliquer la motivation susmentionnée aux autres services contestés compris dans la classe 35, à savoir, la compilation de listes d' adresses, de courriers, de courriers téléphoniques et toute autre commande de communication et de télécommunication, les services de publicité directe, les services de conseil et de direction des affaires, les services de publicité, les services de présentation de marchandises, les services de publicité, les services de marketing et de promotion, l’analyse et l’étude de marché, les services d’agence et/ou d’exportation de recherches, d’importation et/ou d’exportation de produits pour le compte d’une activité, de décoration de vitrines.
Par exemple, les services de publicité;Diffusion de matériel publicitaire [tracts, prospectus,Les services de présentation de marchandises, de services de publicité, de marketing et de promotion consistent à offrir à des tiers une assistance pour la vente de leurs produits et services en assurant la promotion de leur lancement et/ou de leur vente, ou à assurer le renforcement de la position d’un client sur le marché et à acquérir un avantage concurrentiel grâce à la publicité.Pour réaliser cet objectif, beaucoup de moyens et produits différents peuvent être utilisés.Ces services sont fournis par des entreprises spécialisées qui étudient les besoins de leur client, lui fournissent toutes les informations et les conseils nécessaires pour commercialiser ses produits et services et créent une stratégie personnalisée pour la publicité de ces produits et services par le biais de la presse, des sites web, de vidéos, de l’internet;
Les services commerciaux de conseil et de direction des affaires sont généralement fournis par des sociétés spécialisées comme des consultants d’entreprises.Ces sociétés recueillent des informations et fournissent des outils et une expertise permettant à leurs clients d’exercer leurs activités ou offrent à des entreprises l’aide nécessaire pour acquérir, développer ou élargir leur part de marché.Les services comprennent des activités telles que des études et évaluations des entreprises, des analyses des coûts et des prix, des conseils en organisation et d’autres activités de consultation, de conseil et d’assistance qui pourraient être utiles à la direction d’une entreprise.
Les services d’analyse et de recherche en marketing sont la collecte et l’analyse d’informations sur un marché donné afin d’évaluer la viabilité d’un produit ou service;Les services d’agences d’import-export concernent la circulation des marchandises et requièrent normalement la participation d’autorités douanières tant du pays d’importation que du pays d’exportation.Ces services sont souvent soumis à des quotas d’importation, des tarifs et des accords commerciaux.
Par conséquent, tous ces services contestés sont fournis par des entreprises spécialisées et sont destinés aux besoins spécifiques des clients qui ne sont pas étroitement liés aux vêtements masculins de la demanderesse et n’appartiennent pas au même domaine d’activité commun.
Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, la division d’annulation considère qu’une partie des produits et services contestés et des produits de la demanderesse en cause ne relèvent pas uniquement d’un domaine d’activité commun, mais qu’ils sont rapprochés.
1. Les signes

Décision sur la décision attaquée no Page sur2437 19389 C
GIORDANO
Marque non enregistrée antérieure Marque contestée
Le territoire est le Royaume-Uni.
La marque antérieure non enregistrée est une marque verbale composée du seul mot « GIORDANO», tandis que la marque contestée est une marque figurative constituée d’ éléments « Giordano», une barre oblique (/) et des « ladies» en caractères légèrement stylisés.La marque contestée ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres;
L’élément commun «GIORDANO» est un nom courant en Italie et il sera perçu comme tel par les consommateurs du territoire pertinent.Puisqu’il n’est, en aucun cas, en rapport avec les produits et services concernés, il possède un caractère distinctif normal.
L’ élément «laine» de la marque contestée fait référence, entre autres, à un groupe de femmes de manièreformelle et respectueuse.Il est descriptif et dépourvu de caractère distinctif pour les produits et services pertinents dans la mesure où il se réfère directement au fait que lesdits produits et services sont principalement destinés aux femmes, comme l’affirme la demanderesse.Le symbole/le symbole est une simple séparation entre les deux mots et par conséquent faiblement distinctif.
Sur le plan visuel, les signes ont en commun leur élément commun «GIORDANO»;ils diffèrent toutefois par l’élément descriptif «ladies» placé en deuxième position dans la marque contestée dans la barre oblique dans cette dernière et par la représentation stylisée de ces éléments dans la marque contestée.Dans le cas de ladite marque, les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le premier élément d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque.En effet, puisque le public lit de gauche à droite, la partie gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan visuel;
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «GIORDANO»;Cependant, la prononciation diffère par le son des lettres «ladies», qui constituent l’élément descriptif de la marque contestée.Il est peu probable que les consommateurs pertinents prononceront le symbole/comme «slash» et, par conséquent, les signes sont phonétiquement fortement similaires.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence au contenu sémantique des mots inclus dans les deux signes.Dans la mesure où les signes seront associés à la même signification en raison de leur élément distinctif commun «GIORDANO» et diffèrent par un élément non distinctif, les signes sont très similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu d’examiner l’examen.
2. Appréciation globale des conditions en vertu du droit applicable

Décision sur la décision attaquée no Page sur2537 19389 C
La titulaire ne soutient pas qu’il ne saurait y avoir de présentation trompeuse pour les raisons suivantes:(a) les signes comparés présentent des différences suffisantes selon lesquelles les consommateurs pertinents ne seraient même pas confondus, et encore moins que la titulaire essaie d’incorrectement représenter ses produits et services pour ceux des demandeurs;B) les canaux de vente de la demanderesse sont mis à la disposition du public par l’intermédiaire des distributeurs plutôt qu’directement au public;(c) l’usage de GIORDANO par la titulaire a commencé avant celle du demandeur;(d) elle ne cible pas les mêmes consommateurs et ne fabrique pas les mêmes produits.
Il résulte de ce qui précède qu’une partie des produits et services contestés tels que désignés ci-dessus appartiennent à un «domaine d’activité commun» aux produits de la demanderesse.Les signes sont similaires, compte tenu en particulier du fait que la marque antérieure non enregistrée est entièrement incluse dans la marque contestée et que le terme supplémentaire «ladies» de la marque contestée est descriptif et non distinctif pour les produits et services pertinents.Dans ces circonstances, la division d’annulation estime qu’il est inévitable que l’usage de la marque contestée pour une partie des produits et services contestés puisse créer une représentation trompeuse, par laquelle les clients de la demanderesse pourraient inverser, à tort, l’origine commerciale d’une partie des produits et services contestés aux produits de la demanderesse, contrairement à ce qu’affirme la titulaire.
La titulaire prétend que les canaux de vente de la demanderesse sont fournis par l’intermédiaire des distributeurs plutôt qu’directement au public.Toutefois, la division d’annulation considère que la présentation trompeuse peut se produire même si les ventes sont effectuées par l’intermédiaire de distributeurs et ne signifie pas nécessairement qu’elles s’adressent aux consommateurs finaux;
La titulaire affirme également qu’il n’y a pas de présentation trompeuse parce que les signes ne ciblent pas les mêmes consommateurs et ne rendent pas les mêmes produits.Toutefois, la division d’annulation a déjà conclu qu’une partie des produits et services sont étroitement liés et peuvent être utilisés comme complémentaires et sont largement proposés aux mêmes consommateurs, à savoir qu’ils appartiennent tous au même domaine d’activité.
Enfin, le titulaire prétend que l’utilisation de son signe GIORDANO a commencé avant celui de la demanderesse.Or, lorsqu’on examine les motifs relatifs de refus, les événements ou les faits qui se sont produits avant la date de dépôt de ladite marque sont dénués de pertinence parce que les droits de la demanderesse, dans la mesure où ils précèdent la marque de l’Union européenne, sont antérieurs au titulaire.
En conséquence, la division d’annulation considère qu’il y a un risque qu’une partie des produits et services de la titulaire soit considérée comme celle du demandeur.
En ce qui concerne la troisième condition, la demanderesse doit démontrer qu’elle est susceptible de subir un préjudice du fait de l’ utilisation de la marque contestée par la titulaire.

Décision sur la décision attaquée no Page sur2637 19389 C
D’après la demanderesse, le risque de confusion existerait que la titulaire ferait usage de sa marque au Royaume-Uni, car le consommateur pourrait croire qu’une partie des produits et services couverts par la marque de la titulaire font partie de la collection commercialisée par Verweij Fashion sous la marque non enregistrée GIORDANO et émanant de la même entreprise ou d’une entreprise liée économiquement.Elle considère que la confusion dans l’esprit du public peut causer un préjudice effectif au goodwill ou à l’activité de Verweij Fashion, à savoir une perte de ventes.
En effet, la division d’annulation conclut que, compte tenu des similitudes entre les signes en cause et le rapport entre une partie des produits et services en cause, les clients de la demanderesse sont susceptibles de percevoir une partie des produits et services qui sont commercialisés sous la marque contestée comme provenant de la demanderesse.
Bien que cela ne conduise pas nécessairement à un préjudice dans tous les cas de figure, le préjudice reste la conséquence la plus probable lorsque, comme en l’espèce, la demanderesse a démontré qu’elle avait acquis un goodwill pour le signe antérieur et que le signe contesté est similaire à la marque de la demanderesse, conduisant ainsi les consommateurs à attribuer le signe contesté à la demanderesse.Le demandeur n’est pas obligé de prouver qu’il a effectivement subi un préjudice.Il suffit que le préjudice soit probable.Une présentation trompeuse, qui amène le public pertinent à croire qu’une partie des produits et services de la titulaire, sont les produits de la demanderesse, est intrinsèquement susceptible de causer un préjudice à la demanderesse si les parties de la titulaire sont raisonnablement proches.En l’espèce, il est conclu qu’une partie des produits et services en cause sont étroitement liés et qu’un grand nombre de clients de la demanderesse considéreraient une partie des produits et services proposés par le titulaire sous la marque contestée comme provenant de la demanderesse.
Dans ces circonstances, il est probable que la demanderesse perde des ventes car le client — qui entend acheter ses produits — achèterait par erreur les produits et services de la titulaire, comme le soutient la demanderesse.La division d’annulation considère qu’en l’absence d’indications contraires, le demandeur est susceptible de subir un préjudice.
La demanderesse se réfère à l’ arrêt de la High Court of England and Wales of 28/06/2018 (annexe 29) à l’appui de ses arguments.Il convient de noter que les décisions des tribunaux nationaux et des offices nationaux concernant des litiges entre des marques identiques ou similaires au niveau national n’ont pas d’effet contraignant sur l’Office dans la mesure où le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, qui s’applique indépendamment de tout système national (13/09/2010, 292/08-, Often, EU:T:2010:399).Même si les décisions nationales antérieures ne sont pas contraignantes, leur motivation et leur conclusion devraient être dûment prises en considération, notamment lorsque la décision a été prise dans l’État membre concerné par la procédure;
En l’espèce, les affaires antérieures mentionnées par la demanderesse sont pertinentes pour la présente procédure dans la mesure où elles concernent les mêmes parties et les mêmes marques et elles renvoient au même territoire pertinent.Dans lesdites procédures, le titulaire a accepté que la demanderesse avait acquis un goodwill de GIORDANO pour des vêtements et que, par conséquent, l’usage de sa marque britannique aurait été de l’usurpation («passing off»).
d) Conclusion

Décision sur la décision attaquée no Page sur2737 19389 C
À la lumière de toutes les considérations qui précèdent, la division d’annulation estime que le recours est en partie fondé, sur la base de la marque antérieure non enregistrée «GIORDANO» des demandeurs, utilisée dans la vie des affaires au Royaume-Uni.Dès lors, la marque contestée doit être déclarée nulle pour une partie des produits et services contestés, à savoir:
Classe 25: vêtements , chaussures, chapellerie;vêtements en duvet/vêtements en cuir, slips, vestes, jeans, pantalons, pantalons, shorts, bracelets, chemises, chemises décontractées, tee-shirts, t-shirts, tee- shirts;Sous-chemises, vêtements de corps, chemisiers, jupes, gilets, tenues de gymnastique, maillots, maillots, maillots de sport, tenues de gymnastique, costumes de sport, tenues de gymnastique et tenues de sport;fouets, robes, pulls, pulls, chandails, chandails, chandails, cabans, cardigans, sous-vêtements, bandeaux pour la tête, casquettes, chapeaux, foulards, cravates, chaussettes, ceintures, jambières, collants, bas, collants, soutiens-gorge, chaussures, bottes, chaussons.
Classe 35: services de vente au détail et en gros services de montres, horloges, articles de lunetterie, étuis, sacs, sacs de plage, sacs à main, fourre- tout, sacs pour la taille, pochettes, porte-documents, porte- documents;services de commerce de gros et de détail de portefeuilles, porte-clés, porte-bagages, porte-monnaie, classeurs, porte-clés, parapluies, parasols, cannes, cannes, cannes de crédit, sacs à dos, sacs d’écoliers, cartables, fourre-tout, sacs de sport, sacs de paquetage, sacs à argent;services de commerce de gros et de détail de sacs à bandoulière, bandoulières, étuis pour clés, coffrets à chèques, pièces et parties constitutives pour tous les produits précités, accessoires de mode, vêtements, chaussures, chapellerie, vestes, jeans, pantalons, shorts, bracelets, chemises, chemises décontractées, chemises décontractées, t-shirts, chemisiers et jupes;services de commerce de gros et de détail d’articles de sport, manteaux, sweat-shirts, costumes de sport, pulls de sport, tenues de gymnastique, robes, chandails, débardeurs, cardigans, sous- vêtements, bandeaux de casse-tête, casquettes, chapeaux, foulards, cravates, chaussettes, ceintures, jambières, jambières, bas, collants, soutiens-gorges, chaussures, bottes, chaussons;services de vente au détail en rapport avec les produits précités fournis sur l’internet et d’autres réseaux informatiques mondiaux et locaux;

Décision sur la décision attaquée no Page sur2837 19389 C
Compte tenu du fait que l’usurpation d’appellation (passing off) au Royaume-Uni n’est pas entièrement accueillie pour annuler la marque contestée, il convient d’analyser l’article 8, paragraphe 4, du RMUE pour les autres territoires invoqués en ce qui concerne les produits compris dans la classe 9 et les autres services compris dans la classe 35 qui n’appartiennent pas au même domaine d’activité qu’aux produits de la demanderesse.Cependant, les éléments de preuve fournis montrent que les marques non enregistrées utilisées dans la vie des affaires en Irlande et en Allemagne attestent uniquement de l’usage pour les mêmes produits que ceux qui se déploient au Royaume- Uni.Par conséquent, le résultat serait le même, même si toutes les conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE étaient remplies pour ces pays:les conditions d’interdiction de l’usage dans ces pays sont le risque de confusion et les résultats de la comparaison des produits et services aux fins de la présentation trompeuse sont également valables pour le risque de confusion.Aucun lien étroit ne sera trouvé entre ces produits et les produits contestés compris dans la classe 9 et les autres services compris dans la classe 35, qui ne sont pas liés aux vêtements masculins de la demanderesse ou n’appartiennent pas au même domaine d’activité.La conclusion ne saurait être différente pour les produits et services pour lesquels la demande en nullité a déjà été rejetée dans la mesure où elle est fondée sur l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.

Par conséquent, l’examen se poursuivra en ce qui concerne le motif restant invoqué par le demandeur en ce qui concerne les produits compris dans la classe 9 et les autres services compris dans la classe 35.

Causes de nullité absolue — article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE
Principes généraux
Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.
Il n’existe aucune définition juridique précise du concept de «mauvaise foi», qui est ouvert à différentes interprétations.La mauvaise foi est un état subjectif fondé sur les intentions du demandeur lors du dépôt d’une marque de l’Union européenne.En règle générale, les intentions à elles seules n’ont pas de conséquences juridiques.Pour pouvoir conclure à la mauvaise foi, il doit tout d’abord exister une action dans le chef du titulaire de la marque de l’Union européenne qui reflète clairement une intention malhonnête, et, ensuite, une norme objective en référence à laquelle cette action peut être mesurée et ensuite considérée comme constituant un acte de mauvaise foi.Il y a mauvaise foi lorsque le comportement du demandeur d’une marque de l’Union européenne s’écarte des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, pouvant être identifié en examinant les faits objectifs de chaque cas d’espèce par référence à ces normes (conclusions de l’avocat général Sharpston du 12/03/2009-, 529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 60).
L’existence de la mauvaise foi du titulaire de la marque de l’Union européenne doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/06/2009, 529/07-, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 37).
La charge de la preuve de l’existence de la mauvaise foi incombe au demandeur en nullité;la bonne foi est présumée jusqu’à preuve du contraire;

Décision sur la décision attaquée no Page sur2937 19389 C
Arguments des demandeurs
Les demandeurs font valoir que Verweij Fashion est une entreprise de vente en gros qui conçoit et développe des articles d’habillement, des accessoires de mode et des articles connexes et le vend à environ 1,500 détaillants en Europe de l’Westernen Europe.Elle est détenue et gérée par M. A.H. Verweij, son fils et son fils, notamment M. Robert et M^me Karel Verweij.Abanicos Ltd. est détenue et gérée par M. A.H. Verweij.Cependant, il s’agit d’entreprises distinctes et indépendantes.
La titulaire de la marque de l’Union européenne est une société appartenant au groupe Giordano (Giordano), établi à Hong Kong, qui fabrique et commercialise des vêtements décontractés pour le secteur de la mode principalement dans les pays du sud-est asiatique et dans les pays du Golfe.
La marque GIORDANO est devenue l’une des principales marques de Verweij Fashion pour un échantillon total pour hommes et elle est commercialisée dans des pays comme l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie, la Grande-Bretagne, l’Irlande, la Suisse et l’Autriche, en plus du Benelux.
Depuis 1989, Verweij Fashion B.V. a participé à des salons de mode internationaux au Royaume-Uni, en Allemagne et aux Pays-Bas afin de promouvoir son collections GIORDANO auprès de nouveaux détaillants et commerçants dans toute l’Europe et au- delà.Par conséquent, il a un réel intérêt commercial à l’égard de la marque GIORDANO en Europe.
Les demandeurs expliquent que la titulaire de la marque de l’Union européenne a eu connaissance de l’usage de la marque GIORDANO par Verweij Fashion et de ses droits classés en priorité en Europe, à tout le moins en 1993, lorsque le titulaire a déposé une demande de marque française pour le signe GIORDANO compris dans la classe 25, qui a été critiquée par le demandeur, puis retirée par le titulaire.D’après les demandeurs et en raison de procédures d’opposition antérieures entre les mêmes parties, le titulaire doit avoir connaissance, au moins depuis 01/11/2002, de l’utilisation par Verweij Fashion de l’enregistrement Benelux de GIORDANO pour la mailerie dans et au-delà du Benelux.
Lorsque Verweij Fashion a créé et demandé l’enregistrement de la marque du nom GIORDANO en 1989, il était en effet sans connaissance de la marque Giordano du titulaire en Asie.Verweij Fashion était au courant des activités de Giordano Group à Hong Kong fin novembre 1990 en raison de ce qui semble être une question d’exportation de fournisseurs avec les services douaniers de Hong Kong.Il convient de garder à l’esprit qu’à cette époque, novembre 1990, Verweij Fashion était déjà titulaire d’un enregistrement Benelux de la marque au Benelux pour la marque GIORDANO, à savoir l’enregistrement no 465 445 au Benelux demandée le 11/08/1989.
En outre, les demandeurs font valoir que le 14/01/2014 (un mois avant le dépôt de la marque contestée), Verweij Fashion a appris que la titulaire voudrait créer une relation commerciale sous la marque GIORDANO en Europe et a reçu un courrier électronique demandant une éventuelle coopération.Cependant, un mois seulement après le premier courriel de la titulaire de la marque de l’Union européenne à Verweij Fashion, la titulaire a déposé deux demandes de marque de l’Union européenne, à savoir «GIORDANO ladies» pour les produits et services compris dans les classes 9, 18, 25 et «GIORDANO junior», demandes opposées par les demandeurs à l’opposition mais, par la suite, ayant retiré lesdites oppositions pour des produits compris dans la classe 18.

Décision sur la décision attaquée no Page sur3037 19389 C
Selon les demandeurs, en l’espèce, les trois facteurs cumulatifs à l’origine de la mauvaise foi sont les suivants:1.les signes en cause sont presque identiques et couvrent des produits et services identiques et similaires;2Le titulaire savait pertinemment, depuis au moins 1993, l’usage de la marque verbale GIORDANO en Europe par Verweij Fashion;3Une intention malhonnête de la part de la titulaire existe le lien précontractuel entre les parties avant le dépôt de la MUE.
En outre, les demanderesses considèrent que, grâce au dépôt de ses MUE, le titulaire
— connaissant les droits antérieurs de Verweij Fashion — s’efforce également de le bloquer également de l’utilisation de sa marque GIORDANO en Europe de l’ouest, où Verweij Fashion est déjà en exploitation sans avoir enregistré des droits de marque au profit de GIORDANO pour des vêtements, comme au Royaume-Uni et en Espagne.À l’appui de son argument selon lequel la titulaire avait parfaitement connaissance de la protection des droits des demandeurs, GIORDANO, elle renvoie au jugement de la Haute Cour de justice du daté du 28/06/2018.
Les demandeurs déclarent que les droits antérieurs de Verweij Fashion n’ont pas empêché le titulaire d’acheter, par l’intermédiaire d’une société de groupe dénommée Bluestar Exchange Germany GmbH, les enregistrements de marques avec l’élément GIORDANO, pour différents pays européens, qui sont antérieurs aux enregistrements de Verweij Fashion, tels que l’enregistrement international no 582 434 (acquis en 2004) et l’enregistrement international no 411 414A (qu’elle a acquis en 2008).Selon les demandeurs, la titulaire prétend que les deux entreprises doivent tolérer réciproquement utilisation de la marque internationale par d’autres sur le même marché européen pour des produits identiques.Cela porterait clairement atteinte au goodwill et à la renommée de la marque GIORDANO que Verweij Fashion a gagné en détail au fil des ans, afin de bloquer ses possibilités d’extension à d’autres marchés et de renforcer leur marque GIORDANO.
À l’appui de ses observations, les demandeurs ont présenté des documents qui ont été énumérés ci-dessus.Il est fait référence aux éléments de preuve produits par les demandeurs et énumérés dans la section «marque non enregistrée ou autre signe utilisé dans la vie des affaires [article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE], lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, qui sont également applicables aux fins de l’appréciation de l’allégation de mauvaise foi.
Les arguments de la titulaire
Le titulaire explique que Walton International est une société créée autour de 1988 afin de détenir et de gérer les droits de propriété intellectuelle du groupe Giordano.Giordano Limited a été fondée à Hong Kong en 1981 et a commencé à fabriquer et au commerce de détail de vêtements décontractés à Hong Kong.D’après la titulaire, il n’est pas contesté que la marque GIORDANO et la marque pharmaceutiques de Giordano sont renommées sur ses marchés essentiels, notamment à Hong Kong, en Chine et à Taiwan.

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En raison du succès de ses principaux marchés, le groupe Giordano a commencé à chercher à se développer en dehors de l’Asie à la fin des années 1990. depuis 1997, le groupe Giordano a recensé et examiné des possibilités au sein de l’UE en concluant des accords avec des entreprises pour vendre ses produits.Depuis 2005, le groupe Giordano dispose d’une plateforme de vente en ligne, accessible depuis et offrant la fourniture de produits à plusieurs pays européens, dont l’Allemagne et la France.Le site web global en ligne est une plateforme de vente en ligne accessible depuis des pays, y compris dans l’UE, en vue de la vente et de la promotion de produits de la marque GIORDANO avec une livraison offerte aux États membres de l’UE.En 2014, le groupe Giordano a rejoint la plateforme de vente en ligne d’AliExpress en tant que fournisseur.
La titulaire souligne que les demandeurs n’ont pas présenté de chiffres d’affaires pour l’UE et que le seul enregistrement public disponible (source Kompass.com) montre que Verweij enregistre un chiffre d’affaires entre 10 et 25 millions d’euros en 2017 dans un secteur qui génère un chiffre d’affaires de 166 milliards d’euros.Selon lui, le groupe Giordano ne créait pas la marque GIORDANO, mais l’a certainement adopté et utilisé en tant que marque sur les articles d’habillement près des dix ans avant d’être invoqués par les demandeurs.Lors de la procédure devant la High Court au Royaume-Uni, il a pu être constaté que les demandeurs ont pris connaissance de la marque GIORDANO de la titulaire en 1990.Il ressort des éléments de preuve produits devant la Cour suprême britannique que les requérantes ont également rencontré les magasins GIORDANO du groupe Giordano Group lorsqu’ils visitent le Hong Kong, l’Inde et Taïwan au début des années 1990.Par conséquent, la titulaire de la marque soutient que le dépôt de la marque contestée n’était que la continuation de ses efforts visant à étendre ses activités à l’Europe.
La titulaire insiste sur le fait que l’absence d’usage sérieux de ses marques dans l’Union européenne ne constitue pas de la mauvaise foi.En effet, aucune juridiction dans l’Union n’a jamais conclu qu’elle avait demandé une marque de mauvaise foi.Le dépôt de la marque contestée n’était que la suite des mesures prises par la titulaire dans la poursuite de son objectif commercial dans l’accroissement de ses échanges commerciaux dans l’Union européenne.Elle invoque l’affaire du tribunal suprême britannique, dans laquelle il était explicitement indiqué que, même en février 2014, les parties auraient eu clairement connaissance de ce qui pourrait être le cas pour protéger ses droits. par conséquent, la titulaire n’a pu conclure à l’existence d’une mauvaise foi.La titulaire affirme enfin que les marques des demandeurs ne sont pas renommées puisque le demandeur n’a jamais essayé de faire du commerce et de construire une renommée au Benelux, au Royaume-Uni et en Irlande.
À l’appui de ses observations, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit les éléments de preuve suivants:
Pièce jointe 1:une copie du jugement de la Haute Cour de justice du 28/06/208 daté.
Pièce jointe 2:une Intervision de BBC Radio 4 en 2009 avec Jimmy Lai, fondateur de la titulaire.
Pièce jointe 3:l’accord de franchise entre Giordano Ltd et Whitar of Chelsea en 1997.
Pièce jointe 4:une copie de la demande de planification 1997.
Pièce jointe 5:la correspondance entre M. Lau et M. David Gyle-Thompson en 1997 concernant le projet de relancement de Giordano au Royaume-Uni;

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Pièce jointe 6:la correspondance entre M. Lau et M. Waddell en 2000 concernant l’expansion européenne des produits à base de Giordano,
Pièce jointe 7:la correspondance entre M. Lau et M. Wong en 2002 sur l’expansion européenne ne mentionne cependant pas la marque contestée.
Pièce jointe 8:plusieurs publicités, selon la titulaire, se réfèrent au magazine britannique «Wallpaper» en 2002.
Pièce jointe 9:plusieurs publicités dans le magazine «spruce» européen en 2002 montrant les vêtements pour femmes Giordano.
Pièce jointe 10:des échantillons de factures émis par Giordano Fashion, à Dubaï, pour l’approvisionnement de Bogatti (Bulgarie) pour la période 2005 à 2009
Pièce jointe 11:l’accord de licence concernant l’utilisation du signe de la marque Giordano à la marque Giordano en 2008;
Pièce jointe 12:plusieurs images de magasins proposant la marque de Giordano.
Pièce jointe 13:la correspondance entre M. Lau et M. Manson en 2005 sur la stratégie de la marque Giordano.
Pièce jointe 14:discussions internes concernant les magasins gérés par direct.
Pièce jointe 15:la correspondance entre M. Lau et d’autres entreprises concernant des partenariats potentiels pour les produits à base de Giordano,
Pièces 16 à 19:plusieurs captures d’écran de la plateforme de courses en ligne de Giordano Group (2005, 2014 et 2015).
Pièce jointe 20:un extrait montrant des ventes réalisées à partir de Giordano Global e-shop AliExpress de 2011-2016 au Royaume-Uni.
Pièce jointe 21:la correspondance de M. Chugani, en 2010, avec le PDG du détaillant allemand «SH Selection» concernant des opportunités pour la société
Giordano en Europe;
Pièce jointe 22:correspondance, en 2012, entre M. Ahmed et le détaillant néerlandais «Coltex» au sujet des produits à base de Giordano aux Pays-Bas.
Pièce jointe 23:des discussions concernant la collaboration avec le collègue Chelsea d’Artes à Londres en 2017 et l’Université d’Arts de Londres en 2016.
Pièce jointe 24:correspondance entre M. Chunagi et Emmtech Ltd en 2014 concernant un accord de franchise potentielle au Royaume-Uni.
Pièce jointe 25:la correspondance entre M. Chunagi et une semaine du travail en 2013 à la suite d’un agent britannique potentiel.
Pièce jointe 26:correspondance entre M. Chunagi et M. Bamford en 2013 concernant un accord de franchise potentielle au Royaume-Uni.
Pièce jointe 27:la correspondance de 2013 entre M. Lau et M. Yip.
Pièce jointe 28:échange de courriers lors de l’année 2014 organisant des réunions entre M. Loynd et des franchises potentielles.
Pièce jointe 29:le CGTN, avril 2017, «AliExpress d’AliBaba, 100 millions d’utilisateurs étrangers».
Pièce jointe 30:le LSA Commerce & article Consommation, daté de novembre 2017.
Pièce jointe 31:l’article publié sur» www.conseilgeant.fr’dated août 2017.
Pièce jointe 32:extraits montrant les ventes réalisées par la station thermale BAI Lu à Cologne, en Allemagne 2015;
Pièce jointe 33:extraits montrant les négociations relatives à un partenariat potentiel avec Edouard Noëlle.
Pièce jointe 34:la correspondance entre le groupe Giordano et Fetni en 2017 concernant l’ouverture d’un magasin à Paris.
Pièce jointe 35:plusieurs supports de promotion et de marketing pour le magasin Giordano en France, incluant une page Facebook, un compte Instagram et un constat d’huissier de justice.

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Pièce jointe 36:une campagne d’affichage en extérieur aux autour du centre commercial Qwartz de juin 2018.
Pièce jointe 37:une campagne publicitaire sur les médias sociaux.
Pièce jointe 38:le constat d’huissiers de la visite effectuée en France dans un magasin.
Pièce jointe 39:plusieurs factures du groupe Giordano to Fashion Distribution, à Paris, 2018.
Pièce jointe 40:la correspondance entre M. Chunagi et le groupe Triganit en 2015 concernant l’expansion potentielle en Europe;
Pièce jointe 41:correspondance entre M. Loynd et Spartoo.com, un détaillant européen en ligne en 2015.
Pièce jointe 42:plusieurs images de magasins portant la marque de Giordano au Royaume-Uni et en Espagne.
Pièce jointe 43:un article espagnol datant de 2016 mentionnant une image de l’avant.
Pièce jointe 44:un article et une tweet annonçant une collaboration et l’élaboration d’un maillot de football;
Pièce jointe 45:un article daté de 2016 concernant le prix Branding Awards à Kensington PALACE.
Pièce jointe 46:plusieurs documents de télécopie datés de 1990 à 1991.
Pièce jointe 47:le rapport annuel 1991 et les tableaux, qui font état d’une augmentation des nombres de stockage dans Hong Kong, Taiwan et Singapour,
Pièce jointe 48:un avis écrit de M. Anthony Tong, solicitor.
Pièce jointe 49:les arrêts français datés du 03/11/2017 et 07/09/2018 et leur traduction en anglais.
Pièce jointe 50:extrait de registre de Madrid.
Pièce jointe 51:plusieurs exemples de devantures de boutiques à Giordano Laours sont de nombreux exemples.
Pièce jointe 52:voir le mémoire en défense de Verweij du 19/10/2016.
Pièce jointe 53:un catalogue d’entreprises à propos du groupe Giordano.
Pièce jointe 54:un document de Harvard Business School 1994 qui analyse le groupe Giordano.
Pièce jointe 55:certificat d’enregistrement de la marque Giordano en Jordanie en 1982.
Pièce jointe 56:un certificat d’enregistrement de la marque Giordano sur le territoire de Hong Kong.
Pièce jointe 57:Une déclaration de témoin émanant de M. A.H. Verweij, fondateur de Verweij Fashion B.V., en 2018.
Pièce jointe 58:un certificat d’enregistrement de la marque (Giordano Blues) à Hong Kong.
Pièce jointe 59:Un témoignage publié par M. A.H. Verweij, fondateur de Verweij Fashion B.V., expliquant en 2 016 l’ histoire de la marque Giordano.
Pièce jointe 60:un certificat d’enregistrement de la marque (Giordano Blues) à Hong Kong.
Pièce jointe 61:aperçu des procédures entre les parties dans différents pays.
Pièce jointe 62:un extrait montrant les 28 pays de l’Union européenne.
Dans sa dernière série d’observations du 25/11/2019, la titulaire a présenté d’autres documents, à savoir les pièces 53 à 62.Toutefois, la division d’annulation n’a pas jugé opportun de rouvrir la procédure puisque ces documents n’ont aucune incidence sur l’issue de l’affaire et ils ne seront donc pas pris en considération.

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Appréciation de la mauvaise foi

La prétendue relation entre les parties et la titulaire du signe antérieur des signes antérieurs des requérantes
Il a été démontré, au vu des arguments et des éléments de preuve produits, que la demanderesse Verweij Fashion B.V. constituait une société et qu’elle l’a été dans les Pays-Bas et la Belgique dans le secteur de la mode (annexe 3).Elle a commencé comme activité familiale et s’est étendue à d’autres pays, commercialisant ses produits, participant à des salons en Europe (annexes 4 à 6) et établi des partenaires commerciaux dans différents pays (annexe 27).En 1989, le signe Giordano a été enregistré pour des produits compris dans les classes 18 et 25 au Benelux par Abanicos Ltd.. sa licenciée est la société Verweij Fashion B.V. (annexe 1).
Il ressort également des observations et des éléments de preuve que la titulaire appartient à un groupe d’entreprises qui commercialisent ses produits de mode et accessoires sous la marque à Giordano en Asie (Hong Kong, Taiwan) et au Moyen- Orient depuis les années 1980 (annexe 47).La titulaire admet que le groupe Giordano n’a pas créé la marque GIORDANO, mais qu’elle l’a certainement adoptée et utilisée en tant que marque sur les articles vestimentaires et elle est très jugée sur le marché et sur le chiffre d’affaires.Les éléments de preuve (pièces 5 à 11 et 32 à 37) montrent également que la titulaire a essayé d’étendre ses activités à l’extérieur d’Asie et cherche à commencer à vendre ses produits en, entre autres, le Royaume-Uni.À titre d’exemple, elle a conclu un accord avec une société au Royaume-Uni en 1997 (annexe 3).
Les deux parties sont convenues de confirmer que la titulaire avait connaissance de la marque des demandeurs depuis 1993, tout au moins depuis, lorsque le titulaire a déposé une demande d’enregistrement concernant une marque Giordano en France qui avait été contestée par les demandeurs.Mais elle savait pertinemment en 2001 quand la demanderesse Verweij s’est opposée à une demande de marque de l’Union européenne de la marque Giordano déposée par la titulaire.Il ressort des éléments de preuve que la titulaire savait que la demanderesse commercialisait le signe GIORDANO pour des vêtements pour hommes dans plusieurs pays du territoire européen.
Le titulaire a également fourni un ensemble de copies de documents contrefaits datant de 1990 à 1991 (pièce jointe 46).Il ressort de ces télécopies que les demandeurs ont pris connaissance, en 1990, de la marque GIORDANO de Walton en.Les demandeurs ont confirmé avoir connaissance des activités de Giordano Group à Hong Kong fin novembre 1990 en raison de ce qui semble être une question d’exportation de fournisseurs avec les services douaniers de Hong Kong.Ils déclarent également que, dans la mesure où ils n’avaient aucun intérêt à entrer sur le marché asiatique, ils ne considèrent pas la marque de la titulaire comme un problème.En outre, les parties se savent mutuellement, puisqu’elles ont été engagées dans de nombreuses procédures devant les offices nationaux et les tribunaux dans de nombreux pays européens lorsqu’elles cherchent toutes deux à protéger leurs droits.

Décision sur la décision attaquée no Page sur3537 19389 C
Les demandeurs font valoir que les connaissances sont un des facteurs pour conclure à la mauvaise foi, cependant il convient de noter que, comme indiqué dans la jurisprudence, le fait que le titulaire de la marque de l’Union européenne sait ou doit savoir que la demanderesse en nullité utilise un signe identique/similaire pour des produits identiques/similaires pour lesquels un risque de confusion est susceptible d’apparaître ne suffit pas à conclure à l’existence d’une mauvaise foi (11/06/2009-, 529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 40).Aux fins d’apprécier l’existence de la mauvaise foi, il convient également de prendre en compte les intentions de la titulaire de la MUE au moment du dépôt.
Par ailleurs, il a été prouvé que la titulaire avait contacté les demandeurs en raison d’une coopération éventuelle le 14/01/2018 (annexes 14 à 15), auquel les demandeurs ont répondu pour obtenir un plus grand nombre d’informations.Un mois après, à savoir le 18/02/2018, le titulaire a déposé la marque contestée.Les demandeurs admettent que les parties ne parviennent pas à un accord.
Selon les demandeurs, une relation précontractuelle existait créant un lien étroit entre les parties.Or, la division d’annulation considère qu’il n’apparaît pas clairement, au vu des éléments de preuve présentés, des échanges de courriels (annexes 14 à 15) entre les parties, qu’une relation commerciale a été établie.Même si ces courriels contenaient à peine plusieurs contacts au sein des parties en vue de l’établissement d’une coopération commerciale, il n’existe pas de preuve concluante que les parties concernées par une relation commerciale antérieure imposent à la titulaire d’en aviser au préalable les dépôts de la marque contestée.
Intentions d’usurper les droits des demandeurs
Il y a mauvaise foi lorsque le titulaire de la marque de l’Union européenne entend mettre la main sur la marque d’un tiers avec lequel il entretenait des relations contractuelles ou précontractuelles ou tout type de relation où la bonne foi s’applique et impose à la titulaire de la marque de l’Union européenne une obligation de loyauté à l’égard des intérêts et attentes légitimes de l’autre partie (13/11/2007, R 336/2007 2-, CLAIRE FISHER/CLAIRE FISHER, § 24).
La question essentielle est donc si la relation entre les parties créait un lien suffisamment étroit pour suggérer qu’il est équitable de s’attendre à ce que la titulaire de la marque de l’Union européenne ne dépose pas de son côté une demande de marque de l’Union européenne identique sans en informer au préalable le demandeur en nullité et lui donner suffisamment de temps pour agir contre la marque de l’Union européenne contestée (13/12/2004-, R 582/2003 4, EAST SIDE MARIO’S, § 23).
En l’espèce, il ressort des observations et des preuves produites que le prétendu rapport n’est pas suffisamment étroit.Une raison commerciale pourrait exister pour que le titulaire de la marque de l’Union européenne enregistrent la marque contestée, ce qui ne saurait aboutir à la conclusion immédiate selon laquelle le titulaire de la marque de l’Union européenne a agi de mauvaise foi lors du dépôt de la marque contestée.Étant donné que la relation précontractuelle n’a pas été suffisamment démontrée, il n’est pas possible de considérer que les demandeurs ont établi que la titulaire de la marque de l’Union européenne s’est écartée des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.Par conséquent, la titulaire n’était donc pas titulaire d’une obligation légale ou morale.

Décision sur la décision attaquée no Page sur3637 19389 C
Les demandeurs sont également d’avis qu’en déposant ses MUE, le titulaire (connu sur la base des droits antérieurs de Verweij Fashion) tentera également de le bloquer de sa marque GIORDANO en Europe occidentale, où Verweij Fashion opère déjà sans avoir enregistré des droits de marque au profit de GIORDANO pour des vêtements, comme au Royaume-Uni et en Espagne.
Si la demanderesse utilise un signe identique, le fait que les signes soient identiques n’établit pas la mauvaise foi du titulaire de la MUE, dès lors qu’il n’y a pas d’autres facteurs pertinents (01/02/2012-, 291/09, Pollo Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39, § 90).
À cet égard, les éléments de preuve produits par la titulaire montrent qu’elle a tenté de créer des parts de marché en Europe dans le cadre de partenariats avec des partenaires locaux ou de contrats de licence sur l’utilisation de ses marques Giordano.Par conséquent, elle utilisait sa marque depuis plus de dix ans et qu’au moment du dépôt de la marque de l’Union européenne, elle avait déjà commencé à utiliser sa marque dans un certain nombre d’autres territoires sur le marché de l’Union européenne.De ce point de vue, il ne peut être conclu que le titulaire a pour seul objectif d’exclure les demandeurs d’utiliser leur marque sur le marché.
Il convient également de considérer que le système de la marque de l’Union européenne est un système de «premier fichier», ce qui signifie que la propriété de sa marque de l’Union européenne s’acquiert, non pas par son adoption antérieure et son utilisation mais par son enregistrement antérieur.Par conséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne était libre d’introduire une demande pour la marque contestée afin de protéger et de continuer à renforcer ses droits sur la marque au niveau européen.L’intention principale et préalable de la titulaire de la marque de l’Union européenne était de protéger ses droits de marque à l’échelle européenne et d’empêcher les demandeurs en nullité d’utiliser leur signe.Dans ce contexte, il convient également de considérer que la titulaire de la MUE n’a pas seulement exercé dans un ou deux États membres, mais dans plusieurs pays européens, ce qui est plausible pour la raison pour laquelle elle souhaitait déposer une marque de l’Union européenne.
Il convient également de noter que l’enregistrement d’un signe supposé similaire ne donne pas une indication claire d’une intention abusive ou frauduleuse.Il s’agit plutôt d’une indication selon laquelle la titulaire de la marque de l’Union européenne a l’intention d’utiliser sa marque sur le marché conformément aux fonctions de marque énoncées dans le RMUE.En outre, en ce qui concerne les conflits avec des signes similaires, le RMUE prévoit une solution différente au titre de l’article 60 du RMUE: «motifs relatifs de nullité».Pour cette seule raison, l’affaire ne peut être déduite uniquement de la notion de «mauvaise foi» (14/06/2010, R 1795/2008 4-, ZAPPER- CLICK, § 19).

Pour ce qui est de l’appréciation globale, la division d’annulation conclut que les éléments de preuve produits n’indiquent pas que l’unique intention de la titulaire, au moment du dépôt de la demande de marque de l’Union européenne, était de créer un obstacle pour que les demandeurs utilisent leur marque, mais plutôt de protéger une marque distincte qui était déjà utilisée sur le marché européen.
Dès lors, la revendication de mauvaise foi au titre de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE est rejetée car elle est dénuée de fondement.

COÛTS

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Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.Conformément à l’article 109, paragraphe 2, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.
Dans la mesure où l’annulation n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres frais.
De la division d’annulation
Michaela Simandlova Carmen SÁNCHEZ Pierluigi M. VILLANI PALOMIQUE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.