DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 072 150
Ferrero S.p. A., Piazzale Pietro Ferrero, 1, 12051 Alba (Cuneo), Italie (opposante), représentée par Jacobacci & Partners S.p. A., Corso Emilia, 8, 10152 Turin (Italie) (mandataire agréé)
i-n s t
Dapnax Trade S.L., C/Marqués De La Ensenada, no 2, 33, 28660 Boaditons Del Monte/Madrid, Espagne ( requérante), représentée par Isern Patentes y Marcas, S.L., C/Principe de Vergara 43, 6° Planta, 28001 Madrid, Espagne (mandataire agréé),
Le 27/05/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. opposition no B est 3 072 150 accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:

Classe 30: pâtisseries aux pâtisseries.

2. la demande de marque de l’Union européenne no 17 942 410 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Elle peut se poursuivre pour les autres produits.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.

MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre certains produits désignés par la
demande de marque de l’Union européenne no 17 942 410 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 30.L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque polonaise no 98 621 «bueno».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante doit apporter la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque

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contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée en lien avec les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition sera rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée, à savoir, notamment, l’enregistrement de la marque polonaise no 98 621 «bueno».
La demande d’enregistrement de la marque contestée date du 14/08/2018. L’opposante était dès lors tenue de démontrer que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux en Pologne du 14/08/2013 au 13/08/2018 inclus.
La demande a été présentée en temps utile et elle est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.

En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les produits suivants:
Classe 30: café , thé, cacao, sucre, bonbons, confiseries, produits de boulangerie, gâteaux, bonbons, pain; riz, farines, préparations faites de céréales, nouilles, flocons de maïs, flocons d’avoine, flocons de céréales séchées; épices, levure, poudre pour faire lever; tapioca, sagou, succédanés du café, café, boissons à base de cacao ou de chocolat; crèmes, miel, sirop de mélasse, sel de salon, moutarde, vinaigre, sauces.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la preuve de l’usage doit contenir des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Le 06/08/2019, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’ opposante jusqu’au 11/10/2019 la preuve de l’usage de la marque antérieure.Ce délai a été prorogé jusqu’au 11/12/2019.Le 09/12/2019, dans le délai imparti, l’opposante a présenté des preuves de l’usage.
L’opposante ayant sollicité de garder confidentielles vis-à-vis de tiers certaines données commerciales contenues dans les preuves, la division d’opposition ne décrira les preuves qu’en termes généraux sans divulguer de telles informations.
Les éléments de preuve à prendre en compte sont notamment les documents suivants:
21 factures datées de 2013-2018, émises par la filiale polonaise de l’opposante et adressées à des clients en Pologne, montrant les ventes de produits «bueno» pendant la période pertinente; Les quantités vendues et les montants sont importants.

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Des catalogues, brochures et dépliants de l’opposante, datant de la période 2014-2019, afin de montrer comment les produits contenant la marque «bueno», consistant en des barres de chocolat, sont commercialisés en Pologne;
Ces pages contiennent divers exemples de conditionnements, tels que:
Des extraits de divers sites web, Wikipédia et des réseaux sociaux, notamment www.kinderbueno.pl, la page officielle Facebook polonaise et la publicité télévisée publiées sur YouTube datées de la période pertinente et montrant la marque comme, par exemple,
.

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Les documents montrent clairement que le lieu de l’usage est la Pologne. Comme en témoignent la langue des documents (polonais), la devise indiquée (zlotys polonais) et certaines adresses situées en Pologne. Par conséquent, les preuves concernent le territoire pertinent. La majorité des éléments de preuve datent de la période pertinente.
Les documents présentés, à savoir les factures et le matériel promotionnel, y compris les extraits des sites internet, fournissent à la division d’opposition suffisamment d’informations quant au volume commercial, à l’étendue du territoire, à la durée et à la fréquence de l’usage;
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, l’expression «nature de l’usage» inclut la preuve de l’usage du signe conformément à sa fonction, de l’usage de la marque telle qu’elle est enregistrée ou d’une variante de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, second alinéa, point a), du RMUE, et de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée;
Conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, est également considéré comme usage au sens du paragraphe 1: l’usage de la marque de l’Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée, que la marque soit ou non aussi enregistrée sous la forme utilisée au nom du titulaire. Lors de l’examen de l’usage d’un enregistrement antérieur aux fins de l’article 47, paragraphe 2, et (3) du RMUE, l’article 18 peut être appliqué par analogie afin d’apprécier si l’usage du signe constitue un usage sérieux de la marque antérieure pour ce qui concerne sa nature.
La marque enregistrée sous le nom «bueno» a été utilisée dans des preuves d’usage essentiellement comme, par
exemple: .

En ce qui concerne l’élément supplémentaire «KINDER», il convient de noter que la marque «bueno» est séparée de la marque «KINDER», qui apparaît en plus petites lettres au-dessus de la marque, en tant que marque maison. Il est assez courant dans certains segments du marché, comme le secteur des confiseries, que les produits et services portent non seulement sur la marque individuelle, mais aussi sur la marque du groupe d’entreprises ou de produits (marque de fabrique ou de commerce).Dans ces hypothèses, la marque enregistrée n’est pas utilisée sous une forme différente, mais les deux marques indépendantes sont valablement utilisées, de manière simultanée.
En outre, le Tribunal a confirmé que la condition relative à l’usage sérieux d’une marque enregistrée peut être remplie lorsque cette marque est utilisée en tant qu’élément d’une autre marque complexe ou bien lorsqu’elle est utilisée conjointement avec une autre marque, même si la combinaison des marques est elle-même enregistrée comme marque (18/04/2013, C-12/12, SM JEANS/LEVIS, § 36).

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Décision sur l’opposition no B 3 072 150 page:5De10
Dès lors, et même si la marque n’est pas toujours utilisée de la même manière que ce soit pour y être enregistrée, soit parce qu’elle est figurative, de couleur brune, soit composée d’un plus grand nombre d’éléments, l’usage de la marque dans les documents n’altère pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée.
Au vu de ce qui précède, la division d’opposition considère que les éléments de preuve témoignent effectivement d’un usage du signe tel qu’il a été enregistré, au sens de l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE.
La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. À l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. En outre, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003-, 40/01, Minimax, EU: C: 2003: 145; 12/03/2003, T- 174/01, Silk Cocoon, EU: T: 2003: 68).
Compte tenu des preuves considérées dans leur ensemble, les éléments de preuve présentés par l’opposante sont suffisants pour prouver l’usage sérieux de la marque antérieure pendant la période pertinente sur le territoire pertinent.
Cependant, les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas un usage sérieux de la marque pour tous les produits désignés par la marque antérieure.
Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour les produits ou les services en cause.
En l’espèce, les éléments de preuve démontrent un usage sérieux de la marque pour les produits suivants:
Classe 30: confiseries .

En conséquence, dans le cadre de son examen approfondi de l’opposition, la division d’opposition ne prendra en considération que les produits susmentionnés.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.

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Décision sur l’opposition no B 3 072 150 page:6De10
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement polonais no 98 621 de l’opposante «bueno».
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 30: confiseries .

Les produits contestés sont les suivants:
Classe 30: pâtisseries aux pâtisseries.

Les produits de confiserie contestés coïncident avec la confiserie de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services considérés comme identiques s’adressent au grand public. Le niveau d’attention de ce public est moyen;
c) Les signes
BUENO
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la Pologne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).

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Décision sur l’opposition no B 3 072 150 page:7De10
La marque antérieure est une marque verbale, «bueno».Même si la popularité de la langue espagnole en Pologne ne cesse d’augmenter, cette dernière n’est pas encore connue en Pologne et il est peu probable que le consommateur moyen des produits en cause comprenne «bueno», même s’il s’agit d’un mot espagnol de base. Cette expression est, dès lors, distinctive.
Le signe contesté est une marque figurative, composée de l’élément «BuenoES» écrit en lettres minuscules blanches et de couleur blanche, à l’exception de la lettre initiale «B» et des dernières lettres «ES» en majuscules. En dessous est l’élément verbal «By Dapnax» en lettres écrites manuscrites plus petites et constituées de lettres majuscules blanches. Le dessus de cet élément verbal est la silhouette d’un toque toque représenté avec une moustache en dessous, et de plus une ligne grise de chaque côté de cette représentation et au bas de celle-ci de cinq étoiles blanches. Tous ces éléments sont inclus dans un fond noir de signalisation ou comme fond étiqueté avec un léger trait blanc sur la bordure.
S’ agissant de l’élément «BuenoES» du signe contesté, bien qu’il se compose d’un élément verbal, le consommateur pertinent, en percevant cet élément verbal, peut le décomposer en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007,- 256/04, Respicur, EU: T: 2007: 46, § 57; 13/02/2008,- 146/06, Aturion, EU: T: 2008: 33, § 58).Par conséquent, l’élément verbal «BuenoES» est susceptible de être décomposé d’au moins une partie du public pertinent, qui percevra l’élément «ES» à la fin du signe contesté et associera ces lettres avec l’abréviation pour l’Espagne (Espagne — ES
— en espagnol).Pour cette partie du public, l’élément «ES» sera perçu comme étant l’origine des produits et est dès lors dépourvu de caractère distinctif. Pour la partie du public qui ne perçoit pas cette signification, il est normalement distinctif. L’élément «Bueno» n’a pas de signification en polonais et possède dès lors un caractère distinctif. Pour la partie du public qui perçoit l’élément verbal «BuenoES» dans son ensemble, il n’a pas de signification et est donc distinctif.
La silhouette de chapeau de cuisinier et de la moustache sera associée à un chef, un chef. Les produits en cause étant des confiseries, qui peuvent être apposés par un chef, cet élément est faible en ce sens qu’il renvoie au créateur des produits et est, au surplus, un peu laudatif comme une référence à «fine cuisine».En effet, les lignes grises de la face latérale sont des éléments moins distinctifs, de nature purement décorative.
L’élément «by» est un mot de base de la langue anglaise signifiant «qui peut indiquer la personne à l’origine d’un travail créatif» (information extraite du Collins English Dictionary on 15/05/2020 à l’ adresse https:
//www.collinsdictionary.com/dictionary/english/by).Il sera compris par le public polonais étant donné qu’il s’agit d’un mot anglais de base et qu’il est communément utilisé dans le commerce pour désigner le créateur/le créateur, etc. Ce mot est suivi de l’élément verbal «Dapnax», qui est dépourvu de signification et distinctif. Toutefois, étant donné que cet élément est précédé par la mention «by», «Dapnax» est très probablement perçu comme le nom de l’entreprise (ou le nom de famille) qui est le créateur/producteur/fournisseur des produits sous le nom «BuenoES».Cependant, comme il est écrit en petites lettres et placé en bas de la marque, il occupe une position secondaire dans la marque.
Les cinq étoiles blanches présentes sur la partie inférieure du signe contesté sont essentiellement décoratives et relativement communes pour les produits compris dans la classe 30; Il est, de plus, élogieux. Leur caractère distinctif inhérent doit dès

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Décision sur l’opposition no B 3 072 150 page:8De10
lors être considéré comme faible; La stylisation des éléments verbaux est plutôt basique et courante et, dès lors, distinctive tout au plus. Le fond noir formant un matériau labellisé est un élément moins distinctif, de nature purement décorative.
Dans le signe contesté, l’élément verbal «BuenoES» et l’élément figuratif tel que noir sont codominants (visuellement accrocheurs).

Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005-, 312/03, Selenium-Ace, EU: T: 2005: 289, § 37).
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.

Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément verbal «Bueno», qui est distinctif, constituant la marque antérieure dans son intégralité et placé au début de l’élément verbal co-dominant «BuenoES» du signe contesté. Les marques diffèrent par la terminaison «ES» du signe contesté, qui est dépourvue de caractère distinctif pour le public et distinctif pour la partie restante. De plus, les signes diffèrent par l’élément verbal «By Dapnax» qui a un caractère distinctif mais secondaire dans la marque, dans la silhouette de la toque de cuisinier et du moustache et des étoiles, qui sont tous faibles, et dans la position d’étiquette noire moins distinctive du signe contesté.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «bueno», présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son des dernières lettres «ES» de cet élément verbal dans le signe contesté, qui est en soi non distinctif pour une partie du public et distinctif pour une autre partie du public, et par l’élément verbal «by Dapnax» dans le signe contesté, qui occupe toutefois une place secondaire dans le signe et qui, par conséquent, n’est pas susceptible d’être prononcé;
Par conséquent, les signes sont similaires à un degré supérieur à la moyenne sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent percevra la signification de certains éléments dans le signe contesté comme expliqué ci-dessus, l’autre signe est dépourvu de signification sur ce territoire.L’ un des signes n’ étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires au niveau conceptuel;
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.

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Décision sur l’opposition no B 3 072 150 page:9De10
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure prise dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion

L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En l’espèce, les produits sont identiques. Ils s’adressent au grand public dont le degré d’attention est moyen.
Les signes sont visuellement similaires à un degré moyen et phonétiquement similaires à un degré supérieur à la moyenne. Conceptuellement, les signes ne sont pas similaires. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal.
La marque antérieure et les lettres initiales «bueno» du signe contesté coïncident. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le premier élément d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque, comme décrit ci-dessus.
En effet, il est parfaitement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002,- 104/01, Fifties, EU: T: 2002: 262, § 49).
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’ enregistrement polonais no 98 621 de la marque «bueno» de l’opposante est fondée.Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
L’opposition étant accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il est superflu d’évaluer, comme l’affirme l’opposante, le caractère distinctif élevé acquis par la marque de l’opposante du fait de son usage intensif ou de sa renommée. Le résultat serait le même, même si la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif élevé.

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Décision sur l’opposition no B 3 072 150 page:10De10
Dès lors que l’enregistrement antérieur de la marque polonaise no 98 621 «bueno» entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU: T: 2004: 268).
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à l’opposante sont

La division d’opposition
Anna BAKALARZ Lena FRANKENBERG Katarzyna ZANIECKA

GLANTZ

Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.