DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 24 702 C (INVALIDITY)
RZIM Zacharias Trust Private Limited Company, 76 Banbury Road, Oxford Oxfordshire OX2 6JT, Royaume-Uni (demanderesse), représentée par J A KEMP SNC, 75 Boulevard Haussmann, 75008 Paris (représentant professionnel)
i-n s t
Les Chancellor Masters et les universitaires de l’université d’Oxford, exerçant sous le nom Oxford University Press, Oxford OX2 6DP, Royaume-Uni (titulaire de la MUE), représenté par Wiggin LLP, 72-74 rue de Namur, 1000 Bruxelles, Belgique (mandataire agréé),
Le 12/02/2020, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1 . la demande en nullité est rejetée dans son intégralité.
2. la demanderesse supporte les frais, fixés à 450 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en nullité contre la marque de l’Union européenne no 4 467 131 « OXFORD» ( verbale) (MUE).La demande est dirigée contre certains des produits et services visés par la marque de l’Union européenne, à savoir contre une partie des services compris dans la classe 41, comme suit:
Classe 41: fourniture d’informations en matière d’enseignement, d’éducation et d’éducation; services d’enseignement, de formation et d’enseignement relatifs à la langue anglaise; fournir des informations concernant la langue anglaise, l’enseignement, l’éducation et l’éducation par le biais de l’internet; fourniture d’informations concernant la langue anglaise, l’enseignement, l’enseignement et l’éducation par le biais d’une base de données informatique; services universitaires fournis par des universités, services universitaires; la délégation des compétences; organisation et conduite de séminaires, symposiums, conférences et congrès; conduite de cours par correspondance; services d’enseignement, de conférences et de tutoriels; services d’éducation et de formation; services d’informations concernant l’éducation; examens pédagogiques; organisation d’expositions à des fins éducatives; services de bibliothèques de prêt; fourniture d’activités sportives, culturelles et de divertissement; services de musées; location d’appareils et d’instruments éducatifs; fourniture de services d’éducation, d’enseignement, de tutoriels et d’instruction par le biais de télécommunications; fourniture de services d’éducation, d’enseignement, de diapositives et d’enseignement à distance par l’intermédiaire de l’internet; fourniture de services d’éducation, d’enseignement, de tutoriels et d’enseignement, par voie électronique; fourniture de services d’éducation, d’enseignement, de diapositives et d’enseignement à distance par le biais des télécommunications; prestation de services éducatifs, pédagogiques, tutoriels et éducatifs concernant la

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langue anglaise par le biais des télécommunications; fourniture de services éducatifs, pédagogiques, tutoriels et éducatifs concernant la langue anglaise, sur Internet; fourniture de services éducatifs, pédagogiques, tutoriels et éducatifs concernant la langue anglaise électroniquement; fourniture de services d’éducation, d’enseignement, de divertissement et de formation relatifs à la langue anglaise par l’intermédiaire de l’internet; organisation et fourniture de cours par méthodes d’enseignement à distance; organisation et fourniture de cours de langue concernant les méthodes d’enseignement à distance.
L’opposante a invoqué l’article 59, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (version codifiée) (
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
Le demandeur sollicite une déclaration de nullité de certains services éducatifs et d’essai compris dans la classe 41 sur la base des considérations suivantes. Oxford est une ville importante du département Oxfordshire en Angleterre. Il est bien évident qu’il s’agit d’un lieu géographique. Lors de l’examen de la demande d’enregistrement «OXFORD» au titre de la marque de l’Union européenne no 3 424 851, l’Office a correctement fait valoir un caractère descriptif et des objections non distinctives concernant tous les produits et services visés par la demande; Le rejet de l’Office reposait essentiellement sur l’affirmation selon laquelle la ville d’Oxford jouissait d’une renommée en matière d’éducation. Qu’il y ait ou non renommée, il existe dans de nombreux opérateurs basés à Oxford qui peuvent légitimement vouloir utiliser le mot «OXFORD» pour faire partie de leur identité, et ils ne doivent pas être empêchés de le faire ou s’ils doivent être contraints de demander une défense pour ce faire.
Par la suite, la titulaire a présenté des preuves afin de démontrer le caractère distinctif acquis par l’usage pour l’ensemble des services visés au dépôt. La demanderesse considère que les éléments de preuve présentés par la titulaire de la marque de l’Union européenne concernent principalement les publications et les services de publication, et non les services éducatifs.
Le demandeur n’a pas tenu compte des éléments de preuve appropriés car il ne présente pas d’arguments pertinents, tels que:
(i) preuve de la reconnaissance par un tiers du nom «OXFORD» en tant que marque en relation avec les services éducatifs;
(ii) la couverture géographique de cette reconnaissance dans l’ensemble de l’Union européenne (UE);
(iii) la proportion des milieux intéressés qui perçoit le terme «OXFORD» comme marque;
(iv) chiffre d’affaires;
(v) les dépenses de publicité;
(vi) la part de marché détenue par les services fournis à la marque;

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(vii) combien de temps la marque a été utilisée, avant-quatrième.
La demanderesse observe qu’une telle preuve est présente, mais aucune d’entre elles n’est en rapport avec les services éducatifs. Elle conclut que les éléments de preuve présentés à l’appui d’un caractère distinctif acquis sont tout simplement insuffisants et, fondés sur ces seules preuves, l’enregistrement de l’Union devrait être déclaré nul dans la mesure demandée dans le cadre de la présente demande. Il semble à la demanderesse que l’Office n’a pas examiné les éléments de preuve en ce qui concerne chacun des services en cause. Elle n’a pas réalisé d’évaluation rigoureuse/critique des éléments de preuve.
Dans sa deuxième série d’observations, la demanderesse analyse ensuite les nouveaux éléments de preuve produits par la titulaire de la marque de l’Union européenne et considère que l’usage de la marque à part entière du Royaume-Uni (Royaume-Uni) a été effectué par OUP (Oxford University Press) et non par l’université; en ce qui concerne un «nombre relativement faible de produits»; et qui sont utilisées pour les noms de produits sous la forme «OXFORD…», dans lesquels les mots descriptifs suivent «OXFORD».
La demanderesse a présenté les éléments de preuve ci-après à l’appui de ses observations.
Avec ses premières observations déposées en juillet/août 2018,
Annexe 1: témoignage de la déclaration de témoin A (lettre ajoutée) de la directrice exécutive OUP à l’appui de la marque de l’Union européenne no 5 044 589;
Annexe 2: pièces 27, 28, 31, 32 et 35 de la déclaration de directeur de OUP à l’appui de la marque de l’Union européenne no 5 044 589;
Annexe 3: lettre de Rouse & Co. 23/05/2005, à l’appui de la marque de l’Union européenne no 5 044 589.
Avec ses deuxièmes observations déposées en février 2019:
Annexe 1: un article du 03/03/2013 intitulé «OXFORD 100 — Un siècle de charcuterie»;
Annexe 2: observations relatives à la preuve de l’usage par la titulaire de «OXFORD» par la titulaire pour des services d’enseignement dans l’UE-28:
o pièce GHB1: Concernant 16 écoles indépendantes de l’État et indépendantes sur leurs noms (telles que Oxford High School, UTC Oxford, LVS Oxford, Oxford BROOKES University) et les autres entités incluant OXFORD dans leurs noms (tels que Oxford Research Group, Oxford International College of Beauty, Oxford Chelt Training Trust et Go Fly Oxford, Oxford South East, Oxford International College of Beauty, Oxford South East, Oxford International Centre for Christian Apologetics, Oxford Centre for Christian Apologetics, Oxford Gardens Primary School, Oxford Gardens Primary School, Oxford Gardens Primary School, Oxford Gardens Primary School, Oxford Gardens Primary School, Oxford Gardens Primary School, Oxford Gardens Primary School, Oxford Gardens Primary School, Oxford Gardens Primary School, Oxford Gardens Primary School, Oxford Gardens

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Primary School, Oxford Gardens Primary School, Oxford Gardens Primary School, Oxford Gardens Primary School, Oxford Gardens Primary School, Oxford Gardens Primary School, Oxford Gardens Primary School, Oxford Gardens Primary School, Oxford Gardens Primary School, Oxford Gardens Primary School, Oxford Gardens Primary School, Oxford Gardens Primary School, Oxford Gardens Primary School, Oxford Gardens Primary School, Oxford Gardens Primary School, Oxford Gardens Primary School, Oxford Gardens Primary School, Oxford Gardens Primary School, Oxford Gardens Primary School, Oxford Gardens Primary School, Oxford Gardens Primary
o pièce GHB2: exemples d’institutions y compris d’autres noms géographiques;
Annexe 3: un article daté du 20/10/2018 intitulé «Des offres de prix pour le signe OXFORD sur 126 produits» et d’autres articles sur le même sujet.
La titulaire de la marque de l’Union européenne fournit tout d’ abord des informations sur ses activités en termes généraux ainsi que sur la taille, l’étendue et la durée des services qu’elle propose. Elle considère également que l’usage de la marque «OXFORD» a été extrêmement long et intensif, et qu’elle fournit la preuve de l’usage de la marque seule (OUP est un département de l’université et tous les usages par OUR sont utilisés par la titulaire) pour les services contestés. Enfin, il se réfère à la reconnaissance par des tiers du fait que la titulaire utilise la marque de manière isolée.
La titulaire affirme également que le mot «OXFORD» n’est pas descriptif ou non distinctif à la date de dépôt, mais qu’il est, et a été, reconnu et compris comme désignant le titulaire et les services de la titulaire, y compris ses services d’enseignement et de test. Comme indiqué dans la lettre du 23/05/2005 en réponse à l’objection initiale de l’Office: La «renommée importante pour les services d’enseignement [de la ville]… est la véritable renommée acquise par la [titulaire]».En conséquence, aucune preuve du caractère distinctif acquis n’avait, en fait, été produite en premier lieu, et la marque aurait dû être admise à l’enregistrement dans l’ensemble de la spécification; La titulaire de la marque de l’Union européenne ajoute que les observations de la demanderesse ne s’appliquent pas à la largeur de la demande. En effet, pour des services éducatifs qui ne sont pas fournis en face-à-face, comme les services d’électronique, d’enseignement et d’essai à distance, les services peuvent être fournis en tout lieu et les consommateurs ne sauront pas ou ne traiteront pas où ils sont fournis; il n’existe donc pas d’association naturelle entre le lieu du prestataire et les services éducatifs. Dès lors, la première position de la titulaire est que la marque n’a pas été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
En outre, la titulaire de la marque de l’Union européenne considère que «OXFORD» a acquis un caractère distinctif par son usage long et proéminent dans le secteur de l’éducation.
De cette façon, les clients associeront facilement l’usage d’un établissement d’enseignement de la marque OXFORD-marque OXFORD-marque à la titulaire de la MUE, contrairement à une indication géographique.

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À l’appui de ses observations, la titulaire de la marque de l’Union européenne a présenté les preuves suivantes (lesquelles ne sont pas mentionnées par la titulaire de la MUE).
Premières observations présentées le 11/12/2018:
Par des témoignages, no 1 ( numérotation ajoutée), d’un avocat travaillant au cabinet auprès de l’Office des services juridiques de la titulaire, datés du 11/12/2018, et pièces prouvant l’usage de la marque en tant que telle par l’université, tant au sein du Royaume-Uni que dans l’ensemble de l’Union.
o GL1: Un extrait de l’ Encyclopaedia Britannica de l’université d’Oxford et d’autres éléments concernant l’histoire de l’université;
o GL2: exemples d’utilisation de «UNIVERSITY OF OXFORD».
o GL3: documents concernant les services universitaires.
o GL4: des exemples d’utilisation de «OXFORD».
o GL5: services rendus par le département d’enseignement continu de l’université.
o GL6: extraits de la fiche financière fournissant des détails sur le chiffre d’affaires de l’université et un récapitulatif des recettes de l’université de 2004 à 2017.
o GL7: un extrait des comptes universitaires d’ensemble pour la période allant du 2009/10 au 2016/17.
o GL8: des informations sur les frais d’études et les subventions reçues par l’université.
o GL9: des captures d’écran du site internet de la titulaire où elle utilise le formulaire abrégé, par exemple «chaque élève à Oxford est un membre d’un Collège».Il y a également des preuves qui montrent le mot «OXFORD», utilisé à l’égard des publications vendues par l’intermédiaire de son titulaire. L’ Oxford English Dictionary est composé d’un avec ce titre.
o GL10: des informations sur la présence sur les médias sociaux de l’université, auprès, par exemple, de 65 comptes Facebook et de 3.7 million d’abonnés.
o GL11: Informations relatives à la campagne de levée de fonds «Oxford Thinking» [Oxford Thinking (campagne de levée de fonds)]
o GL12: informations sur la communauté Alumni opérant en dehors du Royaume-Uni dans l’UE-27 (confidentiel).
o GL13: des informations sur le recrutement d’étudiants et le recrutement de personnel universitaire.
o GL14: informations relatives aux élèves de l’UE-27.

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o GL15: informations sur les projets d’enseignement proposés par l’université dans les 27 pays de l’UE-2018 (confidentiel).
o GL16: détails concernant le financement de la recherche par la Commission européenne et les pays de l’UE entre 2014 et 2018.
o GL17: informations sur les affiliations universitaires d’autres universités actives dans l’UE-27.
o GL18: informations sur le classement et les commentaires de l’université.
o GL19: des échantillons d’articles de presse dans des pays de l’UE faisant référence à l’université d’Oxford.
o GL20: des informations sur la ville d’Oxford et sur l’université (impression des grandes villes par population, données de la ville d’Oxford, etc.);
o GL21: des copies de décisions de justice relatives à des marques Oxford au Royaume-Uni;
Témoignages no 2 ( numérotation ajoutée) du directeur juridique (position détenu depuis 1999) du groupe OUP, daté du 11/12/2018:
o JM 1: historique de la visite OUP provenant de son site web;
o JM 2: Extraits d’extraits de sites web dédiés à des activités éducatives;
o JM 3: informations sur les services- d’apprentissage d’OUP dans des écoles primaires et secondaires dans l’UE;
o JM 4: Des données et du matériel concernant les services de test des langues anglais fournis par OUP grâce à la marque «OXFORD» dans l’UE entre 2010 et 2017;
o JM 5: informations et supports de la gamme des services d’enseignement anglais fournis sous la marque «OXFORD»;
o JM 6: détails concernant le développement professionnel et les services de formation fournis par OUP;
o JM 7: informations sur les divers services éducatifs et bibliographies, et services de recherche offerts par OUP utilisant la marque «OXFORD»;
o JM 8: Un rapport présentant les données d’analyse de l’ Oxford English Dictionary pour la période 2013-17 et rapports de vente pour certains pays de l’UE;
o JM 9: des informations sur les services éducatifs fournis par OUP Espagne sous «OXFORD»;
o JM 10: la version actuelle des lignes directrices «OUP» dans les sociétés pour le compte de tiers;

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o JM 11: données et supports promotionnels utilisés par la société OUP pour promouvoir les services d’éducation et d’information;
o JM 12: activités sur les réseaux sociaux à OUP;
o JM 13: informations relatives à la participation à des expositions et à des conférences;
o JM 14: détails des prix remportés par OUP;
o JM 15: informations et données concernant les dépenses de marketing OUP Espagne (confidentielles);
o JM 16: informations sur le marketing spécifique de chaque pays dans les pays européens hors du Royaume-Uni et de l’Espagne (confidentiel);
Deuxième observation formulée le 24/06/2019 (non mentionnée):
Annexe 1: Entrée Wikipédia pour Oxford, etc.;
Annexe 2: LVS Oxford, URL www.oxfordsixthform.college.com of Oxford Tutorial College, Oxford BROOKES University page web, etc.
Elle s’est également fondée sur les preuves produites à l’appui de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 504 589 (déposé le 08/04/1997), qui sont enregistrées pour des livres, des produits de l’imprimerie étant tous des publications; revues; périodiques; partitions imprimées; bibles; hymnals; Magazines, affiches et graphiques de la classe 16.
Causes de nullité absolue — article 59, paragraphe 1, point a), RMUE, lu conjointement avec l’article 7 dudit règlement
Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), et (3), du RMUE, la marque de l’Union européenne est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office, lorsque la marque a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 du RMUE.Lorsque les motifs de nullité ne s’appliquent qu’à une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, ces derniers ne sont déclarés valables pour ces produits ou services que pour ces produits ou services.
Il ressort en outre de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE que l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est applicable même si les motifs de- refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne;
En ce qui concerne l’appréciation des motifs absolus de refus conformément à l’article 7 du RMUE, qui ont fait l’objet de l’examen ex officio antérieur à l’enregistrement de la MUE, la Division d’annulation ne se livrera pas, en principe, à ses propres recherches mais s’en tiendra à l’analyse des faits et des arguments présentés par les parties à la procédure de nullité.
Toutefois, la limitation de la division d’annulation à un examen des faits expressément admis n’exclut pas que celle-ci prenne aussi en considération des faits notoires, c’est-à-

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dire des faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles.
Bien que ces faits et arguments doivent être datés de la période pendant laquelle la demande de marque de l’Union européenne a été déposée, des faits se rapportant à une période postérieure pourraient également permettre de tirer des conclusions sur la situation telle qu’elle se présentait à cette même date ( 23/04/2010-, 332/09 P, Flugbörse, EU: C: 2010: 225, § 41 et 43).
Caractère descriptif — article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
Absence de caractère distinctif — article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
La portée d’une action en nullité est définie par le demandeur dans la demande en nullité. La marque contestée ayant été enregistrée sur la base du caractère distinctif acquis, la demanderesse ne conteste pas la décision de l’Office étant donné que «OXFORD» est descriptif du lieu où les services sont fournis et donc non distinctifs; Au contraire, elle souscrit à l’objection initiale de l’Office au motif de son caractère descriptif et à l’absence de caractère distinctif (déclaration des motifs de refus de l’Office datée du 11/10/2005).
En l’espèce, le caractère distinctif acquis par l’usage a été reconnu avant l’enregistrement de la marque et sur la base des éléments de preuve produits avant l’enregistrement de la marque contestée et est dès lors contestée par la demande en nullité.
Dès lors, cette question de caractère descriptif intrinsèque et de manque de caractère distinctif sort du champ d’application de la présente décision car le refus antérieur de l’Office n’est pas contesté. Ce raisonnement s’applique, même si le titulaire de la marque de l’Union européenne ne souscrit pas à cet argument et tente de réfuter cet argument.Dès lors, la division d’annulation ignorera les arguments avancés par la titulaire de la marque de l’Union européenne concernant le caractère distinctif intrinsèque et le caractère non descriptif de la marque contestée. La requérante ne prendra pas non plus en considération les éléments de preuve apportés par la demanderesse en vue d’établir que certains établissements scolaires comprennent des désignations géographiques de leurs noms car les éléments de preuve pertinents se réfèrent au caractère distinctif acquis du terme «OXFORD» pour une partie seulement des services. Même si «OXFORD» est le nom d’une ville, il peut remplir la fonction de marque et la titulaire de la marque de l’Union européenne doit soumettre des preuves permettant à l’Office de conclure que, au moins, une partie significative du public pertinent identifie, grâce à la marque, les services concernés comme provenant d’une entité particulière;
Caractère distinctif acquis
Rapport articles 7 (3) et 59 (2) du RMUE
Alors qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 3, et de l’article 59, paragraphe 2, du RMUE, il est nécessaire de prouver l’usage qualifié, de sorte que le public pertinent perçoit comme distinctif un signe qui en soi est dépourvu de caractère distinctif, la raison qui sous-tend la preuve de l’usage sérieux est complètement différente, à savoir limiter le nombre de marques enregistrées et protégées, et donc le nombre de conflits entre elles.

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En outre, la Cour a estimé que la jurisprudence relative à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE ne doit pas être confondue avec la jurisprudence relative à l’acquisition d’une renommée, laquelle doit être prouvée dans une partie substantielle de l’Union européenne, mais pas dans chaque État membre (21/04/2015,- T 359/12, Device of a vérifié pattern (maroon & beige), EU: T: 2015: 215, § 119-120).
Dès lors, la titulaire de la MUE doit soumettre des preuves permettant à l’Office de considérer qu’au moins une fraction significative du public pertinent identifie, en l’espèce, les services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque (15/12/2015,- 262/04, Briquet à Pierre, EU: T: 2005: 463, § 61).
Les éléments de preuve doivent être clairs et convaincants. La titulaire de la marque de l’Union européenne doit établir clairement tous les faits nécessaires pour conclure en toute sécurité que la marque a été utilisée comme une indication de l’origine, c’est-à-dire qu’elle a créé un lien dans l’esprit du public pertinent avec les produits ou, en l’espèce, des services fournis par une société particulière, malgré le fait qu’en l’absence d’usage, le signe en cause ne posséderait pas le caractère distinctif nécessaire pour créer un tel lien.
Comme l’a souligné à juste titre la titulaire de la marque de l’Union européenne, les arguments relatifs à «l’importance perçue du maintien d’une [s] dénomination [s] géographique [s] disponible pour être utilisée par d’autres entreprises» ne constitue pas un facteur à prendre en considération pour apprécier l’acquisition d’un caractère distinctif (04/05/1999, C- 108/97 et C- 109/97, Chiemsee, EU: C: 1999: 230).
Aucune confiance légitime
La titulaire de la marque de l’Union européenne mentionne le fait que l’Office a reconnu précédemment l’existence d’un caractère distinctif acquis par l’usage. L’enregistrement d’une marque de l’Union européenne ne saurait donner lieu à une confiance légitime du titulaire de cette marque en ce qui concerne le résultat d’une procédure en nullité ultérieure, dans la mesure où la réglementation applicable permet expressément que ledit enregistrement ne puisse être contesté ultérieurement que dans une demande en nullité ou une demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon (19/05/2010,- 108/09, Memory, EU: T: 2010: 213, § 25).
Dans le cas contraire, la contestation de l’enregistrement d’une MUE dans le cadre d’une procédure de nullité portant sur le même objet et fondée sur les mêmes motifs serait privée de tout effet utile, alors même qu’elle est possible en vertu du RMUE (22/11/2011-, 275/10, Mpay24, EU: T: 2011: 683, § 18).
Preuve
Les deux parties font référence (04/05/1999, C- 108/97 et C- 109/97, Chiemsee, EU: C: 1999: 230).Ces affaires jointes ont établi que, pour démontrer qu’une marque avait acquis un caractère distinctif par l’usage, la titulaire enregistrée doit démontrer que la marque en cause n’est pas purement descriptive. La Cour de justice de l’Union européenne ( CJUE) a fourni une liste non exhaustive des facteurs susceptibles d’être pris en considération pour apprécier si une marque a acquis un caractère distinctif:
[…] la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de la marque, l’importance des

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investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie le produit comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque ainsi que les déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles.
La demanderesse critique le manque d’informations sur la part de marché, mais il n’est pas obligatoire de fournir ces données. De même, la demanderesse mentionne que le titulaire n’a inclus aucune enquête auprès des consommateurs ni déclarations de chambres de commerce ou d’autres associations professionnelles. La division d’annulation rappelle que les études des consommateurs ou d’autres éléments de preuve similaires constituent un seul type d’éléments de preuve pouvant être soumis par un titulaire afin de démontrer le caractère distinctif acquis et qu’un titulaire n’est pas tenu d’apporter des preuves à cet effet.
Comme toujours absolument dans l’appréciation des différents types d’éléments de preuve, l’Office doit «apprécier globalement les éléments de preuve» lors de l’appréciation de l’acquisition d’un caractère distinctif.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments de preuve que Oxford est une université extrêmement connue du Royaume-Uni et qu’il s’agit également de l’une des principales universités du monde, et ce de nombreuses années. Le demandeur reconnaît même que l’université est célèbre dans toute l’UE.Le fait que les services soient fournis uniquement dans Oxford (Royaume-Uni) et non dans d’autres États membres est dénué de pertinence, étant donné que la renommée est généralement largement au-delà de l’étendue géographique de l’usage, les deux questions étant différentes.
D’après les éléments de preuve présentés dans l’annexe GL18, ces instituts ont été très classés parmi les meilleurs instituts d’enseignement supérieur internationaux.
Dans ses écritures, la titulaire met l’accent sur un jugement du Tribunal de la propriété intellectuelle (voir p. 85 de la pièce GL2l), dans lequel le juge Lambert a déclaré:
Il existe une clientèle très intéressante qui a été développée pendant des centaines d’années également associées aux marques de Claimin. J’ai en outre constaté que la requérante est souvent dénommée «Oxford» et que l’usage de cette marque avec des mots descriptive des services qu’elle fournit est fortement associé à l’activité de la demanderesse au recours.
Usage par le titulaire ou en son nom
La Société Oxford University Press (OUP) est un département de l’université. Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, l’usage par OUP est fait par la titulaire. En effet, l’usage de la marque avec le consentement du titulaire est considéré comme fait par le titulaire. La division d’annulation en déduit un tel usage, combiné à la capacité du titulaire à le présenter, selon lequel la titulaire a consenti à OUP un consentement préalable pour l’utilisation de la marque « OXFORD».
Période pertinente
Lorsque l’Office a émis sa notification des motifs de refus datée du 11/10/2005, la titulaire a présenté des éléments de preuve du caractère distinctif acquis à l’égard de tous les produits et services spécifiés dans la demande (dont certains sont hors du champ

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d’application du présent recours).La demanderesse considère qu’il est évident que les éléments de preuve produits par la titulaire de la marque de l’Union européenne à l’époque étaient essentiellement destinés à des publications et à des services d’édition, et non à des services éducatifs.
Elle conclut que les éléments de preuve présentés à l’appui de l’enregistrement sont tout simplement insuffisants et que, sur la base de cette seule preuve, les enregistrements de l’UE devraient être annulés dans la mesure demandée dans le cadre de la présente demande. Il semble que l’Office n’ait pas examiné les éléments de preuve au regard de chacun des services pertinents. Elle n’a pas réalisé d’évaluation rigoureuse/critique des éléments de preuve.
Le titulaire tente de défendre les éléments de preuve présentés devant l’Office et affirme dans ses observations que «les éléments de preuve que la titulaire a fait valoir dans ses premières observations sont plus que suffisants pour démontrer ce caractère distinctif acquis» (point 2 des observations du 24/06/2019).
Néanmoins, dans une déclaration en nullité, le titulaire de la MUE pourrait faire valoir que la marque de l’Union européenne contestée avait acquis un caractère distinctif avant et après l’enregistrement de la marque de l’Union européenne. La période pertinente et l’article cité par la titulaire de la marque de l’Union européenne détermineront les dispositions qui doivent être examinées — l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et/ou l’article 59, paragraphe 2, du RMUE — la seule différence étant la date à considérer.
En l’espèce, la titulaire de la marque de l’Union européenne a fait référence à ces deux dispositions et, dès lors, dans les deux délais, il incombait à la titulaire de la marque de l’Union européenne de démontrer à la division d’annulation que sa marque de l’Union européenne avait acquis un caractère distinctif dans l’ensemble de l’Union européenne avant la date de dépôt de la marque le 02/06/2005 (comme déjà effectué auparavant) ou entre la date d’enregistrement le 16/10/2006 et la demande en nullité le 06/07/2018.
En d’autres termes, la division d’annulation examinera les deux périodes différentes, dont l’une correspond aux nouveaux éléments de preuve.
Étendue territoriale de l’usage
La marque est dépourvue de caractère distinctif intrinsèque dans tous les États membres de l’Union parce que c’est le nom d’une ville du Royaume-Uni qui est associée aux services éducatifs en raison de la renommée historique de son université. Par conséquent, la titulaire doit démontrer un caractère distinctif acquis dans l’ensemble de l’UE, laquelle était le 29/10/2003 à compter de 15 États membres, le 06/10/2006 des États membres et 28 à la date de dépôt de la demande en nullité (06/07/2018).Le fait que «OXFORD» soit une petite ville et qu’il soit probablement connu dans toute l’Union européenne grâce à son université est dénué de pertinence étant donné que le territoire pertinent est défini comme étant celui où la signification descriptive et non distinctive est perçue par le public, indépendamment des raisons pour lesquelles tel est le cas.
Le public pertinent est le public de l’Union européenne car « OXFORD» est associé à des services universitaires dans l’ensemble de l’Union et décrit ainsi le lieu où se trouvent les services.
Le témoignage no 1 et les pièces jointes apportent des preuves substantielles de l’usage de la marque à elle seule par l’université, tant au Royaume-Uni que dans l’ensemble de

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l’Union. Le témoignage no 1 fournit également des statistiques montrant qu’un nombre considérable de visiteurs du site web de l’université et des étudiants proviennent d’États membres de l’Union européenne autres que le Royaume-Uni.
Comme la titulaire de la marque de l’Union européenne le rappelle dans ses premières observations, lorsqu’une marque est dépourvue de caractère distinctif intrinsèque dans l’ensemble de l’Union européenne, il suffit, pour qu’elle soit enregistrée en tant que marque de l’Union européenne conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, de démontrer qu’elle a acquis un caractère distinctif par l’usage de la marque dans une partie significative de l’Union européenne, bien qu’aucune preuve n’ait été fournie pour chaque État membre.
À cet égard, il y a lieu de souligner qu’il existe une distinction entre d’une part, des faits à prouver, à savoir l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage de la marque contestée, et d’autre part, les moyens de preuve.
En raison d’une proximité géographique, culturelle ou linguistique entre deux États membres, le public pertinent a une connaissance suffisante des produits et services présents sur le marché national du second.
Il découle de ce qui précède que, bien qu’il ne soit pas nécessaire que des preuves soient fournies pour chaque État membre pris individuellement, les preuves produites doivent pouvoir établir une telle acquisition dans tous les États membres de l’Union européenne. En l’espèce, il apparaît clairement que la renommée du « OXFORD» pour des services universitaires et connexes va bien au-delà des frontières de l’UE.
Nature de l’usage
Usage en tant que marque
Comme indiqué précédemment, la nature de l’usage pour considérer qu’une marque a acquis un caractère distinctif par l’usage n’équivaut pas à la nature de l’usage pour prouver qu’une marque est renommée en raison du pourcentage différent de ses dispositions.«OXFORD» est descriptif des services compris dans la classe 41 dans la mesure où il sera perçu comme étant le lieu où les services universitaires sont fournis. Ceci s’applique indépendamment du fait que la ville est connue en raison de la réputation de l’université, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), et c), du RMUE, respectivement, en fonction du caractère distinctif/descriptif inhérent de la marque. Néanmoins, il est possible pour le demandeur de fournir des preuves qu’en l’espèce, en raison d’un usage intensif en ce qui concerne les services rendus par une université, «OXFORD» est en mesure de faire une indication d’origine et est protégé en tant qu’indicateur unique de l’origine du point de vue du public pertinent.
Une chose est la réputation d’une ville grâce à son Université, un autre est le caractère distinctif acquis du nom de la ville du fait d’une utilisation en tant que marque pour certains services. L’université peut être renommée mais, si aucun élément n’indique que le nom de la ville a été utilisé pour distinguer les services spécifiques rendus par l’université dans le territoire pertinent et durant la période pertinente, la protection de la marque doit être rejetée.
Dans le cas d’espèce, il est considéré que « OXFORD» fait l’objet d’un usage intensif en tant que marque pour distinguer toutes les activités organisées par l’université, et non pas comme un indicateur géographique. L’université d’Oxford est l’une des plus

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prestigieuses au soutien de nombreuses preuves, et la titulaire de la marque de l’Union européenne utilise également le terme unique «OXFORD» comme une indication d’origine pour distinguer les services fournis par l’université.
Usage en tant que partie d’une autre marque enregistrée ou en combinaison avec celle-ci
Un usage de « OXFORD» seul a été utilisé seul (par exemple, OXFORD Online Language Courses, OXFORD Online Placement Test, OXFORD Online Language pratique), comme le reconnaît la demanderesse, bien qu’il considère que cet usage est trop limité, ne couvre pas tous les services et ne montre pas le caractère distinctif acquis dans l’ensemble des États membres.
Le témoignage no 1 indique que le nom de l’opposante est souvent abrégé et appelé OXFORD.Ce qui précède a été noté par Judge Lambert dans l’affaire précitée. Il ressort de la preuve de la pièce graphique 19 qu’il existe des références à OXFORD comme une indication du nom de l’établissement éducatif. La titulaire utilise la forme abrégée dans le texte (par exemple, «chaque élève à Oxford est un membre d’un Collège».Il y a également des preuves qui montrent le mot «OXFORD», utilisé à l’égard des publications vendues par l’intermédiaire de son titulaire. L’ Oxford English Dictionary en est un seul exemple.
En plus d’être utilisée seule, la marque contestée est également utilisée en tant que partie des marques complexes « OXFORD UNIVERSITY» et « UNIVERSITY OF OXFORD» (qui sont également des marques enregistrées).Dans l’affaire 16/09/2015, C- 215/14, Nestlé KIT KAT, EU: C: 2015: 604, la Cour a estimé que l’acquisition d’un caractère distinctif peut être due à un usage en tant que partie d’une autre marque enregistrée et/ou, et/ou conjointement avec une autre marque enregistrée, sous réserve que l’usage de la marque identifie la marque dont proviennent les produits ou services concernés.
Les éléments «UNIVERSITY OF» et «UNIVERSITY» des marques complexes sont entièrement descriptifs du type de services fournis, à savoir des services d’éducation et de test fournis par une université. De ce fait, l’élément «OXFORD» est le seul élément des marques complexes qui est apte à distinguer le titulaire d’autres universités et sera perçu comme tel par le consommateur moyen.
L’usage sous la forme «OXFORD UNIVERSITY» est considéré comme équivalent à l’usage du signe «OXFORD» pris isolément, comme dans l’esprit du public pertinent et du terme université; «OXFORD» est connu en raison de son université et lui est associé. Dans l’expression «OXFORD UNIVERSITY», bien que «OXFORD» est descriptif du lieu où les services universitaires sont fournis, elle a acquis un caractère distinctif dans l’esprit du public pertinent en raison de son usage intensif comme un indicateur d’origine permettant de distinguer la qualité des services rendus par l’université.
Services pour lesquels la marque est utilisée
La marque contestée est exclusivement composée «OXFORD», dénomination d’une ville connue dans le territoire pertinent et au-delà pour son université. Les éléments de preuve doivent démontrer l’acquisition d’un caractère distinctif pour tous les services énumérés. Sachant que Oxford est connue pour son université, la charge de la preuve n’est pas particulièrement complexe.

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Les éléments de preuve fournis par la titulaire de la marque de l’Union européenne montrent que la marque sert à distinguer toutes sortes de services différents fournis par l’université d’Oxford et que la division d’annulation peut baser sa décision sur des faits notoires afin de parvenir à sa conclusion.
Les services du premier bloc de services couverts par la marque contestée ne sont rien de plus que les services de base fournis par une université, à savoir:
services universitaires fournis par des universités;
services universitaires;
services d’enseignement, de conférences et de tutoriels;
services d’éducation et de formation;
services d’enseignement, de formation et d’enseignement relatifs à la langue anglaise.
En outre, la marque contestée couvre des services connexes tels que:
conduite de cours par correspondance;
organisation et conduite de séminaires, symposiums, conférences et congrès;
la délégation des compétences;
examens pédagogiques;
organisation d’expositions à des fins éducatives;
services de bibliothèques de prêt;
fourniture d’activités sportives, culturelles et de divertissement;
services de musées;
location d’appareils et d’instruments éducatifs.
Les preuves portent sur des sortes de services différents de l’université sous la marque «OXFORD».La demanderesse considère que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a produit aucune preuve concernant l’ensemble des services. Néanmoins, les éléments de preuve présentés montrent que «OXFORD» est utilisé pour des services différents, ayant fourni une université, qui inclut tous les services visés. Dans le témoignage No 1 par exemple, il est mentionné que: «L’université centrale se compose des départements universitaires, des centres de recherche, des départements administratifs, des bibliothèques et des musées (ci-après l’ «université centrale»).
Enfin, les services d’information sont couverts par ce qui précède:
fourniture d’informations en matière d’enseignement, d’enseignement, de recherche et d’éducation;
services d’informations concernant l’éducation;
les services d’information et de conseil tous relatifs aux services précités;
fournir des informations concernant la langue anglaise, l’enseignement, la recherche, les instructions et l’éducation par le biais de l’internet;
fourniture d’informations concernant la langue anglaise, l’enseignement, la recherche, l’enseignement et l’éducation au moyen d’une base de données informatique.

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Dans l’témoignage no 2, l’ usage substantiel de la marque seule par OUP est décrit, en lien avec un large éventail de services éducatifs spécifiques, qui comprennent: publications éducatives; outils de recherche; des plateformes- d’apprentissage et des cours de formation, y compris des supports, des plateformes et des services liés aux tests et aux examens linguistiques de la langue anglaise, à l’enseignement, à l’enseignement et au soutien et les solutions d’apprentissage en anglais, à l’aide aux parents, au développement professionnel, à la formation des professeurs et à l’amélioration de l’enseignement primaire; et les portails en ligne, qui regroupent les ressources des élèves, des enseignants et des parents. Les dictionnaires Oxford English Dictionaries (voir pièces JM 8) sont fournis en ligne et sur CD-ROMs. Dès lors, ils rentrent dans les parties suivantes du cahier des charges de la marque de l’Union européenne:Services d’informations concernant la langue anglaise par le biais de l’Internet et fourniture d’informations concernant la langue anglaise par l’intermédiaire d’une base de données informatique et aussi dans un autre terme plus général de «fourniture d’informations».
Appréciation globale des éléments de preuve présentés
Comme l’ a correctement résumé la titulaire de la marque de l’Union européenne, «OXFORD» est connu et utilisé comme un lieu de siège d’une université et d’un enseignement universitaire fourni. Plus récemment, il est également reconnu comme fournisseur de services éducatifs sous forme électronique et d’apprentissage et de test à distance. Quand bien même «OXFORD» serait utilisé par lui-même, il est reconnu comme étant une indication de services d’éducation fournis par la titulaire, et aucun autre. Les éléments de preuve présentés montrent la longueur et l’intensité de l’activité de la titulaire, ainsi que sa renommée de longue date, qui constituent l’une des grandes universités au monde. Il montre également l’usage substantiel du mot «OXFORD» seul, par la titulaire comme se référant à lui-même et par des tiers, comme faisant référence à la titulaire ainsi que les services éducatifs qu’elle fournit. Par conséquent, si «OXFORD» est effectivement le nom d’une ville du Royaume-Uni, ce terme a acquis un long délai il s’agit donc d’une deuxième signification, à savoir la titulaire de ce terme et ses services éducatifs.
Conclusion
Compte tenu de ce qui précède, la Division d’annulation conclut que la demande doit être rejetée.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne dans le cadre de cette procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et conformément à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil

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sur la marque de l’Union européenne (version codifiée) (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement
De la division d’annulation
Vít MAHELKA Jessica LEWIS Carmen SÁNCHEZ PALOMIQUE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.