LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF

DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 15 novembre 2021
dans l’affaire R 261/2021-5
«International Masis Tabak» LLC 10 Hrant Vardanyan Str.,
Masis, région d’Ararat, 0802
titulaire de l’enregistrement Arménie international/requérante représentée par Casalonga Alicante, S.L., Avenida Maisonnave, 41-6C, 03003 Alicante (Espagne) contre
Philip Morris Brands Sàrl Quai Jeanrenaud 3
2000 Neuchâtel
Suisse opposante/défenderesse représentée par Hoyng Rokh Monegier Spain LLP, Calle Príncipe de Vergara 36, 5° Dcha, 28001 Madrid (Espagne)
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 077 180 (enregistrement international n° 1 434 506 désignant l’Union européenne)
LA CINQUIEME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (présidente), C. Govers (rapporteur) et R. Ocquet (membre)
greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Le 7 février 2018, «International Masis Tabak» LLC (la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque figurative

(l'«enregistrement international») pour la liste de produits suivante:
Classe 34: Tabac, articles pour fumeurs, allumettes, récipients à gaz pour allume-cigares; papier absorbant pour la pipe; papiers à cigarettes; boîtes à cigares pourvues d’un humidificateur; briquets pour fumeurs; blagues à tabac; cahiers de papier à cigarettes; pipes; porte-allumettes; pierres à feu; coupe-cigares; bouts d’ambre jaune pour fume-cigares et fume-cigarettes; cendriers pour fumeurs; pots à tabac; fume-cigares; fume-cigarettes; crachoirs pour consommateurs de tabac; pipes; embouts pour fume-cigarettes; filtres de cigarettes; cure-pipes; cigarettes; bouts de cigarettes; cigarillos; cigares; râteliers à pipes; boîtes à allumettes; tabac à chiquer; tabac à priser; rouleuses à cigarettes de poche; étuis à tabac et à cigarettes; étuis à cigares.
2 Le 16 novembre 2018, la marque demandée a de nouveau été publiée par l’Office.
3 Le 1er mars 2019, Philip Morris Brands Sàrl (l'«opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement international pour tous les produits précités.

4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) l’enregistrement de la MUE n° 4 179 801, , déposée le 6 décembre 2004 et enregistrée le 8 mars 2006 pour les produits suivants:
Classe 34: Tabac, brut ou manufacturé, y compris cigares, cigarettes, cigarillos, tabac
à rouler, tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, succédanés du tabac (non à usage médical), articles pour fumeurs, y compris papier et tubes à cigarettes, filtres pour cigarettes, tabatières, étuis à cigarettes et cendriers non en métaux précieux, leurs alliages ou en plaqué; pipes, appareils de poche pour rouler des cigarettes; briquets; allumettes;
b) l’enregistrement de la MUE n° 13 075 205, , déposée le 11 juillet 2014 et enregistrée le 22 mai 2015 pour les produits suivants:
Classe 34: Tabac, brut ou traité; produits du tabac; cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour rouler ses cigarettes, tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, kretek; tabac à priser; succédanés du tabac (non à usage médical); cigarettes électroniques; produits à base de tabac chauffé; dispositifs électroniques pour chauffer des cigarettes; articles pour fumeurs, y compris papier à cigarettes, tubes à cigarettes, filtres à cigarettes, tabatières, étuis à
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cigarettes, cendriers, pipes, appareils de poche pour rouler les cigarettes, briquets, allumettes;
c) l’enregistrement de la MUE n° 13 075 858, , déposée le 11 juillet 2014 et enregistrée le 19 mai 2015 pour les produits suivants:
Classe 34: Tabac, brut ou traité; produits du tabac; cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour rouler ses cigarettes, tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, kretek; tabac à priser; succédanés du tabac (non à usage médical); cigarettes électroniques; produits à base de tabac chauffé; dispositifs électroniques pour chauffer des cigarettes; articles pour fumeurs, papier
à cigarettes, tubes à cigarettes, filtres pour cigarettes, pots à tabac, étuis à cigarettes, cendriers, pipes, appareils de poche pour rouler des cigarettes, briquets, allumettes;
d) l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 204 795,
, déposé et enregistré le 3 février 2014 pour les produits suivants:
Classe 34: Tabac, brut ou manufacturé; produits du tabac, y compris cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour cigarettes à rouler soi-même, tabac pour pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, kretek; snus; succédanés du tabac (à usage non médical); articles pour fumeurs, y compris papier à cigarettes et tubes, filtres pour cigarettes, boîtes pour tabac, étuis à cigarettes et cendriers, pipes, appareils de poche à rouler les cigarettes, briquets; allumettes;
e) l’enregistrement international n° 1 203 625 , déposé et enregistré le 4 février 2014 pour les produits suivants:
Classe 34: Tabac, brut ou manufacturé; produits du tabac, y compris cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour cigarettes à rouler soi-même, tabac pour pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, kretek; snus; succédanés du tabac (à usage non médical); articles pour fumeurs, y compris papier à cigarettes et tubes, filtres pour cigarettes, boîtes pour tabac, étuis à cigarettes et cendriers, pipes, appareils de poche à rouler les cigarettes, briquets; allumettes;
f) l’enregistrement international n° 1 237 825 , déposé et enregistré le 18 décembre 2014 pour les produits suivants:
Classe 34: Tabac, brut ou manufacturé; produits du tabac; cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour cigarettes à rouler soi-même, tabac pour pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, kretek; snus; succédanés du tabac (à usage non médical); cigarettes électroniques; produits du tabac pour être chauffés; appareils électroniques ainsi que leurs parties destinés à chauffer des cigarettes ou du tabac pour dégager des aérosols contenant de la nicotine pour l’inhalation; articles pour fumeurs, papier à cigarettes, tubes pour cigarettes, filtres pour cigarettes, boîtes pour tabac, étuis à cigarettes, cendriers, pipes, appareils de poche à rouler les cigarettes, briquets, allumettes;
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g) l’enregistrement international n° 1 237 399 , déposé et enregistré le 17 décembre 2014 pour les produits suivants:
Classe 34: Tabac, brut ou manufacturé; produits du tabac; cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour cigarettes à rouler soi-même, tabac pour pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, kretek; snus; succédanés du tabac (à usage non médical); cigarettes électroniques; produits du tabac pour être chauffés; appareils électroniques ainsi que leurs parties destinés
à chauffer des cigarettes ou du tabac pour dégager des aérosols contenant de la nicotine pour l’inhalation; articles pour fumeurs, papier à cigarettes, tubes pour cigarettes, filtres pour cigarettes, boîtes pour tabac, étuis à cigarettes, cendriers, pipes, appareils de poche à rouler les cigarettes, briquets, allumettes.
6 Par décision du 5 janvier 2021 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a refusé la protection de l’enregistrement international dans l’Union européenne pour l’ensemble des produits contestés au motif qu’il existait un risque de confusion. Elle a notamment motivé sa décision comme indiqué ci-après.
– La titulaire de l’enregistrement international a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage, entre autres, de l’enregistrement international
n° 1 204 795, . Conformément à l’article 190, paragraphe 2, du RMUE, la date de publication de cette marque antérieure est le 8 avril 2015. Par conséquent, tel qu’indiqué aux parties par lettre du 10 janvier 2020, la demande de preuve de l’usage concernant l’enregistrement international n° 1 204 795 est irrecevable.
– Pour des raisons d’économie de procédure, la décision attaquée repose sur
l’enregistrement international antérieur n° 1 204 795, , pour lequel l’opposante a revendiqué une renommée dans l’Union européenne. La titulaire de l’enregistrement international affirme qu’elle bénéficie d’un juste motif pour faire usage de la marque contestée. L’Union européenne a été désignée dans l’enregistrement international contesté le 7 février 2018. Par conséquent, il a été demandé à l’opposante de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée dans l’Union européenne avant cette date. Les éléments de preuve doivent également démontrer que la renommée a été acquise pour les produits pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée, à savoir: «tabac, brut ou manufacturé; produits du tabac, y compris cigarettes» compris dans la classe 34.
– Le 30 septembre 2019, l’opposante a notamment produit les éléments de preuve suivants:
• des extraits des rapports annuels officiels de Philip Morris International couvrant la période 2013-2018 (pièce 5). Ces extraits fournissent des
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informations sur le fait que la marque Marlboro représentait une partie importante du marché des cigarettes. À titre d’exemple, le rapport annuel 2017 indique, à la page 37, des volumes d’expédition ventilés par marque: 93,08 milliards d’unités de cigarettes Marlboro ont été expédiées dans l’Union en 2017 et 96,24 milliards d’unités en 2016. La part de marché de Marlboro dans l’Union était de 18,8 % en 2017 et de 19 % en 2016. Les marques antérieures («élément figuratif en forme de toit») sont visibles dans certains des documents, par exemple sous la forme suivante:
;
• une copie de l’article «L’histoire de Marlboro», écrit par Leo Burnett (15 novembre 1958), selon lequel l’emballage contenant l’élément
figuratif en forme de toit est commercialisé depuis 1954
(pièce 2);
• une copie du rapport Maxwell, un rapport prétendument important dans l’industrie du tabac, portant sur les principales marques à l’échelle mondiale et qui plaçait «Marlboro» au premier rang pour la période 1984-
2005(pièce 6);
• des impressions du site web www.tobacco-facts.net datant de 2014, répertoriant la marque de cigarettes la plus vendue dans de nombreux pays
(pièce 7). «Marlboro» est classé en première position en Allemagne, en Autriche, en Belgique, en Espagne, en France, en Grèce, en Italie, en
Lettonie, au Luxembourg, aux Pays-Bas et en Suède;
• des extraits de BrandZ — qui serait la plus grande base de données en matière de capital-marque au monde — montrant les 100 principales marques mondiales pour la période 2010-2019 (pièce 13). La marque
«Marlboro» contenant l’élément figuratif en forme de toit apparaît en 12e position, avec une valeur estimée à 87 519 millions d’USD en 2017 et à 84 143 millions d’USD en 2016;
• des copies de trois décisions de l’Office confirmant la renommée de l’élément figuratif en forme de toit de l’opposante (pièce 16), telles que la décision du 27/02/2015, R 1585/2013-1, SUPER ROLL (fig.)/DEVICE
OF A SHAPE (fig.) et al., § 27, 28;
• un extrait d’une enquête relative à la gamme de produits arborant un élément figuratif en forme de toit de couleur dorée associé au mot MARLBORO (l'«étude quantitative MARLBORO») réalisée en Allemagne, en Italie et en Pologne en novembre 2010 par TNS, une société de conseil indépendante (pièce 18). L’objectif était d’identifier le niveau de reconnaissance de l'«élément figuratif en forme de toit de
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couleur rouge» associé au mot Marlboro parmi les fumeurs adultes.
La méthodologie comprenait une étude quantitative en face à face et un questionnaire d’une durée de cinq minutes. Une phase pilote préliminaire a été mise en place dans une ville par pays afin de tester le déroulement du questionnaire. Un travail sur le terrain a suivi le projet pilote en vue d’évaluer et d’examiner les résultats préliminaires et de vérifier le déroulement du questionnaire. Les villes comprenaient Milan (phase pilote), Rome et Bari en Italie; Hambourg (phase pilote), Cologne et
Munich en Allemagne; Varsovie (phase pilote), Cracovie et Katowice en
Pologne. Chaque enquête comportait environ 500 entretiens. Sur les
500 personnes interrogées lors de chacune des enquêtes, 300 étaient des fumeurs adultes (jusqu’à 24 ans) consommant différentes marques et 200 étaient des fumeurs adultes réguliers de «Marlboro Red». Dans chaque enquête, les personnes interrogées se sont vu montrer l’image en couleur suivante:
.
Les personnes interrogées ont ensuite été invitées à répondre aux questions suivantes: «Q1: Quelle est la marque de cigarette dont l’emballage présente ce symbole?» «Q2: Quelle gamme de produits Marlboro en particulier?» La seconde question n’était posée que si la personne interrogée avait mentionné «Marlboro» dans sa réponse à la première question, mais n’avait pas précisé de gamme particulière de produits Marlboro. Il ressort des documents que 99 % des personnes interrogées en Allemagne, 98 % des personnes interrogées en Italie et
84 % des personnes interrogées en Pologne ont indiqué que le toit rouge et blanc désignait la marque de cigarettes «Marlboro»;
• une copie d’une étude de marché (janvier 2014) et d’une expertise (février 2014) réalisées en Allemagne par Pflüger Rechtsforschung et l’institut de recherche de marché et d’opinion allemand Ipsos Operations (pièce 19). L’objectif était de déterminer si, et dans quelle mesure, l’élément figuratif en forme de toit associé au nom Marlboro (en rouge) était considéré comme renommé au sens de la législation allemande sur les marques et dans quelle mesure cet élément possédait un caractère distinctif en ce qui concerne les cigarettes. Le rapport indique que les questions ont été adressées à un échantillon représentatif de l’ensemble de la population allemande, à savoir le grand public ainsi que les acheteurs/fumeurs de cigarettes (âgés de 18 ans et plus; bien que le rapport
Ipsos fasse référence à des personnes âgées de 14 ans et plus) dans le cadre d’une enquête multithématique menée en face à face.
Il a été conclu que le toit [rouge] [associé au nom Marlboro] était généralement connu de 53,8 % de la population totale (en Allemagne), parmi lesquels 37,1 % l’associaient correctement, de leur propre initiative, à Marlboro/aux cigarettes/au fait de fumer. 78,4 % des
«acheteurs/fumeurs de cigarettes» connaissent les cigarettes en cause,
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60,8 % de ces derniers associant l’image concernée à Marlboro/aux cigarettes/au fait de fumer dans ce contexte.
Le degré ajusté de caractère distinctif du toit [associé au nom Marlboro] en ce qui concerne les cigarettes est très élevé et atteint 73,6 % pour le public pertinent des «acheteurs/fumeurs de cigarettes», le même nombre étant presque atteint en ce qui concerne les associations correctes avec le nom «Marlboro/Philip Morris» (71,6 %), signe de la notoriété particulière de la marque en cause;
• du matériel publicitaire et de marketing destiné à l’Allemagne et à la Pologne, montrant l’utilisation de l’élément figuratif en forme de toit en tant que tel et sans l’ajout du mot «Marlboro» (pièces 26 et 28). Des exemples d’un tel usage sont présentés ci-dessous:
.
– Il ressort clairement des éléments de preuve que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et de longue date et qu’elle est généralement connue sur le marché pertinent, sur lequel elle occupe une position de premier plan parmi les marques dominantes. Les rapports annuels, les classements et les enquêtes sur les marques, ainsi que les chiffres des ventes, les chiffres des parts de marché et les informations sur la publicité, viennent tous étayer les arguments avancés par l’opposante en ce qui concerne la renommée et le caractère distinctif élevé dont jouissent l’élément figuratif en forme de toit associé au mot Marlboro et la marque Marlboro.
– La titulaire de l’enregistrement international ne nie pas l’existence de la renommée de la marque verbale «MARLBORO», mais considère que l’élément figuratif en forme de toit en cause n’a pas acquis une renommée indépendamment de la marque «MARLBORO». Les documents présentés par l’opposante font référence sans distinction au nom commercial ou à la marque «Marlboro» et à l’élément figuratif en forme de toit associé au mot «Marlboro». L’élément figuratif en forme de toit est clairement visible dans les éléments de preuve, tels qu’énumérés et mentionnés ci-dessus, par exemple dans les enquêtes figurant dans les pièces 18 et 19 des observations de l’opposante, qui portaient spécifiquement sur cet élément. Par conséquent, les arguments de la titulaire de l’enregistrement international à cet égard doivent être rejetés.
– À la lumière de ce qui précède, l’élément figuratif en forme de toit associé au mot «Marlboro», partie intégrante de la marque «Marlboro», a acquis une renommée considérable dans l’ensemble de l’Union européenne auprès du public pertinent. Cette renommée s’étend à l’enregistrement international
antérieur n° 1 204 795 .
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– La conclusion relative à la renommée de l’élément figuratif en forme de toit (indépendamment des couleurs utilisées) a récemment été confirmée par les décisions du 25/02/2019, R 1322/2018-2, Raquel Superior Quality Cigarettes
FILTER CIGARETTES (fig.)/FILTER CIGARETTES PM Marlboro 20
CLASS A CIGARETTES (fig.) et al. et du 15/04/2020, R 1454/2019-5,
HERO SQUEEZE (fig.)/DEVICE OF A FIGURATIVE ELEMENT IN BLUE WITH FIVE SIDES (fig.) et al. Il n’y a aucune raison de s’écarter de cette conclusion, en particulier compte tenu du fait que les éléments de preuve produits en l’espèce sont sensiblement les mêmes que ceux produits devant les chambres de recours dans les affaires susmentionnées, s’ils ne sont pas plus complets et exhaustifs.
– Toutefois, les éléments de preuve ne permettent pas d’établir que la marque antérieure jouit d’une renommée pour l’ensemble des produits sur lesquels l’opposition est fondée et pour lesquels une renommée a été revendiquée. Ils concernent principalement les «cigarettes» et ne font que peu référence aux autres produits compris dans la classe 34. L’opposante n’a donc pas prouvé la renommée pour ces autres produits. Par conséquent, l’examen est fondé uniquement sur les «cigarettes».
– Le territoire pertinent est l’Union européenne.
– La marque figurative antérieure prend la forme d’un paquet de cigarettes. Dans la partie supérieure de la marque se trouve un élément figuratif polygonal rouge à cinq côtés, dont les deux côtés intérieurs pointent vers le bas de ce polygone et forment les deux côtés d’un triangle. La marque antérieure contient également d’autres éléments, bien moins visibles, représentés en gris clair, à savoir (de haut en bas) un petit élément figuratif imprécis, le mot «Marlboro» et l’expression «SELECTED PREMIUM TOBACCOS».
– L’élément polygonal rouge du signe antérieur en constitue clairement l’élément dominant étant donné qu’il est le plus accrocheur sur le plan visuel. Les autres éléments de la marque sont bien moins visibles et ont donc une incidence très limitée sur cette dernière, indépendamment du degré de caractère distinctif qu’ils pourraient posséder.
– Le signe contesté prend lui aussi la forme d’un paquet de cigarettes. Sa partie supérieure présente un élément figuratif polygonal foncé dont les deux côtés intérieurs pointant vers le bas forment les deux côtés de deux triangles irréguliers qui se chevauchent. Ces deux triangles irréguliers qui se chevauchent pourraient également être perçus comme l’image très schématique de deux montagnes (l’un derrière l’autre). Le signe contesté présente également un petit écusson contenant des lettres illisibles et un petit élément figuratif essentiellement constitué d’un triangle sur un fond carré.
– L’élément polygonal foncé du signe contesté en est l’élément dominant étant donné qu’il est le plus accrocheur sur le plan visuel. Les autres éléments du signe sont beaucoup plus petits et ont donc une incidence réduite sur ce dernier, indépendamment du degré de caractère distinctif qu’ils pourraient posséder.
– Les marques ne sauraient être considérées comme différentes sur le plan visuel ni comme globalement différentes, comme le soutient la titulaire de l’enregistrement international.
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– La marque antérieure jouit d’une renommée et les signes sont similaires dans une certaine mesure. Les signes ont été jugés visuellement similaires à un faible degré.
– Les produits renommés de l’opposante, à savoir les «cigarettes», et les produits contestés compris dans la classe 34 (essentiellement des articles pour fumeurs) sont clairement liés dès lors qu’ils relèvent tous du domaine des produits pour fumeurs.
– En outre, la renommée de la marque antérieure est très élevée, ainsi que l’attestent de nombreux éléments de preuve très concluants.
– L’élément figuratif en forme de toit de l’opposante ne joue pas un rôle particulièrement important en tant que tel, dès lors qu’il s’agit d’une forme géométrique relativement simple. Toutefois, cet élément ne saurait être considéré comme intrinsèquement dépourvu de caractère distinctif, comme l’affirme la titulaire de l’enregistrement international, étant donné qu’il ne s’agit pas d’une forme géométrique de base (comme un carré ou un cercle) et qu’il présente une certaine stylisation (certes simple).
– Contrairement à ce qu’affirme la titulaire de l’enregistrement international, le lien mental susmentionné sera établi malgré le fait que les fumeurs sont généralement très attentifs et fidèles à une marque lorsqu’ils achètent des cigarettes et d’autres articles pour fumeurs.
– La marque contestée est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.
– L’opposante fait également valoir que l’usage de la marque contestée porterait préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure. La division d’opposition a déjà conclu que la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure. Il s’ensuit qu’il n’est pas nécessaire d’examiner si les autres types d’atteinte sont également présents.
– La titulaire de l’enregistrement international a présenté de nombreux arguments concernant l’histoire de son entreprise et de ses cigarettes en Arménie et dans l’ancienne Union des républiques socialistes soviétiques (URSS). Toutefois, ces arguments sont dénués de pertinence aux fins de l’appréciation de la présente opposition, étant donné que le droit à une MUE prend naissance à compter de la date de dépôt de la demande de MUE et non auparavant. En outre, les arguments et les éléments de preuve ne concernent pas le territoire de l’Union européenne, à savoir le territoire pertinent en l’espèce.
– Il est très peu probable que les consommateurs pertinents de l’Union européenne perçoivent l’élément figuratif polygonal du signe contesté comme représentant le mont Ararat (situé au Moyen-Orient). Le consommateur n’aurait aucune raison d’associer l’élément figuratif à cette montagne particulière située en dehors de l’Union européenne. Compte tenu de sa représentation géométrique faite de lignes droites, l’élément figuratif sera principalement perçu comme une forme géométrique abstraite. Seule une partie des consommateurs pourrait éventuellement le percevoir comme l’image très schématique de deux montagnes (inconnues, génériques), placées l’une derrière l’autre.
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– Le fait que le signe contesté a été enregistré dans d’autres juridictions ne signifie pas nécessairement qu’il doit également l’être dans l’Union européenne. Le fait que les cigarettes de la titulaire de l’enregistrement international puissent être connues en Arménie ne dit rien sur la perception du signe contesté sur le territoire de l’Union européenne.
– Les affaires citées par la titulaire de l’enregistrement international ne sont pas pertinentes en l’espèce. Premièrement, elles concernent des juridictions situées en dehors de l’Union européenne et, deuxièmement, les circonstances factuelles et juridiques qui les entouraient étaient différentes. Par conséquent, les décisions antérieures mentionnées par la titulaire de l’enregistrement international doivent être rejetées. Dans ce contexte, l’opposante a également fait valoir que, dans un certain nombre d’autres juridictions, elle avait obtenu gain de cause dans les actions qu’elle a intentées contre le signe contesté de la titulaire de l’enregistrement international.
– La titulaire de l’enregistrement international affirme qu’elle bénéficie d’un juste motif pour faire usage de la marque contestée. Selon cette dernière, ce juste motif réside dans le fait que le signe contesté représente le mont Ararat, qu’il s’agit d’une nouvelle version du dessin ou modèle antérieur utilisé depuis les années 70 et que de nombreuses marques en Arménie incluent une représentation du mont Ararat.
– Toutefois, il ne s’agit là que de motifs purement internes (commerciaux, historiques, culturels) propres à la titulaire de l’enregistrement international, lesquels l’ont amenée à créer et à lancer le signe contesté. Ils ne constituent pas un «juste motif» valable au sens juridique de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
– La titulaire de l’enregistrement international n’est pas parvenue à établir l’existence d’un juste motif pour l’utilisation de la marque contestée.
– L’opposition est fondée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Par conséquent, la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Étant donné que l’opposition est accueillie dans son intégralité en vertu de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et sur la base de l’enregistrement
international antérieur n° 1 204 795, , il n’est pas nécessaire d’examiner les autres moyens et droits antérieurs sur lesquels l’opposition était fondée.
7 Le 8 février 2021, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité dans la mesure où la protection de l’enregistrement international dans l’Union européenne a été refusée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 24 février 2021.
8 Dans ses observations en réponse reçues le 11 mai 2021, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
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Moyens et arguments des parties
9 Les arguments avancés par la titulaire de l’enregistrement international dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme indiqué ci- après.
– La marque contestée est connue comme étant le dessin ou modèle associé au mont Ararat, dans la mesure où elle représente ce mont. Les deux lignes triangulaires pointant vers la partie supérieure de la marque représentent les sommets de cette chaîne de montagnes. Un élément graphique formant un «A» est placé dans le coin supérieur gauche et un écusson est représenté au milieu de la marque. L’histoire de la marque demandée remonte à 1975.
– Il convient de noter que le mont Ararat est réputé dans le monde entier comme étant l’endroit où l’arche de Noé s’est arrêtée à la fin du déluge (https://www.britannica.com/place/Mount-Ararat, à titre d’illustration).
– En 2002, l’actionnaire de l’entreprise Grand Tobacco, Hrant Vardanyan, a formé une autre société dénommée «International Masis Tabak» LLC et a attribué la marque contestée à cette dernière. Après l’acquisition du dessin ou modèle «International Masis Tabak» LLC, Hrant Vardanyan a renommé le dessin ou modèle en cause afin de l’utiliser sous le nom de marque «Ararat». «International Masis Tabak» LLC a introduit une demande pour ce nouveau dessin ou modèle. L’élément litigieux de la marque contestée réside dans la représentation du mont Ararat (synonyme de Masis). La titulaire de l’enregistrement international a lancé son produit ARARAT en Arménie en 2002 et a continué à utiliser la nouvelle version graphique sous les marques «Ararat» ou «Master». Les produits de la titulaire de l’enregistrement international sont très populaires en Arménie.
– Le nouveau dessin ou modèle «Ararat» a été lancé en juin 2010 par «International Masis Tabak» LLC et a été enregistré en tant que marque dans
47 pays différents (pièce 1: copie des certificats d’enregistrement ainsi que leur traduction en anglais).
– La marque contestée se compose de deux lignes triangulaires pointant vers la partie supérieure de la marque et évoquant les sommets d’une chaîne de montagnes, à gauche desquelles figure un élément graphique en forme de «A» placé dans le coin supérieur gauche, ainsi que d’un écusson placé au milieu de la marque.
– La marque demandée est en noir et blanc, mais la titulaire de l’enregistrement international l’utilise selon trois modalités différentes.
– En neuf ans d’existence, la marque «Ararat» a acquis une renommée importante. À cet égard, il convient de noter qu’en 2017, la marque contestée a été reconnue en tant que marque notoirement connue en Arménie à compter du 1er août 2015 (voir pièce 2: copie du certificat mentionné).
– En outre, à titre de preuve des droits de la titulaire de l’enregistrement international sur le logo contesté, il convient de noter que cette dernière a introduit une action en nullité contre le dessin ou modèle communautaire
n° 3 559 384-0001 qui reproduisait sa marque antérieure «Ararat» et qui comprenait les éléments figuratifs contestés. Ce dessin ou modèle a finalement été déclaré nul en raison de son absence de caractère individuel au titre de
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l’article 25, paragraphe 1, point b), du RDC, lu conjointement avec l’article 6 du règlement sur les dessins ou modèles communautaires (voir pièce 3: copie du dessin ou modèle accompagnée de la décision de la division d’annulation).
– Le signe contesté figure toujours sur un fond représentant le mont Ararat, de sorte que le lien avec ce concept ne saurait être nié.
Les conditions cumulatives aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont pas remplies
– Il ressort de la comparaison visuelle des marques que celles-ci présentent d’importantes différences à cet égard.
– La marque antérieure contient dans sa partie supérieure, outre le terme «MALBORO», une forme géométrique qui peut être perçue comme une ombre. Dans la partie supérieure de la marque, on peut deviner un élément figuratif imprécis.
– La marque contestée est une marque complexe composée de la représentation de deux lignes triangulaires qui pointent vers la partie supérieure et qui évoquent les sommets d’une chaîne de montagnes. Elle contient en outre la représentation d’un «V» inversé, formant le «A» d’ARARAT, placée dans le coin supérieur gauche ainsi qu’un écusson constitué des lettres «IMT», acronyme d’International Masis Tabak, et de deux lions, placé dans la partie supérieure droite.
– Les éléments et le fond de l’écusson sont reproduits ci-dessous:
– Il n’existe aucune similitude visuelle entre les signes en cause, et non un faible degré de similitude, comme l’a indiqué la division d’opposition. Contrairement à ce qui est affirmé dans la décision attaquée, il ne saurait être soutenu que les marques antérieures et la marque contestée évoquent un polygone irrégulier. Les parties supérieures des signes présentent des différences majeures sur le plan visuel. Il ressort clairement d’une appréciation globale des signes en cause que les impressions d’ensemble qu’ils produisent sont très différentes.
– Le dessin ou modèle contesté évoque le mont Ararat et contient des éléments supplémentaires tels que l’écusson décrit ci-dessus. Même si les consommateurs ne percevaient aucun mont dans le signe contesté, les signes
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en cause présentent, dans l’ensemble, des différences visuelles significatives qui ne sauraient être ignorées.
– La marque antérieure contient le mot «MALBORO» écrit sous la forme d’une ombre qui n’a pas d’équivalent dans le signe contesté, ce mot devant être considéré, avec l’élément figuratif en forme de toit, comme l’un des éléments dominants de la marque.
– La conclusion de la division d’opposition selon laquelle les signes présentent un faible degré de similitude n’est pas correcte.
– L’enregistrement international contesté contient les lettres «IMT» (acronyme d’International Masis Tabak) écrites en petits caractères au milieu de l’écusson qui, pour autant qu’elles soient perçues par les consommateurs pertinents, seront prononcées I/M/T. La prononciation, le cas échéant, des signes en cause sera très différente de celle du terme «MALBORO» présent dans la marque antérieure.
– Si l’élément figuratif de la marque antérieure est un simple polygone associé au terme «MALBORO», le signe contesté présente, en tant qu’éléments graphiques, une montagne, un écusson contenant deux lions, les lettres «IMT» et un «V» inversé. Les signes en cause doivent être considérés comme différents sur le plan conceptuel. Les marques en cause sont clairement différentes.
– En ce qui concerne les facteurs permettant d’établir un lien:
(1) les signes présentent des différences très significatives sur le plan visuel.
Ils sont très différents sur les plans phonétique et conceptuel. Comme indiqué précédemment, les signes doivent être considérés comme nettement différents;
(2) l’identité ou la similitude des produits concernés n’est pas contestée par la titulaire de l’enregistrement international. Néanmoins, compte tenu des différences notables entre les signes, le consommateur ne créera pas de lien entre ces derniers;
(3) en l’espèce, compte tenu de la nature des produits concernés compris dans la classe 34, le public pertinent sera constitué du grand public de l’Union européenne.
– Les consommateurs de produits du tabac font preuve d’un niveau d’attention élevé potentiellement lié à leur fidélité envers une marque.
L’intensité de la marque antérieure
– Même si la chambre de recours venait à reconnaître la renommée de la marque antérieure «Malboro» représentant un toit en tant que telle, il convient d’observer que la décision de la division d’opposition était fondée
exclusivement sur l’enregistrement international n° 1 204 795, , de sorte que la renommée de la marque antérieure en tant que telle ne serait pas suffisante pour créer un lien avec l’enregistrement international contesté compte tenu des différences importantes entre les signes.
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– Les marques antérieures, et en particulier l’élément figuratif en forme de toit associé au mot «Malboro», ne possèdent aucun caractère distinctif intrinsèque en tant que telles et ne sont distinctives que dans la mesure où elles ont été utilisées en lien avec des marques verbales «Malboro».
– Compte tenu des différences importantes entre les signes, comme indiqué ci- dessus, il n’existe manifestement aucun risque de confusion dans l’esprit du public en dépit de l’identité des produits ni aucun risque qu’un quelconque lien soit créé.
– Dans les décisions suivantes, il a été conclu qu’en raison des différences entre les signes en cause, il n’existait aucun lien entre les marques et que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne s’appliquait pas:
• 21/01/2010, T-309/08, G Stor, EU:T:2010:22, § 26-28, 36;
• 15/09/2009, T-308/08, Mango adorably, EU:T:2009:329, § 62, 68.
Renommée des marques antérieures
– La renommée de la marque «MALBORO» dans l’Union européenne pour des produits du tabac n’est pas contestée par la titulaire de l’enregistrement international. Néanmoins, la renommée des marques antérieures exclusivement constituées d’un élément figuratif en forme de toit n’a pas été démontrée. En tout état de cause, pour des raisons d’économie de procédure, l’opposition a été tranchée uniquement sur la base de l’enregistrement
international n° 1 204 795 , qui contient également l’élément verbal «MALBORO».
– Étant donné que les autres conditions de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont pas remplies, l’opposition doit également être rejetée pour ce motif.
– La titulaire de l’enregistrement international dispose d’un juste motif pour utiliser la marque contestée.
Empiétement sur la renommée et/ou préjudice porté au caractère distinctif ou à la renommée
– Quand bien même l’Office considérerait qu’il existe un lien, ce que la titulaire de l’enregistrement international conteste fermement, l’existence d’un tel lien ne saurait suffire, à elle seule, à conclure à l’existence de l’une des atteintes visées à l’article 4, paragraphe 4, point a), de la directive, lesquelles constituent les conditions spécifiques de la protection des marques jouissant d’une renommée prévues par cette disposition.
Profit indu
– Compte tenu des différences significatives entre les signes et de l’absence de lien dans l’esprit des consommateurs pertinents, il est difficile de comprendre comment la marque contestée pourrait tirer profit de la renommée de la marque antérieure alors que les signes en cause sont si différents.
15/11/2021, R 261/2021-5, DEVICE OF A PACK OF CIGARETTES (fig.)/Marlboro (fig.) et al.

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– Il est important de souligner que les fumeurs font preuve de fidélité envers les marques qu’ils consomment et que les consommateurs présentent un niveau d’attention élevé lors de l’achat de produits du tabac. Il est fort peu probable que l’atteinte invoquée puisse résulter de l’utilisation d’un signe totalement différent.
– Étant donné que les conditions cumulatives nécessaires pour former une opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’ont pas été remplies, il y a lieu d’annuler la décision attaquée.
10 Les arguments présentés en réponse par l’opposante peuvent être résumés comme indiqué ci-après.
Sur la renommée de l’élément figuratif en forme de toit
– La division d’opposition a observé que les documents produits faisaient référence sans distinction au nom commercial ou à la marque «Marlboro» et à l’élément figuratif en forme de toit associé au mot «Marlboro» dans la mesure où «l’élément figuratif en forme de toit est clairement visible dans les éléments de preuve […], par exemple dans les enquêtes figurant dans les pièces 18 et 19 des observations de l’opposante qui concernent spécifiquement cet élément» et a ainsi conclu que cet élément «[…] partie intégrante de la marque
Marlboro — a acquis une renommée considérable dans l’ensemble de l’Union européenne auprès du public pertinent».
– En outre, la conclusion relative à la renommée de cet élément figuratif en forme de toit (indépendamment des couleurs utilisées) a récemment été confirmée par des décisions des chambres de recours: 25/02/2019,
R 1322/2018-2, Raquel Superior Quality Cigarettes FILTER CIGARETTES
(fig.)/FILTER CIGARETTES PM Marlboro 20 CLASS A CIGARETTES
(fig.) et al.; 15/04/2020, R 1454/2019-5, HERO SQUEEZE (fig.)/DEVICE OF A FIGURATIVE ELEMENT IN BLUE WITH FIVE SIDES (fig.). Il n’y a aucune raison de s’écarter de ces conclusions en l’espèce, étant donné que «les éléments de preuve produits en l’espèce sont sensiblement les mêmes que ceux produits devant les chambres de recours dans les affaires susmentionnées, s’ils ne sont pas plus complets et exhaustifs».
– L’élément graphique particulier en forme de toit de la marque «MARLBORO» revêt lui aussi un caractère notoire incontestable et est directement associé par les consommateurs à Philip Morris et à ses produits commercialisés sous la marque «MARLBORO».
– La «marque MARLBORO» contient le mot «MARLBORO» en tant que tel et/ou l’élément figuratif en forme de toit représenté ci-après (enregistré en tant
que tel sous la MUE n° 13 075 205, ), utilisés à la fois conjointement et séparément.
15/11/2021, R 261/2021-5, DEVICE OF A PACK OF CIGARETTES (fig.)/Marlboro (fig.) et al.

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– La marque «MARLBORO» est généralement associée à l’élément figuratif en
forme de toit et est incorporée dans toutes les marques et tous les emballages «MARLBORO» depuis les années 50.
– Les décisions suivantes confirment la renommée de la marque antérieure:
• 25/02/2019, R 1322/2018-2, Raquel Superior Quality Cigarettes FILTER CIGARETTES (fig.)/FILTER CIGARETTES PM Marlboro 20 CLASS A CIGARETTES (fig.) et al.;
• 14/05/2019, B 3013 342;
• 15/04/2020, R 1454/2019-5, HERO SQUEEZE (fig.)/DEVICE OF A FIGURATIVE BLUE WITH FIVE SIDE (fig.) et al., § 18;
• 27/02/2015, R 1585/2013-1, SUPER ROLL (fig.)/DEVICE OF A SHAPE (fig.) et al.
(pièce 15: décisions des chambres de recours susmentionnées).
– De toute évidence, les observations ci-dessus démontrent que l’élément figuratif en forme de toit associé au mot «MARLBORO» constitue une marque extrêmement renommée.
– À cet égard, la division d’opposition et les chambres de recours ont conclu que l’élément figuratif en forme de toit associé au mot «Marlboro» jouit d’une renommée unique et forte ainsi que d’un très haut niveau de reconnaissance et de caractère distinctif sur le marché du tabac de l’Union et à l’échelle mondiale. Cette conclusion établit un fait empirique et notoire qui devrait rester valable indépendamment de la procédure en cause.
– En outre, il convient de tenir compte du fait que la seule similitude entre les signes plus récents et les marques notoirement connues de l’opposante est la présence de l’élément figuratif en forme de toit.
– Tous les éléments de preuve produits attestent la notoriété de cette représentation dans l’Union européenne et dans le monde entier. Les consommateurs associent incontestablement la représentation en cause à l’opposante.
– Le goodwill et la renommée dans l’Union européenne sont si intenses que le public considérera tout produit portant le signe en cause comme provenant de l’opposante ou d’entreprises liées économiquement.
– Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice que l’acquisition d’un caractère distinctif peut résulter aussi bien de l’usage, en tant que partie d’une marque enregistrée, d’un élément de celle-ci que de l’usage d’une marque distincte en combinaison avec une marque enregistrée. En conséquence de cet usage, les milieux intéressés perçoivent effectivement les produits ou les services, désignés par la seule marque dont l’enregistrement est demandé, comme provenant d’une entreprise déterminée (voir arrêt du 07/07/2005, C-353/03, Have a break, EU:C:2005:432, § 26-32).
15/11/2021, R 261/2021-5, DEVICE OF A PACK OF CIGARETTES (fig.)/Marlboro (fig.) et al.

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– Les critères de la Cour de justice sont pleinement applicables en l’espèce, dans la mesure où le célèbre élément figuratif en forme de toit, en raison de son usage de longue date et de la publicité massive dont il a fait l’objet dans le cadre de l’habillage de la marque «MARLBORO», sera immédiatement reconnu, y compris par le grand public, comme un élément identifiant les produits de l’opposante.
– Le caractère notoirement connu de l’élément figuratif en forme de toit en cause a été expressément reconnu par les chambres de recours dans la décision du
27/02/2015, R 1585/2013-1, SUPER ROLL (fig.)/DEVICE OF A SHAPE
(fig.) et al. (pièce 15).
– Les résultats des enquêtes menées dans différents pays de l’Union (pièces 16 à 18) montrent que l’élément figuratif emblématique en forme de toit en cause jouit d’un niveau de reconnaissance extraordinairement élevé au sein de l’Union. Ces résultats sont corroborés par les éléments de preuve supplémentaires, qui contiennent des rapports annuels présentant des parts de marché, des classements concernant les marques de premier plan réalisés par des sources indépendantes, des décisions, des certificats de notoriété, etc.
– Par ailleurs, il convient de tenir compte du fait que la décision du 27/02/2015, R 1585/2013-1, SUPER ROLL (fig.)/DEVICE OF A SHAPE (fig.) et al. et les enquêtes citées se rapportent à une période antérieure au lancement du nouvel emballage «MARLBORO» de l’opposante, sur lequel l’élément figuratif en forme de toit associé au mot «Marlboro» est particulièrement dominant et se présente sous différentes couleurs, et la présence de la marque verbale
«MARLBORO» est bien plus secondaire (celle-ci est incluse en tant que simple filigrane dans les nouvelles versions), tel que représenté ci-dessous:
– Le nouvel emballage des produits «MARLBORO» lancé en 2015 contient un élément figuratif en forme de toit bien plus visible et, partant, la chambre de recours ne peut que conclure que cet élément associé au mot «Marlboro» devait présenter, avant le 7 février 2018 et à cette date (à savoir la date de dépôt de l’enregistrement international contesté) à tout le moins le même degré de renommée qu’au cours de la période antérieure à 2015, en ce qui concerne les produits du tabac.
– L’élément figuratif en forme de toit associé au mot «MARLBORO» est l’un des éléments les plus reconnaissables de l’habillage de marque de l’opposante et jouit d’une renommée. En raison de l’usage de longue date fait par l’opposante de l’élément figuratif en forme de toit, qui remonte à plus de 60 ans, et de la publicité massive dont cet élément a fait l’objet de manière indépendante de la dénomination sociale «MARLBORO», il sera immédiatement reconnu, y compris par les consommateurs pertinents, comme un élément identifiant les produits de l’opposante, quelle que soit sa couleur. Cet élément figuratif fonctionne précisément comme une marque cohérente
15/11/2021, R 261/2021-5, DEVICE OF A PACK OF CIGARETTES (fig.)/Marlboro (fig.) et al.

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pour toutes les variétés de cigarettes «MARLBORO», ne modifiant que sa couleur pour indiquer une gamme particulière.
– Les signes antérieurs compris dans la classe 34 jouissent d’un degré élevé de renommée dans l’Union au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Le goodwill et la renommée du signe antérieur dans l’Union européenne sont si intenses que les consommateurs pertinents considéreront tout produit portant ce signe comme provenant de l’opposante.
Sur l’usage du signe de la titulaire de l’enregistrement international sur le marché
– La titulaire de l’enregistrement international a expressément admis qu’elle utilise actuellement la marque contestée sous la forme suivante:
– Il est donc clair que l’emballage représenté ci-dessus imite le célèbre habillage de marque «MARLBORO» de l’opposante (y compris l’élément figuratif emblématique en forme de toit):
– La représentation de la titulaire de l’enregistrement international se compose d’éléments qui évoquent immédiatement l’habillage commercial renommé de l’opposante:
• il est ainsi question d’un paquet de cigarettes dont la partie supérieure comprend un élément graphique qui ressemble fortement au célèbre élément figuratif en forme de toit de l’opposante;
• cet élément graphique très similaire est placé exactement au même endroit sur l’emballage, dans la même combinaison de couleurs que deux des représentations les plus couramment utilisées et les plus célèbres du signe de l’opposante (les versions de l’élément figuratif en forme de toit de l’opposante colorées en bleu et en argenté);
• dans les deux cas, l’élément géométrique contraste fortement avec le fond blanc des paquets;
• dans les deux cas, les signes sont représentés dans une police de caractères identique;
• dans les deux cas, les signes sont écrits en noir et les éléments verbaux supplémentaires sont placés au milieu du paquet de cigarettes, juste en dessous de l’élément graphique similaire;
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• dans les deux cas, l’écusson est représenté juste en dessous de l’angle de la figure géométrique et au-dessus des signes «MARLBORO» et
«ARARAT»;
• en outre, dans l’un des paquets «ARARAT», l’écusson est représenté en rouge et entouré de deux animaux couleur or:
– La titulaire de l’enregistrement international a produit divers documents, tels que des certificats d’enregistrement de marques dans d’autres juridictions, du matériel publicitaire et des informations sur certaines de ses marques. Ces documents sont totalement dénués de pertinence et doivent être ignorés.
– Les enregistrements de marques étrangères présentés par la titulaire de l’enregistrement international font tous référence à des pratiques juridiques qui suivent des approches différentes en ce qui concerne l’examen des marques, les procédures d’opposition et les procédures en contrefaçon et qui relèvent de régimes juridiques différents, outre le fait que la perception des consommateurs en cause peut être très différente de celle du consommateur moyen de l’Union. Les circonstances spécifiques de ces affaires ne sont pas non plus connues. De surcroît, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union, ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers. Par conséquent, les éléments de preuve produits par la titulaire de l’enregistrement international ne devraient pas être pris en considération.
– La titulaire de l’enregistrement international fait également valoir qu’elle dispose d’un juste motif pour utiliser le signe figuratif formant la marque contestée, affirmant que celui-ci représente le mont Ararat et que «de nombreuses marques en Arménie utilisent des représentations du mont
Ararat». Ce que ce mont représente ou signifie pour les consommateurs arméniens ou sur le territoire de l’Arménie est totalement dénué de pertinence en l’espèce.
– Premièrement, la forme reproduite dans le signe contesté n’évoque aucunement le mont Ararat, comme on peut aisément le constater en comparant la «montagne d’Ararat vue d’Arménie» avec le signe contesté.
– Deuxièmement, la forme de ce mont et le mont lui-même ne sont pas notoirement connus dans l’Union, de sorte qu’il est très peu probable que les consommateurs pertinents de ce territoire perçoivent une représentation dudit mont dans le signe contesté, comme l’a conclu à juste titre la division d’opposition.
– L’association du signe contesté à une montagne ne pourrait qu’accroître le risque que la marque contestée puisse tirer indûment profit du caractère distinctif des marques antérieures et leur porter préjudice. L’association de «MARLBORO» et de l’élément figuratif en forme de toit avec l’image d’une montagne a perduré au fil du temps (voir pièce 36 montrant des images tirées d’une vidéo créée dans le cadre d’une campagne).
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– Les stratégies marketing spécifiques concernant le signe contesté ne sont pas pertinentes aux fins de l’analyse prospective du risque de confusion. Les modalités particulières de commercialisation des produits visés par la marque contestée n’ont, en principe, aucune incidence sur l’appréciation du risque de confusion, dès lors qu’elles peuvent varier dans le temps et selon la volonté des titulaires des marques.
– En ce qui concerne la prétendue notoriété du signe contesté en dehors de l’Union, cette allégation n’a pas été étayée et, en tout état de cause, elle est également totalement dénuée de pertinence en l’espèce. Pour déterminer si l’enregistrement international contesté tombe ou non sous le coup d’un motif relatif de refus, les événements ou les faits qui se sont produits avant la date de dépôt dudit enregistrement international sont dénués de pertinence parce que les droits de l’opposante, dans la mesure où ils précèdent l’enregistrement international, sont antérieurs à l’enregistrement international désignant l’Union européenne de la titulaire de l’enregistrement international (voir Directives de l’Office relatives à l’examen, Partie C, Section 2, Chapitre 6, Section 6.2).
Similitude des signes: le lien dans l’esprit des consommateurs
– Il ressort de la prise en considération et de la mise en balance de tous les facteurs pertinents de l’espèce que les consommateurs pertinents seront susceptibles d’établir un «lien» mental entre les signes lorsqu’ils seront confrontés à la marque contestée. La division d’opposition a dûment fait valoir que le lien mental serait établi malgré le fait que les fumeurs sont généralement très attentifs et fidèles à une marque lorsqu’ils achètent des cigarettes et d’autres articles à fumer.
– Sur le plan visuel, les signes antérieurs sont des marques figuratives se composant d’un grand polygone plein à cinq côtés, dont deux des côtés sont inclinés et se rejoignent au milieu de l’élément figuratif pour former les deux côtés d’un triangle.
– La marque demandée est également une marque figurative qui contient elle aussi un grand polygone, comprenant deux côtés qui sont pliés de sorte à former un angle et qui se rejoignent au milieu de l’élément figuratif, reproduit toutefois deux fois ici.
– La comparaison des marques révèle une similitude visuelle manifeste entre ces dernières, en particulier compte tenu de la position des lignes droites et des angles respectifs du polygone dans les deux cas, de la position de celui-ci sur le paquet de cigarettes (dans la partie supérieure) et du contraste aigu entre le polygone et le fond blanc du reste du paquet.
– Sur le plan phonétique, aucune comparaison ne peut être effectuée, étant donné que certains des droits antérieurs de l’opposante sont purement figuratifs et que les lettres «IMT» incluses dans le signe contesté ne seront en aucun cas perçues par les consommateurs en raison de leur taille (et de leur position) dans la marque contestée.
– Sur le plan conceptuel, les éléments figuratifs des deux signes sont susceptibles de faire référence à la même notion, à savoir un polygone irrégulier.
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– Les nombreuses similitudes entre les éléments figuratifs mentionnés ne sauraient relever d’une simple coïncidence. Au contraire, l’élément figuratif de la titulaire de l’enregistrement international imite à s’y méprendre l’élément figuratif emblématique en forme de toit de l’opposante.
– Il est clair que le polygone, qui présente une forte similitude avec les marques renommées de l’opposante, joue un rôle important dans l’impression d’ensemble qu’il produit et sera perçu par le consommateur pertinent comme l’élément le plus visuellement accrocheur de la marque. Cet état de fait est également confirmé par le caractère distinctif accru de ce logo, précisément en raison de la renommée et de la notoriété associées à l’élément figuratif en forme de toit de l’opposante. En outre, les autres éléments du signe contesté ne permettent pas de différencier les signes.
– Comme on peut le constater, le petit élément figuratif évoque également une forme qui présente de fortes similitudes avec l’élément figuratif en forme de toit bien connu de l’opposante:
– En ce qui concerne l’écusson inclus dans le signe contesté, il ne rend aucunement les signes différents. Au contraire, étant donné que l’emballage «MARLBORO» comporte lui aussi un écusson, la présence de cet élément accroît le risque de confusion et le lien entre les signes. En effet, l’écusson
«MARLBORO» est représenté depuis des décennies sur les paquets de cigarettes du même nom et est inclus dans certains des signes antérieurs, comme le montre la comparaison ci-dessous avec la marque de la titulaire de l’enregistrement international:
– De plus, les produits compris dans la classe 34 sont généralement vendus, dans certains pays de l’Union, dans des bars et des cafés qui peuvent être bondés et sombres, où la représentation graphique des différentes marques apposées sur les produits proposés dans des machines en libre-service est de moindre taille, les consommateurs étant généralement engagés dans des conversations ou en train d’accomplir d’autres tâches au moment de l’achat. Dans ces circonstances, la similitude visuelle entre les signes est considérable.
– Ainsi, contrairement à ce qu’affirme la titulaire de l’enregistrement international, il existe un lien en l’espèce compte tenu de l’immense renommée de l’élément figuratif en forme de toit en cause, du caractère distinctif accru des marques antérieures, de l’identité entre les produits en cause, du fait que les cigarettes sont achetées non seulement de manière orale, mais font également l’objet d’un examen visuel, et du fait que la titulaire de l’enregistrement international imite l’habillage de marque «MARLBORO» (la police de caractères de «Marlboro» et d'«Ararat» étant pratiquement identique,
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comme démontré ci-dessous et contrairement à ce qu’affirme la titulaire de l’enregistrement international), de sorte que les consommateurs reconnaîtront immédiatement l’élément figuratif en forme de toit dans le signe contesté et qu’ils établiront donc un lien entre les signes en cause.
Juste motif
– La titulaire de l’enregistrement international n’a pas démontré l’existence d’un juste motif lui permettant d’utiliser la marque pour désigner des produits compris dans la classe 34, en particulier l’élément proéminent ressemblant à l’élément figuratif en forme de toit pour désigner des produits compris dans la classe 34.
– La titulaire de l’enregistrement international affirme que cet élément proéminent fait clairement référence à la montagne d’Ararat. Toutefois, il est très peu probable que les consommateurs pertinents de l’Union reconnaissent le mont Ararat dans le signe contesté, étant donné que la forme de ce mont n’est pas notoirement connue et, en tout état de cause, n’est pas reproduite dans le signe, ainsi qu’il a été démontré précédemment.
– La titulaire de l’enregistrement international disposait d’une totale liberté de création pour élaborer sa propre marque distinctive. Au lieu de cela, elle tente d’enregistrer un élément graphique qui présente de fortes similitudes visuelles avec l’élément figuratif en forme de toit renommé antérieur et de l’utiliser en association avec une marque qui présente la même police de caractères, la même couleur et la même position sur l’emballage que le signe «MARLBORO» renommé.
– La titulaire de l’enregistrement international affirme que la marque demandée ne tire pas indûment profit de la renommée des signes antérieurs en se contentant d’affirmer qu’il n’existe aucun lien entre ces derniers et que les fumeurs font preuve d’un niveau d’attention élevé dès lors qu’ils sont généralement fidèles à une marque particulière.
– Les produits sont identiques et les consommateurs établiront un lien irrémédiable entre les marques compte tenu de leurs similitudes. La marque plus récente sera très probablement reconnue par les consommateurs en raison du caractère notoirement connu des signes antérieurs.
– En outre, plus la proximité entre les produits et les conditions dans lesquelles ils sont commercialisés est grande, plus le risque que le public pertinent établisse un lien entre les signes et qu’un profit indu soit tiré de la marque antérieure est élevé.
– À cet égard, il convient de tenir compte du fait que les produits de la titulaire de l’enregistrement international compris dans la classe 34 sont exactement les mêmes que certains des produits pour lesquels les marques antérieures de l’opposante jouissent d’une renommée incontestable. Les autres produits sont également très similaires. Dès lors que les marques antérieures sont très célèbres et que les contextes commerciaux dans lesquels les produits respectifs sont promus coïncident, les consommateurs de «MARLBORO» établiront irrémédiablement un lien entre la marque contestée et les marques antérieures notoirement connues de l’opposante.
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– La titulaire de l’enregistrement international ne conteste pas l’argument relatif au préjudice porté au caractère distinctif (brouillage) des marques antérieures.
– L’article 8, paragraphe 5, du RMUE est pleinement applicable en l’espèce.
– L’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE a également été invoqué comme base de l’opposition. Toutefois, il n’a pas été analysé par la division d’opposition pour des raisons d’économie de procédure, étant donné que cette dernière a conclu qu’en l’espèce, le signe contesté était susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.
– L’opposante demande à la chambre de recours de rejeter le recours et de condamner la titulaire de l’enregistrement international à supporter les frais.
– Annexes:
pièce 1: article intitulé «The Marlboro»;
pièce 2: enregistrement de la marque suédoise n° 35 885 «MARLBORO»;
pièce 3: liste d’enregistrements de marques datant de 1955 et 1956 pour la nouvelle image de marque «MARLBORO»;
pièce 4: extraits des rapports annuels officiels de PMI pour 2013, 2014,
2015, 2016, 2017 et 2018;
pièce 5: copie du rapport Maxwell;
pièce 6: impressions du site web www.tobacco-facts.net;
pièce 7: impression du site web www.szeretlekmagyarorszag.hu;
pièce 8: impression de la publication Marketing Week;
pièce 9: impression du site web www.jatrgovac.com;
pièce 10: impression du site web www.pmi.com; classements du commissaire espagnol au marché du tabac; informations fournies par Statista;
pièce 11: impression du site web https://www.numbeo.com;
pièce 12: impressions du rapport «BrandZ top 100» concernant les marques les plus puissantes;
pièce 13: impressions du classement des marques les plus prisées au monde établi par Forbes;
pièce 14: impression du classement présenté dans la publication britannique
Marketing Week;
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pièce 15: copie des décisions R 1322/2018-2, B 3 013 342, R 1454/2019-5 et R 1585/2013-1;
pièce 16: étude quantitative réalisée en Italie en juillet 2010;
pièce 17: enquêtes menées par TNS en Allemagne, en Italie et en Pologne;
pièce 18: étude de marché et expertise concernant le territoire de l’Allemagne;
pièce 19: certificats du 18 avril 2008 et du 25 septembre 2009 délivrés par
ANDEMA;
pièce 20: impression du site web http://business.lesechos.fr/;
pièce 21: impression du site web http://weiterzugehen.net/;
pièce 22: impression du site web www.talkingretail.com;
pièce 23: extrait du rapport annuel 2011 de PMI;
pièce 24: échantillons de paquets et de cigarettes «MARLBORO»;
pièce 25: matériel publicitaire et de marketing de PMI pour l’Allemagne;
pièce 26: images de l’emballage «MARLBORO» pour la Pologne;
pièce 27: photographies et échantillons du matériel promotionnel polonais de MARLBORO et des points de vente;
pièce 28: informations et photographies de Juwenalia (Pologne).
Motifs de la décision
11 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié.
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
13 La titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée dans son intégralité. Par conséquent, la chambre de recours est invitée à examiner si c’est à juste titre que la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité. Les deux motifs en question sont ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Conformément à la décision attaquée, la chambre de recours examinera d’abord l’opposition sur le
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fondement de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE sur la base de l’enregistrement
international antérieur désignant l’Union européenne n° 1 204 795, .
Renommée — article 8, paragraphe 5, du RMUE
14 La protection élargie accordée à une marque antérieure par l’article 8, paragraphe 5, du RMUE présuppose la réunion de plusieurs conditions.
Premièrement, la marque antérieure prétendument renommée doit être enregistrée. Deuxièmement, cette dernière et celle dont l’enregistrement est demandé doivent être identiques ou similaires. Troisièmement, elle doit jouir d’une renommée dans l’Union, dans le cas d’une marque de l’Union antérieure, ou dans l’État membre concerné, dans le cas d’une marque nationale antérieure. Quatrièmement, l’usage sans juste motif de la marque demandée doit conduire au risque qu’un profit puisse être indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’un préjudice puisse être porté au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure. Ces conditions étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffit à rendre inapplicable ladite disposition (28/09/2016, T-362/15,
HENLEY, EU:T:2016:576, § 19 et jurisprudence citée).
15 Par conséquent, l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE exige que les conditions suivantes soient remplies:
a. la marque antérieure doit jouir d’une renommée dans l’Union européenne ou dans un État membre;
b. la marque de l’Union européenne demandée et la marque antérieure doivent être identiques ou similaires;
c. un profit doit être indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou un préjudice doit leur être porté;
d. il doit y avoir absence d’un juste motif.
16 La chambre de recours suivra les étapes susmentionnées lors de l’appréciation de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
a) Renommée de la marque antérieure
17 La chambre de recours examinera si l’enregistrement international antérieur désignant l’Union européenne n° 1 204 795 jouit d’une renommée.
18 La chambre de recours observe que la titulaire de l’enregistrement international ne conteste pas la renommée de la marque verbale «MARLBORO». Toutefois, la titulaire de l’enregistrement international conteste le fait que les éléments figuratifs de la marque complexe de l’opposante ont acquis une renommée indépendamment de la marque «MARLBORO» en tant que telle. Plus précisément, selon la titulaire de l’enregistrement international, l’élément figuratif en forme de toit n’a pas acquis de renommée indépendamment de la marque «MARLBORO».
19 Toutefois, la chambre de recours souscrit à la conclusion de la division d’opposition selon laquelle l’élément figuratif en forme de toit associé au mot «Marlboro», partie intégrante de la marque «Marlboro», a acquis une renommée considérable dans toute l’Europe pour le public pertinent en ce qui concerne les
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«cigarettes» comprises dans la classe 34. Il en va de même pour la version représentée en bleu, car, comme souligné dans la décision du 27/02/2015,
R 1585/2013-1, SUPER ROLL (fig.)/DEVICE OF A SHAPE (fig.) et al., § 28, précitée, «les consommateurs se sont habitués à voir le toit en cause comme une forme, quelle que soit sa couleur, servant à identifier la société Marlboro». La titulaire de l’enregistrement international conteste cette conclusion.
20 Bien que la renommée ou le caractère distinctif accru de la marque dans son ensemble ne relève pas de la comparaison des signes (23/01/2014, C-558/12 P,
WESTERN GOLD/WeserGold et al., EU:C:2014:22, § 42-45; 19/05/2010,
T-243/08, EDUCA Memory game, EU:T:2010:210, § 27 et jurisprudence citée), cela ne s’applique pas au caractère distinctif des composants d’une marque complexe (25/03/2010, T-5/08, T-6/08 & T-7/08, Golden Eagle/Golden Eagle
Deluxe, EU:T:2010:123, § 65, deuxième et troisième phrases). Le caractère distinctif de ces composants individuels au sein d’une marque complexe est déterminé par leur caractère distinctif intrinsèque et, le cas échéant, par leur caractère distinctif accru ou limité. L’un de ces composants dans le signe complexe en cause, qui est en outre également enregistré comme tel en tant que marque, est l’élément figuratif en forme de toit.
21 L’opposante s’appuie sur la décision antérieure de la première chambre de recours du 27/02/2015, R 1585/2013-1, SUPER ROLL (fig.)/DEVICE OF A SHAPE (fig.) et al., § 27, 28, dans laquelle il a été reconnu que la marque «Marlboro» et son élément graphique en forme de toit avaient acquis une renommée substantielle dans toute l’Europe auprès du public pertinent: «la marque Marlboro et l’élément figuratif en forme de toit associée au mot Marlboro lui-même — faisant partie de la marque Marlboro — ont acquis une renommée considérable dans toute l’Europe pour le public pertinent. Les documents présentés par l’opposante font référence sans distinction à la dénomination sociale ou à la marque Marlboro, à l’élément figuratif en forme de toit associé au nom Marlboro ainsi qu’à la marque et à l’élément figuratif en forme de toit. Le toit en cause est enregistré en tant que marque et utilisé dans différentes couleurs de sorte que les produits du tabac concernés peuvent se décliner en plusieurs saveurs et présenter différents emballages».
22 La chambre de recours souligne que d’autres jurisprudences plus récentes ont confirmé que l’élément figuratif en forme de toit en tant que tel, utilisé dans différentes couleurs, a acquis une renommée substantielle. Dans les décisions du 25/02/2019, R 1322/2018-2, Raquel Superior Quality Cigarettes FILTER
CIGARETTES (fig.)/FILTER CIGARETTES PM Marlboro 20 CLASS A
CIGARETTES (fig.) et al., et du 15/04/2020, R 1454/2019-5, HERO SQUEEZE
(fig.)/DEVICE OF A FIGURATIVE BLUE WITH FIVE SIDE (fig.) et al., les chambres de recours ont reconnu l’existence d’une renommée dans toute l’Europe à l’égard du public pertinent en ce qui concerne les «cigarettes» comprises dans la classe 34. «Les consommateurs se sont habitués à voir le toit en cause comme une forme, quelle que soit sa couleur, servant à identifier la société Marlboro»
[27/02/2015, R 1585/2013-1, SUPER ROLL (fig.)/DEVICE OF A SHAPE (fig.) et al., § 28; R 1454/2019-5, HERO SQUEEZE (fig.)/DEVICE OF A
FIGURATIVE BLUE WITH FIVE SIDE (fig.) et al., § 18].
23 La chambre de recours ne voit aucune raison de s’écarter de ces conclusions, en particulier compte tenu du fait que les éléments de preuve produits en l’espèce sont sensiblement les mêmes que ceux produits devant les chambres de recours dans les
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affaires susmentionnées, s’ils ne sont pas plus complets et exhaustifs. Les rapports annuels couvrant les années 2013 à 2018 (pièce 5), les extraits de BrandZ montrant les 100 premières marques mondiales pour les années 2010 à 2019, parmi lesquelles la marque «Marlboro» associée à l’élément figuratif en forme de toit apparaît en 12e position (pièce 13), ou encore l’extrait d’une enquête relative à la gamme de produits «MARLBORO» contenant l’élément figuratif en forme de toit doré (l'«étude quantitative MARLBORO») réalisée en Allemagne, en Italie et en Pologne en novembre 2010 (pièce 18) revêtent une importance particulière dans le cadre de l’appréciation globale de la renommée, tout comme la copie d’une étude de marché menée en janvier 2014 et l’expertise réalisée en février 2014 en
Allemagne (pièce 19).
24 De l’avis de la chambre de recours, en l’espèce comme dans les décisions antérieures concernées, il ressort des éléments de preuve produits que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et de longue date et qu’elle est généralement connue sur le marché pertinent. Les rapports de marché annuels, les enquêtes et les classements des cent premières marques provenant de sources indépendantes, ainsi que les chiffres de vente réels, les chiffres relatifs aux parts de marché et les informations sur la publicité, permettent d’étayer les allégations de l’opposante concernant la renommée et le caractère distinctif élevé de l’élément figuratif en forme de toit associé au mot «Marlboro» et de la marque «Marlboro».
25 Par voie de conséquence, à la lumière de la jurisprudence qui exige de l’EUIPO de prendre en considération les décisions déjà prises et de s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens [10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 74], la décision dans l’affaire «SUPER ROLL» constitue manifestement un indice que la marque antérieure jouit d’une renommée considérable au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE [01/02/2018, T-105/16, Raquel Superior Quality Cigarettes FILTER
CIGARETTES (fig.)/FILTER CIGARETTES PM Marlboro 20 CLASS A
CIGARETTES (fig.) et al., EU:T:2018:51, §65].
26 Il y a donc lieu d’admettre que les consommateurs, indépendamment de la renommée considérable et incontestée dont bénéficie l’élément verbal «MALBORO», se sont habitués à voir l’élément figuratif en forme de toit, quelle que soit sa couleur, comme un élément permettant d’identifier l’entreprise «Marlboro», qui jouit d’une grande renommée pour les cigarettes comprises dans la classe 34. La marque antérieure dans son ensemble a acquis un degré élevé de renommée dans l’Union européenne pour les «cigarettes» comprises dans la classe 34.
b) Similitude des signes
27 Conformément à la jurisprudence, l’existence d’une similitude entre les marques en conflit constitue une condition d’application commune à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Dans le cadre de ces deux dispositions, cette condition de similitude entre les marques en cause suppose l’existence, notamment, d’éléments de ressemblance visuelle, auditive ou conceptuelle (voir, en ce sens, 24/03/2011, C-552/09 P, TiMiKinderjoghurt,
EU:C:2011:177,§ 51, 52).
28 Si l’appréciation globale de l’existence d’un lien entre la marque antérieure et la marque contestée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE implique une
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certaine interdépendance des facteurs pris en compte, un faible degré de similitude entre les marques pouvant ainsi être compensé par un fort caractère distinctif de la marque antérieure, il n’en demeure pas moins que, en l’absence de toute similitude entre la marque antérieure et la marque contestée, la notoriété ou la renommée de la marque antérieure de même que l’identité ou la similitude des produits ou des services concernés ne suffisent pas pour constater l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit ou d’un lien entre celles-ci dans l’esprit du public concerné (11/12/2014, T-480/12, MASTER, EU:T:2014:1062, § 33).
29 Il y a lieu de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour que le degré de similitude requis dans le cadre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, d’une part, et le paragraphe 5 du même article, d’autre part, est différent. En effet, tandis que la mise en œuvre de la protection instaurée par la première de ces deux dispositions est subordonnée à la constatation d’un degré de similitude entre les marques en conflit tel qu’il existe, dans l’esprit du public concerné, un risque de confusion entre celles-ci, l’existence d’un tel risque n’est pas requise pour la protection conférée par la seconde d’entre elles. Ainsi, les atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE peuvent être la conséquence d’un degré moindre de similitude entre les marques antérieure et postérieure, pour autant que celui-ci est suffisant pour que le public concerné effectue un rapprochement entre lesdites marques, c’est-à-dire établit un lien entre celles-ci (20/11/2014, C-581/13 P & C-582/13 P, Golden balls, EU:C:2014:2387, § 72).
30 Les signes à comparer sont les suivants:
Marque antérieure Signe contesté
31 La marque figurative antérieure se compose de la forme d’un paquet de cigarettes présentant un élément figuratif polygonal rouge à cinq côtés, dont les deux côtés intérieurs pointent vers la partie inférieure et forment les deux côtés d’un triangle. D’autres éléments sont également présents dans la marque antérieure, tels qu’un filigrane, mais ils sont moins visibles, à savoir le petit élément figuratif, l’élément verbal «MARLBORO» et l’expression «SELECTED PREMIUM TOBACCOS».
32 Le signe contesté se compose également de la forme d’un paquet de cigarettes présentant un élément figuratif polygonal gris à sept côtés, dont les côtés intérieurs pointent vers la partie inférieure et forment deux triangles irréguliers qui se chevauchent. Ces deux triangles irréguliers qui se chevauchent pourraient également être perçus, comme le soutient la titulaire de l’enregistrement international, comme la représentation de deux montagnes superposées. Le signe
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contesté présente également un petit écusson contenant des lettres illisibles et un petit élément figuratif dans le coin supérieur gauche constitué d’un triangle sur un fond carré blanc.
33 L’élément polygonal est l’élément dominant sur le plan visuel tant dans la marque antérieure que dans le signe contesté. Les autres éléments des signes sont de plus petite taille, voire difficilement perceptibles, et ont donc une incidence réduite sur les signes, indépendamment du degré de caractère distinctif qu’ils pourraient posséder, comme indiqué à juste titre dans la décision attaquée.
34 Les signes sont similaires dans une certaine mesure sur le plan visuel, notamment en ce qui concerne l’élément polygonal dominant, qui est placé dans la même position, à savoir dans la partie supérieure des deux marques. Bien que certaines différences puissent être remarquées au niveau de la représentation de cet élément spécifique, celui-ci produit néanmoins une impression visuelle similaire étant donné que sa forme est presque identique dans les deux cas. Par conséquent, et compte tenu de tous les éléments des marques ainsi que des marques prises dans leur ensemble, il est considéré que ces dernières présentent un faible degré de similitude visuelle, comme indiqué à juste titre dans la décision attaquée.
35 Le signe contesté est purement figuratif et ne véhicule aucun concept particulier.
Par conséquent, les signes ne peuvent être comparés ni sur le plan phonétique ni sur le plan conceptuel.
36 Étant donné que les signes ont été jugés similaires dans le cadre de l’un des aspects de la comparaison, il existe, contrairement à ce qu’estime la titulaire de l’enregistrement international, au moins un certain degré de similitude entre les signes.
Existence d’un lien entre les signes
37 Pour établir si une marque antérieure renommée pourrait être concernée par le risque que l’un des types d’atteinte visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE se concrétise, il faut d’abord déterminer si le public pertinent établirait un lien entre les marques en cause.
38 Plus la marque antérieure présente un caractère distinctif fort, qu’il soit intrinsèque ou acquis par l’usage qui a été fait de cette marque, plus il est vraisemblable que, confronté à une marque postérieure identique ou similaire, le public pertinent évoque ladite marque antérieure (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655,
§ 53-55). L’existence d’un tel lien dans l’esprit du public constitue une condition nécessaire, mais, à elle seule, non suffisante pour conclure à l’existence de l’une des atteintes contre lesquelles l’article 8, paragraphe 5, du RMUE assure une protection en faveur des marques renommées (27/11/2008, C-252/07, Intel,
EU:C:2008:655, § 31, 32). Un lien entre les marques en conflit est nécessairement établi en cas de risque de confusion, c’est-à-dire lorsque le public pertinent croit ou est susceptible de croire que les produits ou services commercialisés sous la marque antérieure et ceux commercialisés sous la marque postérieure proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 57).
39 L’existence d’un tel lien doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce et, en particulier, du degré de similitude entre les marques en conflit, la nature des produits ou des services pour lesquels
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les marques en conflit sont respectivement enregistrées, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public concerné, de l’intensité de la renommée de la marque antérieure, du degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure et de l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public (12/03/2009, C-320/07 P, Nasdaq, EU:C:2009:146, § 45; 30/04/2009, C-136/08 P, Camelo, EU:C:2009:282, § 26; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42).
40 L’élément figuratif polygonal rouge de la marque antérieure jouit d’une renommée importante exclusivement associée à l’opposante et les signes présentent un certain degré de similitude. Afin de prouver qu’une marque plus récente empiétera sur la renommée d’une marque antérieure, il convient de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes.
41 Les produits en conflit ne doivent pas être similaires au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Toutefois, le libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE est clair: il est possible de se fonder sur la question de savoir si les produits comparés sont identiques ou similaires, ou ne sont ni identiques ni similaires (05/07/2016, T-518/13, MACCOFFEE, EU:T:2016:389, § 76;
22/03/2007, T-215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 33).
42 Les produits pour lesquels la renommée a été prouvée sont les suivants:
Classe 34: Cigarettes.
43 Les produits contestés dans le cadre du présent recours sont les suivants:
Classe 34: Tabac, articles pour fumeurs, allumettes, récipients à gaz pour allume-cigares; papier absorbant pour la pipe; papiers à cigarettes; boîtes à cigares pourvues d’un humidificateur; briquets pour fumeurs; blagues à tabac; cahiers de papier à cigarettes; pipes; porte-allumettes; pierres à feu; coupe-cigares; bouts d’ambre jaune pour fume-cigares et fume-cigarettes; cendriers pour fumeurs; pots à tabac; fume-cigares; fume-cigarettes; crachoirs pour consommateurs de tabac; pipes; embouts pour fume-cigarettes; filtres de cigarettes; cure-pipes; cigarettes; bouts de cigarettes; cigarillos; cigares; râteliers à pipes; boîtes à allumettes; tabac à chiquer; tabac à priser; rouleuses à cigarettes de poche; étuis à tabac et à cigarettes; étuis à cigares.
44 Les produits en cause s’adressent au grand public. La chambre de recours considère que le niveau d’attention accordé lors de l’achat ou de la sélection des produits en cause sera moyen, étant donné que ces produits ne sont généralement pas achetés sur une base quotidienne. Il y a lieu de considérer que, bien que les produits du tabac soient des articles de grande consommation relativement bon marché, les fumeurs sont réputés particulièrement attentifs et exigeants en ce qui concerne la marque de cigarettes qu’ils fument, de sorte qu’un degré plus élevé de fidélité à la marque et d’attention est supposé lorsqu’il est question de produits du tabac (03/07/2013, T-205/12, LIBERTE american blend, EU:T:2013:341, § 23;
18/05/2011, T-207/08, Kiowa, EU:T:2011:224, § 31). Le degré élevé de fidélité à la marque peut ne pas s’appliquer à tous les produits pertinents, tels que les briquets et les allumettes. Toutefois, même en ce qui concerne ces produits, le niveau d’attention général du public pertinent sera au moins normal.
45 Les produits pour lesquels la renommée a été prouvée sont les «cigarettes». Les produits contestés sont soit identiques, soit, s’agissant d’articles pour fumeurs, étroitement liés aux «cigarettes».
46 De même, plus la marque antérieure présente un caractère distinctif fort, plus il est vraisemblable que, confronté à une marque postérieure identique ou similaire, le
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public pertinent évoque ladite marque antérieure. Dès lors, aux fins d’apprécier l’existence d’un lien entre les marques en conflit, il convient de prendre en considération le degré de caractère distinctif de la marque antérieure. À cet égard, l’aptitude d’une marque à identifier les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et utilisée comme provenant du titulaire de ladite marque et, partant, son caractère distinctif sont d’autant plus forts que cette marque est unique (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 54-56). Cependant, il n’est pas nécessaire que la marque antérieure soit unique. En effet, une marque renommée a nécessairement un caractère distinctif, caractère à tout le moins acquis par l’usage. Partant, même si une marque antérieure renommée n’est pas unique, l’usage d’une marque identique ou similaire postérieure peut être de nature à affaiblir le caractère distinctif dont jouit ladite marque antérieure (06/07/2012, T-60/10, Royal
Shakespeare, EU:T:2012:348, § 27).
47 Le degré de renommée de la marque antérieure dans l’Union européenne est élevé en raison de l’usage intensif et de longue date qui en a été fait. Les marques antérieures prises dans leur ensemble présentent un degré normal de caractère distinctif intrinsèque, lequel s’est accru en raison de cet usage intensif et de longue date.
48 Par ailleurs, les signes présentent un faible degré de similitude sur le plan visuel.
Dès lors que les produits ne sont pas seulement achetés par voie orale, mais font aussi l’objet d’un examen visuel, les aspects visuels de la comparaison sont pertinents.
49 À la lumière de tout ce qui précède, la chambre de recours considère que le public pertinent établira un lien entre les marques en cause.
50 Dans la mesure où il existe un lien entre les signes en cause, la chambre de recours va maintenant procéder à l’appréciation de l’existence d’un risque de préjudice.
Profit indu
51 Quant à la notion de «profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque», également désignée sous les termes de «parasitisme» et de «free- riding», cette notion s’attache non pas au préjudice subi par la marque, mais à l’avantage tiré par le tiers de l’usage du signe identique ou similaire. Elle englobe notamment les cas où, grâce à un transfert de l’image de la marque ou des caractéristiques projetées par celle-ci vers les produits désignés par le signe identique ou similaire, il existe un parasitisme ou une exploitation manifeste dans le sillage de la marque renommée. Il en résulte que le profit tiré par un tiers du caractère distinctif ou de la renommée de la marque peut se révéler indu, même si l’usage du signe identique ou similaire ne porte préjudice ni au caractère distinctif ni à la renommée de la marque ou, plus généralement, au titulaire de celle-ci
(18/06/2009, C-487/07, L’Oréal, EU:C:2009:378, § 41 et 43).
52 L’existence d’un profit indu tiré de la renommée de la marque antérieure peut être établie notamment sur la base de déductions logiques résultant d’une analyse des probabilités et en prenant en compte les pratiques habituelles dans le secteur commercial pertinent ainsi que toutes autres circonstances de l’espèce (29/03/2012, T-369/10, Beatle, EU:T:2012:177, § 62; 10/05/2007, T-47/06, Nasdaq,
EU:T:2007:131, § 54). Par conséquent, l’article 8, paragraphe 5, du RMUE doit être interprété en ce sens que l’existence d’un profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, au sens de cette disposition, ne
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présuppose ni l’existence d’un risque de confusion, ni celle d’un risque de préjudice porté à ce caractère distinctif ou à cette renommée ou, plus généralement, au titulaire de celle-ci.
53 Le profit résultant de l’usage par un tiers d’un signe similaire à une marque renommée est tiré indûment par ce tiers desdits caractère distinctif ou renommée lorsque celui-ci tente par cet usage de se placer dans le sillage de la marque renommée afin de bénéficier du pouvoir d’attraction, de la réputation et du prestige de cette dernière, et d’exploiter, sans compensation financière, l’effort commercial déployé par le titulaire de la marque antérieure pour créer et entretenir l’image de celle-ci (12/07/2011, C-324/09, L’Oréal-eBay, EU:C:2011:474, § 50).
54 Afin de déterminer si l’usage du signe tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, il convient de procéder à une appréciation globale qui tienne compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, au nombre desquels figurent, notamment, l’intensité de la renommée et le degré de caractère distinctif de la marque, le degré de similitude entre les marques en conflit ainsi que la nature et le degré de proximité des produits ou des services concernés (voir, par analogie, 18/06/2009, C-487/07, L’Oréal, EU:C:2009:378, § 44).
55 L’existence d’un profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure doit être appréciée dans le chef du consommateur moyen des produits pour lesquels cette dernière marque est demandée (27/11/2008, C-252/07,
Intel, EU:C:2008:655, § 36). En l’espèce, ainsi qu’il ressort également de ce qui précède (voir paragraphe 42), il s’agit du grand public.
56 Plus la renommée de la marque antérieure est importante, plus la probabilité que l’usage d’une marque similaire tire profit de la renommée de la marque antérieure est élevée (par analogie, 14/09/1999, C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 30;
27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 69; 18/06/2009, C-487/07, L’Oréal, EU:C:2009:378, § 44).
57 Les marques antérieures jouissent d’une renommée élevée, de longue date et durable en ce qui concerne les cigarettes. En outre, plus la similitude entre les produits désignés par les marques en conflit est importante, plus il est probable qu’un tel profit apparaisse [01/03/2018, T-629/16, DEVICE OF TWO PARALLEL STRIPES (other)/DEVICE OF THREE PARALLEL STRIPES (fig.) et al.,
EU:T:2018:108, § 184 et la référence aux conclusions de l’avocat général dans l’affaire C-252/07]. Les produits pour lesquels la renommée a été prouvée et les produits désignés par la marque contestée sont identiques ou similaires.
58 L’argument de la titulaire de l’enregistrement international relatif à l’absence de risque de préjudice se limite à la prétendue différence entre les signes en conflit. Cette allégation n’est pas fondée dès lors que, comme indiqué ci-dessus, il existe au moins un faible degré de similitude entre les signes sur le plan visuel, ce qui empêche de conclure que les signes sont différents.
59 La chambre de recours souscrit à la conclusion de la division d’opposition selon laquelle il est plausible qu’un concurrent qui pénètre sur le marché pertinent pour commercialiser des produits du tabac et des articles pour fumeurs portant une marque qui contient un signe qui n’est pas simplement évocateur de l’élément polygonal en cause pourra tirer profit de l’image de l’opposante et obtenir un avantage commercial lorsqu’il promouvra ses produits. En outre, les éléments de preuve montrent que l’opposante a largement utilisé cet élément polygonal dans
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différentes couleurs et pour différentes gammes de cigarettes et que, dès lors, le consommateur peut être amené à croire que les produits commercialisés sous le signe contesté sont liés d’une manière ou d’une autre à l’opposante. La promotion des produits contestés auprès des consommateurs pertinents sera facilitée dans la mesure où ceux-ci connaissent déjà la marque de l’opposante en lien avec les produits du tabac. Cet avantage serait clairement indu dans la mesure où il ne résultera pas des efforts de marketing et de promotion de la titulaire de l’enregistrement international. Il s’agit à la fois d’un parasitisme dans le sillage de marques renommées et d’une tentative de tirer profit de leur renommée. Cela reviendrait à tirer indûment profit tant du caractère distinctif que de la renommée de la marque antérieure.
Juste motif
60 L’article 8, paragraphe 5, du RMUE soumet une procédure d’opposition fondée sur une marque antérieure jouissant d’une renommée à la condition d’une absence de juste motif pour l’utilisation de la marque contestée.
61 La mention d’un «juste motif» signifie que la titulaire de l’enregistrement international serait autorisée à faire usage de la marque contestée, nonobstant le profit indu qui pourrait être tiré de la marque antérieure, dans des circonstances dans lesquelles il ne peut être raisonnablement exigé de s’abstenir de cet usage.
62 En l’espèce, la titulaire de l’enregistrement international a produit divers éléments de preuve afin d’établir l’existence d’un juste motif pour l’usage de la marque demandée.
63 La titulaire de l’enregistrement international fait valoir que la marque contestée représente le mont Ararat. Les deux lignes triangulaires s’étendant vers la partie supérieure de la marque évoquent les sommets du mont Ararat. La titulaire de l’enregistrement international soutient que le signe est enregistré dans de nombreux pays depuis 2010, qu’une telle image du mont Ararat est utilisée sur les cigarettes depuis les années 70 et que ses cigarettes sont notoirement connues en Arménie. À l’appui de ses affirmations, la titulaire de l’enregistrement international a produit des éléments de preuve en vue de prouver l’usage de ses marques et l’histoire de l’entreprise en Arménie et dans l’ex-URSS.
64 Toutefois, comme indiqué à juste titre dans la décision attaquée, la chambre de recours souligne que le droit à une MUE prend naissance à compter de la date de dépôt de celle-ci et non auparavant, et qu’il convient d’examiner ce droit dans le cadre de la procédure d’opposition à compter de cette date. Par conséquent, les événements ou les faits qui se sont produits avant la date de dépôt de la MUE sont dénués de pertinence parce que les droits de l’opposante, dans la mesure où ils précèdent la MUE, sont antérieurs à la MUE de la titulaire (cela peut s’appliquer par analogie aux enregistrements internationaux contestés désignant l’Union européenne, comme en l’espèce). Enfin, et plus important encore, les arguments et éléments de preuve produits par la titulaire de l’enregistrement international concernent des territoires situés en dehors de l’Union européenne, qui est le territoire pertinent en l’espèce, et sont donc dénués de pertinence.
65 La chambre de recours estime que le consommateur percevra avant tout l’élément figuratif du signe contesté comme une forme géométrique abstraite ou qu’une partie limitée du public, tout au plus, le percevra comme la représentation de montagnes quelconques. La chambre de recours ne voit pas pourquoi le
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consommateur associerait l’élément figuratif en cause à une montagne particulière située en dehors de l’Union européenne.
66 En outre, comme l’indique à juste titre l’opposante, en optant pour une forme similaire, la titulaire de l’enregistrement international tente clairement de s’aligner sur l’opposante en choisissant une marque qui évoquera l’opposante et son élément figuratif en forme de toit. En particulier, bien qu’elle dispose d’une liberté totale dans l’élaboration de sa propre marque distinctive, la titulaire de l’enregistrement international a choisi un élément graphique qui présente de fortes similitudes visuelles avec l’élément figuratif en forme de toit renommé antérieur, celui-ci étant placé dans la même position sur l’emballage que le signe «MARLBORO» renommé. En outre, les produits visés par la demande et les produits de la marque antérieure sont identiques ou similaires.
67 La titulaire de l’enregistrement international semble simplement avoir l’intention de susciter une association avec l’élément figuratif en forme de toit antérieur afin d’enregistrer et d’utiliser une marque aussi proche que possible de l’identité de l’opposante et de ses marques compte tenu de la réputation et de la renommée de cette dernière.
68 La chambre de recours considère donc qu’il n’existe pas de juste motif en l’espèce.
69 Par souci d’exhaustivité, la chambre de recours renvoie à la jurisprudence citée par la titulaire de l’enregistrement international à l’appui de ses allégations. Les affaires citées concernent des marques différentes et des produits et services distincts. Les circonstances qui entourent ces affaires ne sont donc pas analogues à celles de l’espèce.
Conclusion
70 À la lumière des considérations qui précèdent, et à l’instar de la division d’opposition, la chambre de recours conclut que les conditions de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE sont remplies, étant donné que le signe contesté peut être associé à la marque antérieure et que, compte tenu de l’identité ou du degré élevé de similitude entre les produits, il est susceptible de tirer indûment profit de la renommée bien établie de la marque antérieure et de l’investissement considérable effectué par l’opposante pour atteindre cette renommée.
71 Il n’est donc pas nécessaire d’apprécier l’applicabilité de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE ni celle des autres droits antérieurs invoqués.
72 La décision attaquée est confirmée et le recours est rejeté.
Frais
73 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la titulaire de l’enregistrement international, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
74 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
75 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la titulaire de l’enregistrement international doit rembourser la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de
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représentation professionnelle de l’opposante, fixés à 300 EUR. Le montant total s’élève à 1 170 EUR.
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Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
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1. rejette le recours;
2. condamne la titulaire de l’enregistrement international à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours pour un montant de 1 170 EUR.
Signature Signature Signature
V. Melgar C. Govers R. Ocquet
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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