LES CHAMBRES DE RECOURS

DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 28 avril 2021
Dans l’affaire R 1533/2020-4
Isaac Pinacho Oyarzabal Manuel Espinosa Batisti
ED. Metropolis 4°B
Panama
Panama Titulaire de la MUE/requérante représentée par Despacho González-Bueno, S.L.P., Calle Gurtubay 4, 2° dcha., 28001 Madrid (Espagne)
contre
METALÚCCO TORRENT, S.A. (METOSA) Ligne de la Sierra, s/n
22310 Casteón del Puente (Huesca) Demanderesse en nullité/défenderesse Espagne représentée par BARROSO HERNÁNDEZ, Calvet 5, 3°, 08021 Barcelone (Espagne)
Recours concernant la procédure d’annulation no 22 782 C (marque de l’Union européenne enregistrée no 6 692 156)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), A. González Fernández (rapporteur) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Espagnol
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 22 février 2008, enregistrée le 7 janvier 2009 et dûment renouvelée le 7 février 2018, Isaac Pinacho Oyarzabal (ci-après la «titulaire de la MUE») a enregistré la marque de l’Union européenne figurative (ci-après la «MUE»)

pour: Classe 7 — Torre (machines-outils); machines-outils.
Classe 37 — Réparation; installation de machines-outils.
Classe 39 — Storage et distribution de machines-outils.
2 Le 31 mai 2018, metalúcco TORRENT, S.A., METOSA (ci-après la «demanderesse en nullité» ou la «demanderesse») a déposé une demandeen nullité contre la MUE au titre de l’article 59, paragraphe 1, point b), et de l’article 60, paragraphe 1, point a), lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE, au motif que la MUE avait été demandée de mauvaise foi et sur la base de la marque figurative espagnole antérieure no M 3 002 135
demandée le 24 septembre 1981, enregistrée cette même année 1981 et renouvelée le 3 novembre 2011, détenue par METOSA depuis le 15 avril 2002, pour les produits et services suivants: Classe 6 — Écharnage en métal, tiges de bouteilles, champignons et pièces forgées.
Classe 7 — Machines et machines-outils et en particulier de toutes sortes de tours.
Classe 8 — Outils à main. Classe 9 — Monnets électriques pour machines, tableaux de travail et tableaux de commande.
Classe 12 — Véhicules, chariots, chariots et tous types de pièces détachées et accessoires de véhicules.
Classe 35 — Services d’importation, d’exportation et de représentation. Classe 37 — Réparation de machines.
Classe 42 — Projets et études techniques industriels.
3 Lesdocuments envoyés par la demanderesse en nullité le 23 février 2019 ont été transmis à la titulaire de la marque de l’Union européenne à titre d’information uniquement. Ces documents ne seront pas pris en considération car ils n’ont pas
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été reçus dans le délai imparti, conformément à l’article 17, paragraphe 2, du RDMUE.
4 La demande en nullité est fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE pour les marques antérieures suivantes:
– Marque figurative de l’Union européenne no 6 692 156
demandée le 22 février 2008 et enregistrée le 7 janvier 2009 pour les produits et services en classes 7, 37 et 39.
– Marque verbale espagnole no M 0 345 032
PINACHO déposée le 19 février 1959 et enregistrée le 30 janvier 1985 pour des produits en classe 7.
5 Le29 mai 2020, la division d’annulation a rendu une décision accueillant partiellement la demande en nullité. La marque de l’Union européenne no
6 692 156 est déclarée nulle pour: Classe 7 — Torre (machines-outils); machines-outils.
Classe 37 — Réparation; installation de machines-outils.
La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour: Classe 39 — Storage et distribution de machines-outils.
6 Ladite décision se concentre sur trois aspects: I. Mala FE- article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, II. Tolérance de l’uso- article 61, paragraphe 1 et (2) du RMUE et III. Risque de confusion. Article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE. Les arguments susmentionnés sont détaillés ci-dessous. I. Mauvaise foi. Article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE
– En guise de faits et arguments des parties, il est rappelé que, depuis 1981, METOSA utilise la marque PINACHO. En 1990, Antonio Pinacho Garitano, titulaire de la marque verbale PINACHO et METOSA, a signé un accord par lequel l’ancienne licence permettrait à METOSA l’utilisation temporaire de la marque espagnole no 345 032 PINACHO (marque verbale). Par la suite, le 01/01/1994, après un transfert préalable de la marque espagnole no 345 032 à Isaac Pinacho Oyarzabal, cette dernière, en tant que titulaire de la marque, a signé un contrat de licence avec METOSA entre 1994 et 2012, par lequel la première transfère l’usage de sa marque à la seconde contre paiement. La troisième licence d’utilisation de la marque PINACHO a été accordée en 2012 et est valable jusqu’en février 2018, après sa déchéance par la titulaire de la MUE. Le 15 avril 2002, METOSA est devenue titulaire enregistrée des
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marques figuratives espagnoles PINACHO, lesquelles ont ensuite été fusionnées, en 2011, dans le dossier de la marque espagnole no 3 002 135. Le
22 février 2008, Isaac Pinacho Oyarzabal, fils d’Antonio Pinacho Garitano et, à l’époque, administrateur unique de METOSA, a demandé l’enregistrement de la marque de l’Union européenne contestée no 6 692 156 en son nom propre dans les classes 7, 37 et 39. Cette marque est identique à celle utilisée par METOSA depuis 1981 au moins.
– En ce qui concerne les principes généraux, pour que la mauvaise foi soit réputée exister, premièrement, la titulaire de la marque de l’Union européenne doit avoir une action qui reflète clairement une intention malhonnête et, deuxièmement, une règle objective qui sert de référence pour apprécier ladite action et ensuite la qualifier de mauvaise foi. La mauvaise foi existe lorsque le comportement du demandeur de la MUE s’écarte des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale et peut être identifié en examinant les faits objectifs de chaque cas d’espèce à la lumière de ces règles.
– Les intentions de la titulaire de la marque de l’Union européenne peuvent indiquer la mauvaise foi lorsqu’il apparaît que le demandeur de la MUE n’a pas déposé la marque de l’Union européenne contestée dans l’intention de l’utiliser, mais uniquement dans le but d’empêcher l’entrée d’un tiers sur le marché. Un raisonnement similaire s’applique lorsque la seule intention du titulaire de la MUE est d’empêcher un tiers de rester sur le marché. La mauvaise foi existe également lorsque le titulaire de la MUE entend, par l’enregistrement, s’approprier la marque d’un tiers avec lequel il entretenait une relation contractuelle ou précontractuelle ou toute relation ayant existé de bonne foi et imposait au titulaire de la MUE l’obligation de respecter les règles relatives à la confiance légitime et aux intérêts de l’autre partie.
– La division d’annulation considère qu’il n’existe pas suffisamment d’éléments de preuve pour démontrer que la seule intention du titulaire était de recevoir une compensation financière de la part du demandeur, ou que cette intention est, en tout état de cause, malhonnête. Premièrement, l’intention de la titulaire de la MUE d’enregistrer un enregistrement de marque relève des possibilités légales offertes par l’enregistrement d’une marque et ne saurait dès lors être considérée comme un intérêt illicite. En outre, comme indiqué, METOSA était titulaire de la marque figurative antérieure «PINACHO», et son usage pouvait donc se poursuivre en Espagne sans avoir besoin d’autorisation d’Isaac Pinacho Oyarzabal. En outre, le fait qu’Isaac Pinacho soit titulaire d’une marque antérieure similaire à la marque de l’Union européenne contestée ouvre la possibilité que son intention sous- jacente à la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne contestée puisse être d’étendre la protection de sa marque verbale espagnole PINACHO.
– En tout état de cause, la requérante n’a pas démontré qu’Isaac Pinacho Oyarzabal a agi en violation des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes dans le commerce, en particulier en violation des règles et des obligations régissant la relation d’entreprise entre les parties.
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Ainsi, les éléments de preuve produits par la titulaire de la marque de l’Union européenne montrent que, de manière transparente, la titulaire a informé la demanderesse, ou du moins a tenté de communiquer, de communiquer la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne en utilisant les canaux appropriés et en temps utile afin que METOSA puisse prendre les mesures nécessaires contre la demande d’enregistrement de la MUE contestée si elle l’estime justifiée.
– Les argumentsdu demandeur ne prouvent pas clairement que le titulaire de la marque de l’Union européenne poursuivait exclusivement un objectif illicite au moment de la demande de marque de l’Union européenne contestée ou que ses actes constituaient une violation de l’obligation de loyauté qui existait entre les parties en raison de leur relation d’entreprise et, partant, qu’ils ont été commis de mauvaise foi.
– Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’annulation estime que la nullité ne saurait être accueillie sur la base de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.
II. Tolérance. Article 61, paragraphe 1 et (2), du RMUE.
– En vertu de l’article 61, paragraphe 1 et (2) du RMUE, le titulaire d’une marque ou d’un signe antérieur ayant toléré, pendant cinq années consécutives, l’usage d’une marque de l’Union européenne postérieure sur le territoire sur lequel cette marque ou ce signe antérieur est protégé, en connaissance de cet usage, ne peut plus demander la nullité ou s’opposer à l’usage de la marque postérieure sur la base de cette marque antérieure, à moins que la demande de marque de l’Union européenne postérieure n’ait été déposée de mauvaise foi. Pour que cette exception soit accueillie, la titulaire de la marque de l’Union européenne doit prouver ces trois circonstances: a) la marque de l’Union européenne contestée a été utilisée dans l’Union européenne (ou dans l’État membre où la marque antérieure est protégée) pendant au moins cinq années consécutives, b) la demanderesse en nullité avait effectivement connaissance de cet usage et c) bien que la demanderesse en nullité ait pu mettre un terme à l’usage, elle s’est toutefois poursuivie sans rien.
– En l’espèce, la première de ces conditions cumulatives n’est pas remplie. La titulaire n’a pas apporté la preuve de l’usage de la marque de l’Union européenne contestée en Espagne. La requérante fait valoir que l’usage du signe figuratif PINACHO a été fondé sur sa propre marque espagnole no
3 002 135 PINACHO (marque figurative) dont elle est titulaire, mais pas sur la base d’un contrat de licence portant sur la marque contestée. La requérante fait valoir que l’usage du signe figuratif PINACHO a été fondé sur sa propre marque espagnole no 3 002 135 PINACHO (marque figurative) dont elle est titulaire, mais pas sur la base d’un contrat de licence portant sur la marque contestée. Selon la requérante, les contrats de licence entre METOSA et D.
Isaac Pinacho Oyarzabal portaient tous sur la marque espagnole no 345 032
PINACHO (marque verbale). Les éléments de preuve produits par la titulaire
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de la marque de l’Union européenne (annexes 5, 6 et 12) comprennent les accords de licence signés entre les parties. Ces éléments montrent que l’objet de l’accord était la marque verbale espagnole no 345 032, et non la marque espagnole figurative. En outre, deux d’entre eux sont antérieurs à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne contestée.
– Par conséquent, l’exception tirée de la forclusion par tolérance prévue à l’article 61, paragraphe 1 et (2), du RMUE n’est pas recevable.


III. Risque de confusion. Article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
– Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 60, paragraphe 1, point a), duRMUE, sur demande en nullité du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée.
– Les signes sont identiques et, par conséquent, la demande en nullité doit être accueillie conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 53, paragraphe 1, point a), du RMUE, pour ces produits et services. De même, les services sont similaires à des degrés divers
à ceux couverts par la marque antérieure.
– En l’espèce, d’une part, les signes sont identiques. En revanche, en ce qui concerne les produits et services, il existe une identité dans l’environnement (machines-outils); machines-outils; il existe un degré de similitude différent entre les services de réparation; installation de machines-outils contestés et de ceux couverts par la marque antérieure et, enfin, il existe des services différents pour les services contestés en classe 39. En raison de ce double aspect de l’identité des signes et de l’identité/similitude des produits et services, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
– Le motif de nullité visé à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, devrait être accueilli pour les produits et services contestés, à l’exception des services compris dans la classe 39 qui sont différents, pour lesquels cette demande est rejetée.
– Les produits contestés compris dans la classe 7 «tours (machines-outils); máquinas-tools» sont inclus dans la liste des deux marques comparées et sont donc identiques.
– Les services contestés compris dans la classe 37, «installation de machines- outils», sont similaires aux services de «réparation de machines» de la demanderesse dans la mesure où ils ciblent le même public et sont en général
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proposés par les mêmes entreprises et empruntent les mêmes canaux de distribution.
– Conformément aux directives relatives à la classification de l’Office et à la communication sur la pratique commune relative aux indications générales figurant dans l’intitulé de la classification de Nice (28/10/2015), les services de réparation compris dans la classe 37 ne sont pas suffisamment clairs et précis pour pouvoir déterminer l’étendue de la protection dont ils jouissent puisqu’ils indiquent uniquement qu’il s’agit de services de réparation et non de la finalité à changer. Les produits qui sont réparés ayant des caractéristiques différentes, les services de réparation sont offerts par des fournisseurs disposant de compétences techniques et de savoir-faire différents et appartiennent donc à des secteurs de marché différents.
– Si l’on compare les services de «réparation» revendiqués avec les «services de réparation de machines» de la demanderesse, ils peuvent être considérés comme ayant la même nature et, dans un sens général, la même finalité, à savoir fixer quelque chose de broyage, et, dans cette mesure, les services sont considérés comme similaires à un faible degré. En l’absence d’une limitation expresse de la part de la requérante précisant l’objet de la réparation, il ne saurait être présumé qu’ils coïncident par les autres facteurs, tels que ceux fournis par les mêmes entreprises.
– Les services contestés compris dans la classe 39 «entreposage et distribution de machines-outils» sont des services par lesquels les produits d’une entreprise sont conservés dans un lieu spécifique contre paiement d’une taxe ou sont transportés d’un endroit à un autre. Ces services ne sont similaires à aucun des produits et services de la demanderesse. La nature, la destination et l’utilisation de ces produits et services sont différentes. Ils n’ont pas les mêmes fournisseurs/producteurs ni les mêmes canaux de distribution et ne sont pas en concurrence les uns avec les autres. Ils sont donc différents.
– Étant donné que l’identité/similitude entre les produits et services est une condition préalable à l’application de l’article 8, paragraphe 1, lu conjointement avec l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, la demande en nullité fondée sur l’article 8, paragraphe 1, du RMUE ne peut être accueillie pour ces services.
7 Le 23 juillet 2020, la titulaire de la MUE a formé un recours contre la décision, demandant que celle-ci soit partiellement annulée pour les produits et services compris dans les classes 7 et 37 déclarés nuls. Le mémoire exposant les motifs du recours déposé le 10 septembre 2020 comprend les arguments résumés suivants:
– Il y a tolérance de la part de la demanderesse en nullité, conformément à l’article 61 du RMUE. Les deux conditions d’appréciation de la tolérance d’usage sont remplies: a) la demanderesse en nullité METOSA a toléré (en connaissance) l’usage de la marque contestée pendant cinq ans et b) la marque de l’Union européenne contestée a été enregistrée de bonne foi. À titre de preuve de la connaissance de la marque et de son usage toléré, 4
ANEXOS sont fournis. Les 3 premiers incluent des preuves photographiques
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du profil Facebook de METOSA, montrant des machines et des stands publicitaires lors de salons portant la marque PINACHO avec graphisme, au cours des années 2013-2017; votre présence commerciale de PINACHO dans 22 pays et l’annonce de votre nouvelle brochure PINACHO en allemand avec le lien vers la PINACHO. L’annexe 4 contient des photographies du dépliant en allemand.
8 En réponse au précédent recours, la défenderesse n’a pas présenté d’observations.

Motifs 9 Le recours est rejeté.




Préliminaire

10 Dans son recours, latitulaire de la marque de l’Union européenne ne remet pas en cause l’existence d’un risque de confusion en ce qui concerne les classes 7 et 37, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Elle invoque uniquement l’exceptionprévue à l’article 61, paragraphe 1, du RMUE, à savoir la forclusion par tolérance du titulaire de la marque antérieure. Conformément à l’ article 27, paragraphe 2, du RDMUE, dans les procédures inter partes, l’examen du recours est limité aux motifs énoncés dans le mémoire exposant les motifs du recours. les points de droit non soulevés par les parties ne seront examinés par la chambre de recours que s’ils concernent des formes substantielles ou s’il est nécessaire de les résoudre afin de garantir une application correcte du règlement (UE) 2017/1001, compte tenu des faits, preuves et arguments présentés par les parties.

11 Conformément à la disposition précitée et au motifde recours, cette décision se limitera exclusivement à l’analyse de la tolérance d’usage invoquée par la requérante. Le rejet de la demande en nullité fondée sur la mauvaise foi [article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE] est devenu définitif, étant donné que la demanderesse en nullité n’a pas formé de recours.
L’article 61, paragraphe 1, du RMUE. Tolérance d’utilisation et exigences.
12 Conformément à l’article 61, paragraphe 1, du RMUE, le titulaire d’une marque de l’Union européenne antérieure qui a toléré pendant cinq années consécutives l’usage d’une marque de l’Union européenne postérieure dans l’Union en connaissance de cet usage ne peut plus demander la nullité de la marque postérieure sur la base de cette marque antérieure pour les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure a été utilisée, à moins que la demande de marque de l’Union européenne postérieure n’ait été déposée de mauvaise foi.
13 Ilressort de cet article que deux conditions doivent être remplies cumulativement pour apprécier l’existence de la tolérance de l’usage. La première exigence est que la titulaire de la MUE ait toléré l’usage de la marque de l’UE postérieure
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pendant cinq années consécutives. La deuxième condition exige que la marque de l’Union européenne postérieure ait été enregistrée sans mauvaise foi. Ces exigences seront ensuite examinées dans le cas particulier qui fait l’objet du présent recours.

Exigence de tolérance avec connaissance de l’utilisation.
14 En ce qui concerne l’exigence de connaissance de l’usage pour comprendre qu’il existe une «tolérance à l’égard de l’usage», le titulaire de la marque de l’Union européenne contestée doit démontrer trois conditions cumulatives:
a) Usage de la MUE dans l’UE ou dans l’État membre où la marque antérieure est protégée pendant au moins 5 années consécutives. b) Connaissance de cet usage par la demanderesse en nullité. c) Inaction de la part de la demanderesse en nullité, bien qu’elle ait eu connaissance de l’usage de la marque de l’Union européenne et qu’elle ait eu la possibilité de faire quelque chose.
15 En commençant par la première condition mentionnée au point a), à savoir l’usage de la marque de l’Union européenne, il convient de noter que le titulaire de la marque de l’Union européenne n’a fourni aucune preuve à l’appui de cette marque ni en Espagne, dans le pays où la marque antérieure est protégée, ni dans un autre pays de l’Union. Comme indiqué dans la décision de la division d’annulation, la titulaire de la MUE contestée n’a effectivement prouvé aucun usage du signe PINACHO. En effet, tous les usages de la marque PINACHO, qui sont prouvés dans le dossier, sont toujours réalisés par METOSA, dans le cadre des activités inhérentes à son objet social et non par Isaac Pinacho. En effet, la documentation analysée est METOSA, qui n’utilise le signe PINACHO que sur le marché, soit sur la base des marques dont elle est titulaire en tant que marque mixte espagnole no M 3 002 135, soit sur la base de la marque verbale espagnole no M 0345 032, au moyen d’un contrat de licence signé avec son titulaire, D. Isaac Pinacho Oyarzabal. Dès lors, il n’est pas prouvé qu’Isaac Pinacho Oyarzabal ait utilisé la marque contestée dans la vie des affaires. Dès lors, la première des conditions cumulatives n’étant pas remplie, la première condition relative à la tolérance en connaissance de cause n’est pas remplie. Par conséquent, il ne saurait être affirmé que la demanderesse en nullité a toléré l’usage de la MUE, alors que cette condition préalable de l’usage par la titulaire de la MUE n’est pas remplie.
Exigence d’enregistrement sans mauvaise foi.

16 Étant donné que l’exigence antérieure relative à la connaissance de l’usage par la demanderesse n’a pas été respectée, une tolérance de l’usage de mauvaise foi au sens de l’article 61 du RMUE ne peut être exclue.

Conclusion

17 Étant donné que la première condition de l’exception de forclusion par tolérance de l’usage n’est pas remplie, l’article 61 du RMUE ne s’applique pas. Par conséquent, le recours formé est rejeté.
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Frais
18 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la requérante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais de la procédure de recours exposés par la défenderesse. Chaque partie doit supporter ses propres frais exposés aux fins de la procédure d’annulation, comme conclu dans la décision attaquée.
Fixation des frais

19 Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) iii), du REMUE, la chambre de recours fixe le montant des frais à rembourser conformément aux paragraphes précédents.
20 Les frais de la procédure de recours sont ceux exposés par la représentation professionnelle de la défenderesse pour un montant de 550 EUR.
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1 1 Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Ordonne que les frais exposés par la défenderesse dans la procédure de recours soient à la charge de l’appelante;
3. Fixe le montant total que la requérante doit rembourser à la défenderesse dans le cadre de la procédure de recours à 550 EUR.
Signature Signature Signature
D. Schennen A. González Fernández C. Bartos
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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