LES CHAMBRES DE RECOURS

DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 26 janvier 2021
Dans l’affaire R 2723/2019-5
DUTILH ABOGADOS SLP c/O’Donnell, 12-8ª
28009 Madrid
Espagne Demanderesse/requérante représentée par José Gabriel Garrido Pastor, C/O’Donnell 12 Planta 8, 28009 Madrid (Espagne)
contre
Dikei Abogados S.L.P. Jenner 6 1
28010 Madrid
Espagne Opposante/défenderesse représentée par Bermejo & Jacobsen Patentes-Marcas S.L., Av. De Europe 14, 28108, Alcobendas (Madrid), Espagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 050 530 (demande de marque de l’Union européenne no 17 726 738)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), R. Ocquet (rapporteur) et C. Govers (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Espagnol
26/01/2021, R 2723/2019-5 — 2, DA singular Lawyers (fig.)/Da LEGALNET (fig.)

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Décision
Résumé des faits
1 Le 23 janvier 2018, Dutilh Abogados SLP (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative suivante
en tant que marque de l’Union européenne («MUE»), notamment pour la liste de produits et services suivante:
Classe 45 — Services extrajudiciaires de résolution de différends (services juridiques); Services de conseils juridiques; Services d’un cabinet juridique, services d’experts juridiques; Services d’aide juridique; Conseils juridiques; Recherches légales; Services d’arbitrage; Services de médiation; Services de conseils en matière de concession de licences de propriété intellectuelle;
Enregistrement de noms de domaine (services juridiques) de conseils en brevets et de marques enregistrées; Gestion de conseils juridiques en matière de propriété intellectuelle dans le domaine des droits de propriété intellectuelle.
2 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée le 23 mars 2018.
3 Le 23 avril 2018, Dikei Abogados S.L.P. (ci-après, «l’opposante») a formé opposition à l’encontre de tous les produits et services de la demande (ci-après, le «signe contesté»). Les motifs invoqués étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE et l’opposition était fondée sur la marque espagnole figurative no 2 567 663 en couleur (ci-après la «marque antérieure»).
demandée le 18 novembre 2003, enregistrée le 5 avril 2004 et dûment renouvelée pour les services suivants:
Classe 42 — Services juridiques.

4 Le 20 février 2019, sur requête de la demanderesse et dans le délai imparti, l’opposante a présenté les preuves d’usage suivantes de la marque antérieure:
– Annexe 1: 59 factures émises entre 2010 et 2018 à des clients en Espagne, principalement à Madrid. Il y a une facture séparée pour un client en France et aux États-Unis. Le montant des factures varie de 410 EUR à 10,890 EUR.
– Annexe 2: Une multitude de courriels (datés entre 2013 et 2018) adressés à des clients, fournisseurs, collaborateurs, ainsi qu’un gris de Noël.

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– Annexe 3: Documentation, brochures et autres matériel d’information relatifs à des événements, forums, de nature juridique. La période couverte par ces actes s’étend de 2013 à 2018.
– Annexe 4: Extraits du site web de l’opposante www.dikeiabogados.es et extraits du site web www.mujeresavenir.com.
– Annexe 5: Photos de matériel de merchandising, à savoir une montre et un portefeuille (les factures sont fournies pour 2006 et 2007).
5 Par décision du 10 octobre 2019 (ci-après, la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition pour les services contestés compris dans la classe 45 énumérés au paragraphe 1, estimant qu’il existait un risque de confusion. Son raisonnement peutconcrètement être résumé comme suit:
– S’il est vrai qu’il n’existe qu’une seule facture dont le destinataire se situe en dehors de l’Espagne, à savoir deux, le reste des factures fournies est adressé à des clients différents en Espagne, en particulier dans la province de Madrid. La langue de ces documents est l’espagnol et la monnaie indiquée est l’euro. Les preuves apportées correspondent au territoire pertinent.
– Laplupart des factures concernent la période établie. En ce qui concerne les 15 factures hors délai, il convient de relever que la date de certaines d’entre elles est très proche de la période établie.
– La demanderesse fait valoir que le signe utilisé ne correspond pas à la marque antérieure et que les caractéristiques de la marque antérieure sont altérées. En ce qui concerne l’ajout des termes «DIKEI ABOGADOS», ces éléments sont représentés de manière plus réduite, malgré le fait que «DIKEI» soit un élément distinctif. Dans toutes ces formes d’utilisation, le signe «DA» est clairement l’élément dominant. Les seuls éléments qui distinguent la marque antérieure, telle qu’enregistrée, du signe utilisé sont la couleur et l’omission de l’élément le moins dominant «LEGALNET». Le changement de couleur en l’espèce n’altère pas le caractère distinctif et «LEGALNET» occupe une position secondaire et non distinctive puisqu’il est composé de «LEGAL», descriptif pour des services juridiques, ajouté à «NET», qui, bien qu’étant un mot anglais, est de nos jours très répandu dans n’importe quel domaine lorsqu’il fait référence à Internet. Ces modifications sont considérées comme mineures n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée. La police de caractères n’a pas changé. Le caractère distinctif de la marque antérieure reste basé sur les grandes lettres «DA».
– Les factures montrent suffisamment d’informations sur le volume commercial, avec des conseils dans le domaine juridique considérable. Il ne s’agit pas d’un usage résiduel, mais plutôt d’un volume commercial important. L’échantillon de factures fournies, par exemple, prouve également

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un usage uniforme et continu tout au long de la période pertinente. Les documents présentés fournissent suffisamment d’informations sur le volume commercial, l’étendue territoriale, la durée et la fréquence de l’usage. Lapreuve dans son ensemble atteint le minimum nécessaire pour déclarer que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire pertinent et au cours de la période pertinente pour des «services juridiques».
– Les «services juridiques» susmentionnés couvrent non seulement des orientations, mais aussi des conseils, l’accompagnement et le traitement de questions juridiques dans n’importe quel domaine. Ces services sont fournis par des spécialistes juridiques à des personnes, à des groupes de personnes, à des organisations ou à des entreprises. Les services contestés compris dans la classe 45 sont inclus dans la catégorie la plus large des services antérieurs ou coïncident avec ceux-ci. Ils sont donc identiques.
– Les autres produits et services sont différents.
– Les services identiques s’adressent à la fois au grand public et aux professionnels. Le niveau d’attention sera au moins supérieur à la moyenne.
– Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «DA», qui occupent une place prédominante dans les deux signes. Ils diffèrent par les éléments figuratifs et «LEGANET», «singulier» et «Lawyers», qui ont tous un caractère distinctif réduit ou sont placés dans une position secondaire. Ils présentent un degré moyen de similitude.
– Sur le plan phonétique, la prononciation est la même dans/da/o/de-a/, selon la manière dont elle est prononcée. Les autres mots ne seront pas prononcés.
Les signes sont très similaires, voire identiques.
– Sur le plan conceptuel, le public pertinent n’associera pas la combinaison «DA» à une signification claire. S’il est vrai que «LEGALNET», «singulier» et «Lawyers» (pour une partie du public) confèrent un sens, ils sont dépourvus de caractère distinctif. Les signes ne sont pas similaires.
– Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal.
– Tandis queceux compris dans la classe 45 sont identiques. Les signes coïncident par l’élément dominant et le plus distinctif «DA». Les différences résident dans les aspects graphiques et dans des éléments peu distinctifs ou placés dans une position secondaire. Il existe un risque de confusion en ce qui concerne les services identiques au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
– L’opposition est rejetée à l’égard de produits et services différents ainsi que dans la mesure où elle est fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.
6 Le 29 novembre 2019, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision, demandant que celle-ci soit annulée dans la mesure où l’opposition a été

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accueillie pour les services contestés en classe 45. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 6 février 2020.
7 L’opposante n’a pas présenté d’observations en réponse au recours.
8 Le 13 janvier 2021, le greffier des chambres de recours a informé les deux parties que le recours avait été réattribué à la cinquième chambre de recours.
Moyens et arguments de la demanderesse
9 Les arguments exposés par la demanderesse dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Le signe qui figure dans les preuves ne correspond pas à la marque antérieure et diffère substantiellement de ladite marque.
– Laforme sous laquelle la marque est utilisée altère le caractère distinctif de la marque telle qu’enregistrée, en ce qu’elle supprime le terme «LEGALNET» et la remplace par les mots «DIKEI ABOGADOS». Bien que le terme
«ABOGADOS» puisse être perçu comme descriptif pour des «services juridiques», tel n’est pas le cas de «DIKEI», qui est fortement distinctif puisqu’il consiste en un terme inventé. Il s’agit donc de l’élément dominant dans l’ensemble. Les combinaisons de lettres ne présentent pas un caractère distinctif élevé en raison du nombre limité de lettres dans l’alphabet et du grand nombre de significations qu’elles peuvent avoir. Même si le terme «DA» devait être considéré comme dominant dans la marque enregistrée, sa simple reproduction dans la marque utilisée ne serait pas suffisante pour considérer que le caractère distinctif n’a pas été altéré. Les signes ne sont pas équivalents étant donné qu’ils diffèrent par des éléments qui ne sont pas négligeables mais jouissent plutôt d’une renommée.
– Un grand nombre des documents fournis ne relèvent pas de la période pertinente. Ce n’est pas seulement le cas de 15 factures (annexe 1), mais également d’autres documents figurant aux annexes 2, 3 et 5.
– Les annexes 2, 3 et 5 contiennent plusieurs documents dont l’usage de la marque antérieure pour des «services juridiques» ne peut être déduit.
– En somme, la preuve de l’usage ne prouve pas l’usage de la marque antérieure.

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– Sur le plan visuel, le signe contesté est composé de deux lettres séparées par quatre points diamantaires et de deux mots en bas. En outre, non seulement la police de caractères spécifique de chaque élément, en particulier le mot
«singulier», mais aussi la combinaison de couleurs (noir, bleu et orange) se détachent. La marque antérieure est composée de deux mots encadrés en deux rectangles qui séparent l’un des termes. Les couleurs turquoise et bleu violet sont revendiquées, bien que ces dernières ne soient pas visibles.
– La structure des deux signes est différente, le premier étant composé de deux lettres, deux mots et un graphisme en forme de losange, le second étant composé de deux mots encadrés en deux rectangles. La seule similitude réside dans la présence des lettres «D» et «A», placées ensemble et en bleu, et dans des lettres distinctes et de couleurs différentes, en bleu et noir. La valeur distinctive des marques composées de lettres de l’alphabet est très faible. Il ne saurait être considéré comme décisif qu’ils partagent les lettres «D» et «A» et qu’il convient de tenir compte en particulier de la présence dans les deux signes d’autres éléments qui leur confèrent un caractère distinctif plus élevé. Les signes sont différents sur le plan visuel dans la mesure où l’impression qu’ils produisent est clairement différente compte tenu des différences dans l’utilisation des couleurs, des éléments graphiques et des autres termes.
– Sur le plan phonétique, les signes sont clairement différents. La marque antérieure est composée de deux mots, «DA» et «LEGALNET», et se prononce «DA-LEGALNET» alors que le signe contesté est composé de deux lettres séparées par un symbole, qui est supposé être prononcé séparément, et d’un mot, à savoir «D-A-SINGULAR-LAR-LAWYERS».
– Il est correct de reconnaître le caractère générique du nom «Lawyers» pour des «services juridiques» même en Espagne, mais «LEGALNET» n’est pas un élément descriptif et est plutôt un terme suggestif en suggérant la fourniture de services juridiques via Internet ou en ligne. Dès lors, le public en tiendra compte lors de la prononciation de la marque antérieure. Il en va de même pour la marque contestée puisque le mot «singular» n’est pas un terme descriptif pour la prestation de services juridiques mais, au contraire, simplement évocateur de leur qualité.
– Sur le plan conceptuel, le terme «DA» de la marque antérieure peut avoir un sens comme une aromatisation du verbe «dar». Dans le signe contesté, les lettres «D» et «A» ne font allusion à aucun terme. Les signes évoquent deux concepts totalement différents, la marque antérieure suggérant le fait de fournir ou de fournir des services juridiques sur l’internet, et le signe contesté ne fait allusion qu’à la fourniture de «services juridiques».
– Étant donné que les signes ne sont pas similaires, il ne peut y avoir de risque de confusion malgré la similitude entre les services.

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Motifs
10 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Preuve de l’usage
12 Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur demande du demandeur, le titulaire d’une marque antérieure qui a formé opposition apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou de priorité de la MUE demandée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage, pour autant qu’à cette date la marque antérieure soit enregistrée. À défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. Si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour cette partie des produits ou services.
13 Au cours de la période pertinente et de la manière requise, la demanderesse a demandé la preuve de l’usage de la marque antérieure. La demande de marque de l’Union européenne a été déposée le 23 janvier 2018. Dès lors, l’opposante devait démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure en Espagne au cours de la période de cinq ans allant du 23 janvier 2013 au 22 janvier 2018.
14 Selon lajurisprudence, une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque (11/03/2003, C-40/01, Ansul, EU:C:2003:145, § 37;
23/09/2020, T-677/19, SYRENA, EU:T:2020:424, § 38; 19/04/2018, T-25/17,
PROTICURD, EU:T:2018:195, § 50).
15 La marque doit être utilisée publiquement et vers l’extérieur dans le cadre d’une activité commerciale afin d’assurer un débouché aux produits et services qu’elle représente (30/04/2008, T-131/06, Sonia Sonia Rykiel, EU:T:2008:135, § 38).
16 L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (19/12/2012, C-149/11, Leno, EU:C:2012:816,

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§ 29; C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 27; 23/09/2020, T-
677/19, SYRENA, EU:T:2020:424, § 39; 05/03/2020, T-80/19, DecoPac,
EU:T:2020:81, § 44).
17 Ppeut examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage d’une marque antérieure, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte. Cette appréciation implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte. En outre, le chiffre d’affaires réalisé ainsi que la quantité de ventes de produits ou de services sous la marque antérieure ne sauraient être appréciés dans l’absolu, mais doivent l’être en rapport avec d’autres facteurs pertinents, tels que le volume de l’activité commerciale, les capacités de production ou de commercialisation ou le degré de diversification de l’entreprise exploitant la marque ainsi que les caractéristiques des produits ou des services sur le marché concerné. Ainsi, la Cour de justice a précisé qu’il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque antérieure soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux
(11/03/2003, C-40/01, Ansul, EU:C:2003:145, § 39; 25/04/2018, T-213/16,
CHATKA, EU:T:2018:221, § 96; 19/04/2018, T-25/17, PROTICURD,
EU:T:2018:195, § 53).
18 Dès lors, même si l’usage était minime, il pourrait, dans certaines circonstances, être suffisant pour être qualifié de sérieux, à condition qu’il soit considéré comme justifié, dans le secteur économique concerné, pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque
(11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43).
19 L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (23/09/2020, T-601/19, IN.FI.NI.TU.DE, EU:T:2020:422, § 43;
12/02/2002, T-39/01, Hiwatt, EU:T:2002:316, § 47).
20 Il ne peut être exclu qu’un faisceau d’éléments de preuve permette d’établir les faits qu’il vise à démontrer, même si chacun des éléments de preuve, pris isolément, est impuissant à démontrer l’exactitude de ces faits(17/04/2008, C- 108/07, Ferro, EU:C:2008:234, § 36; 07/11/2019, T-380/18, INTAS,
EU:T:2019:782, § 62; 19/04/2018, T-25/17, PROTICURD, EU:T:2018:195, §
55).
21 Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les preuves à produire afin de prouver l’usage de la marque comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’ importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée. Ces conditions sont cumulatives.
22 Conformément à l’article 10, paragraphe 4, du RDMUE, la preuve de l’usage se limite à la production de pièces justificatives comme, par exemple, des emballages, des barèmes de prix, des catalogues, des factures, des photographies,

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des annonces dans les journaux, ainsi qu’aux déclarations écrites visées à l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE.
23 Dans le délai imparti, l’opposante a présenté les preuves mentionnées au paragraphe 4.
24 La division d’opposition a établi que l’opposante avait démontré l’usage sérieux de la marque antérieure dans le territoire pertinent et au cours de la période pertinente pour les «services juridiques».
25 Dansson mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse réfute cette conclusion et, par conséquent, la chambre de recours examinera si les éléments de preuve produits sont utilisés pour démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure pour ces services (14/12/2011, T-504/09, Völkl, EU:T:2011:739, § 36-
38).
Lieu
26 L’étendue territoriale de l’usage n’est pas une condition distincte de l’usage sérieux, mais l’un des facteurs déterminant l’usage sérieux, qui devrait être inclus dans l’analyse globale et examiné en même temps que les autres facteurs. Étant donné que la marque antérieure est une marque espagnole, l’usage doit être démontré pour le territoire de l’Espagne.
27 À l’exception de quatre factures adressées respectivement à un client aux États- Unis et à un autre client en France, toutes les autres factures fournies (annexe 1) sont adressées à des sociétés situées en Espagne, principalement à Madrid, mais également à Bilbao, Ourense, San Sebastián, Valladolid et Zaragoza. Toutes les factures (à l’exception d’une facture adressée à un client à Madrid) sont rédigées en espagnol Castillan et la devise utilisée est l’euro. Même dans les factures adressées au client en France, il peut être constaté qu’il s’agit de services juridiques fournis en Espagne puisqu’ils comprennent des paiements pour des nouilles, un registre du commerce et des impôts sur les transferts de capitaux. En outre, il convient de rappeler que l’usage d’une marque à des fins d’exportation constitue également un usage au sens de l’article 18 du RMUE (23/09/2020, T- 601/19, IN.FI.NI.TU.DE, EU:T:2020:422, § 53), ce qui s’applique donc également, par analogie, aux services fournis depuis l’Espagne à des clients situés à l’étranger. Les preuves contiennent également des informations sur la présence de la marque lors d’événements et d’événements au sein de l’Espagne (annexe 3).
28 Par conséquent, les preuves apportées démontrent un usage sur le territoire pertinent.
Durée
29 Les preuves doivent démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure au cours de la période pertinente. Toutefois, il ne s’agit pas d’examiner si la marque a fait l’objet d’un usage continu pendant la période pertinente, mais plutôt de s’assurer qu’elle a fait l’objet d’un usage sérieux pendant cette période, et plus particulièrement d’apprécier si l’étendue et la fréquence de l’usage de cette

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marque étaient telles qu’elle démontrait une présence réelle et constante sur le marché dans le temps (05/06/2013, T-495/12, Dracula bite, EU:T:2014:423, § 34-
35).
30 L’opposante a produit 59 factures (annexe 1), dont 44 relèvent de la période pertinente. Ils couvrent toutes les années 2013-2018.
31 Comme indiqué par la division d’opposition, sur les 15 factures datées en dehors de la période pertinente, certaines d’entre elles sont très proches, juste avant ou après.

32 Enoutre, contrairement aux arguments de la demanderesse, les documents qui ne relèvent pas de la période pertinente peuvent être pris en considération lors de l’analyse de cette partie des preuves, qui relève effectivement de la période pertinente (16/06/2015, T-660/11, POLYTETRAFLON, EU:T:2015:387, § 54; T-
638/14, FRISA, EU:T:2016:199, § 38).

33 En tout état de cause, les preuves qui relèvent de la période pertinente (et notamment les factures) sont suffisantes pour établir que la marque antérieure a été utilisée au cours de la période pertinente.

Nature
34 La nature de l’usage fait de la marque antérieure se rapporte à l’usage i) en tant que marque dans la vie des affaires, ii) de la marque enregistrée ou d’une variante de celle-ci n’altérant pas son caractère distinctif; et iii) aux produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Usage en tant que marque
35 La preuve de l’usage doit établir un lien clair entre l’usage de la marque et les produits ou services pertinents, comme indiqué à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE. L’usage sérieux nécessite qu’elle soit faite en tant que marque conformément à sa fonction essentielle, à savoir celle de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43; 14/04/2016, T-20/15,
Piccolinomini, EU:T:2016:218, § 42).
36 Une marque ne peut pas, en règle générale, participer à des services. Par conséquent, le rapport ou le lien entre la marque et les services doit être établi par d’autres moyens indirects (11/11/2007, Céline, C-17/06, EU:C:2007:497, § 21- 23; 18/07/2017, T-110/16, Savant, EU:T:2017:527, § 34).

37 En l’espèce, un tel lien peut être établi en ce sens que la marque apparaît en haut de chaque facture produite (annexe 1), ainsi que sur la partie inférieure ou la signature des emails (annexe 2), dans les documents relatifs aux événements ou événements parrainés (annexe 3) et sur le site Internet www.dikeiabogados.es ( annexe 4), comme dans des horloges et des portefeuilles utilisés pour lemerchandising (annexe 5).

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38 Ces documents et pièces fournissent des informations sur l’origine des services et permettent donc de conclure que la marque a été utilisée conformément à sa fonction essentielle.
Usage sous la forme enregistrée
39 L’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, dont le contenu est identique à celui de l’article 16, paragraphe 5, point a), de la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil sur le rapprochement des législations des États membres sur les marques, dispose que l’usage de la marque sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée constitue un usage. Soit l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE concerne uniquement l’usage d’une MUE, cet article doit être appliqué par analogie à l’usage d’une marque nationale (30/01/2020, T-598/18 , Brownie, EU:T:2020:22, § 60).
40 Cet article, en relation avec l’usage d’un signe distinctif sur le marché, a pour but d’éviter d’exiger une conformité stricte entre la forme utilisée de la marque et la forme sous laquelle elle est enregistrée. Il permet ainsi au titulaire d’un signe d’apporter, dans son exploitation commerciale, les variations qui, sans en modifier le caractère distinctif, permettent de mieux l’adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés. Dans des situations similaires, lorsque le signe utilisé dans le commerce diffère de la forme sous laquelle celui-ci a été enregistré uniquement par des éléments négligeables, de sorte que les deux signes peuvent être considérés comme globalement équivalents, la disposition susvisée prévoit que l’obligation d’usage de la marque enregistrée peut être remplie en rapportant la preuve de l’usage du signe qui en constitue la forme utilisée dans le commerce (29/04/2020, T-78/19, green Cycles, EU:T:2020:166, § 66; 27/02/2014, T-226/12, Lidl, EU:T:2014:98,
§ 49; T-194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65, § 50).
41 Ilconvient de rappeler qu’aucune disposition juridique du système de la marque de l’Union européenne n’oblige l’opposant à fournir la preuve de l’usage de la seule marque antérieure lorsque l’usage sérieux est requis au sens de l’article 47 du RMUE (08/12/2005, T-29/04, Cristal Castellblanch, EU:T:2005:438, § 33-34;
26/03/2020, T-653/18, Giorgio Armani Le Sac, EU:T:2020:121, § 59). L’usage d’une marque, dans son sens littéral, couvre généralement à la fois son usage indépendant et son usage en tant que partie d’une autre marque considérée dans son ensemble ou en combinaison avec celle-ci (18/04/2013, C-12/12, Levi’ s,
EU:C:2013:253, § 32). Dans les deux cas,il suffit que, en conséquence de cet usage, les milieux intéressés perçoivent effectivement le produit ou le service désigné par la marque exclusivement comme provenant d’une entreprise déterminée (07/07/2005, C-353/03, Nestlé, EU:C:2005:432, § 27-29;18/07/2013,
C-252/12, Specsavers, EU:C:2013:497, §23-26). En d’autres termes, l’usage sérieux d’une marque peut être démontré lorsqu’il est utilisé conjointement avec une autre marque, à condition que cette marque continue d’être perçue comme une indication de l’origine des produits en cause(23/09/2020, T-796/16, Forme d’une lame de verre dans une bouteille, EU:T:2020:439, § 1; 10/10/2017, T- 211/14, forme d’un four, EU:T:2017:715, § 47).

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42 En outre, il ressort de la jurisprudence que, lorsque plusieurs signes sont utilisés simultanément, il doit être garanti, aux fins de l’application de l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, que cet usage n’altère pas le caractère distinctif du signe enregistré, eu égard notamment aux usages commerciaux dans le secteur (08/07/2020, T-800/19,Air, EU:T:2020:324, § 18;
13/09/2016, T-146/15, Représentation d’un polygone, EU:T:2016:469, § 57).
43 Afin de déterminer si les modifications présentées par un signe tel qu’il est utilisé sur le marché altèrent ou altèrent le caractère distinctif de celui-ci tel qu’il a été enregistré, l’appréciation du caractère distinctif et dominant des éléments (ajoutés/omis) d’une marque complexe doit se faire sur la base des caractéristiques intrinsèques de chacun de ces composants et compte tenu de la position relative des différents composants dans la configuration de cette marque
(23/09/2020, T-796/16, Forme d’une lame de verre dans une bouteille,
EU:T:2020:439, § 139; 10/06/2010, T-482/08, Atlas Transport, EU:T:2010:229, §
3124/11/2005, T-135/04, Online Bus, EU:T:2005:419, § 36).
44 Ainsi, pour que l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE s’applique, les éléments (ajoutés/omis) ne doivent pas altérer le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée, notamment en raison de sa position accessoire dans le signe ou de son caractère distinctif faible (15/10/2019,
T-582/18, Xboxer Barcelona, EU:T:2019:747, § 39).
45 Aux finsde ce constat, il convient de prendre en compte les qualités intrinsèques et, notamment, le caractère distinctif plus ou moins élevé de la marque enregistrée lorsqu’elle n’est utilisée qu’en tant qu’élément d’une marque complexe ou conjointement avec une autre marque. Plus le caractère distinctif est faible, plus il sera modifié par l’ajout d’un élément en soi distinctif et plus la marque en cause perdra sa capacité à être perçue comme indiquant l’origine des produits. Lecontraire est également vrai (28/02/2019, T-459/18, PEPERO original, T-
459/18, EU:T:2019:119, § 97; 10/10/2018, T-24/17, D-TACK, EU:T:2018:668, §
47).
46 Enfin, il ressort également de la jurisprudence que le fait que la marque enregistrée soit parfois utilisée avec des éléments supplémentaires et parfois sans ceux-ci figure parmi les critères sur lesquels est fondée le constat de l’absence d’altération du caractère distinctif (10/10/2018, T-24/17, D-Tack, EU:T:2018:668, § 49; 07/09/2016, T-204/14, Victor, EU:T:2016:448, § 42).
47 La marque antérieure enregistrée est la suivante:
48 Les couleurs turquoise et bleu violet ont été revendiquées, bien qu’elles soient davantage perçues comme du bleu et du gris.

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49 La marque est composée de deux éléments verbaux, «DA» et «LEGALNET», positionnés respectivement en dessous de l’autre, encadrés dans un rectangle à son tour divisé par une ligne horizontale séparant chaque élément verbal. La combinaison des lettres «DA» en bleu et en majuscules, l’élément verbal «LEGALNET», en gris et dans une police de caractères nettement plus petite
50 La partie dominante est la combinaison « » en raison de sa taille et de sa position dans l’ensemble. La combinaison de lettres «DA» est également l’élément le plus distinctif de la marque puisqu’elle n’a aucune signification par rapport aux services en cause.
51 L’élément secondaire «LEGALNET» n’est pas particulièrement distinctif et est à tout le moins allusif aux services en cause, puisqu’il est composé de «LEGAL», qui fait clairement référence à des services juridiques, et «NET», qui, bien qu’ils’agisse d’un mot anglais, est un terme très courant pour désigner l’internet ou un réseau (par exemple, un réseau de cabinets d’avocats). LescouleursL seront perçues comme essentiellement décoratives. En ce qui concerne le rectangle rectangulaire, ce type de fond est assez courant et sert généralement à souligner d’autres éléments, en l’occurrence les éléments verbaux (15/12/2009, T-476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, § 27; 27/10/2016, T-37/16, CAFFÈ Nero, EU:T:2016:634, § 42).
52 Dans la plupart des documents, à savoir sur les factures (annexe 1), dans des emails (annexe 2) et dans les documents relatifs aux événements ou actes parrainés (annexe 3), la marque apparaît sous la forme suivante en turquoise et bleu gris:
53 Sur certaines factures (annexe 1), la marque n’est pas reproduite en couleur:
54 Sur les produits de merchandising (annexe 5), la marque est reproduite sous la même forme:
55 Enfin, dans certains documents, comme dans une partie d’événements parrainés(annexe 3) et sur le site web (annexe 4), la marque a également été utilisée comme suit, en turquoise et bleu gris:

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56 La Chambre considère qu’aucune de ces formes ne constitue une variation acceptée de la marque enregistrée, et ce pour les raisons suivantes:
57 La chambre de recours concentrera ses conseils en premier lieu sur le signe indiqué au paragraphe 51, tel qu’il est utilisé dans la plupart des documents.
58 Lesigne utilisé est composé de trois éléments verbaux, «DA», «DIKEI» et «ABOGADOS», placés respectivement en dessous de l’autre, encadrés dans un rectangle gris qui, à son tour, est divisé par deux lignes horizontales qui séparent chaque élément verbal. La combinaison des lettres «DA» en bleu et en lettres majuscules, les éléments verbaux «DIKEI» et «ABOGADOS», en gris et dans une police de caractères nettement plus petite. La partie dominante reste la combinaison de lettres «DA» en bleu (« ») en raison de sa taille et de sa position dans l’ensemble. Tant «DA» que «DIKEI» sont des éléments distinctifs, étant donné qu’ils n’ont pas la moindre signification avec les services en cause. L’élément secondaire «ABOGADOS» est descriptif des services en cause.
59 Lesigne utilisé respecte partiellement la structure de la marque enregistrée en ce qui concerne l’utilisation de la combinaison dominante «DA» en bleu et le positionnement des autres éléments verbaux, en gris et en petite taille, l’un en dessous de l’autre et encadré dans un rectangle gris. Les typographies restent également les mêmes. La différence de nuance bleue utilisée n’est pas de nature à altérer le caractère distinctif de la marque (24/05/2012, T-152/11, Mad,
EU:T:2012:263, § 41, 45).
60 La principale différence réside dans l’omission du terme «LEGALNET» écrit sur une ligne, remplacé par les termes «DIKEI ABOGADOS», écrits sur deux lignes. Comme mentionné précédemment, le terme «LEGALNET» n’est pas particulièrement distinctif et fait à tout le moins allusion aux services en cause, tandis que «ABOGADOS» est descriptif, de sorte que l’omission et l’ajout respectifs de ces termes ne modifient pas de manière significative le caractère distinctif de la marque (par analogie, 30/11/2009, T-353/07, Coloris,
EU:T:2009:523, § 30-32).
61 Toutefois, la chambre de recours est d’avis que l’ajout du terme distinctif «DIKIA» altère le caractère distinctif de la marque telle qu’elle a été enregistrée, comme expliqué ci-dessous.
62 Leterme «DIKEI», bien qu’il soit visuellement sous-ordinaire dans l’ensemble du signe en raison de sa taille et de sa seconde position, est toutefois composé de cinq lettres et est distinctif et encore plus distinctif que la combinaison «DA» (par analogie, 06/10/2017, T-386/16, silente Porte & Porte, EU:T:2017:706, § 97).
63 Bien que l’élément «DA» soit distinctif pour les services en cause (voir paragraphe 49), il n’en reste pas moins qu’il ne s’agit que d’une combinaison de deux lettres. En outre, «DIKEI» est un terme inventé et peut même apparaître

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comme un terme étranger. En tout état de cause, il sera frappant pour le public espagnol pertinent et, malgré sa petite taille, ne sera pas ignoré.
64 Dans le même temps, une partie substantielle du public pertinent percevra «AD» comme un acronyme, notamment une abréviation du nom de l’opposante «DIKEI
ABOGADOS», puisque, dans la forme sous laquelle il a été utilisé, lesdits mots accompagnent toujours les lettres «AD» (par analogie, 10/06/2010, T-482/08,
Atlas Transport, EU:T:2010:229, § 40). Compte tenu de la jurisprudence (voir paragraphe 45), cela n’est pas particulièrement favorable à la conclusion d’un usage qui n’altère pas le caractère distinctif de la marque enregistrée.
65 En ce qui concerne la combinaison «DA», il convient de rappeler que la signification d’un signe peut varier en fonction de son contexte, à savoir s’il est lu seul ou en combinaison avec d’autres éléments (13/05/2015, T-102/14, TPG Post/DP, EU:T:2015:279, § 45). En effet, la combinaison de lettres «DA», prise isolément ou même vue telle qu’elle figure dans la marque enregistrée, à savoir en combinaison avec le terme «LEGALNET», n’a aucune signification. Toutefois, lorsque la combinaison «DA» est perçue ensemble par les mots «DIKEI ABOGADOS», même s’ils apparaissent dans une position secondaire, une partie significative du public pertinent identifiera la combinaison en question comme les lettres initiales de ces mots qui l’accompagnent (28/06/2017, 333/15, NN,
EU:T:2017:444, §45, 46; Confirmé par 17/01/2018, C-536/17 P, NN, EU:C:
2018: 14, § 9-11).
66 Enoutre, dans les preuves d’usage produites, l’opposante n’a pas démontré la perception individuelle et autonome de la combinaison «DA» comme indiquant l’origine dans l’esprit du public pertinent, par exemple en réalisant une étude de marché (23/09/2020, T-796/16, Forme d’une lame de verre dans une bouteille,
EU:T:2020:439, § 172).
67 Ainsi, même à supposer que l’élément «DA» soit qualifié d’élément dominant de la marque antérieure, cette description ne serait pas de nature à affecter le caractère distinctif intrinsèque de la marque «DIKEI» ni la conclusion selon laquelle, en raison de ce caractère distinctif intrinsèque, l’inclusion de ce dernier élément dans la forme utilisée de la marque antérieure en altère le caractère distinctif (par analogie, 21/01/2015, Kit, la saveur de Navarra, EU:T:2015:39, §
46).
68 Dès lors, en l’espèce, il ne saurait être considéré que la forme du signe utilisée dans le commerce ne diffère que par des aspects insignifiants de la forme sous laquelle ce signe a été enregistré (10/10/2018, T-24/17, D-Tack, EU:T:2018:668,
§ 61).
Conclusion
69 La marque antérieure et le signe tel qu’il est utilisé ne peuvent être considérés comme équivalents en termes généraux (13/09/2016, T-146/15, Représentation d’un polygone, EU:T:2016:469, § 27).

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70 En raison de l’ajout de «DIKEI ABOGADOS», et notamment de l’élément distinctif «DIKEI», il ne peut être exclu que le public pertinent ne percevra plus l’élément «DA» comme une indication de l’origine des services en cause (10/10/2018, T-24/17, D-Tack, EU:T:2018:668, § 61). En outre, l’omission du terme «LEGALNET», malgré un caractère distinctif limité, introduit un facteur supplémentaire de différenciation avec la marque antérieure enregistrée.
71 Les autres formes utilisées (voir paragraphes 52-54) sont encore plus différentes de la marque enregistrée et, en tout état de cause, elles excluent toujours le mot
«LEGALNET» et ajoutent les mots «DIKEI ABOGADOS».
72 Compte tenu de ce qui précède, elleconclut qu’en raison de l’omission et notamment de l’ajout de certains éléments, l’usage de la marque diffère par des éléments altérant le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle elle est enregistrée.
73 Étant donné que l’opposante n’a pas prouvé la nature de l’usage de la marque antérieure, condition préalable pour démontrer l’usage sérieux de ladite marque, il n’est plus nécessaire d’examiner si la marque a été utilisée pour les services enregistrés, ni d’apprécier l’importance de l’usage de la marque (23/09/2020, 796/16, Forme d’une lame de verre dans une bouteille , EU:T:2020:439, § 1).
74 Compte tenu des considérations qui précèdent, il y a lieu d’annuler la décision attaquée et d’accueillir le recours.
Frais
75 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
76 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de 720 EUR et les frais de représentation professionnelle de la demanderesse de 550 EUR.
77 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Etant donné que l’opposition a été rejetée, l’opposante devra supporter l’intégralité des frais de la demanderesse, à savoir les frais de représentation professionnelle de 300 EUR. Le montant total des deux procédures est fixé à 1 570 EUR.

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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée et rejette l’opposition dans sa totalité;
2. Condamne l’opposante à rembourser la somme totale de 1 570 EUR au titre des frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
Signature Signature Signature
V. Melgar R. Ocquet C. Govers
Greffier:
Signature
P.O. R. Vidal